Рішення

від 22.05.2012 по справі 20/192

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 20/192 22.05.12

За позовом Юліус Земанн Лтд. (Julius Samann Ltd.)

до 1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. Ел енд Ді С.А (L&D S.A.)

про дострокове припинення міжнародної реєстрації № 687463 торговельної марки

"Aire Limpio" на території України повністю

Суддя Палій В.В.

Представники:

Від позивача ОСОБА_3- предст. (дов. від 02.04.2010р.)

Від відповідачів 1. ОСОБА_4- предст. (дов. від 01.09.2011р.)

2. не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовом про дострокове припинення міжнародної реєстрації № 687463 на комбіновану торговельну марку "Aire Limpio" на території України повністю. Позовні вимоги мотивовані тим, що знак для товарів і послуг "Aire Limpio" не використовується відповідачем-2 в Україні протягом останніх трьох років щодо всіх товарів 05 класу МКТП.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.09.2011р. порушено провадження у справі №20/162, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 23.04.2012р. В порядку підготовки справи до судового розгляду судом витребувано інформацію у Державної митної служби України щодо переміщення товару через митний кордон України.

Судом встановлено, що відповідач-2 по справі є нерезидентом, який не має свого представництва на території України.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 року, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах".

Згідно з даним актом, центральним органом, уповноваженим складати підтвердження про вручення документів, отримувати документи, які передаються консульськими каналами тощо, є Міністерство юстиції України та його територіальні управління юстиції.

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої ст. 5 вказаної Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної держави.

Відповідно до п.6.7 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 27.06.2008р. №1092/5/54 суд чи інший компетентний орган України надсилає доручення на підставі Конвенції про вручення до Центрального органу іноземної держави, визначеного запитуваною державою відповідно до статті 2 цієї Конвенції, напряму.

Відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступна умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.

За таких обставин, відповідачу-2 по справі для належного повідомлення про розгляд справи, необхідно вручати судові документи та матеріали по справі в нотаріально засвідченому перекладі на іспанську мову через органи юстиції.

На вимогу ухвали суду від 26.09.2011р. судом одержано від позивача витребувані документи для подальшого направлення через Центральний орган Королівства Іспанія відповідачу-2 по справі у відповідності до умов Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

25.10.2011р. судом одержано відповідь на запитувану судом інформацію від Державної митної служби України.

Відповідно до ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі, у разі звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи наведене, ухвалою від 26.10.2011р. провадження у справі №20/192 зупинено.

Станом на 12.04.2012р. судом не одержано від Центрального органу Королівства Іспанія підтвердження вручення відповідачу-2 судових документів у відповідності до вимог Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, проте, з урахуванням попередньо визначеної дати судового засідання та спливу достатнього строку з дати направлення судових документів для вручення відповідачу-2, ухвалою від 12.04.2012р. суд поновив провадження у справі №20/192.

У судове засідання 23.04.2012р. представник відповідача-2 не з'явився, про причини неявки суд не повідомлено. З дати направлення документів для вручення відповідачу-2 у відповідності до вимог Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах та одержання таких документів Центральним органом Королівства Іспанія сплинув термін, який суддя вважає достатнім для даної справи.

У судовому засіданні 23.04.2012р. представник позивача надав суду документи, які вимагались ухвалою суду, у тому числі, письмові пояснення на підтвердження наявності порушеного права та охоронюваного законом інтересу, що стало підставою для звернення позивача з даним позовом до суду.

Вказані документи за резолюцією судді долучені судом до матеріалів справи та передані для подальшої реєстрації до канцелярії суду.

Судом одержано клопотання від позивача про заміну відповідача-1 -Державного департаменту інтелектуальної власності України на Державну службу інтелектуальної власності України, у зв'язку з ліквідацією Державного департаменту інтелектуальної власності України.

Відповідно до Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня 2010 року N 1085/2010 (зі змінами і доповненнями), постановлено, зокрема, утворити Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державну службу інтелектуальної власності України, Державну службу молоді та спорту України, реорганізувавши Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, припинено юридичну особу -Державний департамент інтелектуальної власності.

Зібрані у справі докази, зокрема, витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців, свідчить про здійснення державної реєстрації Державної служби інтелектуальної власності України.

У відповідності до ст. 24 ГПК України, господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

За таких обставин, у судовому засіданні 23.04.2012р. суд вважав за необхідне задовольнити клопотання позивача та замінити первісного відповідача-1 у справі - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України на належного відповідача-1 - Державну службу інтелектуальної власності України (ідентифікаційний код 37552556).

З метою витребування неподаних суду документів та здійснення заміни первісного відповідача-1 на належного відповідача-1, розгляд справи 23.04.2012р. відкладено.

У судовому засіданні 22.05.2012р. представник позивача надав суду письмові пояснення щодо права позивача на звернення із даним позовом до суду.

Представник відповідача-1 надав суду відзив на позовну заяву, у якому проти позовних вимог заперечив, посилаючись, зокрема, на відсутність спірних правовідносин між позивачем та відповідачем-2, а також, на відсутність порушення прав позивача.

Також, представник відповідача-1 надав суду документи, які витребовувались у відповідача -1 ухвалами суду, у тому числі, інформацію щодо міжнародної реєстрації №687463 від 24.11.1997р.

Надані документи долучені судом до матеріалів справи.

В усних поясненнях представник позивача просив суд задовольнити позов у повному обсязі. Представник відповідача-1 просив суд у задоволенні позовних вимог відмовити.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідач-2 набув в Україні статус володільця міжнародної реєстрації №687463 на комбіновану торговельну марку "Aire Limpio" для товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг -освіжувачі для повітря. Дата реєстрації -24.11.1997р., яка діє на території України у повному обсязі з 24.11.1997р.

Відповідно до п. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 р., (далі -Мадридська угода) з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро у кожній зацікавленій Договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо.

Отже, відповідач-2 набув прав інтелектуальної власності на комбіновану торговельну марку "Aire Limpio".

Згідно п. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями відповідачу-2 належить право на використання торговельної марки "Aire Limpio" та інші права, надані законом.

Згідно пункту 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням торговельної марки визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Рекомендацією Президії Вищого Господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 визначено, що відповідно до ст. 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3-ter, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. У разі невикористання знака, саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого пунктом 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України.

П. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні надані позивачем та відповідачем-1 докази, суд дійшов висновку, що важливим для правильного вирішення спору по суті є з'ясування того, чи мав місце факт невикористання в Україні комбінованої торговельної марки "Aire Limpio" яка має міжнародну реєстрацію №687463, протягом більш ніж трьох років з 01.01.2008р. по дату подання позову та чи відсутні поважні причини такого невикористання.

З урахуванням положень Мадридської угоди та п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" достроково припинена може бути дія тієї міжнародної реєстрації, торговельна марка за якою не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такої торговельної марки або від іншої дати після цієї реєстрації в Міжнародному бюро.

На дату подання позовної заяви, як і на дату винесення рішення, в Україні чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами від 10.04.2008 р. №254-VI, згідно ст. 16 якого використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Належними у справі доказами доводиться, що торговельна марка "Aire Limpio", яка має міжнародну реєстрацію №687463, не використовувалася в Україні протягом більше ніж трьох років.

Як вбачається з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо міжнародної реєстрації №687463 відповідач-2 є іноземною юридичною особою. Таким чином, вироблені ним товари 5 класу МКТП під торговельною маркою "Aire Limpio", у випадку здійснення дій, які визнаються використанням торговельної марки в Україні, мали б ввозитися в Україну та продаватися на її території.

За даними Державної митної служби України (лист вих. №18/15.6-17-6501 від 20.10.2011р.) інформації щодо ввезення освіжаючих напоїв під торговою маркою "Aire Limpio" за період з 01.05.2008р. по 17.10.2011р. станом на 18.05.2011р. в базі даних електронних копій вантажних митних декларацій не виявлено.

Відповідно до довідки ДП «Моніторинг ЗМІ України»від 29.08.2011р. за період з 01.01.1998р. по 01.08.2011р. товари під торговельною маркою "Aire Limpio" не рекламувались.

Викладене дозволяє суду дійти висновку про те, що в Україні комбінована торговельна марка "Aire Limpio" не наносилась на товар, для якого її зареєстровано, упаковку такого товару, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку тощо; освіжувачі для повітря із нанесенням комбінованої торговельної марки "Aire Limpio" не зберігалися з метою пропонування для продажу, не пропонувалися для продажу, не продавалися, не імпортувалися (ввозилися) та не експортувалися (вивозилися).

Отже, відповідач-2 протягом більше ніж трьох років (з 01.01.2008р.) не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака. Доказів на спростування наведених обставин, суду не представлено.

Наступним питанням, яке підлягає з'ясуванню судом для правильного вирішення спору по суті, є питання про те, чи наявні у відповідача-2 поважні причини невикористання в Україні комбінованої торговельної марки "Aire Limpio", яка має міжнародну реєстрацію №687463. За змістом п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та з урахуванням положень Мадридської угоди дія міжнародної реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено невичерпний перелік обставин, які можуть вважатися поважними причинами невикористання торговельної марки. Ними є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Відповідачем-2 не надано будь-яких доказів використання та/або наявності поважних причин невикористання торговельної марки «Aire Limpio», яка має міжнародну реєстрацію №687463, протягом більше ніж трьох років з 01.01.2008р. по дату прийняття рішення у даній справі.

Належними у справі доказами доведено факт невикористання в України комбінованої торговельної марки "Aire Limpio", яка має міжнародну реєстрацію №687463, протягом більше ніж трьох років.

В обґрунтування порушеного права та охоронюваного законом інтересу, що, у свою чергу, стало підставою для звернення з даним позовом до суду, позивач посилається на те, що позивач є власником майнових прав на торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№611525, 579396, які зареєстровані для товарів 5 класу -освіжувачі для повітря, продукти для чищення повітря та являють собою оригінальне зображення ялинки. Домінуючим елементом як торговельних марок позивача, так комбінованої торговельної марки за міжнародною реєстрацією №687463 є зображення ялинки з «основою», що може призвести до виникнення асоціацій між позначеннями та їх сплутування. Існування оскаржуваної міжнародної реєстрації створює загрозу для повноцінної реалізації позивачем відповідних прав на власні торговельні марки і порушує охоронюваний законом інтерес позивача щодо охорони та використання належних позивачу торговельних марок.

З урахуванням того, що відповідно до пункту 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково , суд задовольняє обґрунтовані позовні вимоги позивача.

Судові витрати покладаються на відповідача-2, оскільки Державна служба інтелектуальної власності України не уповноважена на здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками.

На підставі викладеного, ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію міжнародної реєстрації №687463 від 24.11.1997р. на комбіновану торговельну марку «Aire Limpio», власником якої є Ел енд Ді С.А (L&D S.A.) на території України повністю.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03680 МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45, код ЄДРПОУ 37552556) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №687463 від 24.11.1997р. на комбіновану торговельну марку «Aire Limpio»на території України повністю та опублікувати відповідні відомості у Офіційному бюлетені «Промислова власність».

4. Стягнути з Ел енд Ді С.А (L&D S.A.) (С/Веласкез 53, 2 ІЗДА (СЬЄГЕ СОШІАЛ) Е-28001 Мадрид, Іспанія) на користь Юліус Земанн Лтд. (Julius Samann Ltd.) (Вайдштрассе 14 СН-6300 Цуг, Швейцарія) 85,00грн. -державного мита, 236,00грн. -витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його оголошення.

Суддя В. В. Палій