Рішення

від 18.04.2012 по справі 12/325

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№12/325 18.04.12 За позовом 7-Ілевен (7-Eleven, Inc)

До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Оріс"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

Про дострокове припинення дії Свідоцтва на знак для товарів і послуг

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники сторін:

Від позивача ОСОБА_1 -предст. (дов. № б/н від 31.08.2011)

ОСОБА_2- предст. (дов. № б/н від 31.08.2011)

Від відповідача 1 ОСОБА_3 - предст. (дов. № 16-8/6283-с від 01.09.2011)

Від відповідача 2 не з'явився

Суть спору:

7-Ілевен (7-Eleven, Inc) заявлений позов до Товариства з обмеженою відповідальністю Оріс" та Державної служби інтелектуальної власності України про дострокове припинення дії Свідоцтва на знак для товарів і послуг

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2011 було порушено провадження у справі №12/325 та призначено розгляд справи на 20.12.2011.

В судове засідання 20.12.2011 представник відповідача 1 не з'явився, причини неявки суду не повідомив, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

За таких обставин, а саме: в зв'язку з нез'явленням в судове засідання представника відповідача1 та неподанням витребуваних доказів, розгляд справи було відкладено на 20.01.2012.

В судове засідання 20.01.2012 представники відповідача 1,2 не з'явились, про причини неявки суд не повідомили, на виконання вимог ухвал суду від 02.12.2011, вимог, що викладені в попередніх ухвалах суду не виконали.

Ухвалою суду від 20.01.2012 відкладено розгляд справи на 17.02.2012.

В судовому засіданні 17.02.2012 представник позивача надав Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців відповідача 1, з якого вбачається, що відповідач 1 знаходиться за іншою адресою, ніж зазначена у позовній заяві, а саме: 86114, Донецька обл., м. Макіївка, Червоногвардійський р-н, вул. Бестужева, 1.

Ухвалою суду від 17.02.2012 відкладено розгляд справи на 30.03.2012.

В судове засідання 30.03.2012 представник відповідача 2 не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Представник позивача у судове засідання 30.03.2012 з'явився, надав письмові пояснення по справі, додаткові документи на виконання вимог ухвали суду у справі №12/325 від 02.12.2011.

Ухвалою суду від 30.03.2012 відкладено розгляд справи на 18.04.2012.

В судовому засіданні 18.04.2012 оголошено повний текст рішення.

Проаналізувавши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідач 2 є власником Свідоцтва України № 73246 на торговельну марку «Seven Eleven Night Club», зокрема щодо послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі -МКТП), а саме: «освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу». Дата реєстрації - 15.03.2007 , дата подання заявки - 06.07.2005.

Отже, відповідач 2 набув прав інтелектуальної власності на торговельну марку «Seven Eleven Night Club».

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(надалі -Закон про торговельні марки) від 15.12.1993 № 3698-XII з наступними змінами та доповненнями відповідачу-2 належить право на використання торговельної марки «Seven Eleven Night Club», та інші права, надані законом.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону про торговельні марки, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до ст. 16 Закону про торговельні марки, під використанням торговельної марки щодо товарів і послуг визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює її відмітності в цілому.

Пунктом 4 ст. 18 Закону про торговельні марки визначено, що якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Позивач у позові посилається на невикористання відповідачем-2 торговельної марки «Seven Eleven Night Club»протягом останніх трьох років, зв'язку з чим позивач просить суд достроково частково припинити дію вказаного свідоцтва щодо всіх послуг 41 класу МКТП, зазначених у Свідоцтві України № 73246.

В обґрунтування порушеного права позивач зазначив, що позивач подав заявку № m 2010 14900 від 27.09.2010 на реєстрацію позначення «7-ELEVEN»(словесне) та заявку № m 2010 14899 від 27.09.2010 на реєстрацію позначення «7-ELEVEN»(комбіноване) щодо товарів та послуг 29, 30, 32, 33, 35 та 41 класів МКТП. Позивачем отримані повідомлення відповідача-1 про можливу відмову в реєстрації знаків відносно всього заявленого переліку товарів та послуг, зокрема й відносно послуг 41 класу, через те, що заявлені знаки можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком Відповідача-2 за Свідоцтвом України № 73246.

У підтвердження того, що відповідач-2 не використовує торговельну марку «Seven Eleven Night Club»за Свідоцтвом України № 73246 протягом останніх трьох років, позивачем додано до позовної заяви наступні документи:

- довідка ДП «Моніторинг ЗМІ України»вих. № 56 від 18.10.2011, згідно якої товари, послуги під торговельною маркою Eleven Night Club»в період з 01.08.2007 року і до 01.10.2011 на телебаченні, радіо, в друкованих засобах масової інформації не рекламувались;

- довідка Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва за вих. № 6974/0/2-11 від 31.08.2011, згідно якої згідно якої відповідачеві 2 не надавалися ліцензії на провадження діяльності у сфері освіти та туроператорської діяльності;

- довідка Державної служби інтелектуальної власності України № 2152/11 від 22.07.2011, згідно якої до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились відомості щодо видачі ліцензій на використання торговельної марки за Свідоцтвом України № 73246.

Внаслідок наведеного, позивач вважає порушеними свої права та охоронювані законом інтереси, оскільки через реєстрацію Свідоцтва України № 73246 на торговельну марку «Seven Eleven Night Club», позивач на має можливості зареєструвати торговельну марку «7-ELEVEN»зокрема для послуг 41 класу МКТП.

Відповідач 1 у відзиві заперечував проти позовних вимог, посилаючись на те, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Також відповідач 1 вказав, що доводи позивача не підтверджені належними доказами.

У поясненні на відзив позивач зазначив, що з огляду на приписи ст. 34 Господарського процесуального кодексу України, надані документи є належними доказами по цій справі, оскільки мають значення для правильного вирішення справи.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні надані позивачем докази, суд дійшов висновку, що важливим для правильного вирішення спору по суті є з'ясування того, чи мав місце факт невикористання в Україні торговельної марки за Свідоцтвом України № 73246 для послуг 41 класу МКТП протягом останніх трьох років та чи відсутні поважні причини такого невикористання.

Станом на дату публікації відомостей про видачу Свідоцтва № 73246 (15.03.2007), використанням торговельної марки визнавалося (п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»від 15.12.1993 із змінами та доповненнями станом на 15.03.2007):

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

На дату подання позовної заяви, як і на дату винесення рішення, в Україні чинний Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»від 15.12.1993 (з останніми змінами та доповненнями від 10.04.2008), згідно ст. 16 якого використаннями торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Належними у справі доказами доводиться, що торговельна марка «Seven Eleven Night Club»за Свідоцтвом України №73246 не використовувалась відповідачем-2 для послуг 41 класу МКТП, вказаних у згаданому свідоцтві, протягом останніх трьох років. Зазначене підтверджується наданими позивачем довідкою ДП «Моніторинг ЗМІ України», довідкою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, довідкою Державної служби інтелектуальної власності України.

Доказів використання торговельної марки «Seven Eleven Night Club»за Свідоцтвом України № 73246 для послуг 41 класу МКТП протягом останніх трьох років, відповідач 2 суду не надав, матеріали справи таких доказів не містять.

Викладене дозволяє суду дійти висновку про те, що торговельна марка «Seven Eleven Night Club»не використовувалась відповідачем 2 стосовно послуг 41 класу протягом останніх трьох років.

Наступним питанням, яке підлягає з'ясуванню судом для правильного вирішення спору по суті, є питання про те, чи наявні у відповідача 2 поважні причини невикористання торговельної марки «Seven Eleven Night Club»за Свідоцтвом України № 73246.

Статтею 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено невичерпний перелік обставин, які можуть вважатися поважними причинами невикористання торговельної марки, а саме наступні обставини:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Доказів підтвердження поважних причин невикористання торговельної марки «Seven Eleven Night Club»за Свідоцтвом України № 73246 для послуг 41 класу МКТП «освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу»відповідач 2 суду не надав.

Докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що відповідачем 2 не доведено належними засобами доказування використання торговельної марки за Свідоцтвом України № 73246 для послуг 41 класу МКТП протягом останніх трьох років, не надано відомостей щодо причин такого невикористання.

Позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню повністю.

При цьому суд зазначає, що позивачем належним чином доведено наявність порушеного права та охоронюваного законом інтересу, оскільки позивач здійснює заходи для реєстрації торговельної марки «7-ELEVEN»зокрема для послуг 41 класу МКТП. Під час реєстрації позивачем позначення «7-ELEVEN»в Україні для послуг 41 класу МКТП, відповідач-1 попередньо повідомляв про можливу відмову в реєстрації позначення стосовно всіх заявлених послуг 41 класу, оскільки в Україні на ім'я відповідача-2 вже зареєстроване позначення «Seven Eleven Night Club»(Свідоцтво № 73246), і відповідно для послуг 41 класу заявлене позначення є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельною маркою «Seven Eleven Night Club»(Свідоцтво № 73246). Таким чином, саме для забезпечення реєстрації торговельних марок в Україні для всіх необхідних позивачу послуг 41 класу, позивач звернувся до суду із позовом про дострокове часткове припинення дії Свідоцтва № 73246 на торговельну марку «Seven Eleven Night Club»для послуг 41 класу МКТП.

Відповідно до приписів ст. 49 ГПК України, витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача 1.

На підставі викладеного та керуючись ст. 33-34, 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Достроково частково припинити дію Свідоцтва України № 73246 на торговельну марку «Seven Eleven Night Club»в частині послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: «освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу», яке зареєстроване на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРіС»(вул. Бестужева, буд. 1, м. Макіївка, 86114; код ЄДРПОУ 32598884).

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (вул. Урицького, 45, МСП 03680, м. Київ; код ЄДРПОУ: 37552556) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності "ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ" про дострокове часткове припинення дії Свідоцтва України № 73246 на торговельну марку "Seven Eleven Night Club" щодо послуг 41 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме: «освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу».

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРіС»(вул. Бестужева, буд. 1, м. Макіївка, 86114; код ЄДРПОУ 32598884) на користь 7-Ілевен, Інк. (Ван Артс Плаза, 1722 Рут Стріт, Світ 1000, Даллас, Техас 75201, США ) судовий збір у розмірі 941 (дев»ятсот сорок одна) грн.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

6. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Прокопенко Л.В.