Постанова

від 23.04.2013 по справі 24/317

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

cpg1251

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2013 року Справа № 24/317

Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий, судді Бенедисюк І.М. і Львов Б.Ю. (доповідач),

розглянувши касаційну скаргу спільного підприємства "Науково-технологічний центр "Юніс" (товариство з обмеженою відповідальністю), м. Керч Автономної Республіки Крим,

на рішення господарського суду міста Києва від 17.10.2012,

додаткове рішення господарського суду міста Києва від 09.11.2012

та постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.02.2013

зі справи № 24/317

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт-фарм" (далі - Товариство), м. Дніпропетровськ,

до спільного підприємства "Науково-технологічний центр "Юніс" (товариство з обмеженою відповідальністю; далі - Підприємство),

Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ,

про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг,

за участю представників сторін:

Товариства - Катунової К.Є.,

Підприємства - не з'явився,

Служби - не з'явився,

ВСТАНОВИВ:

Товариство як власник свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 59056 (комбіноване позначення "Селен Активний"), зареєстрованого 15.02.2006 для товарів 5 та послуг 35, 44 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП), звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

- визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 133502 (позначення "Селен-Актив-Вита"), зареєстрованого 10.01.2011 на ім'я Підприємства для товарів 5 класу МКТП: харчові продукти дієтичні для медичних цілей; лікарські препарати для медичних цілей; ветеринарні препарати; всі вищезазначені товари, до складу яких входить селен;

- зобов'язання Служби повідомити про це у своєму офіційному бюлетені;

- заборону Підприємству використовувати позначення "Селен-Актив-Вита" на своїй упаковці;

- зобов'язання Підприємства вилучити з торговельної мережі товари в упаковці під словесним позначенням "Селен-Актив-Вита".

До того ж Товариство просило стягнути з Підприємства 170 грн. витрат зі сплати державного мита, 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та 3 158,40 грн. витрат з оплати висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності від 23.07.2009 № 12341.

Позовні вимоги з посиланням, зокрема, на приписи абзацу другого пункту 3 статті 6 та статті 19 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689) мотивовано невідповідністю зареєстрованого на ім'я Підприємства знака (торговельної марки) умовам надання правової охорони та порушенням прав позивача як власника торговельної марки за свідоцтвом України № 59056.

Рішенням господарського суду міста Києва від 17.10.2012 (суддя Блажівська О.Є.) позов задоволено частково: зазначене свідоцтво України № 133502 визнано недійсним повністю; зобов'язано Службу (з урахуванням ухвали про виправлення описки від 02.11.2012) внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України від 10.01.2011 № 133502 на знак для товарів і послуг "Селен-Актив-Вита" та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"; заборонено Підприємству використовувати позначення "Селен-Актив-Вита" на своїй упаковці; зобов'язано Підприємство вилучити з торговельної мережі товари в упаковці під словесним позначенням "Селен-Актив-Вита"; стягнуто з Підприємства 170 грн. державного мита, 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. В іншій частині позову відмовлено.

Прийняте місцевим судом рішення зі справи з посиланням на приписи статей 15, 494, 495, 499 Цивільного кодексу України, пунктів 2 і 3 статті 6, статей 2, 5, 7, 16, 19 Закону № 3689 та пункту 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правила), затверджених наказом Держпатенту України від 28.07.1995 № 116 (у редакції наказу Держпатенту України від 20.08.1997 № 72) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812, у частині задоволення позовних вимог мотивовано тим, що: "послуги", наведені в свідоцтві України № 133502, є тими самими, що й "послуги" за свідоцтвом України № 59056; торговельні марки "Селен-Актив-Вита" та Селен активний" є схожими настільки, що їх можна сплутати; торговельна марка Підприємства є такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари, що й підтверджується висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 31.07.2012 № 11323/11324/11-53. "В іншій частині позовних вимог відмовлено повністю" внаслідок недоведеності зв'язку між витратами позивача на проведення експертного дослідження в 2009 році з даною справою (оспорюване свідоцтво видано 10.01.2011).

Додатковим рішенням господарського суду міста Києва від 09.11.2012 (суддя Блажівська О.Є.) з Підприємства на користь Товариства (за заявою позивача від 25.10.2012) стягнуто 12 690 грн. витрат за проведення судової експертизи (висновок від 31.07.2012 № 11323/11324/11-53).

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 19.02.2013 (колегія суддів у складі: Сотніков С.В. - головуючий суддя, судді Верховець А.А., Ткаченко Б.О.) зазначені рішення суду першої інстанції залишено без змін.

При цьому постанову апеляційного суду з посиланням, зокрема, на приписи абзацу п'ятого пункту 2 статті 6, статей 5, 16, 19 Закону № 3689 та пунктів 1.4, 4.3.1.9 Правил мотивовано тим, що: "товари і послуги", наведені у свідоцтві України № 133502, є тими самими, що й "послуги і товари" за свідоцтвом України № 59056; спірні торговельні марки є схожими до ступеню змішування; торговельна марка Підприємства є такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги, або особи, яка виробляє товари; вимоги Товариства про зобов'язання Служби внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг є обґрунтованими як й інші позовні вимоги.

У касаційній скарзі Підприємство просить Вищий господарський суд України скасувати зазначені рішення, додаткове рішення та постанову господарських судів зі справи внаслідок їх прийняття з неправильним застосуванням норм матеріального і процесуального права та прийняти нове рішення про повну відмову в задоволенні позову.

Товариство подало відзив на касаційну скаргу, в якому зазначило про безпідставність її доводів та просило судові рішення зі справи залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Учасників судового процесу відповідно до статті 111 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представника Товариства, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Згідно з підпунктом "а" пункту 1 статті 19 Закону № 3689 свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За приписами абзацу п'ятого пункту 2 статті 6 Закону № 3689 згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до пункту 4.3.1.9 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Абзацом другим пункту 3 статті 6 Закону № 3689 передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, обставини, зазначені в абзаці п'ятому пункту другому статті 6 Закону № 3689 та в абзаці другому пункту 3 цієї ж статті Закону, є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

При цьому наведений припис абзацу п'ятого пункту другого статті 6 Закону № 3689 є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості), тоді як можливість сплутування з іншими раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію знаками інших осіб як відносний критерій та наслідки цього (зокрема, щодо можливості введення в оману) мають правове значення при застосуванні пункту 3 статті 6 та пункту 5 статті 16 Закону № 3689.

Згідно з пунктом 4 статті 5 Закону № 3689 обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Водночас за приписами пункту 5 статті 16 Закону № 3689 свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Разом з тим зміст позову складають вимоги матеріально-правового характеру, спрямовані на захист та/або відновлення порушеного права. Доведенню ж підлягають як правові, так і фактичні підстави заявлених позовних вимог.

Господарський суд, приймаючи рішення, може виходити за межі позовних вимог виключно у випадках, передбачених статтею 83 ГПК України.

При цьому згідно з статтею 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

У свою чергу, судові витрати до предмета і ціни позову не входять. Розподіл витрат на проведення судової експертизи може бути здійснений у додатковому рішенні лише коли відповідну вимогу було заявлено під час розгляду справи та тоді ж було подано докази на підтвердження цих витрат. Інше не відповідає правовому змісту додаткового рішення згідно зі статтею 88 ГПК України.

Таку ж правову позицію викладено в абзаці третьому підпункту 4.10 пункту 4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України".

Зазначене мало бути враховано попередніми судовими інстанціями при прийнятті оскаржуваних судових рішень. Проте ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами з необхідною повнотою:

- не встановлено меж позовних вимог Товариства (зокрема щодо: вимог до Служби про внесення відповідних відомостей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг; стягнення 3 158,40 грн. витрат на оплату експертного дослідження);

- не з'ясовано правових підстав заявлених позовних вимог (абзац другий пункту 3 статті 6 Закону № 3689 та/або абзац п'ятий пункту 2 цієї ж статті Закону);

- не досліджено переліків товарів та/або послуг за спірними свідоцтвами; не наведено встановлених ними тотожних або споріднених товарів;

- не дано оцінки (з урахуванням наведеного в цій постанові) висновку судових експертів від 31.07.2012 № 11323/11324/11-53 як доказу з даної справи;

- не встановлено фактичних обставин, пов'язаних з використанням Підприємством позначення "Селен-Актив-Вита" на упаковці товарів (яких саме, де, коли, яким чином тощо);

- не з'ясовано фактичних обставин, пов'язаних з наявністю товарів, маркованих спірним позначенням, у торговельній мережі (яких, де саме) та можливістю їх вилучення Підприємством (зокрема з урахуванням можливих прав інших осіб).

Не встановивши, таким чином, обставин, які являють собою істотну складову предмета доказування в даній справі, попередні судові інстанції припустилися неправильного застосування вимог частини першої статті 4 7 ГПК України щодо прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, що відповідно до частини першої статті 111 10 ГПК України є підставою для скасування судових рішень зі справи.

У новому розгляді справи суду першої інстанції необхідно належним чином встановити обставини, зазначені в цій постанові, дати їм та доводам сторін належну правову оцінку і ухвалити законне та обґрунтоване рішення.

Керуючись статтями 111 7 , 111 9 -111 12 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу спільного підприємства "Науково-технологічний центр "Юніс" (товариство з обмеженою відповідальністю) задовольнити частково.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 17.10.2012, додаткове рішення господарського суду міста Києва від 09.11.2012 та постанову Київського апеляційного господарського суду від 19.02.2013 зі справи № 24/317 скасувати.

Справу передати на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

Суддя В.Селіваненко

Суддя І.Бенедисюк

Суддя Б.Львов