Рішення

від 06.11.2013 по справі 24/317

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 24/317 06.11.13

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт-фарм" м. Дніпропетровська

до 1. Спільного підприємства "Науково-технологічний центр "Юніс" (Товариство з обмеженою відповідальністю) Автономної Республіки Крим

2. Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним.

Колегія суддів: Паламар П.І. - головуючий

Бондарчук В.В.

Гумега О.В.

Представники:

від позивача Катунова К.Є.,

від відповідачів 1. Буняк В.С., 2. Саламов О.В.

СУТЬ СПОРУ :

у червні 2011 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Еліт-фарм" звернулося в суд з указаним позовом з підстав п.п. 2, 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" (далі-Закону). Заявою № 127 від 8 жовтня 2013 р. позивач уточнив свій позов, визначивши його підставою п. 3 ст. 6 цього Закону.

Позивач зазначав, що він є власником знаку для товарів і послуг "Селен активний" згідно виданого йому Державною службою інтелектуальної власності України (далі-відповідач 2.) свідоцтва № 59056 від 15 лютого 2006 р.

Вказане свідоцтво на знак для товарів і послуг видане йому на підставі заявки № 2004033078 від 25 березня 2004 р. Знак зареєстровано для товарів і послуг класів 5, 35, 44 Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП).

10 січня 2011 р. відповідач 2. видав Спільному підприємству "Науково-технологічний центр "Юніс" (Товариство з обмеженою відповідальністю) (далі-відповідач 1.) свідоцтво № 133502 на знак для товарів і послуг "Селен-Актив-Вита". Знак зареєстровано для товарів і послуг 5 класу МКТП - харчові продукти дієтичні для медичних цілей; ветеринарні препарати; всі вищезазначені товари до складу яких входить селен.

Посилаючись на те, що знак для товарів і послуг відповідача 1. є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим раніше його знаком для товарів і послуг, позивач просив задовольнити позов, а саме:

- визнати недійсним свідоцтво України № 133502, зареєстроване 10 січня 2011 р. Державною службою інтелектуальної власності України на знак для товарів і послуг "Селен-Актив-Вита", власником якого є відповідач 1.;

- зобов'язати відповідача 2. внести відповідні відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 133502 від 10 січня 2011 р. на знак для товарів і послуг "Селен-Актив-Вита" та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність";

- заборонити відповідачу 1. використовувати позначення "Селен-Актив-Вита" на своїй упаковці;

- зобов'язати відповідача 1. вилучити із торгівельної мережі товари в упаковці під словесним позначенням "Селен-Актив-Вита".

У судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені вимоги в уточненому вигляді.

Відповідач 1. у відзиві на позовну заяву, його представник у судовому засіданні проти позову заперечував, посилаючись на безпідставність заявлених вимог.

Відповідач 2. у відзиві на позовну заяву, його представник у судовому засіданні проти позову заперечував, посилаючись на необґрунтованість заявлених вимог, вказував, що свідоцтво № 133502 на знак для товарів і послуг "Селен-Актив-Вита" було видано відповідно до вимог чинного законодавства про охорону прав на знак для товарів і послуг.

Справа розглядається після скасування на підставі постанови Вищого господарського суду України від 23 квітня 2013 р. рішення господарського суду міста Києва від 17 жовтня 2012 р., постанови Київського апеляційного господарського суду від 19 лютого 2013 р.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши матеріали справи, суд вважає, що позов підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що позивач є власником чинного знаку для товарів і послуг "Селен активний" згідно виданого йому відповідачем 2. свідоцтва № 59056 від 15 лютого 2006 р.

Вказане свідоцтво на знак для товарів і послуг видане позивачу на підставі заявки № 2004033078 від 25 березня 2004 р. Знак зареєстровано для товарів і послуг класів 5, 35, 44 Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП).

Вказані обставини підтверджуються поясненнями представників сторін, наявним у матеріалах справи свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 59056 від 15 лютого 2006 р.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно вимог п. 3 ст. 16 Закону не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Також встановлено, що 10 січня 2011 р. відповідач 2. видав відповідачу 1. свідоцтво № 133502 на знак для товарів і послуг "Селен-Актив-Вита". Знак зареєстровано для товарів і послуг 5 класу МКТП - харчові продукти дієтичні для медичних цілей; ветеринарні препарати; всі вищезазначені товари до складу яких входить селен.

Указані обставини підтверджуються поясненнями сторін, наявним у матеріалах справи свідоцтвом на знак для товарів і послуг № 133502 від 10 січня 2011 р.

Відповідно до вимог п. 5 ст. 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Статтею 6 Закону передбачені підстави для відмови в наданні правової охорони. Згідно з правилами п. 3 даної статті не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано належний позивачу знак для товарів і послуг, є тими самими, що і товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровано спірний знак для товарів і послуг, належний відповідачу. Знак для товарів і послуг "Селен-Актив-Вита" за свідоцтвом України № 133502 є схожим до ступеню змішування із знаком для товарів і послуг "Селен активний" за свідоцтвом України № 59056.

Це підтверджується поясненнями позивача, висновком № 11323/11324/11-53 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 31 липня 2012 р., проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

Указаний висновок судової експертизи містить докладний опис проведеного дослідження, обґрунтовані та чіткі висновки з поставлених запитань, узгоджується з іншими наявними у справі документами, тому суд приймає його як належний доказ у справі.

Факт використання відповідачем знаку для товарів і послуг "Селен-Актив-Вита" підтверджується поясненнями позивача, доданою ним до матеріалів справи упаковкою з таблетками дієтичної добавки "Кальцій морський актив-віта селен", виробником якої є відповідач 1. Ці обставини останнім не заперечені.

Згідно з вимогами п. 1 ст. 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

На підставі зібраних у справі доказів суд вважає, що зареєстрований знак для товарів та послуг "Селен-Актив-Вита" не відповідає умовам надання правової охорони, а свідоцтво України № 133502 на знак для товарів і послуг видано внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача.

Тому позов про визнання свідоцтва України № 133502 на знак для товарів і послуг недійсним відповідно до вимог ст.ст. 19, 21 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг", ст.ст. 16, 432 ЦК України підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог п. 3 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

З цих підстав також підлягають задоволенню вимоги позову про зобов'язання відповідача 2. внести відомості про визнання недійсним свідоцтва України № 133502 на знак для товарів і послуг "Селен-Актив-Вита" до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та опублікування відомостей про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Згідно зі ст. 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

З урахуванням наведеного також підлягають задоволенню вимоги про заборону відповідачу 1. використовувати позначення "Селен-Актив-Вита" на упаковці своїх товарів.

Вимоги позивача про зобов'язання відповідача 1. вилучити із торгівельної мережі товари в упаковці під словесним позначенням "Селен-Актив-Вита" задоволенню не підлягають, оскільки вони не грунтуються на вимогах ст.ст. 16, 432 ЦК України. Чинним законодавством передбачено можливість захисту права інтелектуальної власності шляхом вилучення товарів з цивільного обороту, проте доказів щодо кількості та місця перебування відповідних товарів всупереч вимог ст. 33 ГПК України суду не надано.

Оскільки позов задоволено частково, понесені по справі господарські витрати стосовно до вимог ст. 49 ГПК України слід покласти на відповідача 1. пропорційно розміру задоволених вимог.

Керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 ГПК України, суд

В И Р І Ш И В :

позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт-фарм" м. Дніпропетровська задовольнити частково.

Визнати недійсним свідоцтво України № 133502, зареєстроване 10 січня 2011 р. Державним департаментом інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "Селен-Актив-Вита", власником якого є Спільне підприємство Науково-технологічний центр "ЮНІС (Товариство з обмеженою відповідальністю) (98309, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 78, код 25133498).

Зобов'язати Державний службу інтелектуальної власності (03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, код 37552556) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо визнання недійсним свідоцтва України № 133502 від 10 січня 2011 р. на знак для товарів і послуг "Селен-Актив-Вита" та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Заборонити Спільному підприємству Науково-технологічний центр "ЮНІС" (Товариство з обмеженою відповідальністю) (98309, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 78, код 25133498) використовувати позначення "Селен-Актив-Вита" на упаковці своїх товарів.

Стягнути зі Спільного підприємства Науково-технологічний центр "ЮНІС" (Товариство з обмеженою відповідальністю) (98309, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вул. Орджонікідзе, 78, код 25133498) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт-Фарм" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Корнійчука, 4, кв. 94, код 32547646) 127,50 грн. витрат по сплаті державного мита, 177 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 9517,50 грн. витрат на проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

У позові в іншій частині відмовити.

Рішення набирає законної сили відповідно до вимог ст. 85 ГПК України.

Колегія суддів : П.І.Паламар - головуючий

В.В.Бондарчук О.В.Гумега