Постанова

від 10.10.2013 по справі 905/1659/13-г

ДОНЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

cpg1251

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України

08.10.2013 р. справа №905/1659/13-г

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого: суддівРадіонової О.О. Зубченко І.В., Марченко О.А. секретаря Коломієць С.О. від позивача:Дерев'янко А.М., представник за дов. б/н від 01.10.13р. Новожилов Є.О., представник за дов. б/н від 01.03.13р. від відповідача:не з»явився від третьої особи: Чернявська О.Д., представник за дов. від 10.09.13р. № 03-1/01-1-06/1380 розглянув у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сани Україна, Важке устаткування» м. Донецьк на рішення господарського судуДонецької області від 30.07.2013 року у справі№ 905/1659/13-г (суддя Сич Ю.В.) за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю «Інженерно-технічний центр «Гірничі машини» м.Донецьк до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сани Україна, Важке устаткування» м.Донецьк за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Східної митниці Державної митної служби м. Донецьк провизнання дії Товариства з обмеженою відповідальністю "Сани Україна, Важке устаткування" по імпорту (ввезенню) та випущенню у вільний обіг на території України товару "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D" такими, що порушують права інтелектуальної власності товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Гірничі машини" на патент на корисну модель №29696; заборону відповідачу здійснювати імпорт (ввезення) на територію України товару "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D"; заборону відповідачу здійснювати реалізацію товару "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D"; постановлення рішення про знищення товару "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D" у кількості 3 штуки, які пред'явлені до митного оформлення за ВМД №700130000/2013/0002261 та у кількості 6 штук, які пред'явлені до митного оформлення за ВМД №700130000/2013/0002549, введеного в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності

ВСТАНОВИВ:

06.03.2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерно-технічний центр «Гірничі машини» м. Донецьк звернулось до господарського суду Донецької області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Сани Україна, Важке устаткування» м. Донецьк про визнання дії Товариства з обмеженою відповідальністю "Сани Україна, Важке устаткування" по імпорту (ввезенню) та випущенню у вільний обіг на території України товару "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D" такими, що порушують права інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Гірничі машини" на патент на корисну модель №29696; заборону відповідачу здійснювати імпорт (ввезення) на територію України товару "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D"; заборону відповідачу здійснювати реалізацію товару "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D"; постановлення рішення про знищення товару "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D" у кількості 3 штуки, які пред'явлені до митного оформлення за ВМД №700130000/2013/0002261 та у кількості 6 штук, які пред'явлені до митного оформлення за ВМД №700130000/2013/0002549, введеного в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності (т.1 а.с.3-6).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 06.03.2013р. порушено провадження у справі №905/1659/13-г, призначено її розгляд на 21.03.2013р. та залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача Східну митницю Державної митної служби України (т.1 а.с.1).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 06.03.2013р. по справі №905/1659/13-г заборонено Східній митниці Державної митної служби України здійснювати митне оформлення товару "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D" у кількості 3 та 6 штук, які пред»явлені за митними деклараціями №700130000/2013/0002261 та №700130000/2013/0002549 (т.1 а.с. 109-110).

Рішенням господарського суду Донецької області від 30.07.2013р. по справі №905/1659/13-г позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Інженерно-технічний центр «Гірничі машини» м.Донецьк задоволені у повному обсязі. Визнано дії Товариства з обмеженою відповідальністю "Сани Україна, Важке устаткування" по імпорту (ввезенню) та випущенню у вільний обіг на території України товару "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D" такими, що порушують права інтелектуальної власності Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Гірничі машини" на патент на корисну модель №29696 від 25.01.2008р. "Секція механізованого кріплення". Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Сани Україна, Важке устаткування" здійснювати імпорт (ввезення) на територію України товару "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D". Заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю "Сани Україна, Важке устаткування" здійснювати реалізацію товару "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D". Зобов'язано Товариство з обмеженою відповідальністю "Сани Україна, Важке устаткування" знищити товар "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D" у кількості 3 штуки, які пред'явлені до митного оформлення за ВМД №700130000/2013/0002261 та у кількості 6 штук, які пред'явлені до митного оформлення за ВМД №700130000/2013/0002549, введеного в цивільний оборот з порушенням прав інтелектуальної власності. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Сани Україна, Важке устаткування" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Гірничі машини" судовий збір у розмірі 2867,50грн., витрати за проведення судової експертизи у розмірі 14857,92грн. (т.2 а.с.97-100).

В обґрунтування прийнятого рішення господарський суд дійшов висновку про встановлення факту порушення відповідачем прав власника патенту №29696 «Секція механізованого кріплення», а відтак позовні вимоги задовольнив у повному обсязі.

Відповідач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Сани Україна, Важке устаткування" м.Донецьк звернувся із апеляційною скаргою, в якій зазначив, що з прийнятим рішенням не згоден та вважає, що воно прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права, з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи та з невідповідністю висновків, викладених у рішенні обставинам справи (т.2 а.с. 108-114).

В обґрунтування апеляційної скарги апелянт вказує на те, що в матеріалах справи не має жодних доказів того, що відповідач випустив у вільний обіг на території України товар «гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D», а відтак у місцевого господарського суду були відсутні підстави для задоволення позовних вимог у частині визнання дій відповідача щодо випущення у вільний обіг на території України товару «гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D» такими, що порушують права інтелектуальної власності позивача.

Також апелянт зазначає, що суд при прийнятті рішення не дослідив належним чином висновок експерта.

На думку апелянта, висновки експерта є недопустимими, оскільки у висновку прямо вказано, що неможливо встановити наявність або відсутність в його конструкції однієї із ознак.

У скарзі апелянт зазначає, що під час розгляду справи місцевим господарським судом порушені норми процесуального права, а саме ст.22, 32, 79 Господарського процесуального кодексу України.

Крім того, апелянт вважає, що господарським судом порушені права відповідача, а саме не направлено висновок експерта на його адресу, відмовлено у відкладені розгляду справи, відмовлено у клопотанні про зупинення провадження у справі.

Апелянт просив суд скасувати рішення господарського суду Донецької області від 30.07.2013р. та прийняти нове рішення, яким у задоволенні вимог позивача відмовити у повному обсязі.

04.09.2013р. позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерно-технічний центр «Гірничі машини» надіслав відзив на апеляційну скаргу, в якому просить апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення господарського суду Донецької області від 30.07.2013р. без змін, який судом розглянуто, прийнято до уваги та долучено до матеріалів справи (т.2 а.с.121-125).

04.10.2013р. через канцелярію Донецького апеляційного господарського суду надійшло клопотання відповідача про зупинення провадження у справі до набрання законної сили судовим рішенням по справі № 910/13053/13 за позовом ТОВ «Сани України, Важке устаткування» до Державної служби інтелектуальної власності України, Державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Інженерно-технічний центр «Гірничі машини» про визнання недійсним деклараційного патенту на корисну модель, яке колегією суддів розглянуто, прийнято до уваги та залучено до матеріалів справи.

07.10.2013р. також надійшло клопотання відповідача про призначення повторної експертизи у даній справі, яке судом розглянуто, прийнято до уваги та залучено до матеріалів справи.

07.10.2013р. через канцелярію суду надійшло клопотання відповідача про відкладення розгляду справи з поважної причини та доказом у їх підтвердження, яке колегією суддів розглянуто та відхилено.

08.10.2013р. до суду апеляційної інстанції надійшла телеграма від представника відповідача з проханням відкласти розгляд справи у зв»язку з неможливістю приймати участь у судовому засіданні, яке колегією суддів розглянуто та відхилено.

Враховуючи те, що явка сторін у судове засідання не визнавалася обов»язковою, колегія суддів вважала за можливе розглянути справу за відсутності сторони, яка була належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи.

У судовому засіданні представники позивача заперечували проти задоволення апеляційної скарги, надали додаткові пояснення до апеляційної скарги та просили суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, а рішення господарського суду без змін.

Відповідач у судове засідання не з»явився, про час, місце розгляду був повідомлений належним чином.

Третя особа у судовому засіданні надала пояснення від 08.10.2013р. б/н, підтримала правову позицію позивача та просила залишити без задоволення апеляційну скаргу, а рішення господарського суду без змін.

У судовому засіданні третя особа подала клопотання в порядку ст. 25 ГПК України від 08.10.2013р. б/н, в якому просила замінити третю особу по справі Східну митницю на Східну митницю Міндоходів, як її правонаступника, яке колегією суддів розглянуто, прийнято до уваги, залучено до матеріалів справи.

Відповідно до частини другої статті 101 Господарського процесуального кодексу України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Відповідно до пункту 1 постанови Пленуму Верховного Суду України від 29.12.1976 року № 5 «Про судове рішення», рішення є законним тоді, коли суд, виконавши вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини справи, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а за їх відсутності - на підставі закону, що регулює подібні відносини, або виходячи із загальних засад і змісту законодавства України.

Обґрунтованим визначається рішення, в якому повно відображено обставини, що мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини справи і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються двосторонніми доказами, дослідженими в судовому засіданні.

Відповідно до ст.81-1 ГПК України здійснено запис судового засідання за допомогою засобів технічної фіксації та складено протокол.

Заслухавши представників позивача та третьої особи, перевіривши матеріали справи та правильність застосування господарським судом норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду встановила наступне.

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Інженерно-технічний центр «Гірничі машини» є юридичною особою (ідентифікаційний код 37296011), що підтверджено копією Витягу з ЄДРПОУ та довідкою з ЄДР (т.1 а.с. 102-105).

Відповідач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Сани Україна, Важке устаткування» є юридичною особою (ідентифікаційний код 38221701).

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача, Східна митниця Державної митної служби є юридичною особою (ідентифікаційний код 35793589), що підтверджено свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи (т.1 а.с.221).

З наданого третьою особою клопотання в порядку ст. 25 ГПК України та документів у його підтвердження вбачається, що Указом Президента України від 24.12.2012р. № 726/2012 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової служби України.

Указом Президента України від 18.03.2013р. № 141/2013 «Про Міністерство доходів і зборів України» затверджено Положення про дане Міністерство та, зокрема, визначено, що Міністерство доходів і зборів є правонаступником Державної податкової служби України та Державної митної служби України, що реорганізуються.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013р. № 229 «Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів» Східну митницю Держмитслужби реорганізовано шляхом приєднання до Східної митниці Мін доходів.

Відповідно до п. 3 вказаної Постанови, новостворені територіальні органи Міндоходів України є правонаступниками територіальних органів Державної податкової служби та Державної митної служби, що реорганізуються.

На теперішній час усі функції Східної митниці здійснює як правонаступник новостворений територіальний орган Міндоходів - Східна митниця Міндоходів, що підтверджується Положенням про Східну митницю Міндоходів, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 17.04.2013р. № 47 (зі змінами).

Враховуючи вищезазначене та керуючи приписами ст.25 ГПК України, колегія суддів вважає подане клопотання про заміну третьої особи на її правонаступника обґрунтованим, документально підтвердженим та таким, що підлягає задоволенню.

З матеріалів справи вбачається, 25.01.2008р. Державним департаментом інтелектуальної власності в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі зареєстровано патент на корисну модель №29696 "Секція механізованого кріплення", відповідно за яким власником зазначено Державне підприємство "Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш" (т.1 а.с 15-22).

14.12.2012р. між Державним підприємством «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» (за договором - ліцензіар) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інженерно-технічний центр «Гірничі машини» (за договором - ліцензіат, далі - позивач) був укладений Ліцензійний договір №316/12Л/90-12Н про надання виключної ліцензії на використання винаходів та корисних моделей (далі-договір), відповідно до умов якого ліцензіар надає ліцензіату на строк дії цього договору і за винагороду виключну ліцензію на використання винаходів та корисних моделей, що охороняються патентами на території України, згідно переліку, який додається (Додаток №1) (п.2.1. договору) (т.1 а.с.91-95).

Додатком №1 до Ліцензійного договору №316/12Л/90-12Н про надання виключної ліцензії на використання винаходів та корисних моделей від 14.12.2012р. в порядку та на умовах, визначених договором, ліцензіар надає ліцензіату виключну ліцензію на використання винаходів та корисних моделей, що охороняються патентами наведеними у Таблиці, зокрема на використання корисної моделі секції механізованого кріплення згідно патенту №29737 (пункт 60 Додатку №1 до Ліцензійного договору) строком до 28.09.2017 року.

Відповідно до пункту 58 таблиці наведеного у Додатку №1 до Ліцензійного договору ліцензіар надає ліцензіату зокрема виключну ліцензію на використання корисної моделі, що охороняється патентом №29696 "Секція механізованого кріплення" (т.1 а.с. 96-101).

Листом Державної митної служби України №11.1/3-16.5/13813-ЕП від 10.12.2012р. Східну митницю було повідомлено, що за інформацією представників право власника у грудні 2012 - січні 2013 року очікується поставка на територію України товарів, при виготовленні яких незаконно використана уся сукупність ознак формули корисної моделі за патентом України №29737 "Секція механізованого кріплення", постачальник - компанія "Sany Heavy Equipment Co., Ltd" (м.Шеньян, КНР) (т.1 а.с. 143-144).

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено колегією суддів, відповідачем, ТОВ "Сани України, Важке устаткування" 14.02.2013р. до митного посту "Донецьк-північний" була подана митна декларація на вантаж "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D" у кількості 3шт., якій присвоєний реєстраційний номер 700130000/2013/002261.

На етапі здійснення процедури перевірки наявності задекларованих товарів у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності, передбаченого п.4.5.8. розділу VI Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документу, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012р. №631, на підставі аналізу товаросупровідних документів, виявлено, що задекларований товар має великий ступінь схожості з корисною моделлю "Секція механізованого кріплення", включеною до митного реєстру 29.11.2012р. №613.

На підставі порівняння зовнішнього виду товарів з внесенням до митного реєстру ОПІВ за №613, виявлено ознаки можливого порушення прав інтелектуальної власності правовласника - ДП "Донецький ДНД, ПК та експериментальний інститут комплексної механізації шахт "Дондіпровуглемаш".

21.02.2013р. комісією у складі представників позивача, а також із залученням судового експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності на території Східної митниці був проведений огляд товару та складено Акт про проведення огляду об»єкта експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності у зв»язку з призупиненням відповідно до ст.399 Митного кодексу України від 21.02.2013р. митного оформлення товару, в ході якого було виявлено, що у конструкції гідравлічної крепі ZZ3540/6.6/13D використано ознаки корисної моделі, що охороняється патентом на корисну модель №29696 (т.1 а.с. 12).

У зв'язку з вищевикладеним, позивач звернувся до господарського суду Донецької області з даним позовом до відповідача.

Суть спірних правовідносин полягає у вирішенні питання щодо визнання дій відповідача по імпорту (ввезенню) та випущенню у вільний обіг на території України товару "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D" такими, що порушують права інтелектуальної власності позивача.

Спірні правовідносини регулюються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Господарським процесуальним кодексом України, Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993р. №3687-ХII (далі - Закон №3687).

Серед основних завдань, які покладені на митну службу України відповідно до ст.544 Митного кодексу України визначено сприяння захисту прав інтелектуальної власності, вжиття заходів щодо запобігання переміщенню через митний кордон України товарів з порушеннями охоронюваних законом прав інтелектуальної власності.

Для реалізації вказаного завдання Держмитслужба України здійснює ведення митного реєстру об»єктів прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, на підставі заяв право власників (ч.1 ст.398 Митного кодексу України).

Правовласник, який має підстави вважати, що під час переміщення товарів через митний кордон України порушуються чи можуть бути порушені його права на об»єкт права інтелектуальної власності, має право подати до Держмитслужби України заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об»єкт інтелектуальної власності шляхом внесення відповідних відомостей до МР ОПІВ, які охороняються відповідно до Закону (ч.2 ст.399 Митного кодексу України.

Згідно ст.74 Митного кодексу України імпорт (випуск для вільного обігу) - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорт цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України.

Згідно п.3 ст.397 Митного кодексу України заходи, пов'язані з призупиненням митного оформлення відповідно до положень цього розділу, застосовуються органами доходів і зборів щодо товарів, які ввозяться на митну територію України для вільного обігу або вивозяться для вільного обігу за межі митної території України.

Особливі немайнові і майнові права суб'єктів права інтелектуальної власності на винахід та корисну модель визначено Законом України № 3687-ХІІ від 15.12.1993р. "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

За приписами ч. 4 статті 1 Закону України №3687 винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь якій сфері технології.

Згідно приписів п. 13 ст. 1 Закону України №3687 патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

Відповідно до статті 28 вказаного Закону використанням винаходу (корисної моделі) визнається: виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до належного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку еквівалентну їй.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Будь-який продукт, процес виготовлення якого охороняється патентом, за відсутністю доказів протилежного вважається виготовленим із застосуванням цього процесу за умови виконання принаймні однієї з двох вимог: продукт, виготовлений із застосуванням процесу, що охороняється патентом, є новим: існують підстави вважати, що зазначений продукт виготовлено із застосуванням даного процесу і власник патенту не в змозі шляхом прийнятних зусиль визначити процес, що застосовувався при виготовленні цього продукту.

За приписом ч.5 ст. 28 Закону України №3687 патент надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати винахід (корисну модель) без його дозволу, за винятком випадку, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав, що надаються патентом.

Відповідно до ст. 34 Закону України №3687 будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки. Вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

За приписами ч.2 ст. 432 Цивільного кодексу України суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Як зазначалось вище, 14.12.2012р. між Державним підприємством «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Інженерно-технічний центр «Гірничі машини» був укладений Ліцензійний договір №316/12Л/90-12Н про надання виключної ліцензії на використання винаходів та корисних моделей.

За приписами ст.1109 Цивільного кодексу України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Відповідно до приписів ч.1 ст. 462 Цивільного кодексу України обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, корисної моделі, сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Враховуючи наявність спору щодо факту виготовлення відповідачем виробу "Гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D" із використанням корисної моделі, захищеної патентом №29696 "Секція механізованого кріплення", 20.03.2013р. позивачем було надано клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності щодо вирішення питання про використання при виготовлені продукту - "Гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D", який пред'явлений до митного оформлення кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули корисної моделі, що охороняється патентом №29696 потребує наявність спеціальних (зокрема, технічних) знань (т.1 а.с. 118-120).

Ухвалою господарського суду Донецької області від 03.04.2013р. провадження у справі №905/1659/13-г зупинено та призначено судову експертизу охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Академії правових наук України Дорошенко Олександру Федоровичу м.Київ, перед яким поставлено наступне питання: 1) чи використано у товарі "гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D", митне оформлення якого призупинено Східною митницею Державної митної служби України, кожну ознаку корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України №29696 "Секція механізованого кріплення", або ознаку еквівалентну їй? (т.2 а.с.16-17).

Висновком судової експертизи об»єктів інтелектуальної власності №888 від 25.06.2013 р. встановлено: у товарі "Гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D", митне оформлення якого призупинено Східною митницею Державної митної служби України, використано кожну ознаку, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України №29696 "Секція механізованого кріплення" (т.2 а.с. 26-38).

Колегія судів вважає, що висновок судової експертизи об»єктів інтелектуальної власності №888 від 25.06.2013р. прийнятий правомірно місцевим господарським судом як належний та допустимий доказ підтвердження порушень права інтелектуальної власності позивача.

Враховуючи фактичні обставини справи, а також те, що висновком проведеної у справі судової експертизи підтверджено використання кожної ознаки, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом України №29696 "Секція механізованого кріплення" у товарі "Гідравлічна крепь ZZ3540/6.6/13D", митне оформлення якого призупинено Східною митницею Державної митної служби України, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо встановлення факту порушення відповідачем прав власника патенту №29696 «Секція механізованого кріплення» та вважає, що позовні вимоги у повному обсязі були задоволені правомірно.

Стосовно доводів апелянта відносно висновку судової експертизи, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні, зокрема, суду.

Водночас і згідно з частиною першою статті 41 ГПК України експертиза призначається для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань. Із сукупності наведених норм матеріального і процесуального права вбачається, що неприпустимо ставити перед судовими експертами правові питання, вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції суду, про правову оцінку дій сторін, чи взагалі встановлення факту, який виходить за межі предмету спору, сфери господарських відносин тощо (зокрема, встановлення дати "створення" договору). Судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування (Постанова Пленуму Вищого господарського суду України №4 від 23.03.2012р. " Про деякі питання практики призначення судової експертизи".)

Висновок судового експерта для господарського суду не є обов»язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 ГПК України.

Досліджуючи висновок експерта, суд повинен перевірити дотримання прав осіб, які беруть участь у справі, під час призначення та проведення експертизи, а також чи було їм надано можливість ознайомитися з висновком експертизи.

Доводи апелянта стосовно порушення норм процесуального права, не підтверджуються матеріалами справи та не приймаються до уваги колегією суддів з посиланням на наступне.

Підстави відкладення розгляду справи передбачені ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ч.1 т. 77 Господарського процесуального кодексу України господарський суд відкладає в межах строків, встановлених статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами, зокрема, є: 1) нез'явлення в засідання представників сторін, інших учасників судового процесу; 2) неподання витребуваних доказів; 3) необхідністю витребування нових доказів; 4) залучення до участі в справі іншого відповідача, заміна неналежного відповідача; 5) необхідність заміни відведеного судді, судового експерта.

30.07.2013 року на адресу місцевого суду від відповідача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи №905/1659/13-г у зв»язку з можливістю ознайомитись з висновком експерта (т.2 а.с. 86-87).

Відповідно до ст.22 ГПК України сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду в установленому цим кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Як вбачається з матеріалів справи, висновок експерта №888 від 25.06.2013р. надійшов згідно супровідного листа №188 від 01.07.2013р. на адресу господарського суду - 02 липня 2013 року (т.2 а.с. 25).

Ухвалою суду від 22.07.2013р. провадження у справі №905/1659/13-г було поновлено на призначено до розгляду на 30.07.2013р. із зобов»язанням сторін надати письмові пояснення щодо висновку судової експертизи (т.2 а.с. 52).

Відповідно до статті 87 Господарського процесуального Кодексу України повне рішення та ухвали надсилаються сторонам, прокурору, третім особам, які брали участь в судовому процесі, але не були присутні у судовому засіданні, рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше трьох днів з дня їх прийняття або за їх зверненням вручаються їм під розписку безпосередньо у суді.

Як вбачається з матеріалів справи, зазначена ухвала господарського суду Донецької області від 22.07.2013р. була направлена сторонам рекомендованим листом з повідомленням 22.07.2013р., про що свідчить відтиск печатки суду першої інстанції на останній сторінці ухвали та отримана відповідачем 23.07.2013р., про що свідчить поштове повідомлення, повернуте на адресу місцевого суду (т.2 а.с. 55).

Відтак, у сторін було достатньо часу для ознайомленням з матеріалами справи, зокрема, з висновком експерта.

Колегія суддів відхиляє клопотання відповідача про призначення повторної експертизи з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 42 ГПК України при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Дослідження висновку експерта може виявити сумніви в його правильності. Це може виражатися в необґрунтованості висновку, в його суперечності іншим матеріалам справи тощо. У такому випадку суд відповідно до частини 4 ст. 42 ГПК України може призначити повторну експертизу, проведення якої доручається комісії експертів, які не брали участь у складанні первинного висновку.

Доводи відповідача, викладені у клопотанні про призначення повторної експертизи щодо заангажованості установ та експертів, які працюють у відповідних установах, є лише припущенням відповідача, не підтвердженим жодним чином.

Приймаючи до уваги наведене, колегія суддів погоджується з висновком суду про відсутність підстав вважати висновок експерта недостатньо ясним чи неповним.

Розглянувши клопотання відповідача щодо зупинення провадження у даній справі колегія суддів вважає, що воно також не підлягає задоволенню з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов»язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом.

Подане клопотання мотивується тим, що в господарському суду м. Києва розглядається справа № 910/13053/13 за позовом відповідача у даній справі до позивача та Державної служби інтелектуальної власності, Державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш» про визнання недійсним деклараційного патенту № 29696 на корисну модель «Секція механізованого кріплення»; зобов»язання вчинити певні дії; визнання недійсним ліцензійного договору від 14.12.2012р. в частині надання позивачу у даній справі виключної ліцензії на використання майнових прав інтелектуальної власності на деклараційний патент № 29696.

Для вирішення цього питання слід з»ясувати, як пов»язана справа, яка розглядається господарським судом, зі справою, що розглядається іншим судом; чим обумовлюється неможливість розгляду справи.

Колегія суддів вважає, що порушення справи про визнання недійсним деклараційного патенту на корисну модель не унеможливлює розгляд даної справи, оскільки порушення права позивача та звернення його до суду за захистом цих прав мало місце в період дії патенту та до початку розгляду судом справи про визнання патенту недійсним.

Правом на подання зустрічного позову відповідач у даній справі не скористувався.

Враховуючи те, що інформація про патенти є загальнодоступною, відповідач знав чи повинен був знати про наявність прав інтелектуальної власності позивача, які захищаються відповідним патентом, але не намагався визнати його недійсним.

Крім того, відповідно до вимог ст. 22 Закону України №3687 права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Права, що випливають з патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід чи з деклараційного патенту на секретну корисну модель, діють від дати внесення інформації про нього до відповідного Реєстру.

Там же вказано, що патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів ( ч. 2 ст. 22 Закону № 3687).

За приписами ч. 7 ст. 22 вказаного Закону власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору, а щодо секретного винаходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за погодженням із Державним експертом.

Як пояснює позивач, а відповідач не спростовує, що на теперішній час відсутня заборона власнику патенту використовувати його, при цьому жодним судом не встановлено порушення таким використанням прав інших власників патентів.

Враховуючи викладене, твердження заявника апеляційної скарги про те, що рішення суду першої інстанції прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права, з неповним з'ясуванням обставин, що мають значення для справи, та з невідповідністю висновків, викладених у рішенні обставинам справи не знайшло свого підтвердження, в зв»язку з чим Донецький апеляційний господарський суд не вбачає підстав для його скасування та задоволення апеляційної скарги.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги покладаються на скаржника.

Керуючись статями 25, 27, 33, 34, 43, 49, 99, 101, 102, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Донецький апеляційний господарський суд -

П О С Т А Н О В И В:

Замінити третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Східну митницю Державної митної служби м.Донецьк на Східну митницю Міндоходів м.Донецьк.

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сани Україна, Важке устаткування» м.Донецьк на рішення господарського суду Донецької області від 30.07.2013 року у справі №905/1659/13-г залишити без задоволення, а рішення господарського суду Донецької області від 30.07.2013 року у справі №905/1659/13-г - без змін.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Вищого господарського суду України у касаційному порядку через Донецький апеляційний господарський суд протягом двадцяти днів з дня набрання постановою апеляційного господарського суду законної сили.

Головуючий О.О.Радіонова

Судді І.В.Зубченко

О.А.Марченко

Надр.6 прим:1 -у справу; 1-позивачу; 1 -відповідачу; 1- т/особі; 1 -ДАГС; 1-ГС Донецької обл.