Рішення

від 14.10.2009 по справі 12/342

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

12/342

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  12/342

14.10.09

За позовом                    Відкритого акціонерного товариства «Фармак»

До                              Акціонерного товариства «Лекхім»

                              Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

науки України

Про                              визнання недійсним Свідоцтва

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача                    Олійник С.О. –предст. (дов. від 20.06.2006 р. № 17/69),

Самілів Б.М. –предст. (дов. від 12.06.2007 р. № 17/91)

Від відповідача-1          Бурла А.І. –предст. (дов. від 24.09.2009 р. № 35)

Від відповідача-2          Саламов О.В. –предст. (дов. від 10.03.2009 р. № 16-08/1295)

Обставини справи:

Позовні вимоги заявлені про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів і послуг «Печаевский Валидол-Новый»№ 77050 повністю, зобов'язання внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів і послуг «Печаевский Валидол-Новый»№ 77050.

Ухвалою суду від 16.08.2007 р. порушено провадження у справі та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 19.09.2007 р.

Ухвалою суду від 19.09.2007 р. розгляд справи відкладено.

В судовому засіданні 04.10.2007 р. оголошено перерву.

Ухвалою суду від 05.10.2007 р. по справі призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, у зв'язку з чим провадження у справі зупинене.

18.08.2008 р. справа разом з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №11398 від 31.07.2008 р. повернулася до суду, у зв'язку з чим ухвалою суду від 19.08.2008 р. провадження у справі поновлено.

В судовому засіданні 26.09.2008 р. оголошено перерву.

Ухвалою суду від 02.10.2008 р. по справі призначено повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, у зв'язку з чим провадження у справі зупинене.

25.08.2009 р. справа разом з висновком № 493 повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 05.08.2009 р., у зв'язку з чим ухвалою суду від 01.09.2009 р. провадження у справі поновлене.

В судовому засіданні 25.09.2009 р. оголошено перерву для виготовлення повного тексту рішення.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

25.05.2007 р. Державним департаментом інтелектуальної власності зареєстровано знак для товарів і послуг «Печаевский Валидол-Новый»№ 77050 для товарів 5 класу та послуг 35 і 44 класів МКТП на ім'я АК «Лекхім»(дата подання заявки – 06.02.2006 р.)

Позивач –ВАТ «Фармак»- вважає, що Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 77050 видане з порушенням законодавства і має бути визнане недійсним з наступних підстав.

Свідоцтво зареєстроване на порушення п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки згідно цієї норми не можуть бути зареєстровані як позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Позивач є власником серії знаків для товарів і послуг для товарів 5 класу МКТП в Україні, що відтворюють позначення «Валидол»(в різних варіантах його написання), які були заявлені чи зареєстровані до дати подання заявки на знак для товарів і послуг «Печаевский Валидол-Новый», а саме: «Валидол Validolum»(Свідоцтво № 7320, дата подання заявки –31.05.1993 р.), «Валідол»(Свідоцтво № 31265, дата подання заявки –14.03.2001 р.), »(Свідоцтво № 31266, дата подання заявки –14.03.2001 р.)

Позначення позивача за вказаними свідоцтвами та позначення відповідача за Свідоцтвом № 77050 містять словесний елемент «Валідол», що є свідчить про їх схожість до ступеня змішування за звуковою, смисловою та графічною ознаками.

Всі позначення зареєстровані для товарів і послуг 5 класу МКТП, тобто, мають однакове призначення, канали розповсюдження та однакове коло споживачів.

Всі позначення мають в якості домінуючого елементу слово «Валідол», що відомий споживачу як назва серцево-судинного профілактичного та лікувального засобу.

Знак для товарів і послуг «Валідол»є добре відомим споживачам як в Україні, так і за її межами, як заспокійливий серцевий засіб, якому понад 80 років. Київський хіміко-фармацевтичний завод ім. Ломоносова, правонаступником якого є позивач, був розробником технології одержання лікарського засобу під торговою маркою «Валідол»в 30-і роки минулого століття і поставляв цей препарат до усіх республік Радянського Союзу.

Відповідач –АК «Лекхім»- проти задоволення позовних вимог заперечив з таких підстав.

Відповідач не може погодитися з висновком позивача про схожість позначень позивача та відповідача настільки, що їх можна сплутати.

Зокрема, позначення за Свідоцтвами № № 7320, 31265, 31266 є словесними, тоді як позначення відповідача за Свідоцтвом № 77050 є комбінованим.

Відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту № 116 від 28.07.1995 р., комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється як елемент (п. 4.2.8).

Знак для товарів і послуг за Свідоцтвом № 77050 охороняється в цілому, тобто, охороні підлягає комбінація певних елементів, а не окремо кожен елемент.

Аналогічні положення містяться і в міжнародно-правових актах. У відповідності до ст. 6 quinquies Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 р., що набула чинності для України 25.12.1991 р., кожний товарний знак охороняється таким, яким він є.

Таким чином, виокремлення позивачем лише окремого елементу з торговельної марки за Свідоцтвом України № 77050 та порівняння лише його з належними йому торговельними марками є безпідставним.

Відповідач вважає, що позивачем не надано доказів оманливості зареєстрованого в якості торговельної марки за Свідоцтвом України № 77050 позначення.

Зокрема, домінуючим елементом у позначенні за Свідоцтвом № 77050 є словесний елемент «Печаєвський», утворений від прізвища В.К.Печаєва, зусиллям та праці якого АТ «Лекхім»завдячує своєму успішному та тривалому існуванню на ринку лікарських засобів. Таким чином, вказаний словесний елемент надає можливість споживачу чітко ідентифікувати як сам товар, так і джерело його походження.

Відповідач –Державний департамент інтелектуальної власності –проти задоволення позовних вимог заперечив з таких підстав.

Матеріали справи, зокрема, зміст Висновку повторної судової експертизи № 493, дає підстави стверджувати про те, що спірний знак «Печаевский валидол-новый»за Свідоцтвом України № 77050 не використовується АК «Лекхім»у господарській діяльності, що, на думку відповідача, свідчить про відсутність порушених прав у позивача.

Позивачем не надано суду жодного доказу порушених прав або охоронюваних законом інтересів АК «Лекхім»або Департаментом.

Як позивач, так і АК «Лекхім»користуються правами власників свідоцтв на знаки для товарів і послуг, наданими їм законодавству.

Питання порушення виключних прав інтелектуальної власності з боку третіх осіб не є предметом спору. Отже, застосування своїх виключних прав одним правомірним власником по відношенню до іншого правомірного власника, щонайменше, на думку Департаменту, може розглядатися як зловживання правом.

АК «Лекхім»надано суду пояснення, у якому він повідомляє суд про те, що станом на 16.10.2008 р. припинив використання спірного торгового знаку для товарів і послуг «Печаевский валидол-новый»за Свідоцтвом України № 77050.

Таким чином, на даний час спірні правовідносини між сторонами відсутні, права позивача відповідачами не порушені, що, на думку Департаменту, є свідченням відсутності підстав для звернення до суду.

Згідно Висновку № 493 від 05.08.2009 р. повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності словесний елемент «ВАЛИДОЛ»займає домінуюче положення у позначенні «Печаевский валидол-новый»за Свідоцтвом України № 77050, послуги 35 та 44 класів МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 77050, є спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за Свідоцтвами України № № 7320, 31265, 31266, за виключенням послуги «центри лікарської (медичної) діагностики». Досліджувані знаки за Свідоцтвами України № № 77050, 7320, 31265, 31266, зареєстровано для одних і тих же товарів 5 класу МКТП «фармацевтичні препарати», однак призначені перераховані знаки для маркування єдиного фармацевтичного препарату під назвою «ВАЛИДОЛ»(у різних лікарських формах) і не можуть бути застосовані для маркування інших лікарських засобів, торговельна марка, що охороняється свідоцтвом України №77050, є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельними марками, що охороняються за Свідоцтвами України № № 7320, 31265, 31266, на дату подання заявки 06.02.2006 р. знак для товарів і послуг «Печаевский валидол-новый»за Свідоцтвом України № 77050, не є таким, що набув розрізняльної здатності внаслідок його використання, знак для товарів і послуг «Печаевский валидол-новый»за Свідоцтвом України № 77050 є таким, що не виключає можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Суд приймає висновок повторної судової експертизи в якості належного доказу по справі в порядку ст. 42, 43 ГПК України.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з наступних підстав.

По-перше, суд не може погодитися з твердженням Департаменту про відсутність порушеного права або інтересу позивача, що було би достатньою підставою для звернення до суду в даному випадку.

Відповідно до ст. 1 ГПК України «підприємства, установи, організації, інші юридичні особи … мають право звертатися до господарського суду … за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням».

Наявність у позивача виключних прав власника Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № № 7320, 31265, 31266 на позначення «Валидол Validolum», «Валідол», l»надає йому право захищати своє виключне право будь-яким способом, передбаченим законодавством, в тому числі, шляхом визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів і послуг інших осіб, що, на думку позивача, порушують його виключне право.

Питання про те, чи порушує наявність у інших осіб свідоцтв на знаки для товарів і послуг, виключне право позивача на використання його позначення, є предметом розгляду справи по суті, і не може бути з'ясовано судом до вивчення всіх обставин справи.

Право на звернення власника знаку для товарів і послуг до суду можливо реалізувати не лише після встановлення факту порушення права, а й з метою запобігання такому порушенню, що прямо передбачене ст. 1 ГПК України.

Той факт, чи використовує інша особа (в даному випадку –АК «Лекхім») своє позначення станом на день розгляду справи, не впливає на вирішення спору по суті, оскільки за наявності права на використання позначення, наданого чинним свідоцтвом, відповідач має право в будь-який момент розпочати або поновити використання позначення в будь-якій формі або передати майнові права на його використання третім особам. За таких обставин, предметом розгляду справи є відповідність оскаржуваного позначення за Свідоцтвом № 77050 законодавству незалежно від конкретного факту його використання.

Крім того, згідно наданих суду матеріалів (судових рішень щодо оскарження свідоцтв на знаки для товарів і послуг, що містять слово «ВАЛИДОЛ») використання у зареєстрованих позначеннях слова «ВАЛИДОЛ»є предметом численних судових розглядів, в тому числі, за участю позивача, що свідчить про те, що використання цього слова як назви лікарського засобу становить комерційний інтерес для господарюючих суб'єктів, що працюють у фармацевтичній галузі і є конкурентами позивача на ринку, тому використання слова «ВАЛИДОЛ»у позначенні відповідача цілком обґрунтовано стало підставою для звернення позивача до суду.

Щодо заявлення позовних вимог до Департаменту, то він як реєструючий орган є відповідачем по всіх спорах, де предметом є визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, і факт порушення Департаментом прав позивача або відсутність такого порушення може бути з'ясована виключно під час розгляду справи по суті, у зв'язку з чим твердження Департаменту про відсутність у його діях будь-яких порушень і неможливість заявлення до нього позовних вимог є необґрунтованим та безпідставним.

По-друге, щодо задоволення позовних вимог по суті, суд зазначає наступне.

Згідно ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі: невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці; в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»не можуть бути зареєстровані як позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

В даному випадку у суду є всі підстави для висновку про те, що позначення, зареєстроване на ім'я АК «Лекхім»згідно Свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 77050, є схожим до ступеня змішування з позначеннями, зареєстрованими на ім'я позивача згідно Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № № 7320, 31265, 31266.

Відповідно до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту № 116 від 28.07.1995 р., комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять до складу комбінованого позначення, що перевіряється як елементи (п. 4.3.2.8).

З позначень позивача та відповідача лише позначення відповідача за Свідоцтвом № 77050 є комбінованим, оскільки складається зі словесної частини «Печаевский ВАЛИДОЛ-НОВЫЙ»та зображувальної частини у вигляді рукописного підпису, виконаного під кутом, який обрамлений колом, що імітує відбиток печатки.

Відповідно до Правил в комбінованому позначенні, яке складається з зображувального і словесного елементів, як правило, основним елементом є словесний елемент, оскільки він легше запам'ятовується, і саме на ньому акцентується увага споживача при сприйнятті позначення.

Оскільки зображувальний елемент у позначенні за Свідоцтвом № 77050 не займає центрального місця, за обсягом явно менше ніж словесний елемент, то цілком очевидно, що в цьому позначенні словесний елемент є домінуючим.

В свою чергу, позначення позивача за Свідоцтвами № № 7320, 31265, 31266 є словесними позначеннями.

Таким чином, для проведення порівняння позначень позивача та відповідача для встановлення ступеня змішування достатньо порівняти словесні елементи позначень, оскільки зображувальний елемент позначення за свідоцтвом № 77050 при сприйнятті позначень в цілому не впливає на їх розрізняльну здатність.

Згідно Висновку повторної судової експертизи № 493 від 05.08.2009 р, з якою погоджується суд, домінуючим словесним елементом позначення за Свідоцтвом № 77050, є слово «ВАЛИДОЛ», що пояснюється тим, що він є іменником, тоді як інші словесні елементи –прикметниками (тобто, словами, що описують предмет), а також тим, що слово «ВАЛИДОЛ»є назвою широковідомого лікарського засобу і очевидно в першу чергу притягує увагу споживача при ознайомленні з назвою лікарського засобу.

В той же час, слово «ВАЛИДОЛ»(у виконанні латиною, а також кирилицею –українською та російською мовами) –є єдиним і, отже, домінуючим елементом позначень, що належать позивачу, і зареєстровані раніше.

Оскільки слово «ВАЛИДОЛ»міститься у всіх чотирьох порівнюваних позначеннях, то їх порівняння за графічною, фонетичною та смисловою ознаками не є необхідним, оскільки мова йде про одне й те саме слово.

Позначення за Свідоцтвом України № 7320 Валидол (Validolum) зареєстровано ВАТ «Фармак»30.09.1996 р., тобто, задовго до реєстрації позначення відповідача за Свідоцтвом України № 77050.

Також не викликає заперечень той факт, що позначення позивача та відповідача зареєстровані для споріднених товарів (35 та 44 класи МКТП для позначення відповідача та 5 клас МКТП для позначень позивача).

Також суд вважає цілком очевидним, що будь-яке позначення, яка використовує словесний елемент «Валідол»як назву лікарського засобу, викликатиме у споживачів асоціацію саме з лікарським препаратом «Валідол», що тривалий час присутній на ринку України та бувшого СРСР. Вказане, на думку суду, свідчить про високу ступінь ймовірності введення в оману споживача щодо виробника лікарського засобу.

Крім того, суд, приймаючи рішення по справі, враховує той факт, що ВАТ «Фармак»є правонаступником Київського хіміко-фармацевтичного заводу ім. Ломоносова, який почав випускати лікарський засіб під назвою «Валідол»з 1941 р. в продовжує випуск цього лікарського засобу і сьогодні. Крім того, позначення набуло правової охорони в інших країнах на основі міжнародної реєстрації.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 49, 82-89, 93 ГПК України, ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», суд, -

ВИРІШИВ:

1.          Позовні вимоги задовольнити.

2.          Визнати недійсним Свідоцтво на знак для товарів і послуг «ПЕЧАЕВСКИЙ ВАЛИДОЛ-НОВЫЙ»№ 77050, видане на ім'я Акціонерного товариства «Лекхім», повністю.

3.          Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (МСП 03680, Київ-35, вул. Урицького, 45) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів і послуг «Печаевский Валидол-Новый»№ 77050.

4.          Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (МСП 03680, Київ-35, вул. Урицького, 45) опублікувати відомості про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг «ПЕЧАЕВСКИЙ ВАЛИДОЛ-НОВЫЙ»№ 77050 в офіційному бюлетені «Промислова власність».

5.          Стягнути з Акціонерного товариства «Лекхім»(01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 23, код ЄДРПОУ 20029017) на користь Відкритого акціонерного товариства «Фармак»(04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63, код ЄДРПОУ 00481198, п/р 26009301260109 в Подільському відділенні Промінвестбанку, МФО 322197) 85 грн. державного мита, 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 10 152 грн. витрат за проведення судової експертизи.

6.          Після набрання рішенням законної сили видати накази.

7.          Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня прийняття.

    Суддя                                                                                                    Л.В.Прокопенко