Постанова

від 14.12.2016 по справі 910/11186/16

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2016 р. Справа№ 910/11186/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Доманської М.Л.

Остапенка О.М.

за участю секретаря Халько В.А.,

та представників:

від ПАТ «МТС Україна» - Мамуня О.С., Капітоненко А.Г. і Ніколаєнко А.Л. - дов. №0110/16 від 25.03.2016р., Лиштва - дов. №0479/16 від 01.11.2016р.,

від ПАТ «Мобільні ТелеСистеми» - Мамуня О.С. - дов. №3-133 від 16.03.2016р., Капітоненко А.Г. і Ніколаєнко А.Л. - дов. №3-633 від 07.12.2016р., Лиштва - дов. б/н від 29.02.2016р.,

від ТОВ «МТС» - Сорока О.О. - дов. б/н від 23.05.2016р., Лучка І.Ю. - дов. б/н

від 23.05.2016р.,

від Державної служби інтелектуальної власності України - Ресенчук В.М.. -

дов. №1-8/8570 від 21.11.2014р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «МТС»

на рішення господарського суду м.Києва від 17.10.2016р.

у справі №910/11186/16 (суддя Марченко О.В.)

за позовом Публичного акционерного общества «Мобильные

ТелеСистемы» (Публічного акціонерного товариства

«Мобільні ТелеСистеми») та Публічного акціонерного

товариства (далі - ПАТ) «МТС Україна»

до ТОВ «МТС» та Державної служби інтелектуальної

власності України

про дострокове припинення дії свідоцтва України №49992 на знак

для товарів і послуг

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду м.Києва від 17.10.2016р. у справі №910/11186/16 позовні вимоги задоволено; достроково повністю припинено дію свідоцтва України №49992 на знак для товарів і послуг "МТС", зареєстрованого для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків на ім'я ТОВ "МТС"; зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення свідоцтва України № №49992 на знак для товарів і послуг "МТС" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Стягнуто з ТОВ "МТС" на користь ПАТ "Мобильные ТелеСистемы" (публічного акціонерного товариства "Мобільні ТелеСистеми") та ПАТ "МТС Україна" 2 756 грн. судового збору.

Не погоджуючись з винесеним рішенням, ТОВ «МТС» подало апеляційну скаргу, в якій просить рішення суду першої інстанції скасувати та постановити нове, яким позивачам відмовити у позові повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.11.2016р. апеляційну скаргу було прийнято до провадження і розгляд справи призначено на 12.12.2016р.

12.12.2016р. колегією суддів у судовому засідання оголошено перерву до 14.12.2016р. на підставі ст. 77 ГПК України.

У відзиві на апеляційну скаргу від 09.12.2016р. представник позивачів просить апеляційну скаргу ТОВ «МТС» залишити без задоволення, а рішення господарського суду м.Києва від 17.10.2016р. без змін.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТОВ «МТС» підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги, перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

ПАТ "Мобильные ТелеСистемы" (ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" ) та ПАТ "МТС Україна" звернулися до господарського суду міста Києва з позовом про: дострокове припинення дії свідоцтва України №49992 на знак для товарів і послуг, власником якого є ТОВ "МТС", повністю; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) стосовно дострокового припинення дії свідоцтва України №49992 на знак для товарів і послуг повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

За приписами статті 494 Цивільного кодексу України і пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Місцевим судом було встановлено, що:

- ПАТ "Мобільні ТелеСистеми" належить право власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України: № 120275 "МТС оператор зв'язку" та № 139040 "МТС на крок попереду", а також право на знаки для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями: № 903855 "MTS"; № 905710 " МТС "; № 907958 "MTS"; № 907993 "МТС"; № 1096180 "МТС "; № 1141210 "МТС "; № 1207068 "MTS " та № 1251859 "МТС ", які поширюють свою дію і на територію України;

- позивач-1 є власником добре відомого в Україні знака "МТС", що встановлено рішенням Апеляційної палати Служби від 03.04.2014р., яке затверджено наказом Служби від 03.10.2014р. № 437-Н; дата, на яку знак став добре відомим в Україні - 01.01.2010р.;

- ПАТ "МТС Україна" належить право на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України: № 112367 " МТС GOOD'OK"; № 124493 "МТС оператор зв'язку"; № 144784 " МТС - якість №1"; № 168780 " МТС разом вигідніше"; № 168947 "МТС "; № 171384 " МТС ultra"; № 175984 " МТС "; № 176333 " МТС інтернет за копійку"; № 179846 " МТС без лімітів"; № 179940 " МТС супер інтернет доступний кожному"; № 184969 " МТС Tour SIM"; № 193621 "Дом@шній МТС Коннект"; № 193622 "МТС коннект 3G"; № 203668 "МТС УКРАЇНА"; № 205276 "МТС Смартфон";

- за Ліцензійним договором № Б1210043 ПАТ "МТС Україна" має невиключну ліцензію на використання знаків для товарів і послуг за міжнародними реєстраціями: № 903855, № 905710, № 907958, № 907993.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ "МТС" було видано свідоцтво України № 49992 на знак для товарів і послуг "МТС" (комбінований), зареєстрований для послуг 35 класу МКТП "вивчання ринку; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); сприяння продажеві (посередництво)" (заявка від 26.09.2003р. № 20030910288; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 16.05.2005р.).

Рішенням Старобільського районного суду Луганської області від 04.11.2015р. у справі № 431/4308/15-ц за позовом ТОВ "МТС" до ПАТ "Мобільні ТелеСистеми", Державної служби інтелектуальної власності України, ДП "Український інститут інтелектуальної власності", ОСОБА_8 про визнання недійсними міжнародних реєстрацій № 903855, № 905710, № 907958, № 907993, № 1096180, № 1141210, № 1207068, № 1251859, свідоцтва України № 82290, № 120275, № 139040, № 112367, № 124493, № 144784, № 168780, № 168947, № 171384, № 175984, № 176333, № 179846, № 179940, № 184969, № 193621, № 193622, № 203668, № 205276 на знаки для товарів і послуг, визнання недійсним добре відомого знака для товарів і послуг "МТС" в Україні, позовні вимоги були задоволені частково; визнано недійсними повністю міжнародні реєстрації № 903855, № 905710, № 907958, № 907993, № 1096180, № 114210, № 1207068, № 1251859 на знаки для товарів і послуг на території України; зобов'язано ДП "Український інститут інтелектуальної власності" повідомити Міжнародне бюро ВОІВ щодо визнання недійсними повністю міжнародних реєстрацій № 903855, № 905710, № 907958, № 907993, № 1096180, № 114210, № 1207068, № 1251859 на знаки для товарів і послуг на території України; визнано протиправним та скасовано рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.04.2014р. щодо визнання позначення "МТС" добре відомим в Україні та наказ Служби від 03.10.2014р. № 437-Н; зобов'язано Державноу службу інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсними міжнародних реєстрацій № 903855, № 905710, № 907958, № 907993, № 1096180, № 114210, № 1207068, № 1251859 на знаки для товарів і послуг; зобов'язано Службу виключити відомості про позначення "МТС", яке стало добре відомим в Україні з 01.01.2010р., з Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні Апеляційною палатою Служби.

Підставою позову ТОВ "МТС" у справі № 431/4308/15-ц було те, що міжнародні реєстрації, свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, добре відомий в Україні знак "МТС" є схожими з належним відповідачу-1 знаком за свідоцтвом України № 49992 настільки, що їх можна сплутати.

Ухвалою Апеляційного суду Луганської області від 27.04.2016р., яка в даний час оскаржується у касаційному порядку, рішення від 04.11.2015р. у справі № 431/4308/15-ц було скасовано в частині визнання недійсними повністю міжнародних реєстрацій № 903855, № 905710, № 907958, № 907993, № 1096180, № 114210, № 1207068, № 1251859 на знаки для товарів і послуг на території України; зобов'язання ДП "Український інститут інтелектуальної власності" повідомити Міжнародне бюро ВОІВ щодо визнання недійсними повністю міжнародних реєстрацій № 903855, № 905710, № 907958, № 907993, № 1096180, № 114210, № 1207068, № 1251859 на знаки для товарів і послуг на території України; визнання протиправним та скасування рішення Апеляційної палати Державної служби інтелектуальної власності України від 03.04.2014р. щодо визнання позначення "МТС" добре відомим в Україні та наказу Служби від 03.10.2014 № 437-Н; зобов'язання Служби опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" відомості про визнання недійсними міжнародних реєстрацій № 903855, № 905710, № 907958, № 907993, № 1096180, № 114210, № 1207068, № 1251859 на знаки для товарів і послуг; зобов'язання Служби виключити відомості про позначення "МТС", яке стало добре відомим в Україні з 01.01.2010р., з Переліку знаків, визнаних добре відомими в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України, та провадження у справі у вказаній частині закрито.

Відповідачем-1 було надіслано на адресу позивачів претензії про порушення прав ТОВ "МТС", в тому числі на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 49992, в яких вимагав припинити використання позивачами міжнародних реєстрацій (лист від 02.03.2016р. №3-3/2016 та від 14.04.2016р. № 73).

З матеріалів справи вбачається, що 13.06.2016р. позивачами було подано заявку № m201612961 на реєстрацію знака для товарів і послуг "МТС" щодо послуг 35 класу МКТП.

Згідно зі звітом від 13.06.2016р. пошуку на схожість і тотожність позначень, проведеного Українським центром інноватики та патентно-інформаційних послуг, було виявлено, що: зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №49992 може перешкодити реєстрації знака позивачів за заявкою № m 201612961; позивачам може бути відмовлено у наданні правової охорони позначенню "МТС" за заявкою № m 201612961 щодо послуг 35 класу МКТП, оскільки вказане позначення є схожим із знаком для товарів і послуг ТОВ "МТС".

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 17 Закону встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Частина 1 ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлює: «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений чи обмежений у його здійсненні.

У пункті 4 статті 18 Закону зазначено, що якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

В ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України встановлено, що Використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до абз. 4 п. 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2002р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Позивачі звернулися до місцевого суду з позовною заявою про порушення їх прав та законних інтересів 13 червня 2016 року, тобто докази, які можуть підтверджувати використання знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 49992, повинні бути обмежені трирічним строком до дати звернення позивачів до суду - періодом з 13.06.2013р. до 13.06.2016р.

Частина 1 ст. 32 ГПК України встановлює, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно з ч. 1 ст. 32 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом».

Відповідно до п. 8 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору.

Згідно з п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва».

Місцевим судом обґрунтовано була відхилена заява ТОВ «МТС» про застосування строків позовної давності (а.с.125-151 том 3), але безпідставно не враховані додані відповідачем-1 до матеріалів справи докази того, що комбінований знак для товарів та послуг «МТС салон мобильной связи» за Свідоцтвом України № 49992 використовувався для послуг 35 класу МКТП, в період з травня 2015 року і до теперішнього часу, а саме:

Ліцензійний договір № 12/05 на право використання знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 49992, що був укладений 12.05.2015 року між ТОВ «МТС» і Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9, та Додаткову угоду від 12.05.2015р. до вказаного договору. Виконання зобов'язання за даним Ліцензійним договором підтверджувалося відповідним платіжним документом № Т8202888 від 26.07.2016р.

Виплата винагороди за передачу невиключної ліцензії на використання спірного знака для товарів та послуг була здійснена ФОП ОСОБА_9 в межах строку, передбаченого п. 2. Додаткової угоди до Ліцензійного договору № 12/05, а саме протягом трьох місяців з дати закінчення календарного року використання знака для товарів та послуг - в період з 12.05.2016р. по 12.08.2016р.

Відповідно до п. 70 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2002р. «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» у спорах про дострокове припинення дії свідоцтва на знак у зв'язку з невикористанням знака господарським судам необхідно з'ясовувати, з яких причин знак не використовувався власником, чи не обумовлено його невикористання незалежними від власника свідоцтва причинами, та дати оцінку названим обставинам у разі посилання відповідача на наявність таких причин. У зв'язку з цим господарським судам слід мати на увазі приписи пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно з яким дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання.».

Відповідно до п. 71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2002 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс- листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ «МТС» було також надано місцевому суду інші договори на підтвердження використання ФОП ОСОБА_9 знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 49992 під час пропонування та надання послуг 35 класу МКТП, а саме:

- Договір щодо оренди телефонії від 10.08.2015 року, відповідно до якого ТОВ «Юридична Компанія «ССЗ» надавало ФОП ОСОБА_9 телефонні послуги: використання телефонних ліній для проведення рекламних акцій та інформування по телефону щодо діяльності та послуг, що надаються в магазинах/салонах мобільного зв'язку «МТС». На підтвердження проведення рекламних акцій з використанням знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 49992 та інформування по телефону відповідно до умов договору щодо оренда телефонії від "10" липня 2015 року апелянтом було надано Додаток № 1 до акту виконаних робіт від 09.07.2016р., відповідно до якого в рамках рекламних акцій було здійснено: загальна кількість дзвінків - 800; кількість прийнятих дзвінків - 724; кількість неприйнятих дзвінків - 76; загальна кількість витраченого часу - 41 година 53 хв.; кількість витраченого часу на прийняті дзвінки - 37 годин 53 хв.; кількість витраченого часу на неприйняті дзвінки - 4 години; середній час розмови - 0:03:11; середній час очікування розмови - 0:03:17.

- Договір оренди нежилого приміщення від 01 січня 2016 року, відповідно до якого ТОВ «Юридична Компанія «АЛЬЯНС» передало ФОП ОСОБА_9 у тимчасове користування приміщення за адресою: 04053. м. Київ, вул. Артема, 37-41, к. 36, для використання його у своїй підприємницькій діяльності - розміщення магазину під назвою, зареєстрованою як знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 49992, а також надало дозвіл на розміщення рекламної вивіски магазину на будівлі орендованого приміщення з інформацією про послуги, що надаються ФОП ОСОБА_9 за вказаною адресою.

- Договір суборенди нежитлового приміщення від 01 січня 2016 року, відповідно до якого ТОВ «Центр Управління нерухомістю» передало ФОП ОСОБА_9 в тимчасове платне користування нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: 03148, АДРЕСА_1, площею 64, 6 кв.м., а також надало дозвіл на розміщення на фасаді будівлі, в якій розташоване орендоване приміщення, рекламну вивіску (інформаційну табличку) з інформацією про послуги, що надаються ФОП Охриіменком А.О. в магазині за вказаною адресою з використанням знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом України №49992.

В матеріалах справи наявні платіжні документи, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та акти погодження зовнішнього вигляду рекламних вивісок, а також фотозображення рекламних вивісок, що розміщувались на фасаді будівель орендованих приміщень, відповідно до яких ФОП ОСОБА_9 здійснював рекламу своїх послуг з використанням знаку для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 49992, а саме послуг щодо вивчання ринку, створення веб-сайтів, дублювання комп'ютерних програм, встановлення та налаштування програмного забезпечення, відновлення баз даних, промисловий дизайн, ліцензування інтелектуальної власності.

На підтвердження існування сайту http://mtc.ua до дати подачі позовної заяви у даній справі (13.06.2016р.), ТОВ "МТС" було подано роздруківку з сайту іmena.ua, зробленої 05.09.2008р., що містить розгорнуту інформацію щодо доменного імені "mtc.ua".

На підтвердження проведення рекламних акцій з використанням знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 49992 та інформування по телефону відповідно до умов договору щодо оренди телефонії від 10.07.2015р. відповідачем-1 було подано додаток № 1 до акта виконаних робіт від 09.07.2016р., відповідно до якого було здійснено: загальна кількість дзвінків - 800; кількість прийнятих дзвінків - 724; кількість неприйнятих дзвінків - 76; загальна кількість витраченого часу - 41 година 53 хв.; кількість витраченого часу на прийняті дзвінки - 37 годин 53 хв.; кількість витраченого часу на неприйняті дзвінки - 4 години; середній час розмови - 0:03:11; середній час очікування розмови - 0:03:17;

Вказані дані підтверджують той факт, що протягом року (період 2015 - 2016 роки) ФОП ОСОБА_9 використовував знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № 49992 при проведенні рекламних акцій, інформуванні за телефоном та рекламуванні свого магазину.

В матеріалах справи наявні висновки експертів:

- З висновку експерта № 192/16 від 24.06.2016р. за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів, що був підготовлений Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності на замовлення ТОВ «МТС» від 07 червня 2016 року вбачається, що веб-сайт http://mtc.uа. містить інформаційне наповнення розміром 1199295 байт: має зовнішні та внутрішні посилання, складається зі статичних елементів, таких як графічні елементи, гіперпосилання, інформація у текстовому форматі, містить коментарі користувачів, рекламу та інше, а також було зафіксовано вміст даного веб-ресурсу.

- З висновку експерта № 229/16 від 30.08.2016р. за результатами проведення експертного дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів, що був проведений Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності на замовлення представника позивачів від 26.08.2016р., було також підтверджено, що з 18.05.2015р. по 29.03.2016р. сайт http://mtc.uа. містив інформаційне наповнення.

Крім того місцевим судом не враховано, що більше двох останніх років ТОВ «МТС» здійснювало свою підприємницьку діяльність фактично в умовах форс-мажору, оскільки відповідач-1 з 2001 по 2014 роки фактично перебував та здійснював свою господарську діяльність на території Автономної Республіки Крим (далі - АРК) та міста Севастополя. В 2014 році в зв'язку із загостренням ситуації на території АРК, а саме внаслідок збройної агресії Російської Федерації (далі - РФ) та повної окупації території АРК, ТОВ "МТС" змінило своє місцезнаходження та продовжувало свою господарську діяльність поза межами АРК за адресою: 65005, Одеська обл., м. Одеса, вул. Дальницька, буд. 46, оф. 412, а згодом за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 139, оф. 337.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі - Закон) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій визначаються окупованою територією внаслідок збройної агресії РФ.

Частини 1, 2 ст. 1 Закону визначає, що тимчасово окупована територія України (далі - тимчасово окупована територія) є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України. Датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014року.

Згідно з ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території на строк дії цього Закону поширюється особливий правовий режим перетину меж тимчасово окупованої території, вчинення правочинів, проведення виборів та референдумів, реалізації інших прав і свобод людини і громадянина. Правовий режим тимчасово окупованої території передбачає особливий порядок забезпечення прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території. Правовий режим тимчасово окупованої території може бути визначено, змінено чи скасовано виключно законами України».

Згідно з ч. 1, 3 ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території право власності охороняється згідно із законодавством України. За фізичними особами, незалежно від набуття ними статусу біженця чи іншого спеціального правового статусу, підприємствами, установами, організаціями зберігається право власності та інші речові права на майно, у тому числі на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, що знаходиться на тимчасово окупованій території, якщо воно набуте відповідно до законів України.

Місцевим судом не були враховані обґрунтовані доводи відповідача-1, що зважаючи на події, які відбувалися в 2014 році, ТОВ "МТС" не мало змоги перевезти на не окуповану територію України документацію та належне йому майно в повному обсязі. Враховуючи складну та політично нестабільну ситуацію на території АРК, відповідач-1 на даний час не має змоги отримати в повному обсязі матеріали, що підтверджують використання спірного позначення за свідоцтвом України № 49992 в період з 13.06.2013р. до 20.02.2014р. та надати їх на розгляд суду.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТОВ «МТС» підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції - скасуванню. В задоволенні позовних вимог позивачам необхідно відмовити повністю з наведених вище мотивів, стягнувши з позивачів понесені відповідачем-1 судові витрати на користь останнього.

Керуючись ст.ст.99, 101, 103, 105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ «МТС» задовольнити.

Рішення господарського суду м.Києва від 17.10.2016р. у справі №910/11186/16 - скасувати і постановити нове, яким повністю відмовити в позові ПАТ "Мобильные ТелеСистемы" (ПАТ "Мобільні ТелеСистеми") і ПАТ "МТС Україна" до ТОВ «МТС» про дострокове припинення дії свідоцтва України №49992 на знак для товарів і послуг.

Стягнути з ПАТ "Мобильные ТелеСистемы" (ПАТ "Мобільні ТелеСистеми") (109147, РФ, м. Москва, вул. Марксистська, 4; платник судового збору: товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКВО" (04053, м. Київ, пров. Бехтеровський, будинок № 4, літера А, Н/П №19; ідентифікаційний код 39317111)) і ПАТ "МТС Україна" (01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; ідентифікаційний код 14333937; платник судового збору: товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКВО" (04053, м. Київ, пров. Бехтеровський, будинок № 4, літера А, Н/П №19; ідентифікаційний код 39317111)) на користь ТОВ «МТС» (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 139, офіс 337; ідентифікаційний код 31336430) 3 190 грн. в порядку повернення сплаченого судового збору за подачу апеляційної скарги.

Справу №910/11186/16 повернути до господарського суду м.Києва, який зобов'язати видати наказ.

Постанова може бути оскаржена до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді М.Л. Доманська

О.М. Остапенко