Рішення

від 18.04.2017 по справі 910/13344/16

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2017№910/13344/16

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/13344/16

за позовом фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м. Вінниця,

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

товариства з обмеженою відповідальністю Квітка експрес , м. Київ,

про визнання недійсними свідоцтв України №54728 та №87402 на знаки для товарів і послуг,

без участі представників сторін у зв'язку з їх неявкою .

Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 (далі - Підприємець) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом, в якому просить суд:

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №54728 на знак для товарів і послуг KVITKA , власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю Квітка експрес (далі - Товариство);

- визнати повністю недійсним свідоцтво України №87402 на знак для товарів і послуг КВІТКА , власником якого є відповідач-2;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (далі - Служба) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Реєстр) щодо визнання недійсними свідоцтв України №54728 і №87402, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Промислова власність .

Позов мотивовано тим, що:

- Підприємець здійснює господарську діяльність у сфері торгівлі квітами;

- з метою виявлення потенційних загроз для свого бізнесу Підприємцем було здійснено пошук торговельних марок за позначеннями КВІТКА та КVITKA станом на 24.06.2016;

- позивачем було з'ясовано, що Службою були зареєстровані торговельні марки КВІТКА та КVITKA і видано відповідні свідоцтва №87402 та № 54728 на знаки для товарів і послуг, володільцем яких є Товариство;

- на думку позивача, вказані позначення не відповідають умовам надання правової охорони як позначення, які вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів, а отже, не могли одержати правову охорону.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.07.2016 порушено провадження у справі.

Товариство 09.08.2016 подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило про те, що: експертом ОСОБА_2 в експертних висновках від 15.07.2016 №37/16 і №38/16 необґрунтовано розширено трактування поняття описовий знак , таким чином, на думку відповідача-2, будь-які товари і послуги у відношенні до слова КВІТКА носять описовий характер; позивачем не подано доказів на підтвердження позовних вимог.

15.08.2016 Служба подала суду відзив на позовну заяву, в якому зазначила таке: при проведенні кваліфікаційної експертизи державним підприємством Український інститут інтелектуальної власності знаків для товарів і послуг KVITKA і КВІТКА за заявками №m200609931 і №m2003089282 заявлені позначення перевірялися на відповідність умовам надання правової охорони, в зв'язку з чим було прийнято рішення про реєстрацію вказаних торговельних марок; позивач на підтвердження позовних вимог висловлює лише власну думку щодо невідповідності спірних знаків умовам надання правової охорони; висновки експерта ОСОБА_2 від 15.07.2016 №37/16 і №38/16 не є висновками судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, а тому не можуть розглядатися як належні докази у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.08.2016 вжито заходів до забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству повністю або частково передавати іншим особам майнові права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 54728 та № 87402 ;

- заборони Товариству відмовлятися від свідоцтв України № 54728 та № 87402 на знаки для товарів і послуг повністю або частково;

- заборони Службі вносити будь-які зміни до Реєстру щодо передачі іншим особам майнових прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 54728 та № 87402;

- заборони Службі вносити будь-які зміни до Реєстру щодо припинення дії свідоцтв України № 54728 та № 87402 на знаки для товарів і послуг у зв'язку з відмовою Товариства від них повністю або частково.

12.09.2016 Товариство подало суду доповнення до відзиву на позовну заяву, в яких зазначило про те, що позовна заява та додані до неї документи подані до суду представником позивача ОСОБА_3 за нотаріально посвідченою довіреністю, проте із наданої довіреності неможливо визначити, які саме повноваження були надані представнику позивача та чи існують обмеження у вчиненні процесуальних дій представником у суді.

12.09.2016 відповідач-2 подав клопотання про застосування строку позовної давності.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.09.2016 призначено у справі №910/13344/16 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (далі - Центр) та зупинено провадження у справі до закінчення проведення судової експертизи.

До господарського суду міста Києва 21.02.2017 надійшли матеріали справи №910/13344/16 з висновком експерта від 14.02.2017 №241/16 (далі - Висновок).

У зв'язку із закінченням терміну повноважень у судді Бондарчук В.В. розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Києва від 21.02.2017 №05-23/625 призначено повторний автоматизований розподіл судової справи.

Згідно з повторним автоматизованим розподілом справу №910/13344/16 передано для розгляду судді Марченко О.В.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.02.2017 було поновлено провадження у справі.

29.03.2017 відповідач-2 подав суду клопотання про виклик судових експертів для роз'яснення таких питань:

- Як можуть експерти пояснити логіку наданих суду висновків, де зазначено, що знаки КВІТКА та його англомовний аналог КVITKA є описовими (тобто безпосередньо вказують на вид послуг, без асоціативного домислювання) одночасно для всіх послуг 35, 39, 42 і 44 класів МКТП, які ніяким чином не є спорідненими? ;

- Враховуючи той факт, що слова КВІТКА або КVITKA характеризують матеріальний об'єкт та вказують на вид товару, а отже безпосередньо не описують послуги і не визначають вид та/або особливості послуг 35, 39, 42 і 44 класів МКТП, які до того ж не є спорідненими, а їх семантичний зв'язок з даними послугами вимагає певні домислювання через асоціації, які можуть виникнути у споживачів, то чи не логічно такі знаки вважати асоціативними відповідно до п. 4.3.1.7. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг , затверджених Наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 р. № 116 та п. 10.3.5. Методичних рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг? .

У судовому засіданні 03.04.2017 судом було розглянуто вказане клопотання та відмовлено у його задоволенні, виходячи з такого.

Відповідно до статті 31 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) в судовому процесі може брати участь судовий експерт. Судовий експерт зобов'язаний за ухвалою господарського суду з'явитись на його виклик і дати мотивований висновок щодо поставлених йому питань. Судовий експерт, оскільки це необхідно для дачі висновку, має право знайомитися з матеріалами справи, брати участь в огляді та дослідженні доказів, просити господарський суд про надання йому додаткових матеріалів.

Питання, які просить з'ясувати у судових експертів, Товариство по суті зводяться до непогодження із Висновком і метою їх поставлення не є з'ясування суттєвих питань для розгляду даного спору.

14.04.2017 відповідач-2 подав суду такі клопотання:

- про відкладення розгляду справи у зв'язку із тим, що: представник відповідача-2 ОСОБА_4 не зможе взяти участь у судовому засіданні 18.04.2017, оскільки буле проходити з 18.04.2017 по 28.04.2017 реабілітацію після інфаркту; інші представники Товариства на даний час не мають повноваження щодо ведення даної справи;

- про призначення повторної судової експертизи, в якій відповідач-2 просив суд проведення експертизи доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України та поставити на вирішення експертів такі питання:

Чи складається знак для товарів і послуг КVITKA за свідоцтвом України № 54728 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів і послуг 31, 35, 42 класів МКТП або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг? ;

Чи складається знак для товарів і послуг КВІТКА за свідоцтвом України № 87402 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів і послуг 39, 42, 44 класів МКТП або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг? .

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотань відповідача-2 з огляду на таке.

Відповідно до статті 4 2 ГПК України правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Згідно зі статтею 4 3 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Відповідно до частини першої статті 69 ГПК України спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців від дня одержання позовної заяви.

Відповідач-2 як на неможливість забезпечення явки повноважного представника у судове засідання посилається на проходження представником, що веде дану справу, реабілітації з 18.04.2017 по 28.04.2017.

Проте Товариство не подало жодного документального підтвердження того, що вказана фізична особа дійсно перебуває у визначений період на реабілітації.

Слід зазначити, що із копії виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого № 5884 вбачається, що ОСОБА_4 перебував на лікуванні з 28.02.2017 та виписався 15.03.2017; лікуючий лікар ОСОБА_5 про будь-які приписи щодо проходження та визначення порядку реабілітації взагалі та у період з 18.04.2017 по 28.04.2017 не зазначив.

Крім того, відповідно до частин першої - третьої статті 28 ГПК України справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та установчими документами, через свого представника.

Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, подають господарському суду документи, що посвідчують їх посадове становище.

Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації.

Таким чином, стаття 28 ГПК України не обмежує коло осіб, які можуть представляти інтереси юридичної особи в суді.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про необхідність відмови у задоволенні клопотання Товариства про відкладення розгляду справи.

Що ж до клопотання про призначення повторної судової експертизи, то слід вказати таке.

Частиною третьою статті 42 ГПК України передбачено, що при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Відповідно до пункту 15.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 23.03.2012 № 4 Про деякі питання практики призначення судової експертизи повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Клопотання про призначення потворної судової експертизи по суті зводиться до того, що Товариство не погоджується з Висновком та наголошує, що, на його думку, Висновок та висновки ОСОБА_2 від 15.07.2016 № 37/16 та № 38/16 не відповідають один одному.

Матеріали справи містять висновки ОСОБА_2, які було подані позивачем в підтвердження викладених у позові обставин.

Проте вказані висновки не є висновками судового експерта і оцінюватимуться разом з іншими доказами у справі.

Разом з тим, відповідно до положень пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Також, відповідно до рішень Європейського суду з прав людини, що набули статусу остаточного, зокрема Іззетов проти України , Пискал проти України , Майстер проти України , Субот проти України , Крюков проти України , Крат проти України , Сокор проти України , Кобченко проти України , Шульга проти України , Лагун проти України , Буряк проти України , ТОВ ФПК ГРОСС проти України , Гержик проти України суду потрібно дотримуватись розумного строку для судового провадження.

Розумним, зокрема, вважається строк, що є об'єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи Федіна проти України від 02.09.2010, Смірнова проти України від 08.11.2005, Матіка проти Румунії від 02.11.2006, Літоселітіс проти Греції від 05.02.2004 та інші).

Отже, призначення повторної судової експертизи в даній справі є недоцільним і таким, що суперечить принципу розумності строку вирішення спору.

Представники сторін у судове засідання 18.04.2017 не з'явилися, про причини неявки позивач та відповідач-1 суд не повідомили.

Ухвали господарського суду міста Києва було надіслано сторонам на адреси, зазначені у позовній заяві та у витягах з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що також підтверджується відмітками канцелярії на звороті таких ухвал та рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

Крім того, про оголошення перерви у судовому засіданні до 18.04.2017 представники сторін були повідомлені під розпис, що підтверджується розпискою, долученою до матеріалів справи.

У підпункті 3.9.2 пункту 3.9 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції зазначено, що, розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене та з метою запобігання безпідставному затягуванню розгляду справи, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 18.04.2017 без участі представників сторін за наявними в ній матеріалами (стаття 75 ГПК України).

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Статтею 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до частини першої статті 1 ГПК України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених ГПК України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно зі статтею 21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Під поняттям охоронюваний законом інтерес (рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004) необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що:

- Підприємець здійснює господарську діяльність у сфері торгівлі квітами;

- з виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що позивач 25.03.2016 зареєструвався як підприємець, вказавши як основний вид економічної діяльності код КВЕД 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах .

Товариство є володільцем таких свідоцтв України на знаки для товарів і послуг:

№ 87402 КВІТКА (словесний), зареєстрований для послуг 39 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) транспорт; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; всі послуги, що включені до 39 класу, в тому числі: доставляння квітів; доставляння посилок; доставляння товарів; послуги кур'єрів (доставляння повідомлень або товарів) ; 42 класу МКТП дизайн пакування (послуги); оформляння образотворче; 44 класу МКТП виготовляння вінків; компонування квітів ; дата подання заявки № m 2006 09931 - 07.07.2006; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 25.04.2016;

№ 54728 КVITKA (словесний), зареєстрований для товарів 31 класу МКТП насіння; живі рослини і квіти; квіти засушені; квіти декоративні, що належать до 31 класу ; послуг 35 класу МКТП сприяння продажеві квітів, подарунків, сувенірних виробів через комп'ютерну мережу; рекламування через комп'ютерну мережу ; послуг 42 класу МКТП розробляння програмного статку комп'ютерів; встановлювання і доглядання програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерів та комп'ютерних послуг ; дата подання заявки № 2003089282 - 28.08.2003; дата публікації відомостей про видачу свідоцтва - 17.10.2005.

Позивач мотивує подання позову тим, що з метою виявлення потенційних загроз для свого бізнесу було здійснено пошук торговельних марок за позначеннями КВІТКА та КVITKA станом на 24.06.2016, в результаті якого було виявлено спірні торговельні марки.

Відповідачем-2 було заявлено клопотання про застосування наслідків спливу строку позовної давності.

У свою чергу, позивач заперечував проти застосування наслідків спливу позовної давності, посилаючись на те, що перебіг розпочався лише з 24.06.2016, а позовна заява подана 21.07.2016, тобто без порушення строку.

Статтею 256 ЦК України встановлено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Згідно з частиною першою статті 260 ЦК України позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, встановленими статтями 253 - 255 цього Кодексу.

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок (стаття 253 ЦК України), а спливає у відповідні місяць та число останнього року строку, якщо строк визначений роками (частина перша статті 254 ЦК України).

У абзаці третьому підпункту 1.1 пункту 1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 № 10 Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів (далі - Постанова № 10) зазначено, що, оскільки закон (пункт 10 частини другої статті 16, стаття 21 ЦК України, абзац третій частини другої статті 20 Господарського кодексу України визначає визнання недійсними актів державних та інших органів, що суперечать законодавству і порушують права та законні інтереси осіб, як спосіб захисту цивільних прав, то до позовних заяв юридичних осіб і зазначених громадян про визнання недійсними таких актів застосовується загальна позовна давність.

В абзаці першому та п'ятому підпункту 2.1 пункту 2 Постанови № 10 зазначено, що частиною третьою статті 267 ЦК України передбачена можливість застосування позовної давності, у тому числі й спеціальної, лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення рішення судом. Посилання сторони на сплив позовної давності в процесі касаційного перегляду судового рішення не вважається такою заявою.

Якщо відповідачів у справі два чи кілька, суд вправі відмовити в задоволенні позову за наявності згаданої заяви лише одного з них, оскільки позовну давність законом визначено саме для позивача у справі як строк, у межах якого він може звернутися до суду.

Пунктом 2.2 Постанови № 10 визначено, що за змістом частини першої статті 261 ЦК України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи.

Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд повинен з'ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушене право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли таке право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові у зв'язку зі спливом позовної давності - за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропущення.

За приписами статті 494 ЦК України і пункту 4 статті 5 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг (далі - Закон) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Пунктом 1 статті 5 Закону передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Абзацами чотири та шість пункту 2 статті 6 Закону передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами.

Згідно з підпунктом а пункту 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

У пункті 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

З метою роз'яснення питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, господарський суд міста Києва призначив у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив судовому експерту Центру.

На вирішення судовому експерту були поставлені такі питання:

Чи складається знак для товарів і послуг KVITKA за свідоцтвом України № 54728 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів і послуг 31, 35, 42 класів МКТП або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг? ;

Чи складається знак для товарів і послуг КВІТКА за свідоцтвом України № 87402 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих товарів і послуг 39, 42, 44 класів МКТП або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг? .

21.02.2014 господарським судом міста Києва будо отримано від Центру Висновок, в якому зазначено, що:

- позначення KVITKA за свідоцтвом України №54728 складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використані щодо такого товару 31 класу МКТП як насіння для квітів , оскільки вказують на склад та вид товару;

- позначення KVITKA за свідоцтвом України №54728 складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використані щодо зареєстрованих товарів 31 класу МКТП живі рослини і квіти; квіти засушені; квіти декоративні, що належать до 31 класу , оскільки прямо вказує на об'єкт, для якого це позначення застосовується;

- позначення KVITKA за свідоцтвом України №54728, складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використані щодо зареєстрованих послуг 35 класу МКТП, а саме щодо послуг сприяння продажеві квітів через комп'ютерну мережу , оскільки прямо вказує на об'єкт, для якого це позначення застосовується;

- позначення KVITKA за свідоцтвом України №54728 складається лише з позначень чи даних, що є описовими щодо зареєстрованих послуг 35 класу МКТП, а саме при використанні відповідно до таких послуг як сприяння продажеві подарунків, сувенірних виробів через комп'ютерну мережу; рекламування через комп'ютерну мережу , якщо до складу входять квіти у різному вигляді (живі, декоративні, штучні, тощо), оскільки вказуватимуть на склад та вид товару;

- позначення KVITKA за свідоцтвом України №54728 не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використані щодо зареєстрованих послуг 42 класу МКТП розробляння програмного статку комп'ютерів; встановлювання і доглядання програмного статку комп'ютерів та комп'ютер них послуг ;

- позначення КВІТКА за свідоцтвом України №87402 не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використані щодо зареєстрованих послуг 39 класу МКТП транспорт; влаштовування подорожей; доставляння посилок ;

- позначення КВІТКА за свідоцтвом України №87402 складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використані щодо зареєстрованих послуг 39 класу МКТП доставляння квітів ;

- позначення КВІТКА за свідоцтвом України №87402 складається лише з позначень чи даних, що є описовими щодо зареєстрованих послуг 39 класу МКТП, а саме при використанні відповідно до таких послуг як пакування і зберігання товарів; доставляння товарів; послуги кур'єрів (доставляння повідомин або товарів) , якщо до складу входять квіти у різному вигляді (живі, засушені, декоративні, штучні, тощо), оскільки в такому випадку вказуватимуть на склад та вид товару;

- позначення КВІТКА за свідоцтвом України №87402 не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використані щодо зареєстрованих послуг 42 класу МКТП дизайн пакування (послуги); оформляння образотворче ;

- позначення КВІТКА за свідоцтвом України №87402 складається лише з позначень чи даних, що є описовими щодо зареєстрованих послуг 44 класу МКТП, а саме при використанні відповідно до такої послуги як виготовляння вінків , якщо до складу входять квіти у будь-якому вигляді (живі, засушені, декоративні, штучні, тощо), оскільки вказуватимуть на склад товару.

- позначення КВІТКА за свідоцтвом України №87402 складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використані щодо зареєстрованих послуг 44 класу МКТП компонування квітів .

Твердження відповідача-2 про те, що судовими експертами було невірно встановлено, що спірні позначення мають описовий характер, документально не підтверджені та спростовуються матеріалами справи.

Отже, судовою експертизою було встановлено, що:

- знак для товарів і послуг КВІТКА за свідоцтвом України № 87402 складається лише з позначення чи даних, що є описовими при використанні щодо зареєстрованих послуг 39 класу МКТП доставляння квітів та 44 класу МКТП компонування квітів , оскільки прямо вказує на об'єкт, для якого це позначення використовується;

- знак для товарів і послуг КВІТКА за свідоцтвом України № 87402 складається лише з позначень чи даних, що є описовими щодо зареєстрованих послуг 44 класу МКТП, а саме при використанні відповідно до такої послуги як виготовляння вінків , якщо до складу входять квіти у будь-якому вигляді (живі, засушені, декоративні, штучні, тощо), оскільки вказуватимуть на склад товару;

- знак для товарів і послуг KVITKA за свідоцтвом України №54728 складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використані щодо такого товару 31 класу МКТП як:

насіння для квітів , оскільки вказують на склад та вид товару;

живі рослини і квіти; квіти засушені; квіти декоративні, що належать до 31 класу , оскільки прямо вказує на об'єкт, для якого це позначення застосовується;

- знак для товарів і послуг KVITKA за свідоцтвом України №54728 складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використані щодо зареєстрованих послуг 35 класу МКТП, а саме щодо послуг сприяння продажеві квітів через комп'ютерну мережу , оскільки прямо вказує на об'єкт, для якого це позначення застосовується;

- знак для товарів і послуг KVITKA за свідоцтвом України №54728 складається лише з позначень чи даних, що є описовими щодо зареєстрованих послуг 35 класу МКТП, а саме при використанні відповідно до таких послуг як сприяння продажеві подарунків, сувенірних виробів через комп'ютерну мережу; рекламування через комп'ютерну мережу , якщо до складу входять квіти у різному вигляді (живі, декоративні, штучні, тощо), оскільки вказуватимуть на склад та вид товару.

Що ж до послуг 42 класу МКТП, зареєстрованих для позначення KVITKA за свідоцтвом України №54728, то судові експерти вказали те, що позначення KVITKA за свідоцтвом України №54728 не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використані щодо зареєстрованих послуг 42 класу МКТП розробляння програмного статку комп'ютерів; встановлювання і доглядання програмного статку комп'ютерів та комп'ютер них послуг .

Крім того, судовими експертами було визначено те, що позначення КВІТКА за свідоцтвом України № 87402 не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використані щодо зареєстрованих послуг 39 класу МКТП транспорт; влаштовування подорожей та 42 класу МКТП дизайн пакування (послуги); оформляння образотворче .

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Відхиляючи будь-які доводи сторін чи спростовуючи подані стороною докази, господарські суди повинні у мотивувальній частині рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи або докази не взято до уваги судом.

Відповідно до частини першої статті 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів; поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в судовому процесі, мають бути викладені письмово (частина друга статті 32 ГПК України).

Що ж до тверджень відповідача-2 про невідповідність висновків ОСОБА_2 (від 15.07.2016 № 37/16 та № 38/16) Висновку, то слід вказати таке.

Так ОСОБА_2 у висновку від 15.07.2016 № 38/16 вказує на те, що знак для товарів і послуг KVITKA за свідоцтвом України № 54728 складається лише з позначення, що є описовим при використанні щодо зазначених у свідоцтві послуг 42 класу МКТП розробляння програмного статку комп'ютерів; встановлювання і доглядання програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерів та комп'ютерних послуг , якщо ці послуги надаються для автоматизації підприємницької діяльності, пов'язаної з квітами.

У свою чергу, судові експерти дійшли протилежних висновків, вказавши що по відношенню до послуг 42 класу МКТП, а саме розробляння програмного статку комп'ютерів; встановлювання і доглядання програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерів та комп'ютерних послуг позначення KVITKA не є описовим і має розрізняльну здатність.

Суд погоджується з доводами судових експертів, оскільки специфіка таких послуг як розробляння програмного статку комп'ютерів; встановлювання і доглядання програмного статку комп'ютерів; консультування щодо комп'ютерів та комп'ютерних послуг не надає можливість конкретизувати їх до автоматизації, наприклад, підприємницької діяльності, пов'язаної з квітами.

Крім того, у пункті 4 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 4 Про деякі питання практики призначення судової експертизи наведено, що за наявності в одній і тій же справі протилежних за змістом висновків як спеціаліста, так і судового експерта їх оцінка здійснюється за правилами статей 42, 43 ГПК з наданням у зазначеному випадку переваги висновкові судового експерта.

Слід зазначити, що слово квітка у повсякденному житті здебільшого вживається для позначення трав'янистої рослини, що має на кінці стебла утворення, яке складається із серцевини й пелюсток навколо неї.

Цілком логічно, що, здійснюючи господарську діяльність у сфері торгівлі квітами, надання флористичних послуг, особи для визначення товару використовують і використовуватимуть позначення КВІТКА та/або KVITKA , а тому реєстрація вказаних позначень як торговельних марок для класів товарів і послуг, що стосуються таких товарів як квіти і надання послуг, пов'язаних з ними, порушує чинне законодавство України і по суті може викликати порушення інтересів учасників цивільного обороту.

Отже, матеріалами справи та Висновком підтверджено, що спірні свідоцтва на знаки для товарів і послуг мають бути визнані недійсними в частині класів товарів і послуг МКТП, які безпосередньо стосуються такого позначення як КВІТКА та його транслітерації латиницею KVITKA прямо, вказуючи на об'єкт надання послуг чи розповсюдження товарів.

Що ж до позовних вимог в частині визнання свідоцтв недійсними в частині таких класів послуг МКТП як 42, 39 (в частині транспорт; влаштування подорожей ), то вони не підлягають задоволенню, оскільки позначення КВІТКА та KVITKA не є описовими в даному випадку.

Що ж до спливу строку позовної давності, то доводи відповідача-2 не знайшли документального підтвердження.

Разом з тим, матеріалами справи підтверджено, що позивачу стало відомо про порушення його охоронюваного законом інтересу лише 24.06.2016, а саме в момент отримання звіту про попередній пошук на тотожність за базою даних зареєстрованих в Україні торговельних марок від 24.06.2016 № б/н.

Отже, перебіг позовної давності почався з дня, коли позивач дізнався про порушення свого охоронюваного законом інтересу, тобто з 24.06.2016, а тому строк позовної давності не сплинув і підстав для застосування наслідків спливу строку позовної давності передбачених статтею 267 ЦК України немає.

Враховуючи наведене, суд вважає, що наявні підстави визнати частково недійсними свідоцтва України № 54728 та № 87402 на знаки для товарів і послуг.

Що ж до вимоги про зобов'язання Служби внести відомості до Реєстру щодо визнання частково недійсними названих свідоцтв України на знаки для товарів і послуг і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність , то відповідна вимога як похідна від основної підлягає задоволенню з урахуванням припису пункту 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2002 за № 64/6352, згідно з яким у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, і частини другої статті 19 Закону, відповідно до якої при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

За приписами статті 49 ГПК України судові витрати зі справи слід покласти на відповідача-2.

Керуючись статтями 43, 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити частково.

2. Визнати недійсним свідоцтво України № 54728 на знак для товарів і послуг KVITKA , власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю Квітка експрес (03187, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48 А; ідентифікаційний код 33778883), в частині реєстрації для товарів 31 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків насіння; живі рослини і квіти; квіти засушені; квіти декоративні, що належать до 31 класу і для послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків сприяння продажеві квітів, подарунків, сувенірних виробів через комп'ютерну мережу; рекламування через комп'ютерну мережу .

3. Визнати недійсним свідоцтво України № 87402 на знак для товарів і послуг КВІТКА , власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю Квітка експрес (03187, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48 А; ідентифікаційний код 33778883), в частині його реєстрації для послуг 39 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; всі послуги, що включені до 39 класу, в тому числі: доставляння квітів; доставляння посилок; доставляння товарів; послуги кур'єрів (доставляння повідомлень або товарів) і для послуг 44 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків виготовляння вінків; компонування квітів .

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання частково недійсними свідоцтв України № 54728 на знак для товарів і послуг KVITKA і № 87402 на знак для товарів і послуг КВІТКА та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені Промислова власність .

4. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю Квітка експрес (03187, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 48 А; ідентифікаційний код 33778883) з будь-якого рахунку, виявленого під час виконання даного рішення суду, на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (21018, м Вінниця, АДРЕСА_1; реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків НОМЕР_2) 5 512 (п'ять тисяч п'ятсот дванадцять) грн. судового збору.

5. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

6. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 24.04.2017.

Суддя О. Марченко