Постанова

від 21.05.2019 по справі 910/19572/16

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" травня 2019 р. Справа№ 910/19572/16

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Пантелієнка В.О.

Доманської М.Л.

За участю секретаря судового засідання Берегової Н.М.

та представників сторін:

від "Сінгента Партісіпейшнз АГ": Войков А.П. - довіреність №б/н від 12.10.17;

від ТОВ "Вассма Кемікал": Крутенко Ю.В. - ордер про надання правової допомоги серія КС №458473 від 10.04.19;

від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: Запорожець Л.Г. -довіреність №2434-03/33 від 29.01.19;

судовий експерт Климова Н.Б. - свідоцтво №603-17 від 29.05.17;

судовий експерт Головай І.Г. - свідоцтво №482-16 від 27.04.16.

розглянувши матеріали апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.09.2017

у справі № 910/19572/16 (суддя Гумега О.В.)

за позовом "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG)

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал"

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача-1 Державна фіскальна служба України

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг

ВСТАНОВИВ:

Позивач - "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" (відповідач-1), Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-2) про визнання свідоцтва України № 214206 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" недійсним повністю; зобов`язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання свідоцтва України в„–214206 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України в„–214206 від 11.07.2016, зареєстрованому відповідачем-2 на ім`я відповідача-1, було надано правову охорону з порушенням вимог, встановлених ст.ст. 5 , 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" , що є підставою для визнання цього свідоцтва недійсним повністю відповідно до п. а) ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" .

Рішенням Господарського суду міста Києва від 25.09.2017 у справі №910/19572/16 позов задоволено; визнано свідоцтво України в„–214206 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" недійсним повністю; зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання свідоцтва України в„–214206 на знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" недійсним повністю до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність"; розподілено судові витрати.

Дане рішення мотивовано тим, що знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України в„–214206 від 11.07.2016 є таким, що може ввести в оману відносно особи, яка виробляє товар або надає послуги, з чого слідує, що станом на 07.12.2015 - дату подання відповідачем-1 заявки №m 2015 22336 на реєстрацію оспорюваного знаку, у Державної служби інтелектуальної власності, правонаступником якої є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (відповідача-2), були наявні підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваному позначенню відповідно до абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону України про охорону прав на знаки для товарів та послуг .

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду першої інстанції, Товариство з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою від 11.10.2017, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 25.09.2017 у справі № 910/19572/16 та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Обґрунтовуючи вимоги апеляційної скарги скаржник посилається на те, що оскаржуване рішення прийнято при порушенні норм процесуального права, за відсутності доведеності позовних вимог позивача, виключно на підставі висновку комісійної судової експертизи №326/1 від 22.05.2017

Крім того ТОВ "Вассма Кемікал" подало клопотання про призначення у даній справі повторної судової експертизи.

В обґрунтування необхідності призначення повторної судової експертизи апелянт зазначив, що судовими експертами не досліджувався знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" на предмет можливості введення його в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар чи надає послуги.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.10.2017 апеляційну скаргу ТОВ "Вассма Кемікал" у справі №910/19572/16 передано на розгляд колегії суддів у складі головуючого судді Верховця А.А., суддів: Пантелієнка В.О., Сотнікова С.В.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 26.10.2017 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" прийнято до провадження та призначено до розгляду на 14.11.2017.

14.11.2017 до суду апеляційної інстанції від "Сінгента Партісіпейшнз АГ" надійшов відзив на апеляційну скаргу, згідно якого позивач просить суд рішення Господарського суду міста Києва від 25.09.2017 у даній справі залишити без змін, апеляційну скаргу без задоволення.

Крім того, 14.11.2017 представник позивача подав до суду заперечення на клопотання відповідача-1 про призначення повторної судової експертизи.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.11.2017 у справі №910/19572/16 задоволено клопотання ТОВ "Вассма Кемікал" про призначення у справі повторної судової експертизи; призначено у справі №910/19572/16 повторну судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково - дослідному інституту судових експертиз; на вирішення експертизи поставлені наступні питання:

- Чи складається знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг в„– 214206 від 11.07.2016 лише з позначень, що є загальновживаними термінами станом на 07.12.2015?

- Чи було позначення "Тіаметоксам", що є частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг в„–214206 від 11.07.2016 загальновживаним словом або терміном станом на 07.12.2015?

- Яке з позначень "Тіаметоксам" чи "Метакса" є домінуючою частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг в„–214206 від 11.07.2016?

- Чи є знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №214206 від 11.07.2016 оманливим або таким, що може ввести в оману, щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги?; зупинено апеляційне провадження у справі №910/19572/16 до закінчення проведення судової експертизи та повернення матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду, вирішено інші процедурні питання.

У зв`язку з ліквідацією Київського апеляційного господарського суду та утворенням Північного апеляційного господарського суду (Указ Президента "Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах" від 29.12.2017) актом приймання-передачі судової справи від 02.10.2018 справу-замінник №910/19572/16 передано до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.11.2018 апеляційна скарга ТОВ "Вассма Кемікал" у справі №910/19572/16 передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Верховець А.А., судді - Доманська М.Л., Остапенко О.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 04.12.2018 справу №910/19572/16 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.09.2017 прийнято до провадження вищезазначеною колегією суддів Північного апеляційного господарського суду.

18.03.2019 матеріали справи №910/19572/16 разом з висновком судових експертів повторної комісійної експертизи у сфері інтелектуальної власності №23412/17-53/3779/19-53 від 20.02.2019 надійшли до Північного апеляційного господарського суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 18.03.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.09.2017 у справі №910/19572/16; поновлено апеляційне провадження у справі №910/19572/16; справу призначено до розгляду на 16.04.2019.

10.04.2019 до суду апеляційної інстанції від ТОВ "Вассма Кемікал" надійшли пояснення стосовно висновку експертів №23412/17-53/3779/19-53.

Згідно витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.04.2019, здійсненого у зв`язку із участю у підготовці в НШСУ з 15.04.19 по 19.04.19 судді Остапенка О.М., який входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у справі №910/19572/16 сформовано колегію суддів: Верховець А.А. (головуючий суддя), суддів Пантелієнка В.О., Доманської М.Л.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.04.2019 апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.09.2017 у справі №910/19572/16 прийнято до провадження у визначеному складі колегії суддів.

16.04.2019 до суду апеляційної інстанції від "Сінгента Партісіпейшнз АГ" надійшли пояснення з врахуванням висновку повторної судової експертизи.

Крім того 16.04.2019 "Сінгента Партісіпейшнз АГ" подало клопотання про виклик судового експерта, згідно якого позивач просить суд викликати в судове засідання експертів Голову Інну Георгіївну та Климову Наталію Борисівну для роз`яснення Висновку №23412/17-53/3779/19-53 від 20.02.2019; поставити експертам наступні питання:

1) На який елемент знака за свідоцтвом України в„–214206 припадає семантичне значення - "пестицид", "агрохімікат"?

2) Чому словесне позначення "Тіаметоксам" у знаку за свідоцтвом України в„–214206 не є домінуючим позначенням у смисловому сприйнятті споживачами при використанні щодо товарів 5 класу МКТП?

3) Чи може словесне позначення "Тіаметоксам" викликати асоціації у споживачів з певними товарами 5 класу МКТП або з певними характеристиками товарів 5 класу МКТП?

4) Для яких товарів 5 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП за свідоцтвом України №214206 позначення "Тіаметоксам" може викликати хибні асоціації?

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 16.04.2019 відкладено розгляд справи №910/19572/16 за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.09.2017 на 21.05.2019, викликано в судове засідання судових експертів Голову Інну Георгіївну та Климову Наталію Борисівну.

В судовому засіданні 21.05.2019 судові експерти надали відповіді на поставлені запитання.

Представник скаржника вимоги апеляційної скарги підтримав, просив суд апеляційну скаргу задовольнити, оскаржуване рішення скасувати, прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Представник позивача заперечував проти вимог апеляційної скарги, з підстав наведених у відзиві на апеляційну скаргу, просив суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, оскаржуване рішення без змін.

Представник відповідача-2 підтримав вимоги апеляційної скарги, просив суд апеляційну скаргу задовольнити.

Відповідно до ст. 269 ГПК України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

В судовому засіданні 21.05.2019, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши думку представників сторін та судових експертів, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного рішення норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів дійшла висновку, що вимоги апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України (далі - ГК України) відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно з п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон), знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до п. 2, 3, 4 ст. 5 Закону об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Частиною 1 статті 432 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (позивач) являється власником патенту України на винахід №41255 "ПОХІДНЕ 1, 3, 5-ОКСАДІАЗИНУ ЧИ ЙОГО ТАУТОМЕР АБО ЙОГО СІЛЬ ТА ІНСЕКТИЦИДНИЙ ЗАСІБ, ЩО ЇХ МІСТИТЬ", яким захищається речовина тіаметоксам. Оскільки відомості про видачу патенту України на винахід №41255 опубліковані 17.09.2001, то з цієї дати, на думку позивача, речовина тіаметоксам охороняється наведеним патентом позивача, а позивачу належать виключні права на виготовлення та реалізацію продуктів з використанням речовини, яка є об`єктом винаходу за наведеним патентом позивача, а також позивачу належать права перешкоджати неправомірному використанню винаходу.

Позивач зазначає, що внаслідок тривалого існування на ринку України його продукції, яка містить речовину тіаметоксам, споживач є обізнаним із діяльністю позивача та продукцією, що виробляється ним з використанням зазначеної речовини.

Разом з тим, 11.07.2016 Державною службою інтелектуальної власності України (правонаступник Міністерство економічного розвитку та торгівлі України) на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" зареєстрований знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" та видане свідоцтво України на знак для товарів і послуг в„–214206 . Дата подання заявки - 07.12.2015 № m2015 22336.

Знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" зареєстрований для наступних товарів і послуг Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП):

Кл.5: бактерицидні засоби; бактерійні отрути; біоциди; гербіциди; паразитоциди (засоби для нищення паразитів); пестициди (отрутохімікати); поживні середовища для бактеріологічних культур; протипаразитні препарати; протиспорові препарати; фунгіциди (протигрибкові препарати); хіміко-фармацевтичні препарати;

Кл.35: влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; допомога в керуванні справами; збирання інформації у комп`ютерні бази даних; імпортно-експортні агентства; консультування фахове щодо підприємництва; послуги з релокації для підприємств; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп`ютерну мережу; розповсюджування зразків; сприяння продажам (посередництво).

За твердженнями позивача, знак за Свідоцтвом України в„–214206 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є таким, що може ввести в оману стосовно певної якості та виробника товарів, маркованих позначенням "Тіаметоксам-Метакса", що є підставою для відмови у наданні правової охорони згідно абз. 5, 6 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" .

Так, позивач відмічає, що діюча речовина тіаметоксам використовується в інсектицидних засобах, що застосовуються для боротьби з шкідниками рослин (комахами) та є низькотоксичною речовиною для теплокровних тварин, риб і рослин. А тому, враховуючи корисні властивості щодо боротьби зі шкідниками рослин (комахами) речовини "Тіаметоксам", споживач може припустити наявність цього компонента у товарах, маркованих позначенням "Тіаметоксам-Метакса".

Відповідач-1 проти позовних вимог заперечує зазначаючи при цьому наступне:

- знак для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса складається з двох термінів Тіаметоксам та Метакса , водночас відповідачу-1 з 2012 належить свідоцтво в„–170822 на знак для товарів і послуг "Метакса". Внаслідок використання протягом тривалого часу знаку для товарів і послуг "Метакса" відповідачем-1, останній вважає, що споживач обізнаний із діяльністю відповідача-1 та продукцією, що маркується вказаним знаком для товарів і послуг, а тому знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" може асоціюватись виключно з продукцією відповідача-1;

- позивач безпідставно вказує, що належним йому патентом України на винахід №41255 захищається речовина "тіаметоксам", так як з формули винаходу вбачається, що вказаним патентом захищається речовина "оксадіазин";

- винахід, який належить позивачу за патентом України №41255, та знак для товарів і послуг, який належить відповідачу-1 за свідоцтвом України в„–214206 , є різними об`єктами права інтелектуальної власності;

Відповідач-2 проти позову заперечує з огляду на слідуюче:

- відсутність у позивача порушених прав та охоронюваних законом інтересів, а відтак, і права на звернення до суду;

- хибність тверджень позивача про те, що позначення "Тіаметоксам", яке входить до складу оспорюваного знаку, є загальновживаним терміном.

Отже, предметом спору у даній справі являється визнання недійсним Свідоцтва України №214206 на знак для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса (з підстав надання правової охорони з порушенням вимог, встановлених ст. 5, абз. 5, 6 ч. 2 ст. 6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг ) та зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг в„–214206 недійсним та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Суд першої інстанції при розгляді даної справи дійшов висновку про те, що для вирішення справи по суті потребуються спеціальні знання, у зв`язку з чим ухвалою суду від 09.12.2016 у справі №910/19572/16 призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

На вирішення експертизи поставлено наступні питання:

1. Чи складається знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг в„– 214206 від 11.07.2016 лише з позначень, що є загальновживаними термінами станом на 07.12.2015?

2. Чи було позначення "Тіаметоксам", що є частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг в„– 214206 від 11.07.2016 загальновживаним словом або терміном станом на 07.12.2015?

3. Яке з позначень "Тіаметоксам" чи "Метакса" є домінуючою частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг в„– 214206 від 11.07.2016?

4. Чи є знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 214206 від 11.07.2016 оманливим або таким, що може ввести в оману, щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги?

З Висновку експертів №326/16 від 22.05.2017 вбачається, що відповідно до ч. 2 ст. 42 ГПК України (в редакції чинній на момент проведення судової експертизи) та п.п. 4.2, 4.6 Інструкції про порядок призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, експерти розуміючи експертне завдання поставили додаткове питання та вирішували питання 2 у редакції:

2. Чи було позначення "Тіаметоксам", що є частиною знаку для товарів і послуг"Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг в„–214206 від 11.07.2016 загальновживаним символом чи терміном станом на 07.12.2015?

За результатами проведеної експертизи судові експерти дійшли наступних висновків:

- знак для товарів і послуг "Тіаметоксам- Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг в„–214206 від 11.07.2016 року не складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами станом на 07.12.2015;

- позначення "Тіаметоксам", що є частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг в„–214206 від 11.07.2016, не було загальновживаним символом чи терміном станом на 07.12.2015;

- позначення "Тіаметоксам", що є частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №214206 від 11.07.2016 стало загальновживаним як назва товару певного виду станом на 07.12.2015, а саме як загальновживана назва товару - пестицидів з діючою речовиною тіаметоксам станом на 07.12.2015;

- позначення "Тіаметоксам" є домінуючою частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг в„–214206 від 11.07.2016;

- знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України в„–214206 є таким, що може ввести в оману відносно особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Відповідач-1 вказуючи, що висновок судової експертизи №326/16 є необґрунтованим та таким, що не відповідає ч. 1 ст. 42 ГПК України, у зв`язку з тим, що дослідницька частина висновку експертів не узгоджується із підсумковим висновком по п`ятому питанню, просив суд апеляційної інстанції призначити повторну судову експертизу.

Зазначаючи про обґрунтованість доводів відповідача-1 щодо необхідності призначення повторної судової експертизи, ухвалою суду апеляційної інстанції від 14.11.2017 у даній справі призначено повторну судову експертизу. На вирішення експертизи поставлено наступні запитання:

- Чи складається знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг в„–214206 від 11.07.2016 лише з позначень, що є загальновживаними термінами станом на 07.12.2015?

- Чи було позначення "Тіаметоксам", що є частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг в„–214206 від 11.07.2016 загальновживаним словом або терміном станом на 07.12.2015?

- Яке з позначень "Тіаметоксам" чи "Метакса" є домінуючою частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг в„–214206 від 11.07.2016?

- Чи є знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №214206 від 11.07.2016 оманливим або таким, що може ввести в оману, щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги?

За результатами проведеного експертного дослідження надано висновок судових експертів №23412/17-53/3779/19-53 від 20.02.2019, де зроблено наступні висновки:

1. Знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України в„–214206 від 11.07.2016 не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами станом на 07.12.2015.

2. Позначення "Тіаметоксам", що є частиною знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України в„–214206 від 11.07.2016, було загальновживаним словом або терміном станом на 07.12.2015.

3. Обидва позначення "Тіаметоксам" та "Метакса" є рівнозначними у складі знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України в„–214206 від 11.07.2016.

4. Знак для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" за свідоцтвом України в„–214206 від 11.07.2016 не є оманливим або таким, що може ввести в оману, щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Колегія суддів дослідивши висновок судових експертів №23412/17-53/3779/19-53 від 20.02.2019 встановила наступне.

Щодо висновків експертів про загальновживаність терміну "Тіаметоксам".

В дослідницькій частині висновку експертів щодо дослідження терміну "Тіаметоксам" вказано, крім іншого, що Тіаметоксам - хімічна діюча речовина пестицидів (неонікотиноїд), яка переважно використовується (у тому числі у сумішах із іншими активними компонентами) у сільському господарстві і приватних господарствах (в рослинництві) для боротьби із багатьма видами шкідників (комах) як комбінований протруйник насіння, для обробки рослин із інсектицидно-фунгіцидною системною дією та може застосовуватись у таких товарах 05 класу МКТП: пестициди (отрутохімікати); біоциди; гербіциди; проти спорові препарати; фунгіциди (протигрибкові препарати).

Тіаметоксам - слово з чітко окресленим однозначним значенням, яке відноситься до галузі хімії; тіаметоксам - назва хімічної речовини, яка використовується в таких галузях, як сільське господарство (рослинництво, тваринництво), ветеринарна медицина.

Отже, Тіаметоксам є загальновживаним терміном у галузі хімії.

В дослідницькій частині висновку експертів щодо дослідження терміну Метакса вказано, зокрема, наступне: Слово Метакса грецького походження, яке позначає назву міцного алкогольного напою, який виробляється в Греції, за старовинним грецьким рецептом із сортів винограду, які також вирощуються в Греції.

Слово Метакса відсутнє в спеціальній літературі, матеріали справи не містять також відомостей щодо використання в повсякденній загальновживаній стилістично нейтральній лексиці словесного позначення Метакса .

Відтак, слово Метакса не було загальновживаним в Україні станом на 07.12.2015.

Таким чином, знак для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса за свідоцтвом України в„–214206 від 11.07.2016 складається із словесного позначення Тіаметоксам , що було загальновживаним терміном у галузі хімії станом на 07.12.2015 та із словесного позначення Метакса , що має грецьке походження та позначає назву міцного алкогольного напою, та не було загальновживаним терміном станом на 07.12.2015 .

Зважаючи на наведене, експерти дійшли висновку, що знак для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса за свідоцтвом України М214206 від 11.07.2016 не є таким, що складається лише з позначень, що с загальновживаними термінами станом на 07.12.2015.

Щодо висновку експертів щодо можливості знаку для товарів і послуг "Тіаметоксам-Метакса" введення в оману щодо товару, послуги або особи, яка виготовляє товар або надає послуги.

В дослідницькій частині висновку на питання №4 вказано наступне: Згідно п. 2 ст. 6 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів та послуг не можуть одержати правову охорону позначення, які …є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу… .

Згідно п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 №116 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.97 №72), позначення, що може ввести в оману споживача це позначення, що не містить відомостей, які прямо не відповідають дійсності, проте реально здатне породжувати таку можливість побічно. Такі позначення асоціативно породжують у свідомості споживача помилкову, неправильну думку щодо властивостей або інших якісних характеристик товарів або характеру послуг, географічного походження товарів або послуг, які насправді не відповідають дійсності.

Введення в оману споживачів стосовно виробника товарів є наслідком сплутування споживачем товарів різних виробників через використання ними тотожних або дуже схожих між собою позначень (знаків). Небезпека введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, існує у випадках, коли позначення не містить у собі прямих неправдивих вказівок на певного виробника (оманливе позначення), однак може побічно вказувати на певну особу, внаслідок того, що воно є тотожним чи схожим настільки, що його можна сплутати з комерційними позначеннями, пов`язаними з іншими виробниками, вже відомими споживачу як виробники тотожного чи спорідненого товару.

Словесне позначення Тіаметоксам у складі знаку для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса , яке є загальновживаним терміном у галузі хімії, містить вказівку на речовину, яка використовується у таких галузях, що і товари 05 класу МКТП, для яких зареєстрований знак.

Щодо словесного позначення Метакса у складі знаку для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса , встановлено наступне. Стосовно товарів 05 класу МКТП, для яких зареєстровано знак Тіаметоксам-Метакса , словесне позначення Метакса , у поєднанні із загальновживаним терміном Тіаметоксам , зберігає своє смислове значення; проте зв`язок між позначенням Метакса та конкретним продуктом, який позначається цим позначенням, слабшає.

Отже, самі по собі окремо взяті елементи, не являються знаком для товарів та послуг, та відповідно, не мають об`єму прав, що надається знаку в цілому.

Отже, знак який містить у своєму складі загальновживаний термін - назву хімічної речовини, яка є діючою речовиною щодо складу товарів 05 класу МКТП, а саме пестицидів, та назву грецького міцного алкогольного напою, в цілому стосовно товарів 05 класу МКТП, не є оманливим, або таким, що може ввести в оману щодо товарів та послуг, для яких він зареєстрований.

Як було зазначено у п. 3 Дослідницької частини цього висновку, різними виробниками випускаються такі товари, як пестициди: інсектициди, протруйники інсектицидні, протруйники фунгіцидні (які є тими самими або спорідненими із товарами і послугами, для яких зареєстровано знак Тіаметоксам-Метакса ), в яких міститься хімічна речовина Тіаметоксам , що є загальновживаним терміном у галузі хімії; всі ці товари марковані різними позначеннями, які не є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком Тіаметоксам-Метакса .

Зважаючи на наведене, експерти дійшли висновку, що знак для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса за свідоцтвом України в„–214206 від 11.07.2016, не є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги .

Щодо висновків експертів про домінуючу частину знаку для товарів та послуг Тіаметоксам-Метакса .

В дослідницькій частині висновку експертів на питання №3 вказано наступне: …обидва словесних позначення Тіаметоксам та Метакса , які є іменниками та входять до складу знаку, ніяк між собою не пов`язані, ні граматично, ні за семантикою; обидва слова позначають різні поняття, із різних галузей знань; Тіаметоксам - назва хімічної речовини - термін у галузі хімії; Метакса має грецьке походження та позначає назву міцного алкогольного напою.

Тобто, фактично жодне слово не є ані головним, ані залежним. Неможливо поставити питання від одного слова, до іншого; жодне з них не уточнює і не пояснює зміст іншого, жодне із понять не є ані ширшим, ані вужчим по відношенню до іншого поняття, а отже позначення Тіаметоксам-Метакса , не є словосполученням та не є складним іменником, не є прикладкою.

Таким чином обидва знаки є рівнозначними у складі знаку для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що кожне із словесних позначень має самостійне смислове значення, не пов`язане із іншим; жодне слово не є ані головним, ані залежним стосовно одне одного, слід зробити висновок, що обидва позначення Тіаметоксам та Метакса , є рівнозначними у складі знаку для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса за свідоцтвом України в„–214206 від 11.07.2016 .

Північний апеляційний господарський суд, здійснивши оцінку даного висновку приймає його в якості належного та допустимого доказу у справі, оскільки висновок судових експертів №23412/17-53/3779/19-53 від 20.02.2019 складений кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог Закону України Про судову експертизу , відповідає вимогам передбаченим ст. 98 ГПК України та узгоджується з іншими матеріалами справи.

Враховуючи вищевикладене колегія суддів вважає, що позовні вимоги "Сінгента Партісіпейшнз АГ" не підлягають задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно ч 2. ст. 6 Закону не можуть одержати правову охорону також позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв`язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Обставини, зазначені в абзаці п`ятому частини другої статті 6 Закону є самостійними підставами для відмови в наданні правової охорони.

При цьому наведений припис абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону є абсолютним критерієм для відмови в наданні правової охорони та стосується виключно змісту самого заявленого на реєстрацію позначення (його власної видимої оманливості).

Згідно з підпунктом "а" частини 1 статті 19 Закону свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Пунктом 4.3.1.3. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (далі - Правил) передбачено, що при перевірці позначення, заявленого на реєстрацію як знак, щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони, відповідно до п. 2 ст. 6 Закону, встановлюється, чи не являються позначення такими, що, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно ж до підпункту 4.3.1.9 пункту 4.3.1 Правил до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

У відповідності до підпункту 4.3.2.5 пункту 4.3.2 Правил при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги.

Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

При зверненні до суду позивач, як на підставу позову, посилався на оманливість знаку (абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону). Водночас повторною судовою експертизою від 20.02.2019 проведено детальне дослідження знаку для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса на предмет можливості введення в оману щодо особи яка виробляє товар чи надає послугу та встановлено, що різними виробниками, які не пов`язані між собою, випускаються такі товари як пестициди: інсектициди, протруйники інсектицидні, протруйники фунгіцидні, діючою речовиною яких зазначена хімічна речовина Тіаметоксам , що є терміном у галузі хімії, який застосовується всіма цими виробниками в таких товарах із позначеннями: Селест Макс , Воліам Флексі , Енжіо , Круїзер , Актара (фірма Сінгента Кроп Протекшн АГ, Швейцарія); Кайзер , Тіара (ТОВ Інтекс і К , Україна); Актор (ТОВ Ренголі , Україна); Гудвін (ТОВ Агрохімікати , Україна); Метакса (ТОВ Вассма Кемікал , Україна), тощо. При цьому матеріали справи не містять відомостей про введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги у звязку з використанням знаку для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса .

Зважаючи на те, що у висновку повторної експертизи від 20.02.2019 проведено детальне дослідження знаку Тіаметоксам-Метакса саме на предмет можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товар та враховуючи, що у висновку експертизи від 22.05.2017 (проведена під час розгляду справи судом першої інстанції) взагалі не проводилось дослідження вказаного питання, а також відсутні посилання на те, з товарами яких виробників чи послугами яких осіб його може бути сплутано, суд апеляційної інстанції вважає, що саме висновок повторної експертизи є достовірним доказом, який спростовує доводи позивача про невідповідність знаку для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №214206 умовам надання правової охорони, визначеним абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону.

Досліджуючи критерій загальновживаності знаку для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса за Свідоцтвом України №21420 колегія суддів зазначає, що згідно висновку повторної судової експертизи знак для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса не є таким, що складається лише з позначень, що є загальновживаними термінами станом на 07.12.2015, оскільки спірний знак складається із словесного позначення Тіаметоксам , що було загальновживаним терміном у галузі хімії станом на 07.12.2015 та із словесного позначення Метакса , що має грецьке походження та позначає назву міцного алкогольного напою, та не було загальновживаним терміном станом на 07.12.2015.

Таким чином доводи позивача, про невідповідність знаку для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса за Свідоцтвом України №214206 умовам надання правової охорони, визначеним абз. 6 ч. 2 ст. 6 Закону, повністю спростовуються висновком повторної судової експертизи.

До того ж слід звернути увагу, що з 2012 року ТОВ Вассма Кемікал належить свідоцтво в„–170822 на знак для товарів та послуг Метакса . При цьому внаслідок використання ТОВ Вассма Кемікал протягом тривалого часу знаку для товарів та послуг Метакса споживач обізнаний з його діяльністю та продукцією, що маркується вказаним знаком для товарів та послуг, що виключає можливість будь-якого асоціативного уявлення споживача про товар, маркований знаком Тіаметоксам-Метакса .

Зважаючи на вказане, свідоцтво на знак для товарів та послуг Тіаметоксам-Метакса № 214206 не порушує прав позивача як власника патенту України на винахід №41255 Похідне 1,3,5-Оксидіазину чи його таутомер або сіль чи інсектицидний засіб, що їх містить , що підтверджується крім іншого і тим, що в своїй господарській діяльності позивач використовує інші знаки для товарів та послуг (Енжіо, Круїзер, Воліам Флексі, Актара, Форса Зеа та ін), які зареєстровані для інсектицидних засобів, що застосовуються для боротьби зі шкідниками рослин.

Крім того слід наголосити, що в період розгляду справи в суді апеляційної інстанції строк дії патенту на винахід №41255 закінчився (14.07.2018).

Відповідно до ч. 1 ст. 74, ст. 86 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

За наведеного в постанові, враховуючи, що свідоцтво на знак для товарів та послуг Тіаметоксам-Метакса № 214206 не порушує прав позивача як власника патенту України на винахід №41255 Похідне 1,3,5-Оксидіазину чи його таутомер або сіль чи інсектицидний засіб, що їх містить , беручи до уваги, що за результатами повторної судової експертизи №23412/17-53/3779/19-53 від 20.02.2019 доводи позивача про невідповідність знаку для товарів і послуг Тіаметоксам-Метакса вищевказаним умовам надання правової охорони не підтвердились, суд вважає, що рішення Господарського суду міста Києва від 27.09.2017 у справі №910/19572/16 є необгрунтованим та прийнятим за неповного з`ясування обставин, що мають значення для справи, що є підставою для його скасування з прийняттям нового судового рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. А отже, апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Зібрані у справі докази свідчать, що скаржником було здійснено оплату судового збору за подання апеляційної скарги в сумі 3 031,60 грн (платіжне доручення №73 від 06.10.2017), оплату за проведення повторної судової експертизи в сумі 26 455,00 грн.

Отже, враховуючи задоволення апеляційної скарги ТОВ "Вассма Кемікал", витрати по сплаті судового збору за подання апеляційної скарги та витрати на проведення повторної судової експертизи у вищенаведених сумах покладаються на "Сінгента Партісіпейшнз АГ".

Керуючись ст. ст. 129, 269, 270, 275, 277, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.09.2017 у справі №910/19572/16 задовольнити.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 25.09.2017 у справі №910/19572/16 скасувати.

3. Прийняти нове рішення, яким в позові відмовити в повному обсязі.

4. Стягнути з "Сінгента Партісіпейшнз АГ" (Syngenta Participations AG) (Шварцвальдаллее 215, 4058 Базель, Швейцарія (Schwarzwaldallee 215, 4058 Bazel, Switzerland) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Вассма Кемікал" (04200, м. Київ, Мінське шоссе, 4, ідентифікаційний код 36355395) 3 031,60 грн (три тисячі тридцять одну гривню шістдесят копійок) судового збору за подання апеляційної скарги та 26 455,00 грн (двадцять шість тисяч чотириста п`ятдесят п`ять гривень) витрат на проведення повторної судової експертизи.

5. Видачу наказів доручити Господарському суду міста Києва.

6. Матеріали справи №910/19572/16 повернути до Господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Cторони мають право оскаржити постанову до Верховного Суду в порядку, передбаченому ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови складено 23.05.2019.

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді В.О. Пантелієнко

М.Л. Доманська