Ухвала

від 11.09.2019 по справі 760/809/18

КАСАЦІЙНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

Ухвала

11 вересня 2019 року

м. Київ

справа № 760/809/18

провадження № 61-39495св18

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого - Луспеника Д. Д.,

суддів: Воробйової І. А., Кривцової Г. В., Лідовця Р. А., Черняк Ю. В. (суддя-доповідач)

учасники справи:

позивачі: ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю ОмніФарма Київ , ОСОБА_2 , Товариство з обмеженою відповідальністю Актіфарм ,

відповідачі: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Товариство з обмеженою відповідальністю Здравофарм , Товариство з обмеженою відповідальністю Лайф-Фарм ,

третя особа - Державне підприємство Український інститут інтелектуальної власності ,

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю Здравофарм на ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва від 22 січня 2018 року у складі судді Оксюти Т. Г., постанову Апеляційного суду міста Києва від 22 травня 2018 року у складі колегії суддів: Шкоріної О. І., Поліщук Н. В., Соколової В. В., рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 16 липня 2018 року у складі судді: Оксюти Т. Г., постанову Київського апеляційного суду від 25 лютого 2019 року у складі колегії суддів: Шкоріної О. І., Поліщук Н. В., Соколової В. В.,

ВСТАНОВИВ:

Короткий зміст позовних вимог

У січні 2018 року ОСОБА_1 та Товариство з обмеженою відповідальністю ОмніФарма Київ (далі - ТОВ ОмніФарма Київ ) звернулися до суду з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю Здравофарм (далі - ТОВ Здравофарм ), Товариства з обмеженою відповідальністю Лайф-Фарм (далі - ТОВ Лайф-Фарм ), третя особа - Державне підприємство Укрпатент (далі - ДП Укрпатент ), про визнання повністю недійсним патенту України на промисловий зразок № 35146 та заборону використовувати зображення промислового зразка, що містить позначення БІЛЕ ВУГІЛЛЯ .

Позовна заява мотивована тим, що ОСОБА_1 є власником свідоцтва України № 93723 з пріоритетом від 24 жовтня 2007 року на знак БІЛЕ ВУГІЛЛЯ , який користується правовою охороною для товарів 05 класу МКТП: Ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки) , та власником свідоцтва України № 125884 з пріоритетом від 27 жовтня 2008 року на словесний знак БЕЛЫЙ УГОЛЬ , який користується правовою охороною для товарів 05 класу МКТП: Ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки) .

01 вересня 2008 року між ОСОБА_1 та ТОВ ОмніФарма Київ укладений договір про передачу прав на використання знака для товарів і послуг БІЛЕ ВУГІЛЛЯ за свідоцтвом України № 93723, згідно з яким товариство на платній основі набуло право використовувати цей знак у своїй господарській діяльності.

26 серпня 2010 року між ОСОБА_1 та ТОВ ОмніФарма Київ укладений ліцензійний договір про передачу права на використання знака для товарів і послуг БЕЛЫЙ УГОЛЬ за свідоцтвом № 125884 , за умовами якого ОСОБА_1 надав товариству виключну ліцензію на використання знака БЕЛЫЙ УГОЛЬ при здійсненні ним господарської діяльності.

Завдяки інтенсивному використанню позначення БІЛЕ ВУГІЛЛЯ ( БЕЛЫЙ УГОЛЬ ) рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 15 липня 2011 року позначення БЕЛЫЙ УГОЛЬ було визнано добре відомим в Україні знаком ТОВ ОмніФарма Київ станом на 01 січня 2011 року для товарів 05 класу МКТП: Ентеросорбенти (мінеральні харчові домішки) .

З інформаційної довідкової системи на офіційному веб-сайті ДП Український інститут інтелектуальної власності позивачам стало відомо, що Міністерством економічного розвитку і торгівлі України було видано ТОВ Здравофарм патент України № 35146 на промисловий зразок ЧАРУНКОВА УПАКОВКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДИЄТИЧНОЇ БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ та здійснено 10 серпня 2017 року публікацію в офіційному бюлетені Промислова власність № 15.

Заявка № s201701253 від 11 липня 2017 року на патент України № 35146 подана з порушенням прав обох позивачів на знак для товарів і послуг БЕЛЫЙ УГОЛЬ за свідоцтвом України № 125884 з датою пріоритету від 27 жовтня 2008 року, знак БІЛЕ ВУГІЛЛЯ за свідоцтвом України № 93723 з датою пріоритету від 24 жовтня 2007 року, та добре відомий в Україні знак БЕЛЫЙ УГОЛЬ , визнаний таким щодо позивача ТОВ ОмніФарма Київ станом на 01 січня 2011 року, оскільки, словесна частина спірного промислового зразка БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ є схожою до ступеня змішування зі знаками позивачів, та, враховуючи те, що відповідно до своєї назви та функціонального призначення слугує пакуванням товарів 05 класу МКТП дієтичні добавки (ентеросорбентів), для яких зареєстровано знаки позивачів, тобто для споріднених товарів, використання спірного промислового зразка ТОВ Здравофарм або іншими особами без згоди позивачів призведе до порушення виключних прав позивачів на їх знаки, а також до порушення суспільних прав та інтересів споживачів, оскільки використання відповідачами спірного позначення, через його схожість зі знаками позивачів, може призвести до введення в оману споживачів щодо особи виробника товарів дієтичних добавок (ентеросорбентів) 05 класу МКТП, а саме щодо особи позивача ТОВ ОмніФарма Київ .

Крім цього, на ринку України, а саме в аптеці ТОВ ЛАЙФ-ФАРМ на б-рі Івана Лепсе, 79 у м. Києві позивачі виявили дієтичну добавку БІЛЕ ВУГІЛЛЯ-ЗДРАВОФАРМ виробництва ТОВ ЗДРАВОФАРМ , блістер якої виготовлено із застосуванням зображення промислового зразка за патентом України № 35146.

Пропонування продажу та безпосередньо продаж дієтичних добавок (ентеросорбентів) 05 класу МКТП із застосуванням зображення спірного промислового зразка за патентом України № 35146, що містить позначення БІЛЕ ВУГІЛЛЯ , без згоди позивачів порушує їх законні права та інтереси, які випливають із свідоцтв України № 93723, № 125884 та добре відомого знаку БЕЛЫЙ УГОЛЬ та може ввести в оману споживачів щодо товарів 05 класу МКТП та особи, що виробляє такі товари.

23 січня 2018 року ОСОБА_2 та Товариство з обмеженою відповідальністю Актіфарм (далі - ТОВ Актіфарм ) звернулися до суду з позовом до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ТОВ Здравофарм , ТОВ Лайф-Фарм , третя особа - ДП Укрпатент , та просили зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявками: від 10 лютого 2017 року № m201702602 щодо всіх заявлених товарів 05 класу МКТП, від 23 травня 2017 року № m201711184 щодо всіх заявлених товарів 05 класу МКТП; визнати незаконним рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 липня 2017 року № 4545/ЗС/17 про видачу патенту на промисловий зразок за заявкою від 10 липня 2017 року № s201701251 та зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію патенту на промисловий зразок ЕТИКЕТКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ за заявкою від 10 липня 2017 року № s 201701251 ; заборонити ТОВ Здравофарм використовувати зображення промислового зразка за заявкою від 10 липня 2017 року № s 201701251, що містить словесне позначення БІЛЕ ВУГІЛЛЯ для товарів 05 класу МКТП: добавки дієтичні; ентеросорбенти та/або у взаємозв`язку із зазначеними товарами 05 класу МКТП; заборонити ТОВ Лайф-Фарм використовувати зображення промислового зразка за заявкою від 10 липня 2017 року № s201701251, що містить словесне позначення БІЛЕ ВУГІЛЛЯ для товарів 05 класу МКТП: добавки дієтичні; ентеросорбенти та/або у взаємозв`язку із зазначеними товарами 05 класу МКТП; зобов`язати ТОВ ЗДРАВОФАРМ (Код ЄДРПОУ 36458995) припинити використання позначень БЕЛІЫЙ УГОЛЬ / БІЛЕ ВУГІЛЛЯ в його господарській діяльності; зобов`язати ТОВ ЛАЙФ-ФАРМ (Код ЄДРПОУ 36924043) припинити використання позначень БЕЛЫЙ УГОЛЬ / БІЛЕ ВУГІЛЛЯ в його господарській діяльності.

Позовна заява мотивована тим, що ОСОБА_2 на підставі ліцензійного договору від 18 січня 2018 року про передачу права на використання знаків для товарів і послуг БЕЛЫЙ УГОЛЬ , БІЛЕ ВУГІЛЛЯ за свідоцтвами України № 125884 , 93723, укладеного з власником зазначених знаків - ОСОБА_1 , отримав невиключну ліцензію на використання знаків для товарів і послуг БЕЛЫЙ УГОЛЬ , БІЛЕ ВУГІЛЛЯ .

18 січня 2018 року між ТОВ ОмніФарма та ТОВ Актіфарм укладений ліцензійний договір, відповідно до умов якого ТОВ Актіфарм отримало невиключну ліцензію на використання добре відомого знака БЕЛЫЙ УГОЛЬ .

Відповідно до пунктів 4.2.8. зазначених ліцензійних договорів ОСОБА_2 належить право на захист знаків БЕЛЫЙ УГОЛЬ , БІЛЕ ВУГІЛЛЯ за свідоцтвами України № 125884 , 93723, а ТОВ Актіфарм - право на захист добре відомого знаку БЕЛЫЙ УГОЛЬ , у тому числі в судовому порядку.

З інформаційної довідкової системи на офіційному веб-сайті ДП Український інститут інтелектуальної власності їм стало відомо, що ТОВ Здравофарм подало заявки на реєстрацію позначень як знаків для товарів і послуг, а саме: заявка № m201702602 від 10 лютого 2017 року на знак БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ для товарів 05 класу МКТП: Біологічно активні харчові добавки до їжі; дієтичні добавки рослинного походження; дієтичні добавки для людини; харчові добавки рослинного походження ; - заявка № m201711184 від 23 травня 2017 року на знак БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ для товарів 05 класу МКТП: Фармацевтичні препарати; ліки для людини; біологічно активні харчові добавки до їжі; дієтичні добавки рослинного походження; дієтичні добавки для людини; харчові добавки рослинного походження .

Позивачі вважають, що позначення, заявлені на реєстрацію за вказаними заявками, за графічними, фонетичними і семантичними ознаками, а також враховуючи однорідність товарів 05 класу МКТП з товарами 05 класів МКТП: лікарські (медичні) препарати, а саме ентеросорбенти; мінеральні харчові домішки для яких зареєстровані знаки за свідоцтвами України № 125884, 93723, здатні викликати змішування та можуть вводити в оману споживачів щодо товару та особи, яка виробляє такий цей товар, що свідчить про невідповідність позначення БЕЛЫЙ УГОЛЬ - ЗДРАВОФАРМ , БІЛЕ ВІГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ умовам надання правової охорони, визначеним чинним законодавством України.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 20 лютого 2018 року об`єднано в одне провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , ТОВ ОмніФарма Київ з цивільною справою за позовом ОСОБА_2 , ТОВ Актіфарм .

Короткий зміст ухвали суду першої інстанції

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 22 січня 2018 року заяву представника позивача ТОВ ОмніФарма Київ про забезпечення позову задоволено.

Заборонено ТОВ Здравофарм передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на промисловий зразок за патентом України № 35146 іншим особам, передавати повністю або частково права інтелектуальної власності на промисловий зразок за патентом України № 35146 у використання іншим особам, у тому числі на підставі ліцензійних угод, а також відмовлятися від патенту України № 35146 на промисловий зразок повністю або частково до набрання рішенням законної сили.

Заборонено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України вносити до Державного реєстру патентів України на промислові зразки будь-які зміни, що стосуються правового статусу промислового зразка за патентом України № 35146, у тому числі, але не обмежуючись, щодо передання прав на промисловий зразок за вказаним патентом повністю або частково, щодо реєстрації ліцензійних договорів за вказаним патентом, а також щодо припинення дії патенту України № 35146 на промисловий зразок шляхом відмови ТОВ Здравофарм повністю або частково, та здійснювати пов`язані з цим публікації в офіційному бюлетені Промислова власність до набрання рішення законної сили.

Заборонено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та ДП Український інститут інтелектуальної власності видавати оригінал патенту України № 35146 та/або дублікати цього патенту, відомості про видачу якого було опубліковано в офіційному бюлетені Промислова власність від 10 вересня 2017 року № 15 до набрання рішенням законної сили.

Ухвала суду першої інстанції мотивована тим, що врахувавши предмет спору, суд визнав обґрунтованими вимоги представника позивача щодо вжиття заходів забезпечення позову у зазначеній справі, оскільки їх невжиття зробить неможливим виконання рішення суду, так як власником спірних свідоцтв до вступу рішення в законну силу може бути інша особа. Крім цього, ці обставини можуть затягнути вирішення спору по суті, оскільки потрібно буде залучати до справи нових учасників, що призведе до порушення розумних строків розгляду справи.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

Рішенням Солом`янського районного суду м. Києва від 16 липня 2018 року позов ОСОБА_1 , ТОВ ОмніФарма Київ та позов ОСОБА_2 , ТОВ Актіфарм задоволено.

Визнано недійсним повністю патент України від 10 серпня 2017 року № 35146 на промисловий зразок ЧАРУНКОВА УПАКОВКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДИЄТИЧНОЇ БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ та зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки про визнання недійсним повністю патенту України на промисловий зразок від 10 серпня 2017 року № 35146 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Промислова власність .

Заборонено ТОВ Лайф-Фарм використовувати зображення промислового зразка за патентом України від 10 серпня 2017 року № 35146, що містить словесне позначення БІЛЕ ВУГІЛЛЯ для товарів 05 класу МКТП: добавки дієтичні; ентеросорбенти та/або у взаємозв`язку із зазначеними товарами 05 класу МКТП.

Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою № m 201702602 від 10 лютого 2017 року щодо всіх заявлених товарів 05 класу МКТП.

Зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію знака для товарів і послуг за заявкою від 23 травня 2017 року № m 201711184 щодо всіх заявлених товарів 05 класу МКТП.

Визнано незаконним рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 липня 2017 року № 4545/ЗС/17 про видачу патенту на промисловий зразок за заявкою від 10 липня 2017 року № s201701251 та зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію патенту на промисловий зразок ЕТИКЕТКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ за заявкою від 10 липня 2017 року № s 201701251.

Заборонено ТОВ Здравофарм використовувати зображення промислового зразка за заявкою від 10 липня 2017 року № s201701251, що містить словесне позначення БІЛЕ ВУГІЛЛЯ , для товарів 05 класу МКТП: добавки дієтичні; ентеросорбенти та/або у взаємозв`язку із зазначеними товарами 05 класу МКТП.

Заборонено ТОВ Лайф-Фарм використовувати зображення промислового зразка за заявкою від 10 липня 2017 року № s201701251, що містить словесне позначення БІЛЕ ВУГІЛЛЯ , для товарів 05 класу МКТП: добавки дієтичні; ентеросорбенти та/або у взаємозв`язку із зазначеними товарами 05 класу МКТП.

Зобов`язано ТОВ Здравофарм припинити використання позначень БЕЛЫЙ УГОЛЬ / БІЛЕ ВУГІЛЛЯ в його господарській діяльності.

Зобов`язано ТОВ Лайф-Фарм припинити використання позначень БЕЛЫЙ УГОЛЬ / БІЛЕ ВУГІЛЛЯ в його господарській діяльності.

Стягнуто з ТОВ Здравофарм на користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 704,00 грн.

Стягнуто з ТОВ Лайф-Фарм на користь ОСОБА_1 судовий збір у розмірі 704,00 грн.

Стягнуто з ТОВ Здравофарм на користь ТОВ ОмніФарма Київ судовий збір у розмірі 2 202,50 грн.

Стягнуто з ТОВ Лайф-Фарм на користь ТОВ ОмніФарма Київ судовий збір у розмірі 2 202,50 грн.

Стягнуто з ТОВ Здравофарм на користь ОСОБА_2 судовий збір у розмірі 2 466,50 грн.

Стягнуто з ТОВ Лайф-Фарм на ОСОБА_2 судовий збір у розмірі 2 466, 50 грн.

Стягнуто з ТОВ Здравофарм на користь ТОВ Актіфарм судовий збір у розмірі 6 167,00 грн.

Стягнуто з ТОВ Лайф-Фарм на користь ТОВ Актіфарм судовий збір у розмірі 6 167,00 грн.

Стягнуто з ТОВ Здравофарм на користь ТОВ ОмніФарма Київ судові витрати, пов`язані з проведенням експертизи, в розмірі 12 526,80 грн. Стягнуто з ТОВ Лайф-Фарм на користь ТОВ ОмніФарма Київ судові витрати пов`язані з проведенням експертизи, в розмірі 12 526,80 грн.

Рішення суду першої інстанції мотивоване тим, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності. Промисловий зразок за заявкою № s 201701251 від 10 липня 2017 року не відповідає умовам надання правової охорони, тому суд дійшов висновку про обґрунтованість вимоги ОСОБА_2 і ТОВ Актіфарм про визнання незаконним рішення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 28 липня 2017 року № 4545/ЗС/17 про видачу патенту на промисловий зразок за заявкою від 10 липня 2017 року № s201701251 та зобов`язання Міністерство економічного розвитку і торгівлі України відхилити реєстрацію патента на промисловий зразок ЕТИКЕТКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ за заявкою від 10 липня 2017 року № s201701251. На підставі пунктів 1-2 статті 20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог щодо заборони ТОВ Здравофарм та ТОВ ЛАЙФ-ФАРМ використовувати зображення промислового зразка за заявкою від 10 липня 2017 року № s201701251, що містить словесне позначення БІЛЕ ВУГІЛЛЯ для товарів 05 класу МКТП: добавки дієтичні; ентеросорбенти та/або у взаємозв`язку із зазначеними товарами 05 класу МКТП, та зобов`язання ТОВ ЗДРАВОФАРМ і ТОВ ЛАЙФ-ФАРМ припинити використання позначень БЕЛЫЙ УГОЛЬ / БІЛЕ ВУГІЛЛЯ в їх господарській діяльності.

Короткий зміст постанов суду апеляційної інстанції

Постановою Апеляційного суду міста Києва від 22 травня 2018 року апеляційну скаргу ТОВ Здравофарм залишено без задоволення.

Ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва від 22 січня 2018 року про забезпечення позову залишено без змін.

Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що предметом спору є визнання недійсним патенту на промисловий зразок № 35146 та заборону використання зображення промислового зразка, що містить позначення БІЛЕ ВУГІЛЛЯ . Невжиття заходів забезпечення позову шляхом заборони відповідачам ТОВ Здравофарм та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вчиняти певні дії, можуть призвести до зміни чи збільшення кола осіб, які порушують права позивача, що, в свою чергу, ускладнить розгляд даної справи через необхідність залучення таких осіб до розгляду справи або унеможливить виконання рішення суду. Обрані позивачем заходи забезпечення позову безпосередньо співвідносяться з предметом позову, відповідно існує конкретний зв`язок між заходами забезпечення позову і предметом позову, і тому вжиті судом заходи забезпечення позову спроможні забезпечити фактичне виконання судового рішення у разі задоволення позову. Враховуючи предмет позову та характер правовідносин, які виникли між сторонами, апеляційний суд дійшов висновку, що заходи забезпечення позову, про вжиття яких просив позивач, є співмірними із заявленими вимогами, а невжиття таких заходів забезпечення позову може утруднити виконання рішення районного суду у випадку задоволення позову.

Постановою Київського апеляційного суду від 25 лютого 2019 року апеляційну скаргу ТОВ Здравофарм залишено без задоволення.

Рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 16 липня 2018 року залишено без змін.

Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про наявність визначених законом підстав для визнання недійсним патенту України від 10 серпня 2017 року № 35146 на промисловий зразок ЧАРУНКОВА УПАКОВКА ДЛЯ ДОБАВКИ ДІЄТИЧНОЇ БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ , з зобов`язанням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання повністю недійсним патенту України на промисловий зразок № 35146 від 10 серпня 2017 року та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені Промислова власність . ТОВ ЛАЙФ-ФАРМ пропонується до продажу та продається дієтична добавка БІЛЕ ВУГІЛЛЯ - ЗДРАВОФАРМ , виробництва ТОВ Здравофарм , чим порушуються законні права та інтереси позивачів ОСОБА_1 та ТОВ ОмніФарма Київ , які випливають із свідоцтв України № 93723 , 125884, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про задоволення позовних вимог щодо заборони ТОВ Лайф-Фарм використовувати зображення промислового зразка за патентом України від 10 серпня 2017 року № 35146, що містить позначення БІЛЕ ВУГІЛЛЯ для товарів 05 класу МКТП добавки дієтичні; ентеросорбенти та/або у взаємозв`язку із зазначеними товарами 05 класу МКТП. Спеціальний правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності на добре відомі знаки закріплено у пункті (1) статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності на добре відомі знаки Країни Союзу, який містить зобов`язання відхиляти реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомими як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів.

Короткий зміст вимог касаційних скарг та їх доводів

У липні 2018 року ТОВ Здравофарм подало до Верховного Суду касаційну скаргу, у якій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права, просило скасувати ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва від 22 січня 2018 року та постанову Апеляційного суду міста Києва від 22 травня 2018 року і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про забезпечення позову.

Касаційна скарга мотивована тим, що відкриваючи провадження у справі, суд першої інстанції не звернув увагу на те, що спір, який виник між сторонами, має цивільно-правовий і господарсько-правовий характер. Приймаючи до розгляду позовну заяву в частині позовних вимог ТОВ ОмніФарма Київ , суд першої інстанції допустив порушення вимог процесуального законодавства, які є самостійною підставою для скасування оскаржуваної ухвали цього суду. Частиною другою статті 20 ГПК України передбачено, що справи у спорах щодо реєстрації, обліку прав інтелектуальної власності, визнання недійсними, продовження дії, дострокового припинення патентів, свідоцтв, інших актів, що посвідчують або на підставі яких виникають такі права, або які порушують такі права чи пов`язані з ними законні інтереси розглядаються Вищим судом з питань інтелектуальної власності. Разом із цим станом на дату постановлення ухвали про відкриття провадження у справі та станом на дату подання касаційної скарги Вищий суд з питань інтелектуальної власності не створений. У такому випадку необхідно керуватися пунктом 16 Перехідних положень ГПК України, відповідно до якого до початку роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності справи щодо прав інтелектуальної власності розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу, судами відповідно до правил юрисдикції (підвідомчості, підсудності), які діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу. Частина четверта статті 16 ГПК України 2004 року містила положення про виключну підсудність, відповідно до якої справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення порушення. Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної власності з використанням мережі Інтернет розглядаються господарським судом за місцезнаходженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. Таким чином, справи щодо прав інтелектуальної власності, суб`єктний склад яких відповідає вимогам статті 1 ГПК України 2004 року, мають розглядатися господарськими судами. Вирішення питання щодо наявності або відсутності підстав для вжиття заходів забезпечення позову може мати місце у випадку, коли рішення щодо вжиття таких заходів прийняте компетентним судом. В іншому випадку рішення щодо вжиття заходів забезпечення позову є незаконним в силу того, що воно прийняте неповноважним судом.

У касаційній скарзі, поданій до Верховного Суду у квітні 2019 року, ТОВ Здравофарм , посилаючись на неправильне застосування норм матеріального права та порушення норм процесуального права, просило суд скасувати рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 16 липня 2018 року та постанову Київського апеляційного суду від 25 лютого 2019 року і закрити провадження у справі.

Касаційна скарга мотивована тим, що суди попередніх інстанцій порушили правила предметної, суб`єктної, територіальної юрисдикції загальних судів в частині позовних вимог ТОВ ОмніФарма Київ , ТОВ Актіфарм щодо товарного знака БІЛЕ ВУГІЛЛЯ . Суди неправильно застосували положення статті 20 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , залишили поза увагою той факт, що станом на 10 листопада 2018 року використання ТОВ Здравофарм спірних позначень не здійснювалося, діловодство за заявками від 10 лютого 2017 року № m 201702602 та від 23 травня 2017 року № m 201711184 було зупинено, ці факти унеможливлюють будь-яке порушення прав позивачів. Крім цього, суди прийняли до провадження документи, подані сторонами з порушенням вимог процесуального законодавства.

Надходження касаційної скарги до Верховного Суду

Ухвалою Верховного Суду від 19 липня 2018 року відкрито касаційне провадження у справі за касаційною скаргою ТОВ Здравофарм на ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва від 22 січня 2018 року та постанову Апеляційного суду м. Києва від 22 травня 2018 року й витребувано її матеріали з суду першої інстанції.

Ухвалою Верховного Суду від 07 травня 2019 року відкрито касаційне провадження у справі за касаційною скаргою ТОВ Здравофарм на рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 16 липня 2018 року та постанову Київського апеляційного суду від 25 лютого 2019 року.

Ухвалою Верховного Суду від 11 липня 2019 року справу призначено до судового розгляду.

Позиція Верховного Суду

Згідно із частиною третьою статті 3 ЦПК України провадження у цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час виникнення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

Частиною другою статті 389 ЦПК України передбачено, що підставами касаційного оскарження є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Відповідно до частини шостої статті 403 ЦПК України справа підлягає передачі на розгляд Великої Палати Верховного Суду у всіх випадках, коли учасник справи оскаржує судове рішення з підстав порушення правил предметної чи суб`єктної юрисдикції.

Згідно з частиною першою статті 404 ЦПК України питання про передачу справи на розгляд палати, об`єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду вирішується судом за власною ініціативою або за клопотанням учасника справи.

Ураховуючи, що ТОВ Здравофарм оскаржує ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва від 22 січня 2018 року, рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 16 липня 2018 року, постанову Апеляційного суду м. Києва від 22 травня 2018 року та постанову Київського апеляційного суду від 25 лютого 2019 року з підстав порушення судами правил предметної, суб`єктної, територіальної юрисдикції, колегія суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду вважає за необхідне передати справу на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Керуючись статтями 403, 404 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду

УХВАЛИВ:

Справу за позовом ОСОБА_1 , Товариства з обмеженою відповідальністю ОмніФарма Київ до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю Здравофарм , Товариства з обмеженою відповідальністю Лайф-Фарм , третя особа - Державне підприємство Український інститут інтелектуальної власності , про визнання повністю недійсним патенту України на промисловий зразок № 35146 та заборону використання промислового зразка, що містить позначення БІЛЕ ВУГІЛЛЯ , та за позовом ОСОБА_2 , Товариства з обмеженою відповідальністю АКТІФАРМ до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Товариства з обмеженою відповідальністю Здравофарм , Товариства з обмеженою відповідальністю Лайф-Фарм , третя особа - Державне підприємство Український інститут інтелектуальної власності , про припинення порушень прав інтелектуальної власності на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 125884, 93723, а також добре відомий знак БЕЛЫЙ УГОЛЬ та зобов`язання вчинити певні дії, за касаційними скаргами Товариства з обмеженою відповідальністю Здравофарм на ухвалу Солом`янського районного суду м. Києва від 22 січня 2018 року, постанову Апеляційного суду м. Києва від 22 травня 2018 року, рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 16 липня 2018 року та постанову Київського апеляційного суду від 25 лютого 2019 року передати на розгляд Великої Палати Верховного Суду.

Ухвала суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий Д. Д. Луспеник

Судді: І. А. Воробйова

Г. В. Кривцова

Р. А. Лідовець

Ю. В. Черняк