Рішення

від 21.04.2020 по справі 910/11127/19

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

21.04.2020справа №910/11127/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу №910/11127/19

за позовом компанії з обмеженою відповідальністю Біоматрікс Інтернешнл Лімітед (2236, Кіпр, м. Нікосія, Леонідоу, 6, офіс 102)

до приватного підприємства Медикап (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 38, офіс 208/2; ідентифікаційний код 23487163),

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ),

про визнання недійсним ліцензійного договору від 28.02.2011 №2,

за участю представників:

позивача - Абакумової А.С. (довіреність від 31.07.2019 №б/н);

відповідача - Гавриленка Я.С. (ордер від 01.11.2019 серія КВ №427351);

третьої особи - Гавриленка Я.С. (довіреність від 11.11.2019 №б/н).

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Компанія з обмеженою відповідальністю Біоматрікс Інтернешнл Лімітед (далі - Компанія) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом до приватного підприємства Медикап (далі - Підприємство) про визнання недійсними:

- ліцензійного договору від 28.02.2011 №2 про передачу ноу-хау (далі - Договір №2), укладеного Підприємством та товариством з обмеженою відповідальністю Біоматрикс (далі - ТОВ Біоматрикс ) (після ліквідації якого права перейшли до Компанії);

- ліцензійного договору від 13.09.2017 №4 про передачу ноу-хау (далі - Договір №4), укладеного Підприємством та Biother s.r.o.

Позовні вимоги мотивовано тим, що:

- 12.04.2018 на електронну пошту Компанії від ОСОБА_1 надійшов лист-претензія від 11.04.2018 про виплату роялті; в даному листі зазначено, що дія Договору №2 щодо продукції гідрофільний гель Aquafilling закінчилася 28.02.2016, у зв`язку з чим всі права на виробництво, використання та продаж продукції за ліцензією закінчилися; в зв`язку з ліквідацією ТОВ Біоматрикс у власність Компанії перейшли всі права та майно, а тому остання повинна сплатити роялті;

- разом із листом-претензією від 11.04.2018 позивачу було надіслано сканкопії Договору №2 з додатками та договір відступлення права вимоги (цесії) від 08.01.2018 (далі - Договір від 08.01.2018);

- позивач, ознайомившись з вказаними документами, вперше дізнався про існування Договору №2, укладеного Підприємством (ліцензіар), від імені якого діяв директор ОСОБА_1 , та ТОВ Біоматрикс (ліцензіат), від імені якого діяв директор ОСОБА_1 ; предметом вказаного договору є продаж ліцензіаром ліцензії на ноу-хау з метою виробництва, використання та продажу гідрофільного гелю Aquafilling ліцензіатом строком на 5 років;

- Компанія вважає, що Договір №2 не укладався та є недостовірним, що підтверджується відсутністю платежів за ним між Підприємством та ТОВ Біоматрикс та відсутністю будь-яких претензій/вимог (матеріальних та нематеріальних) зі сторони Підприємства протягом 7 років (починаючи з 28.01.2011) до ТОВ Біоматрикс та Компанії;

- крім того, 06.03.2019 позивач дізнався про існування Договору №4, укладеного Підприємством в особі директора Лахтадира Олександра Вікторовича, та Biother s.r.o. в особі генерального директора Лукаша Шлехти; відповідно до вказаного Договору Підприємство (ліцензіар) надає Компанії Biother s.r.o. (ліцензіат) невиключну ліцензію на ноу-хау на території Чехії з метою виробництва, використання та продажу гідрофільного гелю Aquafilling ліцензіатом строком на 5 років;

- Компанія вважає, що Договори №2 та №4 є незаконними, оскільки Підприємство з 21.02.2011 не є власником ноу-хау з виробництва гідрофільного гелю Aquafilling у зв`язку з укладанням 21.02.2011 Підприємством та ТОВ Біоматрикс (після ліквідації якого права перейшли до Компанії) договору про передачу (продаж) ноу-хау (далі - Договір від 21.02.2011) з виробництва гідрофільного гелю Aquafilling , який відповідає вимогам законодавства України та ніколи ніким не оспорювався, а тому Підприємство не мало права укладати жодних договорів на вказаний об`єкт.

2. Стислий виклад заперечень відповідача

Відповідач 14.11.2019 подав суду відзив на позов, в якому зазначив таке:

- позивач як власник 100% частки у статутному капіталі ТОВ Біоматрикс мав всі необхідні права на отримання інформації про діяльність вказаного товариства починаючи з 14.02.2012;

- Договір від 21.02.2011 про передачу ноу-хау , наданий позивачем, єдиним підписантом якого є власник Підприємства, ніколи відповідачем не укладався, а власником Підприємства і ТОВ Біоматрикс (станом на 21.02.2011) ОСОБА_1 не підписувався і відповідно відповідач ніколи не ставив у договорі своєї печатки;

- оскільки ОСОБА_1 стверджує, що такий договір ним не підписувався, то договір не може вважатися існуючим, а підписи і відтиски печаток на договорі є підробкою;

- Договір від 21.02.2011 не є доказом того, що ТОВ Біоматрикс отримало права на гідрофільний гель під назвою Aquafilling , в жодній частині договору не згадується про зазначений гель;

- ні акт приймання-передачі ноу-хау від 09.03.2011 №1, ані квитанція від 11.03.2011 не підтверджують факту отримання ТОВ Біоматрикс прав на гідрофільний гель під назвою Aquafilling та його оплати;

- угода від 01.12.2011 №1 про ділову співпрацю з наданням прав на використання технології ноу-хау, укладена ТОВ Біоматрикс і Matrixcell (далі - Угода №1), не містить підпису відповідача та відтиску печатки Підприємства, відповідно не може бути доказом того, що відповідач передав ТОВ Біоматрикс право власності на гідрофільний гель Aquafilling ;

- згідно з пунктом 3 Угоди №1 ТОВ Біоматрикс є законним власником таких прав, корисних моделей та патентів, пов`язаних з технологією Aquafilling : корисні моделі СПОСІБ ОДЕРЖАННЯ ГІДРОСУМІСНОГО ФІЛЕРА , ІНФОРМАЦІЯ_2 , СПОСОБ КОСМЕТИЧЕСКОГО РЕМОНТА ВРОЖДЁННЫЕ И ПРИОБРЕТЁННЫЕ ДЕФЕКТАМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ ЛИЦА И ТЕЛА И ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТАРЕНИЯ ЛИЦА И ТЕЛА ; відповідач не заперечує факту наявності у позивача прав на вказані патенти, проте такі патенти є лише пов`язаними з гідрофільним гелем Aquafilling , але не є гідрофільним гелем Aquafilling ;

- висновок експерта від 14.08.2019 №01/08-19 не може бути прийнятим судом як доказ з огляду на таке: за вказаним висновком експертне дослідження проводилося судовим експертом Тихоненко Іриною Петрівною , проте на сайті Міністерства юстиції України відсутня інформація про такого експерта; наявна у висновку інформація не дає можливості встановити, яке саме ноу-хау було придбано ТОВ Біоматрикс ; досліджені експертом документи не містять посилань на те, що Підприємство передало ТОВ Біоматрикс права на гідрофільний гель Aquafilling .

3. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 20.08.2019 позовну заяву Компанії залишено без руху та встановлено позивачу десятиденний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви.

06.09.2019 позивачем подано суду заяву про усунення недоліків на виконання ухвали суду від 20.08.2019.

Крім того, в заяві від 06.09.2019 №б/н щодо усунення недоліків позовної заяви Компанія зазначила, що відмовляється від позовних вимог у частині визнання недійсним Договору №4, та просить суд визнати недійсним Договір №2.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.10.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 04.11.2019; залучено до участі у справі ОСОБА_1 як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 08.11.2019 призначено розгляд справи на 02.12.2019 у зв`язку з тим, що судове засідання, призначене на 04.11.2019, не відбулося у зв`язку з перебуванням судді Марченко О.В. на лікарняному.

18.11.2018 ОСОБА_1 подав суду письмові пояснення по суті позовних вимог, в яких фактично вказав доводи, викладені Підприємством у відзиві на позов, а також зазначив про шахрайські дії з боку позивача і ОСОБА_3 щодо заволодіння акціями ТОВ Біоматрикс .

Позивач 25.11.2019 і 02.12.2019 подав суду відповіді на відзив і на пояснення ОСОБА_1 , в яких зазначив, що викладені у відзиві доводи не спростовують підстав звернення позивача до суду з даним позовом, а наведені ОСОБА_1 пояснення є неправдивими і надані для уникнення відповідальності за підписання оскаржуваного договору.

Компанія, Підприємство і ОСОБА_1 02.12.2019 подали суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

Також 02.12.2019 відповідач подав суду клопотання про витребування у позивача договору про передачу права власності на корисну модель від 21.02.2011, укладеного Підприємством та ТОВ Біоматрикс , та договору про передачу ноу-хау з виробництва гідрофільного гелю Aquafilling від 21.02.2011 і акта приймання-передачі від 09.03.2011 №1.

У підготовчому засіданні 02.12.2019 судом відмовлено у задоволенні вказаних клопотань, оскільки у підготовчому засіданні 02.12.2019 позивачем подано суду для огляду оригінали наведених документів, судом перевіреної їх відповідність наявним в матеріалах справи копіям і повернуто такі оригінали позивачу.

Підприємство 02.12.2019 подало суду заяву про застосування наслідків спливу строку позовної давності для звернення Компанією до суду з даним позовом.

02.12.2019 у підготовчому засіданні оголошено перерву на 23.12.2019.

Підприємство 20.12.2019 подало суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 23.12.2019 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/11127/19; відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/11127/19 на 27.01.2020.

27.01.2020 відповідач подав суду клопотання про долучення до матеріалів справи доказів.

У підготовчому засіданні 27.01.2020 оголошено перерву на 17.02.2020.

14.02.2020 позивач подав суду письмові пояснення щодо поданих відповідачем доказів у справі.

17.02.2020 відповідач подав суду клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

У підготовчому засіданні 17.02.2020 оголошено перерву до 02.03.2020.

24.02.2020 позивач подав суду письмові пояснення щодо поданих відповідачем доказів у справі.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 02.03.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу №910/11127/19 до судового розгляду по суті на 24.03.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.03.2020 з метою попередження виникнення та запобігання поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, зважаючи на період карантину, визначений постановою Кабінету Міністрів України Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 від 11.03.2020 №211, з урахуванням рішення Уряду про заборону пасажирських перевезень та обмеження кількості учасників масових заходів, а також листа Ради суддів України від 16.03.2020 №9/рс-186/20, судове засідання, призначене на 24.03.2020, відкладено на 21.04.2020.

Відповідач 21.04.2020 подав суду викладену у письмовому вигляді позицію відповідача, висловлену під час судових дебатів.

Представник позивача у судовому засіданні 21.04.2020 оголосив вступне слово та підтримав позовні вимоги у повному обсязі.

Представник відповідача оголосив вступне слово та заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представник третьої особи надав пояснення щодо предмету спору та заперечив проти задоволення позовних вимог.

Суд, заслухавши вступне слово представників учасників справи, з`ясувавши обставини, на які посилаються учасники справи, дослідив в порядку статей 209 і 210 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) докази у справі.

Після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представники учасників справи виступили з промовами (заключним словом), в яких посилалися на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 21.04.2020 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

12.04.2018 Компанія отримала електронною поштою від ОСОБА_1 лист, в якому останній вказав таке:

Компанія Biomatrix International Cyprus взяла на себе права і обов`язки компанії Biomatrix Ukraine. Ось чому при розгляду будь-якого юридичного позову вам доведеться бути відповідальним за це. Ми даємо вам особисто 30 днів для виплати нам загальної суми за договором між Medical Ukraine та Biomatrix Ukraine.

Компанія Biomatrix International отримала великі суми грошей через компанії Biomatrix Asia і Biomatrix Europe. Згідно з нашим аудиторським розрахунком, компанія Biomatrix International заборгувала і зобов`язана виплатити роялті, перераховані в угоді, підписаній між Medical Ukraine і Biomatrix Ukraine.

Якщо протягом 30 днів відповідна сума не буде виплачена, як зазначено в угоді, ви будете вказані в позові як бенефіціар всього прибутку, який надійшов в вашу компанію Biomatrix Asia і Biomatrix Europe.

Згідно з нашим аудиторським розрахунком, компанія Biomatrix Asia і Biomatrix Europe заборгувала більше мільйона доларів роялті; точна сума повинна бути розрахована судовими бухгалтерами.

У нас є аудит від Biomatrix Asia і Biomatrix Europe, і ми володіємо інформацією щодо комплексного (бухгалтерського) звіту обох компаній. Починаючи з 1 березня 2016 року у вас не було дозволу або прав на отримання великого прибутку до цієї дати, і, таким чином, увесь ваш додатковий прибуток має бути повернено.

Після завершення періоду 30 днів після отримання цього листа, та в разі, якщо кошти не будуть виплачені, як зазначено в угоді, ми будемо вимушені видати наказ про припинення раніше схвалених дій щодо будь-яких ваших операцій. .

Разом з вказаним листом Компанії було надіслано сканкопію Договору №2.

Так, 28.02.2011 Підприємство (ліцензіар) і ТОВ Біоматрикс (ліцензіат) укладено Договір №2, за умовами якого:

- територія А - територія України, територія Чехії (пункт 1.3 Договору №2 з доповненнями, внесеними додатком від 22.11.2011 №1);

- технологія виробництва гідрофільного гелю, що з успіхом використовується протягом 5 років в пластичній хірургії з 2005 року; вироблений по технології Підприємства, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ліцензія діяла протягом 5 років, з 12.10.2005 по 11.10.2010), набув популярності в різних країнах світу; вже після започаткування його виробництва зареєстровано декілька патентів в Україні та Бразилії , які однак не розкривають таємниці ноу-хау технології виробництва гідрофільного гелю; винахідником та єдиним автором патентів є ОСОБА_1 : НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; патент Бразилії 220807480247 GEL HIDROFILO E PROCESSO DE FABRICACAO DE GEL HIDROFILO (розділ 2 Предмет договору Договору №2);

- ліцензіар надає ліцензіату на термін дії Договору №2 і за винагороду, що сплачується ліцензіатом, невиключну ліцензію на ноу-хау на території України; при цьому ліцензіату надаються права на: виробництво продукції за ліцензією; використання продукції за ліцензією, включаючи її продаж; ліцензіар може використовувати вказані права на території А (територія України) сам і надавати його третім особам (пункт 3.1 Договору №2);

- ліцензіар передає ліцензіату технічну документацію, дані клінічних випробувань та інші матеріали, які входять до Design Dossier , та здійснює надання авторської технічної допомоги в межах таємниці ноу-хау виробництва гідрофільного гелю (пункт 3.2 Договору №2);

- ліцензіат не має права виробляти продукцію за ліцензією і надавати субліцензії на здійснення яких-небудь прав за Договором №2 за межами території А (територія України), за виключенням випадків, коли ліцензіар дасть ліцензіату на це письмову згоду (пункт 3.3 Договору №2);

- права, що надані ліцензіаром ліцензіату пунктом 3.1 Договору №2, за виключенням права використання продукції за ліцензією та її продаж, розповсюджуються на підприємство ліцензіата - фармацевтична фабрика ОКВП Фармація , м. Луганськ, Ступовій тупик, 2; у разі зміни підприємства ліцензіата ліцензіаром та ліцензіатом укладається додаткова угода; при цьому ліцензіат несе повну відповідальність за використання всіх договірних зобов`язань; права, що надані ліцензіаром ліцензіату пунктом 3.1 Договору №2, розповсюджуються також на підприємство ліцензіата - Matrixcell s.r.o. (пункт 3.4 Договору №2 з доповненнями, внесеними додатком від 22.11.2011 №1);

- протягом терміну дії Договору №2 сторони зобов`язуються негайно інформувати одна одну про всі здійснені ними удосконалення і поліпшення продукту, вносити ці зміни та поліпшення до Design Dossier , що стосується досліджень, та винаходів (пункт 5.1 Договору №2);

- для будь-яких змін та удосконалень технологічних процесів виробництва гідрофільного гелю Aquafilling , необхідна згода ліцензіара; ліцензіат не має права вносити будь-які зміни до технології виробництва; будь-які поліпшення виробництва можуть бути виконані ліцензіатом тільки за згодою ліцензіара (пункт 5.2 Договору №2);

- ліцензіар несе відповідальність за будь-які зміни, удосконалення та поліпшення дизайну продукту - гідрофільного гелю Aquafilling (пункт 5.3 Договору №2);

- всі зміни, удосконалення та поліпшення дизайну в процесі розвитку продукту гідрофільний гель Aquafilling цілком належать ліцензіару (пункт 5.4 Договору №2);

- ліцензіар гарантує, що він має право представляти ноу-хау і що на момент набрання чинності Договором №2 ліцензіару нічого не відомо про права третіх осіб, які б могли бути порушені використанням ноу-хау за Договором №2 (пункт 6.1 Договору №2);

- ліцензіар допомагає ліцензіату виконувати виробництво гідрофільного гелю Aquafilling , а саме - здійснювати синтез гідрофільного гелю в межах таємниці ноу-хау та гарантує авторський контроль за якістю технологічного процесу виробництва на весь час дії Договору №2 (пункт 7.1 Договору №2);

- за надані права за Договором №2 на використання ноу-хау та передану документацію ліцензіат відраховує ліцензіару поточні відрахування (роялті) у розмірі 20% від маржі ціни реалізації виготовленої продукції за ліцензією та собівартістю отримання продукції (пункт 8.1 Договору №2);

- платежі, передбачені пунктом 8.1 Договору №2, проводяться ліцензіатом протягом 30 (тридцяти) банківських днів, що йдуть за звітним періодом (пункт 8.1 Договору №2);

- після укладення Договору №2 та налагодження виробництва ліцензіат зобов`язується продовжувати необхідні дослідження гідрофільного гелю Aquafilling для розширення країн реєстрації та продажу продукту; алея після закінчення терміну дії Договору №2 всі отримані результати досліджень переходять в особисте користування ліцензіара; на суму витрат, пов`язаних з цим, буде зменшена виплата роялті; після закінчення терміну дії Договору №2 буде підраховано та схвалено баланс виплат роялті та буде здійснене бухгалтерське врегулювання витрат ліцензіата (розділ 12 Дослідження Договору);

- Договір №2 укладений терміном на 5 років і набирає чинності з дати його підписання (пункт 15.1 Договору №2);

- Договір може бути продовжений за взаємною згодою сторін; умови подовження терміну дії Договору №2 будуть визначені сторонами за шість місяців до закінчення терміну дії Договору №2 (пункт 15.2 Договору №2);

- якщо Договір №2 втрать силу за терміном його дії та не буде продовжений ліцензіаром, то ліцензіат також позбавляється права використовувати ноу-хау та всіх отриманих за Договором №2 прав та зобов`язаний повернути всі матеріали, що відносяться до продукту гідрофільний гель Aquafilling ; після закінчення терміну дії Договору №2 та повернення ліцензіатом ліцензіару всіх документів та матеріалів буде остаточно підраховано та схвалено баланс виплат роялті, та компенсація ліцензіату витрат за проведені дослідження (пункт 15.6 Договору №2).

Договір №2 підписано від імені Підприємства директором ОСОБА_1, який діяв на підставі статуту, та від імені ТОВ Біоматрикс - директором ОСОБА_1, який діяв на підставі статуту.

Крім того, 08.01.2018 Підприємством (цедент) і Zaferron s.r.o. (цесіонарій) укладено Договір від 08.01.2018, за умовами якого:

- цедент передає цесіонарію, а цесіонарій набуває право вимоги, належне цеденту за Договором №2, і стає кредитором між цедентом і Компанією (боржник) (пункт 1 Договору від 08.01.2018);

- за Договором від 08.01.2018 цесіонарій у зв`язку з закінченням терміну дії Договору №2 набуває право вимагати від боржника та пов`язаних з них підприємств - Biomatrix Asia Limited, Biomatrix Europe s.r.o. та Matrixcell s.r.o., таке: припинити використання боржником всіх прав за Договором №2, а саме технології Aquafilling ; повернення всіх матеріалів стосовно технології Aquafilling , технічних документів, тестів, та інших матеріалів Design Dossier відповідно до пункту 15.6 Договору №2; виплати всіх платежів (роялті) згідно з пунктом 8.1 Договору №2 (пункт 2 Договору від 08.01.2018);

- цедент передає цесіонарію Договір №2 з додатками 1 і 2 (пункт 3 Договору №2);

- до цесіонарія переходять права, які забезпечують зобов`язання боржника (пункт 4 Договору від 08.01.2018);

- цесіонарій повідомлений про заперечення, які існують у боржника на момент підписання Договору від 08.01.2018 і які можуть бути висунуті проти вимог цесіонарія, а також про зміст листування і переговорів цедента і боржника (пункт 5 Договору від 08.01.2018);

- як плату цеденту за відступлення права вимоги до боржника за Договором №2 цесіонарій зобов`язується виплатити цеденту 50% від отриманої суми, яку сплатить боржник; перший платіж 10 000 грн. буде сплачений протягом 30 днів з дня підписання Договору від 08.01.2018; подальші платежі будуть сплачені після розрахунків з боржником (пункт 10 Договору від 08.01.2018);

- Договір від 08.01.2018 набирає чинності з моменту підписання і діє до повного виконання сторонами своїх зобов`язань за Договором від 08.01.2018 (пункт 11 Договору від 08.01.2018);

- цедент зобов`язується у 10-тиденний термін після підписання Договору від 08.01.2018 повідомити боржника про відступлення права вимоги за Договором №2 на користь цесіонарія (пункт 13 Договору від 08.01.2018).

Позивач просить визнати Договір №2 недійсним, оскільки на момент його підписання власником ноу-хау була Компанія.

Так, 21.02.2011 Підприємством (власник) і ТОВ Біоматрикс (правонаступник) укладено Договір від 21.02.2011, за умовами якого:

- власник справжнім заявляє, що ним передаються повністю всі права на ноу-хау , а саме - знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю, точне визначення яких наведене у Додатку, а правонаступник справжім заявляє, що бажає придбати на умовах Договору від 21.02.2011 всі права на ноу-хау з метою подальшого володіння виробництва синтезу гідрофільного гелю (преамбула Договору від 21.02.2011);

- технологія виробництва синтезу гідрофільного гелю, що використовується в медицині та ветеринарії як імуноізолятор клітин донора, стволових клітин в організмі реципієнту у цілях регенерації тканин та відновлення органів тварин і людини (розділ 1 Предмет договору Договору від 21.02.2011);

- власник передає правонаступнику повністю всі права на ноу-хау , якими він володіє; при цьому, з моменту передачі цих прав, власник втрачає право подальшого використання знань, досвіду та секретів технології виробництва синтезу гідрофільного гелю у своїх власних цілях або за проханням третіх осіб та не має права виробляти гідрофільний гель або сприяти такому виробництву (пункт 2.1 Договору від 21.02.2011);

- власник передає правонаступнику всю технічну документацію, яка стосується предмету Договору від 21.02.2011 (пункт 2.2 Договору від 21.02.2011);

- власник гарантує, що на момент набрання чинності Договором від 21.02.2011 йому нічого не відомо про права третіх осіб, які могли б бути порушені з використанням ноу-хау за Договором від 21.02.2011 (пункт 4.1 Договору від 21.02.2011);

- власник заявляє, що нічого, з чого складається ноу-хау , в тому числі технічна документація або її частина, раніше не були передані іншій особі (пункт 4.2 Договору від 21.02.2011);

- правонаступник сплачує власнику прав на ноу-хау за Договором від 21.02.2011 за передачу повністю всіх прав на ноу-хау винагороду у сумі 10 000 грн. шляхом перерахування на розрахунковий рахунок власника протягом 10 робочих днів з дати підписання Договору від 21.02.2011 (пункту 5.1 Договору від 21.02.2011);

- Договір від 21.02.2011 набирає чинності з дати його підписання власником і правонаступником (пункт 8.3 Договору від 21.02.2011).

Договір від 21.02.2011 підписано від імені Підприємства директором ОСОБА_1, який діяв на підставі статуту, та від імені ТОВ Біоматрикс - директором ОСОБА_1, який діяв на підставі статуту.

09.03.2011 Підприємством і ТОВ Біоматрикс підписано акт приймання-передачі ноу-хау №1, за яким Підприємство передало, а ТОВ Біоматрикс отримало ноу-хау за Договором від 21.02.2011.

Відповідач заперечує проти підписання вказаного договору та зазначає про те, що Договір від 21.02.2011, єдиним підписантом якого є власник Підприємства, ніколи відповідачем не укладався, а власником на той час (21.02.2011) Підприємства і ТОВ Біоматрикс ОСОБА_1 не підписувався і відповідно відповідач ніколи не ставив відтиску своєї печатки; за даним фактом Святошинським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві 06.11.2019 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про відкриття кримінального провадження №12019100080007850 за частиною першою статті 358 Кримінального кодексу України про підробку представниками Компанії Договору від 21.02.2011.

ОСОБА_1 у своїх поясненнях вказав про те, що ним як директором Підприємства і директором ТОВ Біоматрикс ніколи не підписувався Договір від 21.02.2011.

Компанією було подано копію висновку експерта від 01.11.2019 №17-3/1658 за результатами почеркознавчої експертизи, проведеної у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018 за №12018100100006546, експертом встановлено, що підписи від імені ОСОБА_1 у документах: Договорі від 21.02.2011; акті приймання-передачі від 09.03.2011 №1; договорі купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ Біоматрикс від 14.05.2012; додатковій угоді №1 до договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ Біоматрикс від 14.05.2012; протоколі від 15.05.2012 №15/05 загальних зборів учасників ТОВ Біоматрикс ; договорі купівлі-продажу права власності на патент від 21.07.2011 №б/н; додатку №1 до договору купівлі-продажу права власності на патент від 21.07.2011 №б/н; додатку №2 до договору купівлі-продажу права власності на патент від 21.07.2011 №б/н; розписці ОСОБА_1 про отримання від Компанії оплати у загальній сумі 90 000 грн. за договорами купівлі продажу від 21.07.2011 патенту Спосіб одержання гсістосумісного філера - 50 000 грн., від 23.04.2012 №б/н патенту НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 - 10 000 грн., від 23.04.2012 №б/н патенту НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 - 10 000 грн., від 23.04.2012 №б/н патенту №44015 Спосіб косметичної корекції природжених і набутих дефектів і деформацій обличчя і тіла, а також вікових інфлюційних змін обличчя і тіла - 10 000 грн., від 23.04.2012 №б/н патенту №44016 Спосіб відновлення еластичної шкіри людини, а також запобігання птозу - 10 000 грн.; довіреності ТОВ Біоматрикс від 15.10.2012, виконані ОСОБА_1 , а підпис від імені ОСОБА_1 у протоколі від 14.05.2012 №14/05 загальних зборів учасників ТОВ Біоматрикс ймовірно виконаний ОСОБА_1

Суд вважає за необхідне зазначити, що до предмету доказування у даній справі входить право власності на технологію виробництва медичного гідрофільного гелю Aquafilling , і відповідно наявність у Підприємства прав на передачу даного гелю у користування позивачу.

Наведений же висновок не містить жодної інформації, яка входить до предмету доказування у даній справі, а відтак не береться судом до уваги.

21.02.2011 ОСОБА_1 як директором Підприємства (винахідник-власник патенту) і як директором ТОВ Біоматрикс (покупець-набувач патенту) укладено договір №б/н про передачу права власності патенту України на корисну модель НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.06.2007, за умовами якого під корисною моделлю у договорі розуміється об`єкт інтелектуальної власності, що створений винахідником в результаті його творчої діяльності в медичній сфері; розробка відноситься до галузі медицини, а саме до створення матеріалів імплантатів-філерів, і може бути використана як спосіб створення матеріалу медичного або косметичного призначення для реконструкції та відновлення форми і об`єму м`яких тканин, а також, як носій для клітин людини і тварин, імплантованих в організм ссавців, як депо для лікарських препаратів при тривалому медикаментозному лікуванні, наприклад, пухлин або абсцесів, що повільно розсмоктується; патент №24064, дата видачі 11.07.2007 із пріоритетом від 16.05.2007; назва корисної моделі: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; під виключними майновими правами інтелектуальної власності на корисну модель розуміється: виключне право на використання корисної моделі, у тому числі реалізація корисної моделі як товару та/або будь-яке інше його використання визначеними способами, що передбачені даним договором і в межах, передбачених цим договором; виключне право дозволяти використання корисної моделі (видавати ліцензії); виключне право перешкоджати неправомірному використанню корисної моделі, в тому числі забороняти таке використання іншими особами в межах терміну, встановленого законодавством України і даним договором; під передачею виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель у договорі розуміється їхнє відчуження винахідником у власність покупця.

Розділом 5 договору від 21.02.2011 №б/н про передачу права власності патенту України на корисну модель НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.06.2007 передбачено, що за передачу (відчуження) винахідником у власність покупця виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель, покупець сплачує винахіднику винагороду у сумі 15 000 грн.

Згідно з випискою з рахунку ТОВ Біоматрикс , останнє 10.03.2011 сплатило Підприємству 15 000 грн., призначення платежу Оплата за патент, ноу-хау згідно договору купівлі-продажу № б/н від 21.02.2011р .

Отже, з урахуванням розділу 5 договору від 21.02.2011 №б/н про передачу права власності патенту України на корисну модель НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 від 11.06.2007 та призначення платежу, здійсненого 10.03.2011 ТОВ Біоматрикс , останнім фактично сплачено винагороду саме за купівлю прав на патент України НОМЕР_1, і такий платіж не може вважатися платежем за Договором від 21.02.2011.

Підприємство зазначило, що передача Компанії прав власності на патент України НОМЕР_1, як і на інші патенти, не оспорюється відповідачем.

Слід зазначити, що відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ Біоматрикс від 15.10.2012 №10/12 власником 100% статутного капіталу вказаного товариства - приватним акціонерним товариством Біоматрікс Інтернешнл Лімітед (після перейменування - Компанія) прийнято рішення: про припинення ТОВ Біоматрикс ; призначено ліквідаційну комісію; затверджено порядок проведення ліквідаційної процедури; уповноважено голову ліквідаційної комісії (директора) ОСОБА_1 організувати виконання прийнятих на загальних зборах рішень.

Згідно з повідомленням про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи №20 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 20.01.2014 внесено запис №10741110008041133 про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ Біоматрикс .

Також, в підтвердження належності Компанії прав на ноу-хау позивач надав Угоду №1, укладену ТОВ Біоматрикс (ліцензіар) і Matrixcell (ліцензіат), за умовами пункту 1 преамбули якої ліцензіар є законним власником таких прав, корисних моделей і патентів, пов`язаних з технологією AQUAFILLING: корисні моделі ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно з патентом на корисну модель України № НОМЕР_1 UA U, додаток № u200705366, дата подачі 16/05/2007, гідрофільний AQUALIFT гель, згідно з патентом України на корисну модель № НОМЕР_3 UA U, додаток № u200809808, дата подачі 07/28/2008, ІНФОРМАЦІЯ_1 , патенти, корисні моделі України № НОМЕР_2 UA U, додаток № u200809807, дата подачі 28.07.2008 Спосіб косметичного ремонту вроджені і набуті дефектами і деформаціями обличчя і тіла і вікові зміни старіння обличчя і тіла , згідно з патентом України № UA на корисну модель 44015 U, додаток № u200904503 дата подачі 06/05/2009, Спосіб відновити пружність шкіри і опущення профілактики згідно з патентом України на корисну модель № 44016 UA U, додаток № u200904504, дата 06.05.2009, якою захищено спосіб одержання продукту. .

Крім того, Компанією подано суду висновок експерта від 14.08.2019 №01/08-19, складений судовим експертом Тихоненко Іриною Петрівною (свідоцтво експерта від 28.04.2017 №1199 (11.1 Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності; 11.2 Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій; 11.3 Дослідження документів фінансово-кредитних операцій), наявність свідоцтва підтверджується інформацією з Реєстру атестованих судових експертів), за результатами якого експерт дослідивши Договір від 21.02.2011, акт приймання передачі від 09.03.2011 №1, дані фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ Біоматрикс станом на 01.01.2012 (станом на 31.12.2011), відомості бухгалтерського обліку, дійшла висновку про те, що вказані документи підтверджують отримання ТОВ Біоматрикс 21.02.2011 прав власності на майнові права щодо ноу-хау.

В свою чергу, відповідач подав суду висновок від 23.01.2020 №11, складений судовим експертом Наберухіним Вячеславом Аркадійовичем (свідоцтво від 29.11.2013 №1669, копія наявна в матеріалах справи), за результатами проведення судово-економічної експертизи експертом було встановлено, що передача (відчуження права власності) Підприємством на користь ТОВ Біоматрикс майнових прав на ноу-хау за Договором від 21.02.2011 документально не підтверджується.

Дослідивши умови Договору від 21.02.2011, акт приймання-передачі ноу-хау від 09.03.2011 №1, суд встановив, що ні зі змісту Договору від 21.02.2011, ані зі змісту акта не вбачається отримання ТОВ Біоматрикс прав власності на технологію виробництва медичного гідрофільного гелю Aquafilling , що була передана ТОВ Біоматрикс у користування за Договором №2.

Крім того, наданий позивачем висновок також не містить жодної інформації, яка б підтверджувала отримання ТОВ Біоматрикс прав власності на технологію виробництва медичного гідрофільного гелю Aquafilling .

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Пунктом 5 частини першої статті 1 Закону України Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій ноу-хау - це технічна, організаційна або комерційна інформація, що отримана завдяки досвіду та випробуванням технології та її складових, яка: не є загальновідомою чи легкодоступною на день укладення договору про трансфер технологій; є істотною, тобто важливою та корисною для виробництва продукції, технологічного процесу та/або надання послуг; є визначеною, тобто описаною достатньо вичерпно, щоб можливо було перевірити її відповідність критеріям незагальновідомості та істотності.

Відповідно до абзацу п`ятнадцятого пункту 2.5 Інструкції про порядок заповнення звіту про продаж за кордон ліцензій на об`єкти інтелектуальної власності за формою №6-нт (ліцензії), затвердженої наказом Міністерства статистики України від 06.07.1995 №168 за погодженням з Держпатентом України, ноу-хау - це конфіденційна інформація технічного, економічного, адміністративного, фінансового характеру, яка є власністю продавця та не є доступною будь-якій особі при використанні патента або в результаті простого виявлення.

Згідно з частиною першою статті 1109 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Частинами першою і третьою статті 1110 ЦК України передбачено, що ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності.

У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на п`ять років. Якщо за шість місяців до спливу зазначеного п`ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за шість місяців до розірвання договору, якщо більший строк для повідомлення не встановлений за домовленістю сторін.

Відповідно до частин першої і третьої статті 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

Згідно з частинами другою і п`ятою статті 203 ЦК України особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Статтею 234 ЦК України передбачено, що фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

Фіктивний правочин визнається судом недійсним.

Правові наслідки визнання фіктивного правочину недійсним встановлюються законами.

Відповідно до пункту 3.11 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №11 Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними фіктивний правочин (стаття 234 ЦК України) є недійсним незалежно від мети його укладення, оскільки сторони не мають на увазі настання правових наслідків, що породжуються відповідним правочином. Таким може бути визнаний будь-який правочин, в тому числі нотаріально посвідчений. Якщо сторонами не вчинено ніяких дій на виконання фіктивного правочину, господарський суд приймає рішення лише про визнання фіктивного правочину недійсним без застосування будь-яких наслідків. У разі коли на виконання правочину було передано якесь майно, такий правочин не може розцінюватися як фіктивний. Саме лише невчинення сторонами тих чи інших дій на виконання правочину не означає його фіктивності. Визнання фіктивного правочину недійсним потребує встановлення господарським судом умислу його сторін.

З урахуванням того, що фіктивний правочин не спрямований на набуття, зміну чи припинення цивільних прав та обов`язків, він не створює цивільно-правових наслідків незалежно від того, чи він був визнаний судом недійсним.

У розгляді відповідних справ суд має враховувати, що ознака фіктивності має бути притаманна діям усіх сторін правочину. Якщо хоча б одна з них намагалася досягти правового результату, то даний правочин не може визнаватися фіктивним. Позивач, який вимагає визнання правочину недійсним, повинен довести, що всі учасники правочину не мали наміру створити правові наслідки на момент його вчинення.

Встановивши у розгляді справи, що певний правочин вчинено з метою приховати інший правочин (удаваний правочин), господарський суд на підставі частини другої статті 235 ЦК України має виходити з того, що сторонами вчинено саме той правочин, який вони мали на увазі, і розглянути справу по суті із застосуванням правил, що регулюють цей останній правочин. Якщо він суперечить закону, господарський суд має прийняти рішення про визнання його недійсним із застосуванням, за необхідності, відповідних правових наслідків.

Згідно із статтею 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Відповідно до пункту 2.8 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №11 Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними щодо вимог, пов`язаних з визнанням правочинів недійсними, застосовується загальна позовна давність.

Статтею 257 ЦК України передбачено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Згідно з частиною першою статті 260 ЦК України позовна давність обчислюється за загальними правилами визначення строків, встановленими статтями 253 - 255 цього Кодексу.

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов`язано його початок (стаття 253 ЦК України), а спливає у відповідні місяць та число останнього року строку, якщо строк визначений роками (частина перша статті 254 ЦК України).

Відповідно до абзацу першого підпункту 2.1 пункту 2 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 29.05.2013 №10 Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів частиною третьою статті 267 ЦК України передбачена можливість застосування позовної давності, у тому числі й спеціальної, лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення рішення судом. Посилання сторони на сплив позовної давності в процесі касаційного перегляду судового рішення не вважається такою заявою.

ВИСНОВКИ

Так, Компанія вважає, що Договір №2 має бути визнаний недійсним, оскільки Підприємство не мало прав на його укладення у зв`язку з продажем переданого за Договором №2 ноу-хау ТОВ Біоматрикс за Договором від 21.02.2011.

Судом встановлено, що за умовами Договору №2 Підприємством було передано ТОВ Біоматрикс невиключну ліцензію на ноу-хау (технологію виробництва гідрофільного гелю Aquafilling ) для виробництва продукції за ліцензією та її використання, включаючи продаж.

За умовами ж Договору від 21.02.2011 Підприємство передало повністю всі права на ноу-хау , а саме - знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю, точне визначення яких наведене у Додатку, а ТОВ Біоматрикс придбало вказане ноу-хау.

Разом з тим, жоден з положень Договору від 21.02.2011 не містить інформації про продаж ТОВ Біоматрикс прав власності на технологію виробництва медичного гідрофільного гелю Aquafilling , що була передана ТОВ Біоматрикс у користування за Договором №2.

Крім того, Компанією не було надано передбачений у преамбулі Договору від 21.02.2011 Додаток, у якому за змістом Договору від 21.02.2011 міститься точне визначення переліку знань, досвіду, секретів технології виробництва синтезу гідрофільного гелю, який продається.

Жодна із сторін не надала суду технології виробництва гідрофільного гелю, а відтак встановити, що Договір №2 і Договір від 21.02.2011 стосуються однієї і тієї ж технології гідрофільного гелю Aquafilling , є неможливим.

Що ж до фіктивності Договору №2, то за умовами Договору №2 ТОВ Біоматрикс отримало право на використання технології виробництва гідрофільного гелю Aquafilling , за що мала сплачувати Підприємству відповідну винагороду.

12.04.2018 Компанія отримала лист від 11.04.2018 щодо наявності у неї заборгованості за Договором №2.

Таким чином, Підприємство у відповідності до закону намагалося отримати передбачені Договору №2 платежу від ТОВ Біоматрикс , тобто досягти правового результату, а тому Договором №2 не може визнаватися фіктивним.

Відповідачем було подано заяву про застосування наслідків спливу строку позовної давності до позовних вимог Компанії, мотивовану тим, що Компанія як єдиний власник ТОВ Біоматрикс повинна була бути обізнана про існування Договору №2.

Так, відповідно до наявної в матеріалах справи копії договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю Біоматрикс від 14.05.2012 ОСОБА_1 (учасник ТОВ Біоматрикс ) продав, а Компанія придбала 100% статутного капіталу ТОВ Біоматрикс .

15.10.2012 на засіданні загальних зборів учасників ТОВ Біоматрикс власник 100% статутного капіталу товариства - приватне акціонерне товариство Біоматрікс Інтернешнл Лімітед (після перейменування - Компанія) у зв`язку з тим, що досягнути мети, з якою було створено ТОВ Біоматрикс , неможливо, прийняв рішення про припинення ТОВ Біоматрикс .

20.01.2014 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців внесено запис №10741110008041133 про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ Біоматрикс .

Відтак, починаючи з 14.05.2012 і до 20.01.2014 Компанія як єдиний власник ТОВ Біоматрикс повинна була знати і знала про існування Договору №2.

Отже, Компанією пропущено строк для звернення до суду з даним позовом.

Враховуючи встановлені судом обставини суд вважає за необхідне відмовити у задоволенні позовних вимог Компанії.

За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору та правничої допомоги слід покласти на позивача.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Відмовити у задоволенні позову компанії з обмеженою відповідальністю Біоматрікс Інтернешнл Лімітед (2236, Кіпр, м. Нікосія, Леонідоу, 6, офіс 102) до приватного підприємства Медикап (01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 38, офіс 208/2; ідентифікаційний код 23487163), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ), про визнання недійсним ліцензійного договору від 28.02.2011 №2.

2. Витрати зі сплати судового збору та правничої допомоги покласти на компанію з обмеженою відповідальністю Біоматрікс Інтернешнл Лімітед (2236, Кіпр, м. Нікосія, Леонідоу, 6, офіс 102).

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду через господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 27.04.2020.

Суддя О.В. Марченко