Постанова

від 02.07.2020 по справі 910/9435/19

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" липня 2020 р. Справа№ 910/9435/19

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Сотнікова С.В.

Отрюха Б.В.

участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

у присутності представників сторін:

від позивача: Дитинюк Я.Л. - довіреність б/н від 09.01.2020

від відповідача-1: Курінський О.Г. - ордер серії ВВ № 1004513 від 11.06.2020

від відповідача-2: не з'явились

від відповідача-3: не з'явились

від третьої особи-1: не з'явились

від третьої особи-2: не з'явились

розглянувши апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 10.03.2020 року

у справі № 910/9435/19 (суддя Бондаренко Г.П.)

за позовом Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод"

до 1.Товариства з обмеженою відповідальністю "Геолік Фарм

Маркетинг Груп"

2.Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського

господарства України

3.Міністерства охорони здоров'я України

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідачів:

1.Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробнича

фірма "МІКРОХІМ"

2.Приватне акціонерне товариство "Лекхім-Харків"

про визнання недійсним свідоцтв на знаки для товарів та послуг № 205795, № 218328, №218329, припинення порушення прав

інтелектуальної власності на торгівельну марку позивача

ВСТАНОВИВ:

У липні 2019 року ПрАТ "Київський вітамінний завод" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп", Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства охорони здоров'я України про припинення порушення прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, в якому просить суд:

- визнати недійсним повністю в Україні Свідоцтво України на знак для товарів і послуг "ОВЕРІН" №205795 від 20.11.2015 року, Свідоцтво України на знак для товарів і послуг "OVERIN" №218328 від 25.10.2016 року, Свідоцтво України на знак для товарів і послуг "ОВЕРИН" № 218329 від 25.10.2016 року на ім'я ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп";

- зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести відомості про визнання недійсним Свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ОВЕРІН" №205795 від 20.11.2015 року, Свідоцтво України на знак для товарів і послуг "OVERIN" № 218328 від 25.10.2016 року, Свідоцтво України на знак для товарів і послуг "ОВЕРИН" № 218329 від 25.10.2016 року до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму офіційному бюлетені;

- визнати недійсним Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 730 від 15.12.2016 року "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу ОВЕРІН® (кристалічний порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування; реєстраційне посвідчення № UA/15329/01/01), зазначеного у п. 17 Додатку № 1 до Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 730 від 19.07.2016 року;

- визнати недійсним Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 1345 від 15.12.2016 року "Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів (медичних імунобіологічних препаратів) та внесення змін до реєстраційних матеріалів" в частині реєстрації та внесення до Державного реєстру лікарських засобів України лікарського засобу ОВЕРІН® (розчин для ін'єкцій, 250 мг/2 мл по 2 мл розчину (250 мг/2 мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення № UA/15657/01/01), зазначеного у п. 16 Додатку № 1 до Наказу Міністерства охорони здоров'я України № 1345 від 15.12.2016 року;

- зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України виключити з Державного реєстру лікарських засобів України інформацію про лікарські засоби ОВЕРІН® (кристалічний порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування; реєстраційне посвідчення № UA/15329/01/01) та ОВЕРІН® (розчин для ін'єкцій, 250 мг/2 мл по 2 мл розчину (250 мг/2 мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення № UA/15657/01/01);

- заборонити ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" здійснювати використання всіма можливими способами позначень "ОВЕРІН", "OVERIN" та "ОВЕРИН" стосовно товарів і послуг таких самих і споріднених з наведеними у свідоцтві України на знак "НОВІРИН" № 152459 від 27.02.2012 року.

Позовні вимоги обґрунтовані порушенням прав інтелектуальної власності позивача реєстрацією знаків "ОВЕРІН", "OVERIN", та "ОВЕРИН" за відповідачем-1 та невідповідністю такої реєстрації умовам правової охорони.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.08.2019 року відкрито провадження у справі №910/9435/19 та залучено ТОВ НВФ "МІКРОХІМ" і ПрАТ "Лекхім-Харків" до участі у справі у якості третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів.

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 10.03.2020 року у справі №910/9435/19 у задоволенні позову відмовлено з огляду на недоведеність позовних вимог та відсутністю підстав для їх задоволення.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, позивач звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 10.03.2020 року у даній справі та прийняти нове, яким позовні вимоги ПрАТ "Київський вітамінний завод" задовольнити повністю.

В обґрунтування вимог апеляційної скарги позивач посилається на неповне з'ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, а також порушення норм матеріального права, що призвело до прийняття неправильного рішення.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Отрюх Б.В., Сотніков С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 19.05.2020 року апеляційну скаргу ПрАТ "Київський вітамінний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 10.03.2020 року у справі № 910/9435/19 залишено без руху з підстав несплати судового збору у встановленому законом розмірі та встановлено строк для усунення недоліків апеляційної скарги, зазначених в ухвалі, протягом десяти днів з дня отримання копії даної ухвали, але не менший, ніж строк карантину, пов'язаного із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

25.05.2020 року через відділ документального забезпечення суду від представника скаржника надійшли доповнення до апеляційної скарги, в яких останній просив долучити до матеріалів справи, зокрема, платіжне доручення про сплату судового збору за подання апеляційної скарги на суму 34 578,00 грн.

Ухвалою суду від 26.05.2020 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПрАТ "Київський вітамінний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 10.03.2020 року у справі № 910/9435/19, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 11.06.2020 року за участю повноважних представників сторін та третіх осіб.

У поданих через відділ документального забезпечення суду відзивах на апеляційну скаргу представники відповідачів-1, -2, -3 та третьої особи-2 просять залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

Ухвалою суду від 11.06.2020 року відкладено розгляд справи на 25.06.2020 року на підставі ст. 216 ГПК України.

В судовому засіданні 25.06.2020 року заслухано пояснення представників учасників провадження у справі, здійснено перехід до судових дебатів та оголошено перерву у справі до 02.07.2020 року на підставі ст. 216 ГПК України.

Представник позивача в судовому засіданні 02.07.2020 року вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 10.03.2020 року у даній справі та прийняти нове, яким позовні вимоги ПрАТ "Київський вітамінний завод" задовольнити повністю.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін. Крім того, до закінчення судових дебатів останнім заявлено про подання доказів на підтвердження розміру понесених ним витрат в прядку ч.8 ст. 129 ГПК України.

Представники відповідача-2, відповідача-3, третьої особи-1 та третьої особи-2 в судове засідання не з'явилися, причини неявки суд не повідомили. Про час, дату та місце розгляду справи повідомлялись належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

Згідно ч. 12 ст. 270 ГПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

02.07.2020 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 10.03.2020 року у справі №910/9435/19 - залишити без змін, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, позивач є власником свідоцтва України на знак № 152459 від 27.02.2012 року за заявкою № m201118385 від 18.11.2011 року, яким засвідчується право інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "Новірин" для товарів і послуг 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: фармацевтичні та ветеринарні препарати; антибіотики; антисептики; активні біологічні добавки; фармацевтичні препарати для лікування і профілактики інфекційних захворювань вірусної етіології; препарати для лікування і профілактики серцевих захворювань; вітамінні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; пластирі, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезенфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди; розчини для ін'єкцій; сиропи на фармацевтичні потреби; свічки на фармацевтичні потреби; ферментні препарати на лікарські потреби; бадьорівники (тонізівники) (бадьорівні, тонізівні лікарські препарати); желатина на лікарські (медичні) потреби; жир риб'ячий; жуйки (жуйні гумки) на лікарські (медичні) потреби; заспокоївники (заспокійливі, седативні засоби); капсули (облатки) на фармацевтичні потреби; еліксири (фармацевтичні препарати); імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби; коріння лікувальне (цілюще); лікувальні олії; льодяники (смоктунці) лікувальні; магнезія на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; таблетки на фармацевтичні потреби; цукерки лікувальні.

Позивач використовує знак для товарів і послуг № 152459 від 27.02.2012 року для маркування: 1) лікарського засобу під торговельним найменуванням "Новірин" (таблетки по 500 мг, по 10 таблеток у блістері; по 2 або по 4 блістери в пачці; реєстраційне посвідчення № UA/12436/01/01); 2) лікарського засобу під торговельним найменуванням "Новірин" (сироп по 50 мг/мл по 120 мл у флаконі у комплекті з мірним стаканчиком, по 1 флакону в пачці; реєстраційне посвідчення № UA/16831/01/01).

20.11.2015 року за відповідачем-1 зареєстровано в Україні знак для товарів та послуг "ОВЕРІН" за свідоцтвом № 205795 (заявка № m201511691 від 21.07.2015 року) для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: фармацевтичні препарати; хіміко - фармацевтичні препарати.

25.10.2016 року за відповідачем-1 зареєстровано в Україні знак для товарів та послуг "ОВЕРИН" за свідоцтвом № 218329 (заявка № m201511690 від 21.07.2015 року) для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: фармацевтичні препарати; хіміко - фармацевтичні препарати.

20.11.2015 року за відповідачем-1 зареєстровано в Україні знак для товарів та послуг "ОVERIN" за свідоцтвом № 218328 (заявка № m201511689 від 21.07.2015 року) для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, а саме: фармацевтичні препарати; хіміко - фармацевтичні препарати.

Вказані знаки для товарів і послуг використовуються в Україні для маркування:

1) лікарського засобу ОВЕРІН® (кристалічний порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування; реєстраційне посвідчення № UA/15329/01/01; виробник - ТОВ Науково-виробнича фірма "МІКРОХІМ", Україна; заявник - ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп", Україна);

2) лікарського засобу ОВЕРІН® (розчин для ін'єкцій, 250 мг/2 мл по 2 мл розчину (250 мг/2 мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення № UA/15657/01/01; виробник - ПрАТ "Лекхім-Харків", Україна; заявник - ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп", Україна.

При цьому, знаки "ОВЕРІН" за свідоцтвом України на знак № 205795 від 20.11.2015 року та "ОVERIN" за свідоцтвом №218328 від 25.10.2016 року нанесені на зовнішню упаковку лікарського засобу ОРЕВІН® (розчин для ін'єкцій, 250 мг/2 мл по 2 мл розчину (250 мг/2 мл), знак ОВЕРИН за свідоцтвом України на знак № 218329 від 25.10.2016 додатково використано і Інструкції до медичного застосування лікарського засобу ОВЕРИН®.

Відповідно до Інструкції до медичного застосування лікарського засобу ОВЕРИН®, вказаний препарат, як і лікарський засіб НОВІРИН, має противірусну дію та виявляє імуномоделюючу активність.

Звертаючись до суду з відповідним позовом позивач вважає, що реєстрація за відповідачем-1 знаків "ОВЕРІН" за свідоцтвом №205795 від 20.11.2015 року, "ОВЕРИН" за свідоцтвом №218329 від 25.10.2016 року та "ОVERIN" за свідоцтвом №218328 від 25.10.2016 року та використання зазначених знаків на території України для маркування лікарського засобу ОВЕРІН® порушує його права інтелектуальної власності на знак "Новірин" за свідоцтвом №152459 від 27.02.2012 року, оскільки знаки для товарів і послуг "ОВЕРІН", "ОВЕРИН", "ОVERIN" є настільки схожим із знаком для товарів і послуг "Новірин", що потенційний споживач може допустити помилку та придбати замість лікарського засобу "Новірин" товар під знаком "ОВЕРІН", "ОВЕРИН", "ОVERIN", враховуючи, що зазначені знаки зареєстровані для 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (для однорідних та споріднених товарів).

Приписами ч. 1, 3 ст. 418 ЦК України передбачено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України, ч. 1 ст. 494 ЦК України).

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23.12.1993 року відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.

Як вбачається з наявних у матеріалах справи виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтв №205795 від 20.11.2015 року, №218329 від 25.10.2016 року та №218328 від 25.10.2016 року, заявки на реєстрацію знаків для товарів і послуг "ОВЕРІН", "ОВЕРИН", "ОVERIN " № m201511691, № m201511690, № m201511689 було подано 12.07.2015 року.

На дату подання заявок № m201511691, № m201511690, № m201511689 чинною була редакція Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 09.04.2015 року.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 09.04.2015 року, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Згідно з ч. 2 ст. 6 "Підстави для відмови в наданні правової охорони" Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 09.04.2015 року, згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6 "Підстави для відмови в наданні правової охорони" Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції від 09.04.2015 року).

З огляду на наведене, оскільки позивач зазначає, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № 205795 від 20.11.2015 року, № 218329 від 25.10.2016 року та № 218328 від 25.10.2016 року не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки можуть ввести в оману щодо товару або особи яка виробляє товар, та є схожим до ступеня змішування зі знаком за свідоцтвом України № 152459 від 27.02.2012 року, власником якого є позивач, до предмету доказування у даній справі входять обставини щодо того, чи є знаки за оспорюваними свідоцтвами таким, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а також чи є такі знаки схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком за свідоцтвом України № 152459 від 27.02.2012 для зареєстрованих товарів.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (п. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Свідоцтво на знак для товарів і послуг може бути визнане у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони (п. "а" п. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Місцевим судом вірно встановлено, що позивач використовує торгівельний знак "Новірин" в своїй господарській діяльності для товарів віднесених до 05 класу МКТП, водночас, відповідач-1 в своїй господарській діяльності знаки для товарів та послуг "ОВЕРІН", "ОВЕРИН", "ОVERIN " також використовує для товарів віднесених до 05 класу МКТП.

За змістом ст. 98 ГПК України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні (ст. 104 ГПК України).

Так, в матеріалах справи містяться висновки експертів, надані у справу позивачем (висновок № 04/07-2019) та відповідачем-1 (висновок № 33-09/19).

Відповідно до наданого позивачем висновку експертів від 14.08.2019 року №04/07-2019 експертам постановлено наступні питання:

1) Чи є такими самими і (або) спорідненими товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг "ОВЕРІН" за свідоцтвом України на знак № 205795 від 20.11.2015 року, "ОВЕРИН" за свідоцтвом України №218329 від 25.10.2016 року, "ОVERIN " за свідоцтвом України на знак № 218328 від 25.10.2016 року та товари 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "Новірин" за свідоцтвом України на знак №152459 від 27.02.2012?;

2) Чи є знаки для товарів і послуг "ОВЕРІН" за свідоцтвом України на знак № 205795 від 20.11.2015 року, "ОВЕРИН" за свідоцтвом України № 218329 від 25.10.2016 року, "ОVERIN " за свідоцтвом України на знак № 218328 від 25.10.2016 року, використані для лікарського засобу під торгівельним найменуванням "ОВЕРІН" (розчин для ін`єкцій, 250 мг/2мл по 2 мл розчину (250 мг/2мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення №UA/15657/01/01), схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Новірин" за свідоцтвом України на знак № 152459 від 27.02.2012 року, раніше зареєстрованим на ім`я АТ "Київський вітамінний завод" (стосовно наведених у свідоцтві товарів 5 класу МКТП);

3) Чи є знаки для товарів і послуг "ОВЕРІН" за свідоцтвом України на знак № 205795 від 20.11.2015, "ОВЕРИН" за свідоцтвом України № 218329 від 25.10.2016 року, "ОVERIN " за свідоцтвом України на знак № 218328 від 25.10.2016 року, використані для лікарського засобу під торгівельним найменуванням "ОВЕРІН" (розчин для ін`єкцій, 250 мг/2мл по 2 мл розчину (250 мг/2мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення №UA/15657/01/01), такими, що внаслідок їх використання для лікарського засобу ОВЕРІН® (кристалічний порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування; реєстраційне посвідчення № UA/15329/01/01) та лікарського засобу ОВЕРІН® (розчин для ін`єкцій, 250 мг/2мл по 2 мл розчину (250 мг/2 мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення № UA/15657/01/01) можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торгівельними найменуваннями "Новірин" (за реєстраційними посвідченнями №UA/12436/01/01 та №UA/16831/01/01) - АТ "Київський вітамінний завод"?

За результатами проведення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності експерти Дорошенко О. Ф. та Мінченко Н. В. дійшли таких висновків:

1. Товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг "ОВЕРІН" за свідоцтвом України на знак № 205795 від 20.11.2015 року, "ОВЕРИН" за свідоцтвом України № 218329 від 25.10.2016 року, "ОVERIN " за свідоцтвом України на знак № 218328 від 25.10.2016 року є такими самими та спорідненими із товарами 5 класу МКТП, для яких зокрема зареєстрований знак для товарів і послуг "НОВІРИН" за свідоцтвом України на знак № 152459 від 27.02.2012 року;

2. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак № 205795 від 20.11.2015 року, за свідоцтвом України № 218329 від 25.10.2016 року, за свідоцтвом України на знак № 218328 від 25.10.2016 року, використані для лікарського засобу під торгівельним найменуванням "ОВЕРІН" (розчин для ін`єкцій, 250 мг/2мл по 2 мл розчину (250 мг/2 мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення № UA/15657/01/01) є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак № 152459 від 27.02.2012 року, раніше зареєстрованим на ім'я АТ "Київський вітамінний завод" (стосовно наведених у свідоцтві товарів 5 класу МКТП);

3. Знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак № 205795 від 20.11.2015 року, за свідоцтвом України № 218329 від 25.10.2016 року, за свідоцтвом України на знак № 218328 від 25.10.2016 року, використані для лікарського засобу під торгівельним найменуванням "ОВЕРІН" (розчин для ін`єкцій, 250 мг/2мл по 2 мл розчину (250 мг/2 мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення № UA/15657/01/01) є таким, що внаслідок їх використання для лікарського засобу ОВЕРІН® (кристалічний порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування; реєстраційне посвідчення № UA/15329/01/01) та лікарського засобу ОВЕРІН® (розчин для ін`єкцій, 250 мг/2мл по 2 мл розчину (250 мг/2 мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення № UA/15657/01/01 можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торгівельними найменуваннями "Новірин" (за реєстраційними посвідченнями № UA/12436/01/01 та № UA/16831/01/01) - АТ "Київський вітамінний завод".

Відповідно до висновку судової експертизи, складеного 18.11.2019 року №33-09/19 за результатами проведення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності, експерти Сопова К. А. та Петренко С. А. при вирішенні тих самих питань, дійшли таких висновків:

1.Товари 5 класу МКТП "Фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати", для яких зареєстровано знаки "ОВЕРІН", "ОВЕРИН", "ОVERIN " за свідоцтвами України №205795, №218329, №218328 є спорідненими з товарами 5 класу МКТП "Фармацевтичні та ветеринарні препарати; антибіотики; антисептики; активні біологічні добавки; фармацевтичні препарати для лікування і профілактики інфекційних захворювань вірусної етіології; препарати для лікування і профілактики серцевих захворювань; вітамінні препарати; гігієнічні препарати на лікарські (медичні) потреби; дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби; дитяче харчування; пластирі, перев`язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовлення зубних виліпків; дезенфікувальні засоби; розчини для ін`єкцій; сиропи на фармацевтичні потреби; свічки на фармацевтичні потреби; ферментні препарати на лікарські потреби; бадьорівники (тонізівники) (бадьорінні, тонізівні лікарські препарати); желатина на лікарські (медичні) потреби; жир риб`ячий; жуйки (жуйні гумки) на лікарські (медичні) потреби; заспокоївники (заспокійливі, седативні засоби); капсули (облатки) на фармацевтичні потреби; еліксири (фармацевтичні препарати); імуностимулятори на лікарські (медичні) потреби; коріння лікувальне (цілюще); лікувальні олії; льодяники (смоктунці) лікувальні; магнезія на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; таблетки на фармацевтичні потреби; цукерки "лікувальні", для яких зареєстрований знак "Новірин" за свідоцтвом України № 152459.

Товари 5 класу МКТП "фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати", для яких зареєстровані знаки "ОВЕРІН", "ОВЕРИН", "ОVERIN " за свідоцтвами України №205795, №218329, №218328 та товари 5 класу "препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди", для яких зареєстрований знак "НОВІРИН" за свідоцтвом України №152459, є неспорідненими товарами.

Досліджувані знаки "ОВЕРІН", "ОВЕРИН", "ОVERIN " за свідоцтвами України №205795, №218329, №218328 та знак "НОВІРИН" за свідоцтвом України №152459 є назвами лікарських засобів і можуть бути використані їх власниками лише для того товару 5 класу МКТП, який відноситься до фармакотерапевтичної групи, для якої зареєстровано відповідний лікарський засіб, та не можуть бути використані їх власниками для будь - якого іншого товару 5 класу МКТП;

2. Знаки для товарів в послуг "ОВЕРІН" за свідоцтвом України на знак №205795 від 20.11.2015 року, "ОVERIN " за свідоцтвом України на знак №218328 від 25.10.2016 року, використані для лікарського засобу під торгівельним найменуванням "ОВЕРІН" (розчин для ін`єкцій, 250 мг/2мл по 2 мл розчину (250 мг/2 мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення № UA/15657/01/01), не є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Новірин" за свідоцтвом України на знак № 152459 від 27.02.2012 року, раніше зареєстрованим на ім'я АТ "Київський вітамінний завод" (стосовно наведених у свідоцтві товарів 5 класу МКТП).

У матеріалах справи відсутні відомості про використання знака "ОВЕРИН" за свідоцтвом України №218329 від 25.10.2016 року.

Знаки "ОВЕРІН" за свідоцтвом України на знак №205795 від 20.11.2015 року, "ОВЕРИН" за свідоцтвом України №218329 від 25.10.2016 року, "ОVERIN" за свідоцтвом України на знак №218328 від 25.10.2016 року не є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком "Новірин" за свідоцтвом України №152459;

3. Знаки для товарів і послуг "ОВЕРІН" за свідоцтвом України на знак №205795 від 20.11.2015 року, "ОVERIN " за свідоцтвом України на знак №218328 від 25.10.2016 року, використані для лікарського засобу під торгівельним найменуванням "ОВЕРІН" (розчин для ін`єкцій, 250 мг/2мл по 2 мл розчину (250 мг/2 мл) в ампулі, по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці, по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці з картону; реєстраційне посвідчення № UA/15657/01/01), не є таким, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє лікарські засоби під торгівельними найменуваннями "Новірин" (за реєстраційними посвідченнями № UA/12436/01/01 та № UA/16831/01/01), а саме щодо - АТ "Київський вітамінний завод".

Місцевим судом встановлено, що у матеріалах справи відсутні відомості про використання знака "ОВЕРИН" за свідоцтвом України №218329 від 25.10.2016 року. Згідно з матеріалами справи лікарський засіб ОВЕРІН® (кристалічний порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування; реєстраційне посвідчення № UA/15329/01/01), виготовляється на замовлення ТОВ "Геолік Фарм Маркетинг Груп" Товариством з обмеженою відповідальністю НВФ "Мікрохім" та не надходить у реалізацію, а використовується виключно для виготовлення лікарського засобу "ОВЕРІН" у формі розчину для ін`єкцій.

Оцінюючи висновки експертів № 04/07-2019 та № 33-09/19, судом першої інстанції враховано той факт, що експерти були обізнані про відповідальність за завідомо неправдивий висновок за ст. 384 КК України.

У висновку №33-09/19 також зазначено про те, що висновок експерта підготовлений для подання до господарського суду в якості доказу при розгляді господарської справи.

Досліджувані знаки для товарів і послуг є словесними і відповідно визначення їх схожості необхідно проводити за правилами визначення схожості словесних позначень.

Загальні підходи до встановлення схожості чи тотожності позначень визначені в Правилах складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 N 116.

Згідно з п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Відповідно до п. 4.3.2.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах. Позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів. При перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно: провести пошук тотожних або схожих позначень; визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень; визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Відповідно до п. 4.3.2.6. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

При цьому, слід враховувати, що семантичний критерій є лише однією (але не єдиною) з ознак, які підлягають врахуванню при визначені схожості спірних позначень до ступеню сплутування та можливості введення в оману.

У висновку №04/07-2019 експертами було встановлено, що товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України на знак №205795, №218329, №218328 є такими самими та спорідненими із товарами 5 класу МКТП, для яких зокрема зареєстрований знак для товарів і послуг "Новірин" за свідоцтвом України на знак № 152459.

У висновку № 33-09/19 експертами було встановлено, що товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України на знак №205795, №218329, №218328 (окрім таких товарів: "препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди") є спорідненими з товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг "Новірин" за свідоцтвом України на знак № 152459.

Отже, в обох висновках №04/07-2019 та №33-09/19 експертами було встановлено, що товари 5 класу МКТП, для яких зареєстровані знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України на знак №205795, №218329, №218328 є спорідненими із товарами 5 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак № 152459 від 27.02.2012 року, відтак вказана обставина є доведеною.

У висновку №04/07-2019 експертами зазначено, що порівнювальні словесні знаки ОВЕРІН, OVERIN, НОВІРИН за вимовою відрізняються голосними звуками: [е] та [і] в середині позначень, [і] та [и] наприкінці позначень, та наявністю на початку одного із позначень приголосного звука [н]. Словесні позначення ОВЕРИН та НОВІРИН за вимовою відрізняються голосними звуками [е] та [і] в середині позначень, та наявністю на початку одного із позначень приголосного звука [н]. На підставі зазначеного та з огляду на те, що голосні звуки [і], [и], [е] є неогубленими (нелабіалізованими) звуками переднього ряду, та що у порівнювальних позначеннях, звуки [е] та [і] в середині позначень є ненаголошеними, а звуки [і] та [и] наприкінці позначень - наголошеними, експерти дійшли висновку, що наявна звукова схожість за рахунок схожості звучання початкових частин позначень і схожості звучання кінцевих частин. А також враховуючи що більша частина порівнювальних знаків є співпадаючою, частина близькою, при вимові або фонетичному сприйнятті знаків це може призвести до фонетичного змішування.

Експерти також зазначили, що порівнювальні знаки співпадають за такими з наведених ознак графічної схожості: загальне зорове сприйняття (стандартне друковане виконання без використання зображувальних елементів або оригінального виконання літер); вид шрифту (стандартний); графічне написання з урахуванням характеру букв (друковані заголовні); розташування літер по відношенню одна до одної (горизонтально в один рядок послідовно одна до одної з рівними проміжками між ними); колір чи поєднання кольорів (знаки зареєстровані у стандартному чорно - білому виконанні, тобто без зазначення кольору).

Отже, за висновком експертів порівнювальні знаки є частково схожими за графічними (візуальними) ознаками та можуть набути більшої схожості за певних однакових умов їх використання.

Експертами встановлено, що досліджувані знаки є фантазійними, такими, що не мають конкретного значення, і мають фонетичну схожість, при використанні для позначення лікарських засобів, які мають схожі фармакологічні властивості, вони можуть викликати у свідомості споживача однакові асоціації від їх сприйняття через близькість асоціацій, що виникають у свідомості споживача при слуховому сприйнятті фонетично схожих знаків.

Отже, за висновком експертів порівнювальні знаки є також схожими за смисловими (семантичними) ознаками.

На підставі зазначеного, а також враховуючи, що назви лікарських засобів часто передаються серед споживачів з вуст в уста (розмовним способом), що в такому разі має вирішальне значення при визначенні схожості знаків, експерти дійшли висновку, що порівнювальні знаки асоціюються в цілому зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №152459, незважаючи на окрему різницю елементів.

На підставі вищевикладеного експерти зазначили, що порівнювальні знаки є схожими настільки, що їх можна сплутати.

Водночас у висновку №33-09/19 зазначено, що при визначенні схожості позначень, які становлять назви лікарських засобів (далі - Л3), також необхідно враховувати, що такий товар як лікарські засоби (фармацевтичні препарати) має свої особливості реалізації на ринку, які полягають у наступному: споживач (пацієнт, хворий тощо) вибирає цей товар у спеціалізованій торговельній мережі (аптечні заклади) зазвичай не за своїм розсудом та вподобаннями. Спочатку певний фармацевтичний препарат споживачу рекомендує спеціаліст (лікар), який попередньо провів обстеження і виявив необхідність призначення ліків. Призначення надається в письмовому (рецепт) або в усному вигляді і таким же чином передається споживачем іншому фахівцю - фармацевту, працівнику аптеки. Отже, вірогідність помилки, викликаної саме сплутуванням назв лікарських засобів у даній схемі дуже низька, оскільки перевірка правильності назви лікарського засобу здійснюється принаймні у три етапи: лікарем - при призначенні ЛЗ, фармацевтом - при замовленні ЛЗ -а кінцевим споживачем - при ознайомленні з інструкцією до застосування ЛЗ.

Тому, необхідно враховувати ступінь уваги середнього споживача до фармацевтичних препаратів (лікарських засобів) та категорію відпуску - за рецептом або без.

Найбільш високий ступінь уваги зазвичай пов'язаний з наступними видами покупок: дорогими покупками, покупкою потенційно небезпечних або технічно складних товарів. Середній споживач часто шукає професійну допомогу або поради при виборі або купівлі певних видів товарів або послуг (наприклад, автомобілі, фармацевтичні продукти).

Експерти дійшли висновку, що ступінь уваги при придбанні фармацевтичних препаратів як середнього споживача, так і професійної громадськості (лікарі та фармацевти) є високим, незалежно від того, призначається він за рецептом чи ні, оскільки такий товар впливає на стан їхнього здоров`я.

Досліджувані позначення зареєстровані та використовуються для препаратів, що мають окремі однакові показання до застосування, однак обидва препарати є рецептурними і не призначаються без консультації з лікарем. Також препарат "ОВЕРІН" вводиться внутрішньом`язово, водночас не кожен споживач може робити ін`єкції самостійно без допомоги медичного персоналу.

В тому числі, з огляду на викладене, експерти у висновку №33-09/19 дійшли висновку, що товари для яких зареєстровані порівнювальні знаки вважаються спорідненими, за такими ознаками як призначення товару, коло споживачів та місце збуту товарів. Однак, оскільки до таких товарів як фармацевтичні препарати приділяється пильна увага, а також товари, для яких зареєстровані досліджувані знаки, споживач придбаває через призначення їх лікарем, та замовлення через фахівця - фармацевта, а також оскільки вони впливають на стан здоров'я споживача, споживач не схильний їх плутати.

При встановленні схожості словесних позначень у висновку № 33-09/19 експертами були враховані звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість, зокрема, схожість звучання їх середніх та кінцевих частин (другий та третій склади), та розбіжність початкових частин, що досліджувані позначення не мають самостійного смислового змісту.

При цьому, експерти зазначили, що різне звучання першого складу та відмінність голосних у другому та третьому складі, впливає на різність звучання порівнювальних позначень в цілому, з огляду, на наступне:

- відмінність знаків на початку збільшують їх відмінність в цілому, оскільки початки знаків в першу чергу привертають увагу споживача і споживач зазвичай згадує слово по першій букві;

- відмінність першої літери [о] та [н] відповідно, які сильно різняться за звучанням. Звук [н] є дзвінким приголосним, який неможливо сплутати з голосним [о];

- різність вимови знаків буде підсилюватись відмінністю їх голосних у другому та третьому складі - [е]/[і], а також [і]/[и];

- наголос може падати на перший склад досліджуваних позначень, який відрізняється - (О)-(НО).

Експертами взято до уваги, що при порівнянні позначень "ОВЕРИН", виконаного російською мовою та "НОВІРИН": вони відрізняються за всіма складами, а схожість трьох приголосних звуків не призводить до їх схожості за вимовою, особливо зважаючи на перший склад, який значно відрізняється.

Враховано також, що характерною особливістю близьких за складом і фармакологічними властивостями препаратів є використання в їхніх назвах спільної основи, яка може вказувати на належність відповідних лікарських засобів до певної хімічної і/або фармакологічної групи або на їх основне призначення, що може призводити до часткових збігів у назвах лікарських засобів. При цьому, назви фармацевтичних препаратів, які можуть бути зареєстровані як торгівельні марки, не розраховані на сприйняття пересічним споживачем, оскільки їх застосування можливе за призначенням лікаря або рекомендацією фахівця.

Крім того, експертами було зазначено, що порівнювані знаки не мають у своєму складі спільні елементи або стеми, всі склади відрізняються однією літерою - "О - ВЕ - РІН" та "НО - ВІ - РИН". При цьому, кінцеві частини досліджуваних знаків містять закінчення, що притаманні назвам лікарських засобів, які в основному являють собою одне слово або два, що пишуться через дефіс або без нього. Однак, досліджувані знаки мають різні кінцеві частини "- рін" та "- рин".

Морфему "-рин", а також "-вірин", що до складу знака "НОВІРИН" містять лікарські засоби: "Інгавірин", "Гепавірин", "Максвірин", "Рибавірин", які є противірусними препаратами з АТ кодом J05A і походять від діючої речовини "Рибавірин" (крім "Інгавірин"). З іншого боку, морфему "-рін", що входить до складу знака "ОВЕРІН" містять лікарські засоби: "Октрін", "Гропівірін", "Дермадрін", "Кодарін", "Лаксарін", "Левогрін", "Мегаферін", які відносяться до різних фармакотерапевничних груп та мають різні АТ коди.

Також експертами виявлені наступні знаки, що містять морфеми "-рин" і зареєстровані на ім`я різних осіб: "Сноверин - ARN", "Орцерин", "Огарин", а також морфему "-рін": "Озвірін", "Аварін", "Meverin", "Coberine", "Faverin".

На підставі викладеного експерти дійшли висновків, що семантично знаки "ОВЕРІН", "OVERIN" та "ОВЕРИН" є відмінними від знака "Новірин".

З врахуванням того, що як спеціалісти так і споживачі демонструють підвищений ступінь уваги до таких товарів як лікарські засоби (фармацевтичні препарати), експерти дійшли висновку, що схожість окремих літер, що входять до складу досліджуваних знаків не може призвести до сплутування знаків в цілому. Крім того, упакування товарів, на яких використовуються досліджувані знаки, повністю відрізняються та не містять схожих елементів.

У висновку №04/07-2019 експертами зазначено, що здатність позначення вводити в оману споживачів визначається на основі дослідження як елементів самого позначення, так і внаслідок використання тотожних чи схожих позначень різними особами для споріднених товарів. Тобто, один з критеріїв введення споживачів в оману ґрунтується саме на схожості або ідентичності знаків для товарів і послуг, що порівнюються. Враховуючи, що порівнювальні знаки використовуються у якості торгівельних найменувань лікарських засобів, які мають схожі фармакологічні властивості та приймаючи до уваги, що на дату подання заявок на знаки для товарів і послуг за оскаржуваними свідоцтвами, знак для товарів і послуг НОВІРИН за свідоцтвом України №152459 у відповідному секторі споживачів вже створював певний асоціативний зв`язок між відповідною продукцією, експерти дійшли висновку, що не виключається небезпека (тобто існує вірогідність) введення в оману споживача відповідної продукції, через те, що може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з відомим йому виробником, які насправді не відповідають дійсності. Що в свою чергу, на думку експертів, може призвести до змішування діяльності господарюючих суб`єктів та ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто, щодо джерела походження товару (особи виробника).

Водночас, у висновку №33-09/19 зазначено, що можливість введення в оману громадськості може виникати при використанні позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, який набув певної репутації відносно іншої особи, внаслідок чого у споживача можуть виникнути неправдиві асоціації щодо походження товару або його виробника.

Два знаки для товарів і послуг "ОВЕРІН" та "OVERIN" використані для лікарського засобу під торгівельним найменуванням "ОВЕРІН" (розчин для ін`єкцій), як встановлено експертами, не є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "НОВІРИН", а знак "ОВЕРИН" не використовується. При цьому, лікарський засіб "ОВЕРІН" (кристалічний порошок (субстанція) не надходить у реалізацію, а використовується виключно для виготовлення лікарського засобу "ОВЕРІН" у формі розчину для ін`єкцій. Експертами також встановлено, що знаки не є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаком "Новірин".

З огляду на все зазначене, експерти дійшли висновку, що використання оскаржуваних знаків не може призвести до введення в оману щодо особи, яка виробляє товари.

Отже, оцінивши висновки експертів №04/07-2019 та №33-09/19, місцевий господарський суд обґрунтовано встановив, що висновок №33-09/19 містить більш змістовні відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

Колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що висновок експертів №33-09/19 є належним та допустимим доказом, водночас висновок експертів № 04/07-2019 в частині щодо другого та третього питання не заслуговують на увагу, не є змістовними та обґрунтованими, оскільки останні не враховують особливості обігу лікарських засобів та складання назв лікарських засобів. Крім того, суд погоджується з відповідачем-1 щодо наявності у висновку № 04/07-2019 певних формальних недоліків.

При цьому, суд погоджується, що використання назв саме для лікарських препаратів має і законодавчо визначені особливості, які мають бути враховані при встановленні факту чи є товарні знаки, які використовуються для маркування саме лікарських препаратів, схожими до ступеня сплутування. Необхідно також враховувати форму випуску лікарських засобів, їх сферу використання та коло споживачів, які будуть споживати товари, марковані таким товарним знаком для лікарських препаратів.

З огляду на наведені вище висновки судових експертиз та норми чинного законодавства, суд першої інстанції дійшов вірного висновку про відповідність умовам надання правової охорони знаків для товарів і послуг - "ОВЕРІН" за свідоцтвом України на знак №205795 від 20.11.2015 року, "ОВЕРИН" за свідоцтвом України №218329 від 25.10.2016 року, "ОVERIN" за свідоцтвом України на знак №218328 від 25.10.2016 року, встановленим ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", у зв`язку з чим відсутні підстави для визнання свідоцтв України на знак для товарів і послуг "ОВЕРІН", "ОВЕРИН", "ОVERIN " недійсними та задоволення позовних вимог щодо заборони відповідачу-1 здійснювати використання всіма можливими способами позначень "ОВЕРІН", "ОВЕРИН", "ОVERIN " стосовно товарів і послуг, таких самих і споріднених з наведеними у свідоцтві України на знак "Новірин" № 152459 від 27.02.2012 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року №10, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Оскільки судом не встановлено підстав для визнання свідоцтв України №205795 від 20.11.2015 року, №218329 від 25.10.2016 року, №218328 від 25.10.2016 року на знаки для товарів і послуг "ОВЕРІН", "ОВЕРИН", "ОVERIN " , то і відсутні підстави для задоволення позовних вимог до відповідача-2 щодо зобов'язання внести відомості про визнання недійсним зазначених свідоцтв до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг та здійснити публікацію про це в своєму бюлетені.

За таких обставин, відсутні підстави і для задоволення позовних вимог пред`явлених позивачем до відповідача-3, оскільки процедура реєстрації лікарських засобів в України була повністю дотримана при реєстрації лікарських засобів ОВЕРІН® (кристалічний порошок (субстанція) та ОВЕРІН® (розчин для ін'єкцій). І при реєстрації вказаних лікарських засобів відповідач-3 діяв у межах повноважень та відповідно до норм матеріального права, які регулюють процес державної реєстрації лікарського засобу. Суд також погоджується із відповідачем-3, що позивачем не наведено у позові обставин, з якими положення чинного законодавства України, в тому числі Закону України "Про лікарські засоби", що пов'язують можливість визнання недійсними наказів МОЗ України про реєстрацію лікарських засобів, та не довів, що спірні накази порушують права позивача.

Доводи позивача щодо невідповідності зареєстрованих знаків "ОВЕРІН" за свідоцтвом України на знак №205795 від 20.11.2015 року, "ОВЕРИН" за свідоцтвом України №218329 від 25.10.2016 року, "ОVERIN" за свідоцтвом України на знак №218328 від 25.10.2016 року умовам правової охорони повністю ґрунтуються на висновках експертів Дорошенко О.Ф. та Мінченко Н.В. викладених у висновку №04/07-2019, проте оскільки суд не погодився із наведеними у висновку відповідями на поставлені питання, з огляду на те, що останні не враховують особливості обігу лікарських засобів та складання назв лікарських засобів, судом правомірно відхилено відповідні доводи позивача, як не доведені та необґрунтовані.

На переконання суду, з огляду на ті обставини, що знаки "ОВЕРІН", "ОВЕРИН", "ОVERIN " не є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком "Новірин" та на особливості обігу лікарських засобів, відсутня небезпека при використанні знаків "ОВЕРІН", "ОВЕРИН", "ОVERIN " введення в оману споживача щодо лікарського засобу "Новірин" або позивача, як особи, яка виробляє відповідний товар.

Доводи позивача про хибність тверджень, що лікарський засіб "ОВЕРІН" продається тільки за рецептом, адже представнику позивача вдалося придбати в аптеці такий лікарський засіб без рецепту, місцевим судом обґрунтовано відхилено з тих підстав, що в інструкції про застосування відповідного медичного препарату чітко зазначено про відпуск такого препарату за рецептом, а обставини порушення господарюючими суб'єктами (фармацевтичними кіосками та/або аптеками) положень чинного законодавства щодо обігу лікарських засобів не можуть підтверджувати зворотного.

Щодо заяви відповідача-1 про застосування строків позовної давності до вимог позивача, то оскільки судом відмовлено у задоволенні позову з огляду на відсутність порушень прав або охоронюваних законом інтересів позивача, за захистом якого той звернувся до суду, факт пропуску позивачем строку позовної давності не досліджується.

Отже, доводи апелянта щодо неправильного застосування норм матеріального права не знайшли свого підтвердження під час перегляду справи в апеляційному порядку

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними, недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Крім того, як було зазначено вище, відповідачем-1 в судовому засіданні 02.07.2020 року, у відповідності до ч. 8 ст. 129 ГПК України, до закінчення судових дебатів було зроблено усну заяву про відшкодування судових витрат, докази понесення яких та їх розміру відповідач-1 зобов'язався подати протягом п'яти днів після ухвалення рішення.

Отже, питання розподілу судових витрат відповідача-1 буде вирішено судом у додатковому рішенні після надання відповідних доказів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Північний апеляційний господарський суд,

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Київський вітамінний завод" на рішення господарського суду міста Києва від 10.03.2020 року у справі №910/9435/19 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 10.03.2020 року у справі № 910/9435/19 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі та третім особам.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строки, передбачені ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 07.07.2020 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді С.В. Сотніков

Б.В. Отрюх