Ухвала

від 22.09.2011 по справі 21/462

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА



ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа №  21/462

22.09.11

За позовом            Відкритого акціонерного товариства "Фармак"  

До                        1) Акціонерного товариства "Лекхім"

                          2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України   

Про                                 визнання недійсним свідоцтва № 49164

                                                                                        Суддя: Шевченко Е.О.

Представники сторін:

Від позивача                    ОСОБА_1 (дов. № 17/213 від 20.09.11р.)

Від відповідача-1       не з»явився

Від відповідача-2       ОСОБА_2 (дов. № 16-08/15 від 11.01.10р.)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Відкрите акціонерне товариство "Фармак"  (далі по тексту позивач) звернулося до господарського суду з позовом до Акціонерного товариства "Лекхім" (далі по тексту відповідач-1) та Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі по тексту відповідач2) про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів та послуг «ПЕЧАЕВСКИЙ ВАЛИДОЛ»№ 46835 повністю та зобов‘язання відповідача-2 опублікувати відомості про визнання недійсним свідоцтва № 46835 в офіційному бюлетені «Промислова власність», а також просить покласти господарські витрати на відповідача

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.07.2006 р. порушено провадження у справі № 21/462 та призначено справу до розгляду в судовому засіданні на 21.09.2006 р., про що належним чином повідомлено сторін по справі.

Ухвалою суду від 21.09.06р. розгляд справи було відкладено на 12.10.06р. для надання сторонами додаткових пояснень та в зв’язку з неявкою в судове засідання представника відповідача-2.

В судовому засіданні сторонами –позивачем та відповідачем-1 подано клопотання про призначення у справі судової експертизи.

Ухвалою суду від 12.10.2006р.  у справі призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення  якої доручено  Київському НДІ судових експертиз, а провадження у справі зупинено до надання висновків судової експертизи.

02.04.08р. до господарського суду міста Києва надійшли висновки судової експертизи №  11284, призначеної у справі разом з матеріалами  справи.

Оскільки обставини, що зумовили зупинення провадження у справі відпали, ухвалою суду від 04.04.08р. провадження по справі було поновлено, а розгляд справи призначено на 22.04.08р.

В судовому  засіданні   представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги , надав заперечення на висновок судової експертизи  № 12284 та подав  клопотання про призначення повторної судової експертизи, яке обґрунтоване тим, що  експертом зроблено невірний висновок про загальновживаність позначення «ВАЛИДОЛ».

Представник відповідача-1 надав пояснення  на висновок судової експертизи № 12284, відповідно до якого  просить відмовити у задоволенні позовних вимог на підставі висновків експертизи. Проти призначення повторної експертизи заперечував.

Ухвалою суду від 22.04.2008р. у справі призначено повторну судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення  якої доручено ОСОБА_3.

    01.09.11р. до Господарського суду міста Києва надійшов лист експертизи про неможливість проведення експертизи у зв»язку у зв»язку з неоплатою.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.09.2011р. було поновлено провадження по справі та призначено справу до розгляду на 22.09.2011р. Представник відповідача-2 в судове засідання не з»явився.

Представник позивача в судовому засіданні подав клопотання про призначення повторної судової експертизи. Представник відповідача-2 проти поданого клопотання не заперечував.

       Суд, розглянувши подане позивачем клопотання, заслухавши пояснення представників сторін у справі —

ВСТАНОВИВ:

Предметом розгляду даної справи є визнання повністю недійсним свідоцтва № 49164 від 17.01.05. на знак для товарів та послуг "ПЕЧАЕВСКИЙ ВАЛИДОЛ-НАТУР" з підстав невідповідності умовам надання правової охорони, а саме з посиланням на те, що оскаржуване позначення є схожим настільки , що його можна сплутати зі знаком раніше заявленим на реєстрацію в Україні на ім"я позивача, які належать позивачеві на підставі свідоцтв №№ 7320, 31265, 31266, для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг, оскаржуване позначення з оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, тому дане позначення відповідно до п.п. 2,3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»не може одержати правову охорону.

Згідно з п. 3.3. Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 р. N 04-5/76 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності», з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони:

З метою такого з'ясування та з врахуванням підстав позову суду слід вирішити, зокрема, питання про те, чи конкуруючі позначення є схожими настільки, що їх можна сплутати щодо споріднених товарів та послуг, а також чи є оскаржуване позначення оманливим чи таким, що може ввести в оману щодо особи яка виробляє товар або надає послугу.

Крім того, суду для вирішення даного спору необхідно встановити чи є товари та послуги щодо яких зареєстровані конкуруючі позначення спорідненими.

Для вирішення даних питань необхідно володіти спеціальними знаннями, а тому без висновків судової експертизи, які є належними засобами доказування, справа не може бути вирішена по суті.

Для вирішення даних питань у справі було призначено експертизи.

Позивачем у справі ставиться під сумнів висновок судової експертизи, проведеної Київським НДІ судових експертиз за № 11284,  оскільки, вказаний висновок містить суттєві недоліки як за формальними ознаками, так і по суті, а тому є необгрунтованим та суперечливим.

Відповідно до п.п. 9.2 Роз‘яснення Вищого господарського суду від 11.11.1998р. за № 02-5/424 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи»(із змінами та доповненнями), повторна  судова  експертиза  призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу,  якщо висновок експерта визнано  необґрунтованим чи таким,  що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках  кількох  експертів  і  їх  неможливо   усунути   шляхом одержання  додаткових  пояснень  експертів  у  судовому засіданні. Повторну  судову  експертизу   слід   доручати   іншому   експерту (експертам).

Оскільки позивачем по справі подано письмове клопотання про призначення повторної експертизи, в якому остання ставить під сумнів правильність висновків проведеної експертизи та з врахуванням керівних роз‘яснень ВГСУ, відповідно до вимог ст.42 ГПК України, суд приходить до висновку про задоволення клопотання позивача та призначення повторної судової експертизи, проведення якої доручається ОСОБА_3 (свідоцтво про присвоєння кваліфікації № 993)

Відповідно до ч. 1 ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі до отримання висновків повторної експертизи по поставленим питанням.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва –

УХВАЛИВ:

1.          Призначити по справі повторну судову експертизу об‘єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити ОСОБА_3 (свідоцтво № 993, АДРЕСА_1).

2.          Провадження по справі зупинити до надання висновків судової експертизи.

3.          На вирішення експертів поставити наступні запитання:

1)          Чи займає слово «Валидол»домінуюче положення в зображенні торговельної марки за свідоцтвом № 49164?

2)          Чи включає позначення «ПЕЧАЕВСКИЙ ВАЛІДОЛ НАТУР»за свідоцтвом №49164 позначення «ВАЛИДОЛ»зареєстроване в товарному знаку № 7320?

3)          Чи позначення «ВАЛИДОЛ»в товарному знаку «ПЕЧАЕВСКИЙ ВАЛІДОЛ НАТУР»за свідоцтвом 49164 є тотожним до позначення ВАЛИДОЛ в товарному знаку за свідоцтвом 7320?

4)          Чи позначення ВАЛИДОЛ в товарному знаку «ПЕЧАЕВСКИЙ ВАЛІДОЛ НАТУР»за свідоцтвом 49164 є схожим до раніше зареєстрованого товарного знаку ВАЛІДОЛ за свідоцтвом № 31265?

5)          Чи позначення ВАЛИДОЛ в товарному знаку «ПЕЧАЕВСКИЙ ВАЛІДОЛ НАТУР»за свідоцтвом 49164 є схожим до раніше зареєстрованого товарного знаку VALIDOL за свідоцтвом № 31266?

6)          Чи товари позначені товарними знаками № 49164 та № 7320, 31265, 31266 є однорідними, тобто: мають однакове призначення, виготовлені з одного матеріалу, мають однакові умови та канали збуту, однакове коло споживачів?

7)          Чи позначення «ПЕЧАЕВСКИЙ ВАЛІДОЛ НАТУР»використовувалось заявником для позначення фармацевтичного препарату кардіологічної дії на дату подання заявки 19 листопада 2004 року?

4. Суд    попереджає    експерта    про    необхідність    проведення    експертизи    у відповідності до Закону України "Про судову експертизу" та про кримінальну відповідальність у разі дачі неправдивих висновків.

5. Зобов'язати сторони надати всі необхідні матеріали для проведення експертизи.

6.          Витрати   по   проведенню   експертизи   покласти   на   позивача   —Відкрите акціонерне товариство «Фармак»(04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63)

7.          Дану   ухвалу   може   бути   оскаржено   в   порядку,   передбаченому   чинним законодавством України в частині зупинення провадження по справі.

8.          Ухвалу направити сторонам, експерту.

Суддя                                                                                                                            Е.О.Шевченко