Постанова

від 01.11.2011 по справі 2/218-10

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" листопада 2011 р. Справа № 2/218-10

Вищий господарський суд У країни у складі: суддя Бене дисюк І.М. - головуючий, судді Львов Б.Ю. і Харченко В.М.

розглянув касаційні скарг и приватного підприємств а "МАХОМ ПЛЮС", м.Дніпропетровс ьк та ОСОБА_2, м.Дніпропетр овськ

на постанову Дніпропет ровського апеляційного госп одарського суду від 08.06.2011

зі справи № 2/218-10

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Реклама бізнес", м.Дніпропетр овськ

до відповідача-1 ві дкритого акціонерного товар иства "Видавництво "ЗОРЯ", м.Дн іпропетровськ

до відповідача-2 приватн ого підприємства "МАХОМ ПЛЮС ", м.Дніпропетровськ

за участю третіх осіб, які н е заявляють самостійних вимо г на предмет спору на стороні позивача ОСОБА_3, м.Дніпр опетровськ та ОСОБА_4, м.Дн іпропетровськ

за участю третьої особи, як а не заявляє самостійних вим ог на предмет спору на сторон і відповідачів ОСОБА_2, м. Дніпропетровськ

про захист прав на комер ційне найменування та прав н а знак для товарів і послуг.

Судове засідання проведен о за участю представників ст орін:

позивача - ОСОБА_5 , ОСОБА_6,

відповідача-1 - не з'явився ;

відповідача-2 - ОСОБА_7,

треті особи на стороні пози вача - не з'явилися,

третя особа на стороні відп овідачів - не з'явилась.

За результатами розгляду к асаційної скарги Вищий госпо дарський суд України

ВСТАНОВИВ:

У вересні 2010 року товарис тво з обмеженою відповідальн істю "Реклама бізнес" звернул ося з позовом до відкритого а кціонерного товариства "Вида вництво "ЗОРЯ" та приватного п ідприємства "МАХОМ ПЛЮС", згід но з яким просило визнати нез аконними дії відповідачів по використанню у видаваємій н ими газеті “Первая Днепровск ая неделя” назви “Днепровска я неделя” з моменту першого в ипуску; зобов' язати відпові дачів припинити використанн я назви “Днепровская неделя” та інших однорідних з нею по значень для товарів і послуг , що відносяться до 16 та 35 класі в МКТП, для яких правовий захи ст визначений Свідоцтвом Укр аїни на знаки для товарів і по слуг від 25 травня 2010 року №123696 у в ипуску своєї газети і припин ити випуск газети з одноймен ною назвою; зобов' язано від повідачів припинити розповс юдження будь-якої рекламної продукції з використанням на зви “Днепровская неделя” та інших схожих з нею позначень для товарів і послуг, що відно сяться до 16 і 35 класів МКТП, пра вовий захист яких визначений Свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг від 25 тра вня 2010 року № 123696.

Рішенням господарського с уду Дніпропетровської облас ті від 10.02.2011 у справі № 2/218-10 (суддя Б оділовська М.М.), яке залишено без змін постановою Дніпропе тровського апеляційного гос подарського суду від 08.06.2011 (коле гія суддів у складі: суддя Гол яшкін О.В. - головуючий, судді Мороз В.Ф. і Науменко І.М.), в изнано незаконними дії відпо відачів по використанню у ви даваємій ними газеті “Первая Днепровская неделя” назви “ Днепровская неделя” з момент у першого випуску; зобов' яз ано відповідачів припинити в икористання назви “Днепровс кая неделя” та інших спорідн ених з ними позначень для тов арів і послуг, що відносяться до 16 та 35 класів МКТП, для яких п равовий захист визначений Св ідоцтвом України на знаки дл я товарів і послуг від 25 травн я 2010 року №123696, у випуску своєї га зети і припинити випуск газе ти з однойменною назвою; зобо в' язано відповідачів припи нити розповсюдження будь-яко ї рекламної продукції з вико ристанням назви “Днепровска я неделя” та інших споріднен их з нею позначень для товарі в і послуг, що відносяться до 1 6 і 35 класів МКТП, правовий захи ст яких визначений Свідоцтво м України на знаки для товарі в і послуг від 25 травня 2010 року № 123696.

У касаційних скаргах до Вищ ого господарського суду Укра їни відповідач-2 та третя особ а просять скасувати рішення суду першої інстанції від 10.02.20 11 та постанову апеляційного г осподарського суду від 08.06.2011 та прийняте нове рішення, яким в позові відмовити. Скарги мот ивовані тим, що судові рішенн я попередніх інстанцій прийн яті з порушенням норм матері ального та процесуального пр ава, зокрема, ч.5 ст.1109 ЦК України .

У відзиві на касаційну ска ргу позивач просить оскаржув ані судові рішення попередні х інстанцій залишити без змі н, а касаційну скаргу без задо волення.

Перевіривши правильність застосування судами поперед ніх інстанцій норм матеріаль ного та процесуального права , Вищий господарський суд Укр аїни вважає касаційні скарги такими, що підлягають частко вому задоволенню.

Відповідного висновку су д дійшов на підставі такого.

Як встановлено судами попе редніх інстанцій, 02 липня 2004 ро ку товариство з обмеженою ві дповідальністю Рекламне вид авниче агентство “Реклама Бі знес” отримало Свідоцтво сер ії ДП №1161 про реєстрацію друко ваного засобу масової інформ ації - газети “Днепровская н еделя плюс” (українською мов ою - “Дніпровський тиждень п люс”).

У 2009 році було здійснено пере реєстрацію печатного органу , згідно укладеного товарист вом з обмеженою відповідальн істю Рекламне видавниче аген тство “Реклама-Бізнес” та то вариством з обмеженою відпов ідальністю “Реклама Бізнес” договору від 10 червня 2009 року п ро передачу засновницьких пр ав на друкований засіб масов ої інформації, у зв' язку зі з міною засновника з передачею усіх прав на видавництво газ ети, 23 липня 2009 рок у товариству з обмеженою від повідальністю “Реклама бізн ес” було видано свідоцтво се рії ДП № 1599-334 ПР про державну реє страцію друкованого засобу м асової інформації - газети “ Днепровская неделя плюс”.

З моменту реєстрації свідо цтва ДП № 1161 у 2004 році, газета “Дн епровская неделя плюс” отрим ала свою комерційну назву, ві дповідне зображення, вид та с истему розміщення інформаці ї, кольорове оформлення, форм у шрифту, які зробили її індив ідуальною та такою, що відріз няється від інших друкованих засобів масової інформації.

Починаючи з 2005 року газета “Д непровская неделя плюс” увій шла в оборот на ринок надання рекламних послуг та розповс юджується серед споживачів ч ерез підписку на газету, коме рційну службу доставки, реал ізацію через кіоски та спеці алізовані відділи у торгівел ьних місцях, з щотижневим дру куванням газети та розповсюд женням її в Дніпропетровські й області.

На підставі поданої 18 лютог о 2010 року ОСОБА_4 та ОСОБА _3 заявки № м 2010 02268 Державним де партаментом інтелектуально ї власності 25 травня 2010 року бу ло видано Свідоцтво України № 123696 на знак для товарів і посл уг “Днепровская неделя” для товарів і послуг 16 та 35 класів М КТП.

18 лютого 2010 року ОСОБА_3 і ОСОБА_4 (ліцензіари) та товар иством з обмеженою відповіда льністю “Реклама Бізнес” (лі цензіат) був укладений ліцен зійний договір № 1, за яким ліц ензіари надали ліцензіату ви ключну (виняткову) ліцензію н а використання торговельної марки “Днепровская неделя” .

Судами також встановлено, щ о 20 січня 2010 року було надруков ано перший номер газети “Пер вая Днепровская неделя” у ло готипі якої в червоно-синій г амі використано словосполуч ення “Днепровская неделя” із зазначенням реєстраційного свідоцтва від 17 грудня 2009 року №1635-370 Р, а 27 січн я 2010 року та 03 лютого 2010 року вида но газету “Днепровская недел я первая” із зазначенням реє страційного свідоцтва від 27 с ічня 2010 року ДП № 1640-376 ПР. З асновниками газети є ВАТ "Вид авництво "Зоря", приватне підп риємство "МАХОМ ПЛЮС" та грома дянка України ОСОБА_2

Як вбачається із змісту ріш ення суду першої інстанції, о станній, задовольняючи позов , виходив з того, що найменуван ня "Днепровская неделя плюс", а також скорочене від нього на йменування "Днепровская неде ля" являють собою комерційні (фірмові) найменування товар иства з обмеженою відповідал ьністю "Реклама бізнес", тобто комерційні найменування поз ивача за цією справою, який ма є пріоритетне відносно відпо відачів право використання ц ього найменування.

Крім того, судом було також враховано, що з 18.02.2010, а тобто з да ти подачі відповідної заявки , права позивача відносно поз начення "Днепровская неделя" охороняються свідоцтвом Укр аїни на знак для товарів і пос луг за № 123696.

Погоджуючись з рішенням су ду першої інстанції, апеляці йний суд, також виходив з того , що права позивача відносно п означення "Днепровская недел я" охороняються зазначеним с відоцтвом України на знак дл я товарів і послуг з 18.02.2010.

Крім того, суд послався на т е, що позивач має пріоритетне право використання позначен ня "Днепровская неделя" з 23.07.2009, а тобто з дати державної реєст рації друкованого засобу мас ової інформації, а саме газет и "Днепровская неделя плюс". В той же час відповідно до зміс ту прийнятої постанови апеля ційний суд не підтвердив пра вильність висновків суду пер шої інстанції про те, що найме нування "Днепровская неделя плюс" є комерційним (фірмовим ) найменуванням товариства з обмеженою відповідальністю "Реклама бізнес" та встановив , що це найменування є комерці йною (фірмовою) назвою самої г азети.

З кінцевими висновками обо х попередніх судових інстанц ій щодо наявності підстав дл я задоволення позову погодит ись не можна, оскільки суди ді йшли до них за неповно дослід женими обставинами справи.

Відповідно до статті 500 ЦК Ук раїни, на яку посилався відпо відач, заперечуючи проти поз ову, будь-яка особа, яка до дат и подання заявки на торговел ьну марку або, якщо було заявл ено пріоритет, до дати пріори тету заявки в інтересах своє ї діяльності добросовісно ви користала торговельну марку в Україні або здійснила знач ну і серйозну підготовку для такого використання, має пра во на безоплатне продовження такого використання або вик ористання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (пра во попереднього користувача ).

У цьому ж зв' язку, судами, я к про це вже зазначалося вище , було встановлено, що 20.01.2010 відп овідачі надрукували перший н омер газети "Первая Днепровс кая неделя" із зазначенням ре єстраційного свідоцтва від 1 7.12.2009 № 1635-370 Р, а 27.01.2010 та 03.02.2010 видали газ ету "Днепровская неделя перв ая" із зазначенням реєстраці йного свідоцтва від 27.01.2010 ДП № 1640 -376ПР. В той же час, відповідно д о інших встановлених судами обставин, свідоцтво України № 123696 на знак "Днепровская неде ля" для товарів і послуг 16 та 35 к ласів МКТП було отримано тре тіми особами ОСОБА_3 та О СОБА_4 за заявкою від 18.02.2010, а то бто пізніше дати використанн я відповідного позначення ві дповідачами.

Сукупності наведених та ін ших з ними пов' язаних обста вин, на які опирався відповід ач у своїх запереченнях прот и позову, суди не дали правово ї оцінки та, посилаючись при в ирішенні спору на те, що права позивача як володільця знак у для товарів і послуг "Днепро вская неделя" охороняються з аконом, всупереч ст.ст.4-7, 43 ГПК У країни, не дійшли до певних ви сновків про те, чи є обґрунтов аними посилання відповідача на наявне у нього право попер еднього користування щодо сп ірного позначення щодо спірн ого позначення з урахуванням дати подачі заявки на реєстр ацію відповідної торговельн ої марки, що, як це вже зазнача лось вище, мало місце 18.02.2010.

Відповідно до статті 4 Закон у України "Про захист від недо бросовісної конкуренції" неп равомірним є використання ім ені, комерційного (фірмового ) найменування, торговельної марки (знака для товарів і пос луг), рекламних матеріалів, оф ормлення упаковки товарів і періодичних видань, інших по значень без дозволу (згоди) су б'єкта господарювання, який р аніше почав використовувати їх або схожі на них позначенн я у господарській діяльності , що призвело чи може призвест и до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарюван ня.

З урахуванням наведених ви мог згаданого Закону, суди, ро зглядаючи питання щодо першо сті використання найменуван ня та позначення "Днепровска я неделя", також не прийняли до уваги наступне.

Як вбачається із змісту оск аржуваних судових рішень, за наслідками розгляду справи судами попередніх інстанцій було встановлено, що друкова не періодичне видання під на звою "Днепровская неделя" поч ало виходити, як додаток до га зети "Днєпр вечерній". У 70 - х ро ках щотижневик "Днепровская неделя" був переданий видавн ицтву "Зоря".

Міністерством юстиції Укр аїни за № КВ 2429 від 03.03.1997 щотижнев ик був внесений до Державног о реєстру засобів масової ін формації під назвою "Днепров ская рекламная неделя".

За заявкою від 14.09.1998 № 98093650 Держа вним департаментом інтелект уальної власності товариств у з обмеженою відповідальніс тю "Видавничий будинок "Зоря" б уло видане свідоцтво про реє страцію знака для товарів і п ослуг № 21707, словесна частина як ого складає назву газети - "Д непровская неделя рекламная ". Зображення знака за названи м свідоцтвом ідентичне тому, яке використовувалося за ра дянських часів.

Виключне право власності н а назване свідоцтво про реєс трацію знака було передане т овариству з обмеженою відпов ідальністю "Союз", про що у Дер жавному реєстрі свідоцтв на знаки для товарів і послуг бу ло внесено запис про зміну ос оби власника знаку, з відпові дною інформацією про це в бюл етені "Промислова власність" і на офіційному веб-сайті Укр патенту, де під кодом (732) власни ком свідоцтва № 21707 вказано тов ариство з обмеженою відповід альністю "Союз".

Відкрите акціонерне товар иство "Видавництво "Зоря", спіл ьно з товариством з обмежено ю відповідальністю РВА "Рекл ама Бізнес" і товариством з об меженою відповідальністю Фі рма "Мир реклами", подали заявк у на реєстрацію друкованого засобу масової інформації - газети "Днепровская нєделя", н а яку Державним комітетом ін формаційної політики телеба чення та радіомовлення було видане реєстраційне свідоцт во від 04.06.2002 № КВ 6198.

Власники реєстраційного с відоцтва від 04.06.2002 № КВ 6198 право н а газету передали громадянин у ОСОБА_9, що підтверджуєт ься перереєстрацією газети н а ім'я вказаного громадянина у Міністерстві юстиції Укра їни від 09.10.2006 за № КВ 111839-710 ПР, який г азету "Днепровская неделя" не видає.

Рішенням Державного депар таменту інтелектуальної вла сності від 15.09.2008 була припинена дія свідоцтва, виданого за № 2 1707 товариству з обмеженою від повідальністю "Союз", з відпов ідною публікацією в офіційно му бюлетені "Промислова влас ність" та на офіційному веб-са йті Укрпатенту.

Сукупності встановлених у цьому зв' язку обставин суд и, всупереч наведеним вимога м процесуального законодавс тва, не дали ніякої правової о цінки і не зазначили чи вплив ають вони на визначення часу початкового періоду викорис тання позначення або наймену вання "Днепровская неделя".

Співставляючи дати держав ної реєстрації належних стор онам друкованих засобів масо вої інформації, а саме газет "Д непровская неделя плюс" та "Пе рвая Днепровская неделя", суд и так і не встановили коли сам е мало місце використання по значення або найменування "Д непровская неделя" вперше, як комерційного найменування.

Відповідно до частини друг ої статті 90 ЦК України, юридич на особа, що є підприємницьки м товариством, може мати коме рційне (фірмове) найменуванн я.

Згідно із ст.ст.420,489 ЦК України , до об'єктів права інтелектуа льної власності у тому числі належать комерційні (фірмов і) найменування. При цьому пра вова охорона комерційному на йменуванню надається тоді, к оли воно дає можливість вирі знити одну особу з-поміж інши х та не вводить в оману спожив ачів щодо справжньої її діял ьності. Право інтелектуально ї власності на комерційне на йменування є чинним з момент у першого використання цього найменування. Особи можуть м ати однакові комерційні найм енування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товар ів, які вони виробляють та (або ) реалізовують, та послуг, які ними надаються.

За змістом ст.8 Закону Украї ни "Про друковані засоби масо вої інформації (пресу) в Украї ні", як засновник (співзасновн ики) друкованих засобів масо вої інформації, до яких в дано му випадку відносяться сторо ни, що сперечаються за цією сп равою, так і редакції цих засо бів входять до числа самості йних суб' єктів діяльності д рукованих засобів масової ін формації. При цьому засновни к (співзасновники) може об'єдн ати в одній особі редакцію, ви давця, розповсюджувача, а ред акція має право виступати за сновником (співзасновником), видавцем, розповсюджувачем.

З урахуванням наведеної ви моги діючого законодавства, а також приймаючи до уваги ви моги ст.ст.7,9,20,21,22,23,29,31,41 цього ж Зако ну, попереднім судовим інста нціям належало повно і всебі чно з'ясувати коло тих питань , які пов' язані із збиранням , творенням, редагуванням, під готовкою інформації до друку та безпосереднім виданням т аких газет як "Днепровская не деля плюс" та "Первая Днепровс кая Неделя", оскільки від нале жного з'ясування цих питань з алежало і визначення тих осі б, які безпосередньо викорис товують у своїй діяльності с ловосполучення "Днепровская неделя", як назви газети, а отж е залежало і вирішення питан ня про наявність чи відсутні сть підстав вважати, що слово сполучення "Днепровская неде ля", по-перше, є по суті комерці йним (фірмовим) найменування м, а по - друге, що це найменув ання може бути ідентифікован о саме з особою позивача.

Відповідних заходів пов' язаних із з'ясуванням зазнач ених питань суди, як це вбачає ться з матеріалів справи не в жили, а тобто не з'ясували чи п оєднує в даному випадку пози вач, як співзасновник газети "Днепровская неделя плюс", в о дній особі також і редакцію ц ієї газети, чи все ж таки, відп овідно до ст.ст.7,8,21,22 Закону Укра їни "Про друковані засоби мас ової інформації (пресу) в Укра їні", самостійно існує створе на співзасновниками газети " Днепровская неделя плюс" ред акція цієї газети, яка набула статусу юридичної особи та к олом діяльності якої безпосе редньо є збирання, творення, р едагування, підготовка інфор мації до друку, видання друко ваних засобів масової інформ ації та її поширення серед чи тачів.

У цьому зв' язку висновок с уду першої інстанції про те, щ о найменування "Днепровская неделя плюс" являє собою коме рційне найменування товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Реклама бізнес", а тобто позивача за цією справою, а та кож суперечливий йому виснов ок апеляційного суду, згідно якого найменування "Днепров ская неделя плюс" є комерційн им найменуванням газети, не м ожна визнати такими, що ґрунт уються на встановлених за сп равою фактичних обставинах.

Сукупність наведеного да є підстави для скасування су дових рішень попередніх інст анцій.

Враховуючи межі повноваже нь касаційної інстанції, що в изначені ст.111-9 ГПК Укра їни, а також з огляду на те, що н еповне з'ясування обставин с прави у їх наведеній частині є процесуальним порушенням, якого припустилися суди поп ередніх інстанцій і яке унем ожливлює встановлення факти чних обставин, що мають значе ння для правильного вирішенн я справи на стадії касаційно го перегляду, остання має бут и передана на новий розгляд д о суду першої інстанції.

В ході такого розгляду суд у належить врахувати наведен і недоліки, предметно з'ясува ти, з якими саме обставинами п ов'язують сторони свої вимог и та заперечення по справі, на підставі поданих доказів вс тановити її фактичні обстави ни і, в залежності від встанов леного, прийняти відповідне рішення, виклавши його згідн о з вимогами процесуального законодавства.

Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, ст. 111-9, ст . 111-11 Господарського процесуал ьного кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1.Касаційні скарги при ватного підприємства "МАХОМ ПЛЮС" та ОСОБА_2 задовольн ити частково.

2.Рішення господарського су ду Дніпропетровської област і від 10.02.2011 та постанову Дніпроп етровського апеляційного го сподарського суду від 08.06.2011 у сп раві № 2/218-10 скасувати.

Справу передати на новий ро згляд до господарського суду Дніпропетровської області.

Суддя

Бенедисюк І.М.

Суддя Львов Б.Ю.

Суддя

Харченко В.М.