Рішення

від 04.11.2011 по справі 17/5007/45/11

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 10002, м. Житомир, майдан П утятинський, 3/65, '481-620

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "04" листопада 2011 р. Справа № 17/5007/45/11

Господарський суд Житоми рської області у складі:

судді Шніт А.В.

за участю представників ст орін:

від позивача ОСОБА_1 довіреність № б/н від 05.05.2011р.

від першого відповідача: ОСОБА_2 довіреність № б/н від 11.05.2011р. договір про наданн я правових послуг адвоката в ід 24.05.2011р., ОСОБА_3 довіреніст ь № б/н від 20.10.2011р.

від другого відповідача: ОСОБА_4 довіреність № 16-8/45 від 10.01.2011р.

Розглянув у відкритому суд овому засіданні справу за по зовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ятрань" (м.У льяновка Кіровоградська обл асть)

до 1) Фізичної особи - підп риємця ОСОБА_5 (м.Коростиш ів Коростишівський район Жит омирська область)

2) Державного департаменту і нтелектуальної власності (м. Київ)

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарі в та послуг та зобов'язання вч инити певні дії.

Відповідно до ст. 77 ГПК Украї ни, в судовому засіданні 20.10.2011р. оголошувалась перерва до 02.11.20 11р., в судовому засіданні 02.11.2011р. оголошувалась перерва до 04.11.201 1р.

Позивачем пред'явлено позо в про визнання недійсним пов ністю свідоцтва України №134937 н а знак для товарів та послуг “ Батьківська оселя у Т.Е.” (Знак зареєстрований 10.02.2011р., дата пу блікації відомостей про вида чу Свідоцтва - 10.02.2011р., Заявка п одана 14.10.2010р.) та зобов'язання Де ржавної служби інтелектуаль ної власності України (03680, м. Ки їв, вул. Урицького, буд. 45, МСП, ід ентифікаційний код 31032378) внест и до Державного реєстру свід оцтв України на знаки для тов арів і послуг зміни щодо визн ання недійсним свідоцтва Укр аїни №134937 на знак для товарів т а послуг “Батьківська оселя у Т.Е.” і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Позовні вимоги мотивовані тим, що оспорюване позначенн я не відповідає умовам надан ня правової охорони, які пере дбачені Законом України "Про охорону прав на знаки для тов арів і послуг", оскільки є схож им до ступеня змішування із р аніше зареєстрованим товарн им знаком позивача "Батьківс ька ХАТА" для таких самих або с поріднених товарів і послуг, а також є таким, що може ввест и в оману стосовно позивача.

Одночасно з позовом подано клопотання про призначення судової експертизи охорони п рав на об'єкти інтелектуальн ої власності. У клопотанні ви значено перелік питань, які п озивач просить суд поставити на вирішення експертизи та в изначено експертну установу , якій позивач просить суд до ручити проведення експертиз и.

В судовому засіданні 14.06.2011р. п редставник відповідача-1 под ав відзив на позовну заяву, в я кому заперечив щодо позовних вимог та просить суд в задово ленні позову відмовити. Моти вуючи це тим, що товарний знак позивача та оспорюване позн ачення відповідача-1 не можна сплутати, оскільки їх загаль не зорове (візуальне) та семан тичне (смислове) сприйняття є абсолютно різним.

Крім того, в судовому засід анні 14.06.2011р. представник відпов ідача-1 подав клопотання, в яко му просить суд проведення су дової експертизи охорони пра в на об'єкти інтелектуальної власності доручити - Науко во-дослідному центру судової експертизи з питань інтелек туальної власності Міністер ства юстиції України (04053, м.Киї в, пл. Львівська, 4а).

15.06.2011р. на адресу суду від відп овідача-2 надійшло клопотанн я, в якому просить замінити не належного відповідача Дер жавну службу інтелектуаль ної власності на Державний департамент інтелектуаль ної власності.

Ухвалою господарського су ду Житомирської області від 24.06.2011р. замінено неналежного ві дповідача по справі - Держа вну службу інтелектуально ї власності України на належ ного відповідача - Державни й департамент інтелектуал ьної власності.

В судовому засіданні 24.06.2011р. п редставник позивача подав пи сьмові пояснення щодо обґрун тованості призначення судов ої експертизи прав на об'єкти інтелектуальної власності у Київському науково-дослідно му інституті судових експерт из Міністерства юстиції Укра їни.

Суд в судовому засіданні 24.06. 2011р. відмовив в задоволенні кл опотання відповідача-1 від 14.06 .2011р. в частині доручення прове дення експертизи - Науково-до слідному центру судової експ ертизи з питань інтелектуаль ної власності Міністерства ю стиції України.

Ухвалою господарського су ду Житомирської області від 24.06.2011р. призначено у справі експ ертизу об'єктів інтелектуаль ної власності, проведення як ої доручено Київському науко во-дослідному інституту судо вих експертиз Міністерства ю стиції України (03680, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 6). На вирішенн я експерту поставлено наступ ні питання:

1) Який елемент знаку для тов арів і послуг "Батьківська ос еля у Т.Е." за свідоцтвом Украї ни №134937 займає домінуюче полож ення у зображенні знака?

2) Чи є знак для товарів і посл уг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 схожи м до ступеня змішування наст ільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послу г "Батьківська хата" за свідоц твом на знак для товарів та по слуг №49158?

3) Чи є знак для товарів і посл уг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 оманл ивим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги а бо особи, яка виробляє товар у зв'язку з використанням знак у для товарів і послуг "Батькі вська хата" за свідоцтвом на з нак для товарів та послуг №49158?

4) Чи є товари і послуги, щодо яких здійснено реєстрацію зн ака для товарів і послуг "Бать ківська оселя у ТЕ." за свідоцт вом України №134937, тими самими ч и спорідненими з товарами та послугами, щодо яких зареєст ровано знак для товарів і пос луг "Батьківська хата" за свід оцтвом на знак для товарів та послуг №49158?

Крім того, зазначеною ухвал ою було попереджено експерта про кримінальну відповідаль ність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України за завідомо неправд ивий висновок, а також за відм ову без поважних причин від в иконання покладених на нього обов'язків. Провадження у спр аві зупинено на час проведен ня експертизи.

29.06.2011р. відповідач-2 подав суду відзив на позовну заяву, в яко му заперечив щодо позовних в имог та просить суд відмовит и в задоволенні позову.

03.10.2011р. на адресу суду від Київ ського науково-дослідного ін ституту судових експертиз Мі ністерства юстиції України н адійшов висновок №5959/11-12 судово ї експертизи об'єктів інтеле ктуальної власності.

Ухвалою господарського су ду Житомирської області від 06.10.2011р. поновлено провадження у справі та призначено засіда ння суду.

В судовому засіданні 20.10.2011р. п редставник позивача подав пи сьмові пояснення щодо виснов ку експертизи об'єктів інтел ектуальної власності.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 20.10.2011р. пода в письмові пояснення за резу льтатами ознайомлення з висн овком №5959/11-12 судової експертиз и об'єктів інтелектуальної в ласності по справі.

Крім того, в судовому засіда нні 20.10.2011р. представник відпові дача-1 подав клопотання, в яком у просить суд призначити пов торну судову експертизу і до ручити її Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної влас ності Міністерства юстиції У країни (04053, м. Київ, пл. Львівська , 4а) та подав висновок ТОВ "Експ ертне бюро з питань інтелект уальної власності" (експерт М ещерякова Н.М.) №92/11-НМ експертн ого дослідження об'єктів інт електуальної власності від 1 9.08.2011р.

В судовому засіданні 20.10.2011р. п редставник відповідача-2 под ав відзив на висновок судово ї експертизи №5959/11-12 від 28.09.2011р., в я кому просить відмовити у зад оволенні позовних вимог в по вному обсязі.

24.10.2011р. на адресу суду від пред ставника позивача надійшли п исьмові заперечення щодо кло потання про призначення повт орної експертизи об'єктів ін телектуальної власності у сп раві, в яких просить суд у задо воленні клопотання представ ника відповідача-1 про призна чення повторної експертизи о б'єктів інтелектуальної влас ності у справі відмовити пов ністю.

В судовому засіданні 02.11.2011р. п редставник відповідача-2 под ав письмові пояснення щодо в исновку №92/11-НМ експертного до слідження об'єктів інтелекту альної власності від 19.08.2011р.

Представник позивача в суд овому засіданні 04.11.2011р. позовні вимоги підтримав в повному о бсязі.

В судовому засіданні 04.11.2011р. п редставники відповідачів за перечили щодо позовних вимог .

Заслухавши представників сторін, дослідивши матеріал и справи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріал ів справи, на ім'я гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 зареєстрова ний знак для товарів та послу г (торговельна марка): № свідоц тва України 49158; позначення, зар еєстроване в якості знака "Ба тьківська хата"; дата пріорит ету 04.08.2004р.; клас МКТП 43, що підтве рджується випискою з Державн ого реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послу г щодо Свідоцтва України № 49158 ( а.с. 14,15 том 1).

17.09.2007р. між гр. ОСОБА_8, який діяв за попередньо наданою з годою гр. ОСОБА_9 - ліценз іар та Товариством з обмежен ою відповідальністю "Ятрань" - ліцензіат (позивач у справі) , був укладений ліцензійний д оговір про використання знак у для товарів і послуг (а.с. 16-19 то м 1).

19.02.2008р. між гр. ОСОБА_8, який діяв за попередньо наданою з годою гр. ОСОБА_9 - ліцензіа р та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ятрань" - лі цензіат (позивач у справі), бул а укладена додаткова угода д о договору про використання знаку для товарів і послуг ві д 17.09.2007р. (а.с. 20 том 1).

Згідно п.1.2 договору від 17.09.2007р . ліцензіар (гр. ОСОБА_8), яки й володіє правом власності н а зареєстровану торговельну марку - знак для товарів і пос луг "Батьківська хата" - надалі іменується "Знак", яка засвідч ена свідоцтвом України на зн ак для товарів і послуг №49158 - на далі іменується "Свідоцтво", к опія свідоцтва якого додаєть ся до цього договору і є його н евід'ємною частиною, за плату надає позивачу строковий до звіл на використання знаку (л іцензію) у порядку визначено му у п.1.6. цього договору.

Знак зареєстрований 15.04.2005р. (д ата публікації відомостей пр о видачу Свідоцтва - 15.04.2005р., Бюл. №4, Заявка №20040808233 подана 04.08.2004р. (п.1.3. договору).

Пунктом 1.5 договору сторон и визначили, що під виключно ю ліцензією у цьому договор і розуміється дозвіл ліценз іатові на використання зна ку в порядку та на умовах в изначених цим договором.

Виключна ліцензія за цим д оговором надається ліцензі атові для використання при виробництві або розповсю дженні ним товарів, робіт, послуг відповідно до умов договору за класами міжнар одної класифікації товарів і послуг: клас 43 - їдальні, кав 'ярні, кафе, кафетерії, ресто рани, ресторани самообслуго вування, постачання харчів т а напоїв, шинки та буфети (з аклади швидкого та повсякд енного харчування) (п. 1.6 догов ору).

Згідно п.1.7. договору територ ія дії ліцензії, що видається за цим договором -Україна. Ліц ензіар надає позивачу право на використання знаку (ліцен зію) способами, зазначеними у п 2.1. цього договору - на терито рії України.

Відповідно до п.п.2.1. договору ліцензіар надає позивачу пр аво (конкретні права, що перед аються за цим договором) на ви користання знаку з такий спо сіб: 2.1.1. нанесення знаку на буд ь-який виготовлений, виробле ний позивачем товар, роботу, п ослугу для яких знак зареєст ровано, упаковку, в якій місти ться такий товар, послуга, вив іску, пов'язану з ними, чи інши й прикріплений до товару пре дмет, зберігання такого това ру із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування д ля продажу, пропонування йог о для продажу, продаж; 2.1.2. засто сування його під час пропону вання та надання будь-якої по слуга, для якої знак зареєстр овано; 2.1.3. застосування його в діловій документації чи в ре кламі з метою виготовлення т овару та надання послуг та в м ережі Інтернет.

Згідно умов підпункту 2.2. дог овору, перелік, зазначений у п .2.1. цього договору, не є повним. Сторони під виключним право м на використання знаку тако ж розуміють усі інші виключн і майнові права на використа ння знаку.

Відповідно до п.п.3.3.1., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. д оговору позивач має право: ук ладати субліцензійний догов ір щодо надання виключного п рава (ліцензії) на використан ня знаку субліцензіату. При ц ьому відповідальність за дії субліцензіата перед ліцензі аром несе позивач. Використо вувати знак у спосіб визначе ний у п.2.1. цього договору під ча с виробництва та/або розповс юдження позивачем товарів, р обіт, послуг, які позивач збув ає та/або надає, відповідно до умов цього договору за класа ми Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстра ції послуг, визначених у п.1.6. да ного договору. Використовува ти знак в місцях надання посл уг, продажу товару, робіт для я ких його зареєстровано, та у р екламі, пов'язаній із введенн ям та наданням зазначених по слуг, товару, робіт. Пред'являт и позов до третіх осіб, якщо тр еті особи порушать права, які надані за цим договором пози вачу, в тому числі пред'являти позов до третіх осіб, шляхом в имагання поновлення порушен их прав власника свідоцтва л іцензіара.

Відповідно до вимог ст. 5 Зак ону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг " правова охорона надається з наку, який не суперечить публ ічному порядку, принципам гу манності і моралі та на який н е поширюються підстави для в ідмови в наданні правової ох орони, встановлені цим Закон ом.

Об'єктом знака може бути буд ь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Таким и позначеннями можуть бути, з окрема, слова, у тому числі вла сні імена, літери, цифри, зобра жувальні елементи, кольори т а комбінації кольорів, а тако ж будь-яка комбінація таких п означень.

Право власності на знак зас відчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 рок ів від дати подання заявки до Установи і продовжується Ус тановою за клопотанням власн ика свідоцтва щоразу на 10 рокі в, за умови сплати збору в поря дку, встановленому пунктом 2 с татті 18 цього Закону. Порядок продовження строку дії свідо цтва встановлюється Установ ою.

Обсяг правової охорони, що н адається, визначається зобра женням знака та переліком то варів і послуг, внесеними до Р еєстру, і засвідчується свід оцтвом з наведеними у ньому к опією внесеного до Реєстру з ображення знака та переліком товарів і послуг.

Право на одержання свідоцт ва у порядку, встановленому ц им Законом, має будь-яка особа , об'єднання осіб або їх правон аступники.

Як вбачається з свідоцтва н а знак для товарів та послуг, в иданого відповідно до Закону України "Про охорону прав на з нак для товарів та послуг" на і м'я громадянина України ОСО БА_8 та громадянина України ОСОБА_9 зареєстрований зн ак для товарів та послуг "Бать ківська хата".

Згідно ст.16 Закону України "П ро охорону прав на знаки для т оварів і послуг", права, що вип ливають із свідоцтва, діють в ід дати подання заявки. Свідо цтво надає його власнику пра во використовувати знак та і нші права, визначені цим Зако ном.

Взаємовідносини при викор истанні знака, свідоцтво, на я кий належить кільком особам, визначаються угодою між ним и.

Використанням знака визна ється:

- нанесення його на будь-яки й товар, для якого знак зареєс тровано, упаковку, в якій міст иться такий товар, вивіску, по в'язану з ним, етикетку, нашивк у, бирку чи інший прикріплени й до товару предмет, зберіган ня такого товару із зазначен им нанесенням знака з метою п ропонування для продажу, про понування його для продажу, п родаж, імпорт (ввезення) та екс порт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь -якої послуги, для якої знак за реєстровано;

- застосування його в ділові й документації чи в рекламі т а в мережі Інтернет.

Знак визнається використа ним, якщо його застосовано у ф ормі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняєт ься від зареєстрованого знак а лише окремими елементами, я кщо це не змінює в цілому відм ітності знака.

Свідоцтво надає його власн ику виключне право заборонят и іншим особам використовува ти без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосо вно наведених у свідоцтві то варів і послуг;

- зареєстрований знак стосо вно товарів і послуг, спорідн ених з наведеними у свідоцтв і, якщо внаслідок такого вико ристання можна ввести в оман у щодо особи, яка виробляє тов ари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареє строваним знаком, стосовно н аведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок тако го використання ці позначенн я і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареє строваним знаком, стосовно т оварів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщ о внаслідок такого використа ння можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначе ння і знак можна сплутати.

Власник свідоцтва має прав о дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використ ання знака на підставі ліцен зійного договору.

Договір про передачу пр ава власності на знак і ліцензійний договір вважаю ться дійсними, якщо вони укла дені у письмовій формі і підп исані сторонами.

Враховуючи, що ліцензійний договір від 17.09.2007р. укладено у в ідповідності до вимог вказан ого закону, сторонами у встан овленому законом порядку не оскаржено, а тому є дійсним.

Згідно п.п.3.4 договору, позива ч зобов'язується: здійснюват и реалізацію виключних прав в обсязі та способах, що визна чені даним договором; дотрим уватися особистих немайнови х прав ліцензіара; використо вувати надану ліцензіаром лі цензію тільки згідно умов ць ого договору; використовуват и знак ліцензіара в тому вигл яді, в якому він зображений; не гайно інформувати ліцензіар а про відомі позивачу факти щ одо протиправного використа ння знаку третіми особами. У р азі не інформування ліцензіа ра про факти щодо протиправн ого використання знаку треті ми особами, приховування так их фактів від ліцензіара, ост анній має право на пред'явлен ня вимоги про припинення пор ушення його прав власника св ідоцтва на знак та відшкодув ання заподіяних збитків до п озивача та третьої особи.

В обґрунтування позовних в имог, позивач зазначає, що зна к для товарів та послуг (торго вельна марка) "Батьківська ха та", який належить на праві вла сності гр. ОСОБА_8 та гр. О СОБА_9 згідно Свідоцтва Укр аїни на знак для товарів та по слуг №49158 (Знак зареєстрований 15.04.2005р. (дата публікації відомо стей про видачу Свідоцтва - 15.04. 2005р., Бюл. №4; Заявка №20040808233 подана 04 .08.2004р.) та використовується поз ивачем згідно ліцензійного д оговору про використання зна ку для товарів і послуг від 17.09. 2007р., вільно, без будь-яких на те дозволів власника знаку та з а відсутності укладеного з є диним законним користувачем знаку - позивачем, субліцензі йного договору щодо використ ання знаку для товарів та пос луг (торговельної марки) "Бать ківська хата", використовуєт ься у власній підприємницькі й діяльності фізичною особою - підприємцем ОСОБА_5 (відп овідач-1 у справі), яка пов'язан а з наданням послуг громадсь кого харчування у ресторані "Батьківська оселя у Т.Е.", який є власністю відповідача, оск ільки порівнювальне словесн е позначення "Батьківська ос еля", що використовуються та р озміщене на меню ресторану "Б атьківська оселя у Т.Е.", на рек ламних візитних карточках ре сторану "Батьківська оселя у Т.Е.", на рекламному кольорово му буклеті ресторану "Батькі вська оселя у Т.Е.", безпосеред ньо на вивісці ресторану "Бат ьківська оселя у Т.Е.", на фіска льних чеках (розрахункових к витанціях) про придбання тов арів (виготовлених продуктів харчування, що пропонуються у меню ресторану), на інтернет сторінці за адресою www.ytaisii.com.ua, на кольорових бікбордах рестор ану "Батьківська оселя у Т.Е." в ідповідача-1 та знак для товар ів та послуг (торговельна мар ка) "Батьківська хата" за Свідо цтвом на знак для товарів та п ослуг від 04.08.2004р. №49158 позивач вва жає тотожними або схожими за ступенем змішування настіль ки, що їх можна сплутати.

Крім того, позивачу стало ві домо про те, що Державною службою інтелектуальної вла сності України (яка є правона ступником Державного департ аменту інтелектуальної влас ності Міністерства освіти і науки України) - відповідачем -2 на ім'я відповідача-1 зареєст ровано Свідоцтво України на знак для товарів та послуг "Ба тьківська оселя у Т.Е." №134937 (Знак зареєстрований 10.02.2011р. (дата пу блікації відомостей про вида чу Свідоцтва 10.02.2011р., Заявка под ана 14.10.2010р.).

Позивач зазначив, що відпов ідач-1 набув права інтелектуа льної власності на вищезазна чену торговельну марку - знак для товарів та послуг "Батькі вська оселя у Т.Е".

Проте, майнові права інтеле ктуальної власності, які наб ув позивач у зв'язку з отриман ням виключної ліцензії на зн ак для товарів і послуг "Батьк івська хата" та які охороняют ься Свідоцтвом України на зн ак для товарів і послуг №49158 пор ушуються відповідачем-1 внас лідок вчинення дій щодо введ ення у торговий оборот на тер иторії України торговельног о знаку "Батьківська оселя у Т .Е." за Свідоцтвом України №134937 н а знак для товарів та послуг т акож із правом використання при виробництві та/або розпо всюдженні ним товарів, робіт , послуг відповідно до умов до говору за класами Міжнародно ї класифікації товарів і пос луг для реєстрації послуг і 43 класу МКТП, а саме їдальні, кав 'ярні, кафе, кафетерії, рестора ни, ресторани самообслуговув ання, постачання харчів та на поїв, шинки та буфети (заклади швидкого та повсякденного х арчування), що є схожим до степ ені змішування із знаком для товарів і послуг "Батьківськ а хата" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 49158 наскільки, що їх можна сплут ати.

Таким чином, позивач вважає , що відповідач-1 є власником з наку для товарів і послуг "Бат ьківська оселя у Т.Е." за Свідо цтвом України №134937 з правом вик ористання при виробництві та /або розповсюдженні ним това рів, робіт, послуг за 43 класом М КТП, а саме їдальні, кав'ярні, к афе, кафетерії, ресторани, рес торани самообслуговування, п остачання харчів та напоїв, ш инки та буфети (заклади швидк ого та повсякденного харчува ння), виданого Державною с лужбою інтелектуальної влас ності Міністерства освіти і науки України 10.02.2011р., який схож им до степені змішування із т орговим знаком "Батьківська хата" за Свідоцтвом України н а знак для товарів і послуг № 4 9158 наскільки, що їх можна сплут ати.

Суд вважає позовні вимоги о бґрунтованими та такими, що п ідлягають задоволенню виход ячи з наступного.

Згідно ч.1 ст. 499 Цивільного ко дексу України, права інтелек туальної власності на торгов ельну марку визнаються недій сними з підстав та в порядку, в становлених законом.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Пос танови Верховної Ради Україн и від 23.12.1993р. №3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охор ону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України м оже бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визн аченим законодавством, що ді яло на дату подання заявки.

Датою подання заявки на реє страцію знака "Батьківська о селя у Т.Е." є 14.10.2010р.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на з наки для товарів і послуг" пра вова охорона надається знаку , який не суперечить публічно му порядку, принципам гуманн ості і моралі та на який не пош ирюються підстави для відмов и в наданні правової охорони , встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в нада нні правової охорони, як і для висновку про невідповідніст ь вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охор они визначені ст. 6 Закону Укра їни "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", зокрема , не можуть бути зареєстрован і як знаки позначення, які є то тожними або схожими настільк и, що їх можна сплутати з знака ми, раніше зареєстрованими ч и заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи дл я однорідних товарів і послу г; знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєст рації на підставі міжнародни х договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, виз наними добре відомими відпов ідно до статті 6 bis Паризької ко нвенції про охорону промисло вої власності; не можуть одер жати правову охорону позначе ння які є оманливими або таки ми, що можуть ввести в оману що до товару, послуги або особи, я ка виробляє товар або надає п ослугу.

Відповідно до п. 4.3.2, 4.3.2.1 Правил складання і подання заявки н а видачу свідоцтва України н а знак для товарів і послуг, як і затверджено наказом Держав ного патентного відомства Ук раїни від 28.07.1995р. №116, в редакції н аказу від 20.08.1997р. №72, перевірка по значення щодо наявності підс тав для відмови в наданні пра вової охорони відповідно до пунктів 3, 4 статті 6 Закону

Згідно з пунктом 3 статті 6 За кону не реєструються як знак позначення, які є тотожними а бо схожими настільки, що їх мо жна сплутати з:

а) знаками, раніше зареєстро ваними чи заявленими на реєс трацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товар ів і/або послуг;

б) знаками інших осіб, якщо ц і знаки охороняються на підс таві міжнародних договорів, учасником яких є Україна:

- міжнародними знаками, що о хороняються в Україні згідно з Мадридською угодою;

- знаками загальновідомими в Україні, що охороняються ві дповідно до статті 6 bis Паризьк ої конвенції;

в) фірмовими найменуванням и, що відомі в Україні і належа ть іншим особам, які одержали право на них до дати подання д о Відомства заявки по віднош енню до однорідних товарів і /або послуг;

г) найменуваннями місць пох одження, крім випадків, коли в они включені як неохороноспр оможні елементи до знака, що р еєструється на ім'я особи, яка має право користування таки м найменуванням;

ґ) сертифікаційними знакам и, зареєстрованими в установ леному порядку.

Відповідно до статті 19 Зако ну України "Про охорону прав н а знаки для товарів і послуг" с відоцтво може бути визнано н едійсним повністю або частко во у разі невідповідності за реєстрованого знака умовам н адання правової охорони.

У вирішенні спорів, пов'яз аних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарі в і послуг з питань невідпові дності зареєстрованих знакі в умовам надання правової ох орони, для з'ясування питан ь, що потребують спеціальних знань господарський суд при значає судову експертизу, не перебираючи на себе не прита манні суду функцій експерта.

Враховуючи наведене полож ення, у відповідності з вимо гами ст.41 ГПК України ухвалою господарського суду Житомир ської області від 24.06.2011р. (а.с. 85,86 т ом 1) призначено у справі експе ртизу об'єктів інтелектуальн ої власності, проведення яко ї доручено Київському науков о-дослідному інституту судов их експертиз Міністерства юс тиції України (03680, м. Київ, вул. С моленська, буд. 6). На вирішення експерту поставлено наступн і питання:

1) Який елемент знаку для тов арів і послуг "Батьківська ос еля у Т.Е." за свідоцтвом Украї ни №134937 займає домінуюче полож ення у зображенні знака?

2) Чи є знак для товарів і посл уг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 схожи м до ступеня змішування наст ільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послу г "Батьківська хата" за свідоц твом на знак для товарів та по слуг №49158?

3) Чи є знак для товарів і посл уг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №134937 оманл ивим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги а бо особи, яка виробляє товар у зв'язку з використанням знак у для товарів і послуг "Батькі вська хата" за свідоцтвом на з нак для товарів та послуг №49158?

4) Чи є товари і послуги, щодо яких здійснено реєстрацію зн ака для товарів і послуг "Бать ківська оселя у ТЕ." за свідоцт вом України №134937, тими самими ч и спорідненими з товарами та послугами, щодо яких зареєст ровано знак для товарів і пос луг "Батьківська хата" за свід оцтвом на знак для товарів та послуг №49158?

Експерта попереджено про к римінальну відповідальніст ь, передбачену ст.ст.384, 385 КК Укра їни за завідомо неправдивий висновок, а також за відмову б ез поважних причин від викон ання покладених на нього обо в'язків.

Згідно висновку №5959/11-12 суд ової експертизи об'єктів і нтелектуальної власності в ід 28.09.2011р. (а.с. 129-140 том 1) експерт ді йшов до наступних висновкі в з поставлених питань:

1. (1) Домінуючими елементами у складі знаку для товарів і по слуг "Батьківська оселя у Т.Е." , є словесні елементи "Батьків ська оселя".

2. (4) До числа послуг, для яких з ареєстровано знак для товарі в і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України № 134937, входять як ті самі послуги , так і споріднені з послугами , щодо яких зареєстровано зна к для товарів і послуг "Батькі вська хата" за свідоцтвом Укр аїни №49158.

3). (2) Знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за св ідоцтвом України №134937 є схожим до ступеню змішування із зна ком для товарів і послуг "Бать ківська хата" за свідоцтвом У країни № 49158.

4). (3) Знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за св ідоцтвом України №134937 не є оман ливим або таким що може ввест и в оману щодо послуг, проте мо же ввести у оману стосовно ос оби, що надає послуги у зв'язку з використанням знаку для то варів і послуг "Батьківська х ата" за Свідоцтвом України №491 58.

Слід зазначити, що експерти за у справі проведена судови м експертом Клімовою Натал ією Борисовною, яка має вищ у юридичну, філософську осві ту та спеціальну освіту в гал узі інтелектуальної власнос ті, кваліфікацію судового ек сперта (свідоцтво №НОМЕР_2 ) зі спеціальностей "13.1. Дослід ження, пов'язані з літературн ими і художніми творами: 13.1.1. До слідження, пов'язані з літера турними, художніми творами т а інші, 13.1.2 Дослідження, пов'яза ні з комп'ютерними програмам и і компіляціями даних (базам и даних)"; "13.2. Дослідження, пов'яз ані з виконанням, фонограмам и, відеограмами, програмами (п ередачами) організацій мовле ння"; "13.6. Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) на йменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазн аченнями"; "13.9. Економічні дослі дження у сфері інтелектуальн ої власності", п'ятий кваліфік аційний клас експерта і стаж експертної роботи з 2005 року.

Підстави вважати, що виснов ок експерта є завідомо непра вдивим, суперечливим, необґр унтованим або таким, що викли кає сумнів у його правильнос ті - відсутні. Суд оцінює заз начений висновок експертизи як належний доказ у справі.

Суд відхиляє заперечення в ідповідача-1 та висновок експ ертного дослідження №92/11-НМ ві д 19.08.2011р., складений експертом Мещеряковою Н.М. з огляду на наступне.

Відповідно до вимог ст.4 Зак ону України "Про судову експе ртизу" незалежність судового експерта та правильність йо го висновку забезпечується з окрема: процесуальним порядк ом призначення судового експ ерта та кримінальною відпові дальністю судового експерта за дачу свідомо неправдивог о висновку та відмову без пов ажних причин від виконання п окладених на нього обов'язкі в.

Експерт Мещерякова Н.М. не була в процесуальному пор ядку, передбаченому ст. 41 ГПК У країни призначена в якості с удового експерта.

Таким чином, на підставі вив чення матеріалів справи, рез ультатів експертизи та поясн ень представників сторін, су д приходить до висновку, що зн ак для товарів і послуг "Батьк івська оселя у Т.Е." за свідоцт вом України №134937 є схожим насті льки, що його можна сплутати і з знаком для товарів і послуг "Батьківська хата" за свідоцт вом України №49158 щодо таких са мих та споріднених товарів 43-г о класу МКТП. Знак для товарів і послуг "Батьківська оселя у Т.Е." за свідоцтвом України №1349 37 є таким, що може ввести в оман у щодо особи, яка виробляє тов ари 43 класу МКТП.

Таким чином, свідоцтво Укра їни на знак для товарів і посл уг №134937 підлягає визнанню нед ійсним, у зв'язку з невідпов ідністю знака умовам його ре єстрації, визначеним законод авством, що діяло на дату пода ння заявки.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання відповідача-2 внести відповідні зміни д о Державного реєстру свідоцт в України на знаки для товарі в і послуг та здійснити відпо відну публікацію в офіційно му бюлетені "Промислова вла сність".

Відповідно до ч.2 ст.19 Закону України "Про охорону прав на з наки для товарів і послуг", при визнанні свідоцтва чи його ч астини недійсними установа ( центральний орган виконавчо ї влади з питань правової охо рони інтелектуальної власно сті відповідно до ст. 1 вказано го закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина , визнані недійсними, вважают ься такими, що не набрали чинн ості від дати подання заявки (ч.3 ст.19 Закону "Про охорону пра в на знаки для товарів і послу г").

Як вже зазначалося, суд дій шов висновку, що свідоцтво на знак для товарів і послуг "Бат ьківська оселя у Т.Е." №134937 підля гає визнанню недійсним пов ністю.

Законом України ”Про охоро ну прав на знаки для товарів і послуг” (ст.2) визначені повно важення Установи у сфері охо рони прав на знаки для товарі в і послуг, зокрема, передбач ено, що Установа забезпечує о публікування офіційних відо мостей про знаки для товарів і послуг. Установа - це центр альний орган виконавчої влад и з питань правової охорони і нтелектуальної власності (на ведені функції якого виконує Державний департамент і нтелектуальної власності).

В силу п. п. 2.3., 2.4. Положення про Державний реєстр свідоц тв України на знаки для товар ів і послуг, затвердженого на казом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10, зареєстрованого в Міністер стві юстиції України 28 січня 2 002 р. за № 64/6352 “у процесі ведення р еєстру до нього вносяться ві домості щодо…визнання свідо цтва недійсним повністю або частково…Підставою для внес ення відомостей до реєстру є … рішення судових органів”.

За таких обставин, позовні в имоги позивача про зобов'яз ання відповідача-1 внести від повідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публі кацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґ рунтованими та підлягають за доволенню.

Відповідно до п. 49 Рекоменда цій Президії Вищого господар ського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107, за змістом ст. 49 Господарс ького процесуального кодекс у України, у разі задоволення позову про визнання свідоцт ва на знак недійсним повніст ю або частково суд не має прав а покладати сплату державног о мита та інших судових витра т на Державний департаме нт інтелектуальної власност і Міністерства освіти і наук и України, якщо останнього бу ло залучено до участі у справ і як одного з відповідачів, а в идачу відповідного свідоцтв а здійснено ним згідно з чинн им законодавством.

Зібрані у справі докази сві дчать, що позивач здійснив оп лату за проведення судової е кспертизи в розмірі 10152,00грн. пл атіжним дорученням №8242 від 10.08. 2011р.

За таких обставин , на відпо відача-1 покладаються витрат и по оплаті державного мита в розмірі 85,00 грн., витрати на інф ормаційно-технічне забезпеч ення судового процесу в розм ірі 236,00 грн., витрати на проведе ння судової експертизи в роз мірі 10152,00 грн.

Керуючись ст.ст. 49, 82, 84, 85 ГПК Укр аїни, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Визнати недійсним повніст ю свідоцтво України № 134937 на зн ак для товарів та послуг "Бать ківська оселя у Т.Е." (Знак заре єстрований 10.02.2011 року, дата публ ікації відомостей про видачу Свідоцтва - 10.02.2011 року, Заявка по дана 14.10.2010 року).

3. Зобов'язати Державний департамент інтелектуально ї власності (вул. Урицького, 45, м . Київ-35, МСП 03680, код ЄДРПОУ 2176978) вне сти до Державного реєстру св ідоцтв України на знаки для т оварів і послуг зміни щодо ви знання недійсним свідоцтва У країни №134937 на знак для товарів та послуг "Батьківська оселя у Т.Е." і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (адрес а місцепроживання: АДРЕСА_1 , свідоцтво серія НОМЕР_3 від 29.01.2008 року, ІН НОМЕР_1) на користь Товариства з обмежен ою відповідальністю "Ятрань" (код ЄДРПОУ 30118768, адреса місцезн аходження: 26400, Кіровоградська область, Ульяновський район , м. Ульяновка, 252 км + 440м, автомагі стралі Київ-Одеса) - 10152,00грн. вит рат на проведення експертизи , 85,00грн. державного мита та 236,00гр н. витрат на інформаційно-тех нічне забезпечення судового процесу.

Рішення господарського су ду набирає законної сили піс ля закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апе ляційну скаргу не було подан о. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не с касовано, набирає законної с или після розгляду справи ап еляційним господарським суд ом.

Апеляційна скарга подаєть ся на рішення місцевого госп одарського суду протягом дес яти днів з дня його оголошенн я. У разі якщо в судовому засід анні було оголошено лише вст упну та резолютивну частину рішення, зазначений строк об числюється з дня підписання рішення, оформленого відпові дно до статті 84 Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни.

Суддя Шніт А.В.

Дата підписання: 14 листопа да 2011р.

< Текст > < Поле для текста >

1 - в справу;

2-позивачу;

3,4-відповдачам.

< Текст >

< Текст >