Рішення

від 16.09.2008 по справі 20/441

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

20/441

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №  20/441

16.09.08

За позовом          Товариства з обмеженою відповідальністю “Пайрокул УК”

До                    1. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і

                           науки України

                       2. Компанії САНЕКС (SANEX)

Про                    дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №702159 "PYROCOOL"

                    (комбіноване) на території України

                                                                                                                          Суддя Палій В.В.

                                                                                               Секретар Молочна Н.С.

Представники:

від позивача            Іонушас С.К.-предст. (дов. від 07.05.2007р.)

від відповідача-1    Рижиков Ю.Ю.- предст. (дов. від 28.07.2008р.  

Від відповідача-2    не з‘явився  

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

       Позивач звернувся з позовом про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №702159 на знак для товарів і послуг "PYROCOOL" (комбіноване) на території України, що діє на території України у повному обсязі з 22.06.1998р. , власником якої є Компанія "САНЕКС" (SANEX), у зв"язку із тим, що вищевказана торговельна марка щодо товарів 9, 11 класів не використовується в Україні з 22.06.1998р.

       Ухвалою від 03.12.2007р. Господарським судом міста Києва порушено провадження у справі №20/441, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 01.07.2008р.

Судом встановлено, що відповідач-2 по справі є нерезидентом, який не має свого представництва на території України.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 року, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах".

Згідно з даним актом, центральним органом, уповноваженим складати підтвердження про вручення документів, отримувати документи, які передаються консульськими каналами тощо, є Міністерство юстиції України та його територіальні управління юстиції.

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої ст. 5 вказаної Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної держави.

Відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступна умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.   

       За таких обставин, відповідачу-2 по справі для належного повідомлення про розгляд справи, необхідно вручати судові документи та матеріали по справі в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову через органи юстиції.

В порядку підготовки справи №20/441 до судового розгляду, 03.12.2007р. судом направлено запити до Регіональної інформаційної митниці та Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості.

19.12.2007р. та 08.01.2008р. судом одержано відповіді на запити суду від Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації та Регіональної інформаційної митниці.

08.01.2008р. судом направлено запит до Державної митної служби України.

31.01.2008р. судом одержано відповідь на запит суду з Державної митної служби України (Департаменту митної статистики).

          26.03.2008р. судом одержано письмове підтвердження із Міністерства юстиції України про вручення судових документів та матеріалів по справі №20/441 відповідачу-2.

          У судовому засіданні 01.07.2008р. представник відповідача -1 надав суду відзив на позовну заяву, у якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що позивачем належним чином не доведено факту невикористання відповідачем-2 оспорюваної міжнародної реєстрації.

Представники сторін подали суду спільне клопотання про продовження терміну розгляду справи №20/441 на більш тривалий строк, ніж встановлено ч. 1 ст. 69 ГПК України.

З метою витребування додаткових доказів по справі, розгляд справи 01.07.2008р. відкладено.

          22.08.2008р. судом одержано від позивача письмові пояснення від позивача із обґрунтуванням порушеного права позивача. Так, позивач зазначає, що відповідач-2 вчиняє дії, спрямовані на перешкоджання позивачу у використанні позначення  «PYROCOOL»(намагання анулювати сертифікати відповідності, отримані позивачем для продукції –вогнегасних пристроїв, скерування відповідних листів до Міністерства з надзвичайних ситуацій та  Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України).

          З метою вивчення матеріалів справи, 26.08.2008р. у судовому засіданні оголошено перерву до 27.08.2008р.

          У судовому засіданні 27.08.2008р. представник відповідача-2 надав суду відзив на позовну заяву, у якому просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити повністю посилаючись на те, що наданий позивачем Сертифікат відповідності №234348 від 29.12.2006р. є неналежним доказом по справі, оскільки термін дії даного Сертифіката відповідності встановлений до 28.12.2007р. Тобто, позивачем не доведено наявності порушених прав і охоронюваних законом інтересів та невикористання відповідачем-2 оспорюваної міжнародної реєстрації.

          Представник відповідача-2 заявив усне клопотання про оголошення перерви у судовому засіданні, з метою надання суду додаткових доказів по справі.

          Клопотання судом задоволено.

          У зв‘язку із задоволенням клопотання відповідача-2, у судовому засіданні 27.08.2008р. судом оголошено перерву до 09.09.2008р.

          09.09.2008р. у судовому засіданні оголошувалась перерва до 16.09.2008р.

          У судовому засіданні 16.09.2008р. представник позивача в усних поясненнях підтримав заявлені позовні вимоги, просить суд позовні вимоги задовольнити у повному обсязі. Представник відповідача-1 в усних поясненнях проти позовних вимог заперечив.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідачів,  суд, -

ВСТАНОВИВ:

Компанія САНЕКС (SANEX) набула в Україні статус володільця міжнародної реєстрації №702159 на знак для товарів і послуг «PYROCOOL»(комбіноване) для товарів  9 та 11 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. Заявку на міжнародну реєстрацію даної торговельної марки було подано відповідачем-2 до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності із датою реєстрації –22.06.1998р.

Відповідно до п. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 р., (далі –Мадридська угода) з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро у кожній зацікавленій Договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо.

Отже, відповідач-2 набув права інтелектуальної власності на торговельну марку «PYROCOOL». Згідно п. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.  

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями відповідачу-1 належить право на використання торговельної марки «PYROCOOL»та інші права, надані законом.

Згідно пункту 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано торговельну марку, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої зареєстровано торговельну марку; застосування її  в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Рекомендацією Президії Вищого Господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 визначено, що відповідно до ст. 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3-ter, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. У разі невикористання знака, саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого пунктом 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України.

П. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

·          обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

·                    можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що важливим для правильного вирішення спору по суті є з'ясування того, чи мав місце факт невикористання в Україні торговельної марки, яка має міжнародну реєстрацію №702159, протягом більш ніж трьох років від дати її реєстрації в Міжнародному бюро (22.06.1998р.) та чи відсутні поважні причини такого невикористання.

З урахуванням положень Мадридської угоди та п. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” достроково припинена може бути дія тієї міжнародної реєстрації, торговельна марка за якою не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро.

Станом на дату реєстрації торговельної марки ”PYROCOOL»в Міжнародному бюро (22..06.1998 р.) використанням знака для товарів і послуг в Україні визнавалося застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот (п. 2 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р.).

На дату подання позовної заяви, як і на дату винесення рішення, в Україні чинний Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами від 22.05.2003р., згідно ст. 16 якого використанням знака визнається:

·          нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

·          застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

·          застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах

Належними у справі доказами доводиться, що  торговельна марка “ PYROCOOL ”, яка має міжнародну реєстрацію №702159, не використовувалася в Україні протягом більше ніж трьох років, починаючи  з дати реєстрації. Доказів на доведення протилежного позивачем не надано.

Як вбачається з роздруківки з офіційного веб-сайту ВОІВ  щодо статусу  міжнародної реєстрації №702159 відповідач-2 є іноземною юридичною особою. Таким чином, вироблені ним товари 9 та 11 класів МКТП під торговельною маркою ”PYROCOOL», у випадку здійснення дій, які визнаються використанням торговельної марки в Україні, мали б ввозитися в Україну та продаватися на її території.

За даними Державної митної служби України інформація щодо митного оформлення імпорту та експорту товарів, що містять у своїй назві торгову марку «PYROCOOL», за період з 01.01.1998 по 21.01.2008р. повідомляється, що відповідно до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом Державної митної служби України від 09.07.1997р. №307 (із змінами та доповненнями), опис товару у графі 31 вантажної митної декларації не формалізований і допускається вільне написання даних про товар (в тому числі щодо марки товару), подальший пошук товарів призначених для гасіння вогню або захисту проти нього маркованих торговою маркою «PYROCOOL»можливий за умови отримання додаткової інформації про товар (коди УКТЗЕД, відправники, одержувачі, номери транспортних засобів та інше).

У відповідь на запит суду від Регіональної інформаційної митниці Державної митної служби України щодо ввезення відповідачем-2 вогнегасників та обладнання для гасіння вогню, одежі для захисту проти вогню маркованих торговою маркою «PYROCOOL»за період з 22.06.1998р. по 24.12.2007р. в базі даних копій ВМД, не виявлено.

За даними Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»сертифікат відповідності на одяг для захисту від вогню, складові частини до вогнегасників зазначеної торгової марки у Реєстрі УкрСЕПРО не зареєстровано.

Викладене дозволяє суду дійти висновку про те, що в Україні торговельна марка «PYROCOOL»не наносилась на товар, виготовлений відповідачем-2, для якого її зареєстровано, упаковку такого товару, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку тощо; фармацевтичні препарати із нанесенням торговельної марки «PYROCOOL»не зберігалися з метою пропонування для продажу, не пропонувалися для продажу, не продавалися, не імпортувалися (ввозилися) та не експортувалися (вивозилися).

Викладене дає підстави суду вважати, що відповідач-2 протягом трьох років з дати реєстрації не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака.

Наступним питанням, яке підлягає з'ясуванню судом для правильного вирішення спору по суті, є питання про те, чи наявні у відповідача-2 поважні причини невикористання в Україні торговельної марки «PYROCOOL», яка має міжнародну реєстрацію №702159. За змістом п. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та з урахуванням положень Мадридської угоди дія міжнародної реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено невичерпний перелік обставин, які можуть вважатися поважними причинами невикористання торговельної марки. Ними є:

·          обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

       ·                можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Відповідачем-2 не надано будь-яких доказів використання та/або наявності поважних причин невикористання торговельної марки «PYROCOOL», яка має міжнародну реєстрацію № 702159, протягом більше ніж трьох років, починаючи  з 22.06.1998р. по 27.12.2007р.

Належними у справі доказами доведено факт невикористання в України торговельної марки «PYROCOOL», яка має міжнародну реєстрацію № 702159, протягом більше ніж трьох років, а саме, з дати реєстрації -з 22.06.1998р. по 27.12.2007р.

На підтвердження порушеного права позивача, позивачем надано суду докази вчинення дій відповідачем-2, які спрямовані на перешкоджання позивачу у використанні позначення  «PYROCOOL»(намагання анулювати сертифікати відповідності, отримані позивачем для продукції – вогнегасних пристроїв, скерування відповідних листів до Міністерства з надзвичайних ситуацій та  Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України).

        Крім того, суд враховує той факт, що у Господарському суді м. Києва розглядається справа №20/301 за позовом Компанії “САНЕКС”(SANEX) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Пайрокул УК”          про припинення порушення прав на знак для товарів і послуг” за міжнародною реєстрацією №702159 на території України. Враховуючи дані обставини, суд приходить до висновку, що відповідач-2 визнає факт використання позивачем позначення «PYROCOOL», яке вважає протиправним,  та вчиняє дії, спрямовані на припинення та заборону такого використання.

З урахування наведеного, позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати покладаються на відповідача-2, оскільки Держдепартамент інтелектуальної власності  МОН України не уповноважений на здійснення контролю за використанням знаків для товарів і послуг їх власниками.

На підставі викладеного, ст. ст.  49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги  задовольнити повністю.

2. Достроково припинити на території України дію міжнародної реєстрації №702159 на знак для товарів і послуг PYROCOOL»(комбіноване) для товарів і послуг 9 та 11 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, зареєстрованого  на ім‘я «САНЕКС»(SANEX, s.r.o., Jevanska 23, CZ-10000 Praha 10 (CZ)).

3. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680 МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45) повідомити Міжнародне бюро інтелектуальної власності  про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації №702159 на знак для товарів і послуг PYROCOOL»(комбіноване) для товарів і послуг 9 та 11 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг.

4. Стягнути з Компанії «Санекс»((SANEX, s.r.o., Jevanska 23, CZ-10000 Praha 10 (CZ)) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Пайрокул УК»(м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 32, оф. 23, код ЄДРПОУ 33483809) 85,00 грн. - державного мита та 118,00 грн. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його прийняття.

Суддя                                                                                                   В. В. Палій