Рішення

від 25.11.2011 по справі 8/346

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 8/346 25.11.11

за позовомФерреро С.П.А. (Італія) (Ferrero S.P.A.) до Відповідач-1: Приватного підприємства "Титан Груп" Відповідач-2: Публічне акціонерне товариство "Львівський холодокомбінат" проприпинення порушення прав на торговельну марку Суддя Катрич В.С.

Представники сторін:

Від позивача -не з'явився

Від відповідача -не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Ферреро С.П.А. (Італія) (Ferrero S.P.A.) (надалі по тексту -позивач) звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом до відповідач-1 Приватного підприємства "Титан Груп" та до відповідач-2 Публічного акціонерного товариства "Львівський холодокомбінат" про припинення порушення прав на торговельну марку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.08.2011 року порушено провадження у справі №8/346, розгляд справи призначено на 29.09.2011 року.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 29.09.2011 р. справу № 8/346 передано для розгляду судді Прокопенко Л.В.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.09.2011 року розгляд справи призначено на 20.10.2011 року.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 13.10.2011 р. справу № 8/346 передано для розгляду судді Катрич В.С.

Судом, у відповідності з вимогами ст. 81-1 ГПК України, складено протоколи судових засідань, які долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 25.11.2011 р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення у відповідності до ст. 85 ГПК України.

Розглянувши надані документи і матеріали, заслухавши пояснення уповноваженого представника, всебічно та повно з'ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва -

ВСТАНОВИВ

Позивач, ФЕРРЕРО С.П.А. є власником торговельної марки «Нутелла»за Міжнародною реєстрацією № 689315 від 9 березня 1998 року (надалі - «Торговельна марка». «Міжнародна реєстрація»відповідно), яка діє на території України. Торговельна марка зареєстрована для товарів 29 та 30 класів Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП), зокрема для таких товарів як кондитерські вироби та харчовий лід (морозиво) у класі 30 МКТП. Відповідний витяг з Міжнародного Реєстру з перекладом українською мовою додається.

Позивач, компанія ФЕРРЕРО С.П.А., входить до Групи компаній ФЕРРЕРО - відомого світового виробника кондитерських виробів, таких як «Нутелла», «Раффаелло», «Кіндер», «Ферреро Роше»та інших. Група компаній ФЕРРЕРО була заснована в Італії у 1946 році італійським кондитером ОСОБА_1.

З 2003 року кондитерські вироби групи ФЕРРЕРО, в тому числі і «Нутелла», постачаються на територію України та розповсюджуються Товариством з обмеженою відповідальністю «Ферреро Україна». Лист ДП «Медіа Дирекція»щодо витрат на медійну підтримки Торговельної марки «Нутелла» за період з 1 січня 2010 року по червень 2011 року додається.

Відповідно позовної заяви позивач зазначає, що Приватне підприємство «ТИТАН ГРУП»(Відповідач 1) здійснює в Україні продаж морозива «Нутела-Ісе». Із наведеним на його упаковці позначенням «Нутела», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з Торговельною маркою «Нутелла», майнові права на яку належать Позивачеві, примірник обгортки морозива «Нутела-ісе»та чек від 24 червня 2011 року, що засвідчує його придбання у м. Києві у ПП «ТИТАН ЕРУП», додаються. Відповідно до інформації, наведеної на обгортці, виробником морозива «Нутела-Ісе»є Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»(Відповідач 2). Крім того. Відповідач 2 пропонує вищевказаний товар до продажу через свій веб-сайт (http://www.limo.ua/ice-cream-uk/category/eskico.html), витяг з якого додається.

Позивач зазначає, що позначення «Нутела», застосоване на упаковці морозива «Нутела-Ісе», є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «Нутелла»за Міжнародною Реєстрацією №689315.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 418 Цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Спеціальне законодавство України стосовно охорони прав на знаки для товарів і послуг складають, зокрема, Паризька конвенція про охорону промислової власності (надалі - Паризька конвенція), Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р. (надалі - Мадридська угода), Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". При виникненні розбіжностей під час тлумачення або використання положень нормативних актів, перевагу мають міжнародні законодавчі акти.

Правовідносини, що стосуються вітчизняних та іноземних осіб, які бажають отримати права на об'єкти промислової власності в Україні, регулюються відповідно до п. 1 ст. 2 Паризької конвенції та п. 1 ст. 4 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Відповідно до п. 1 ст. 2 Паризької конвенції відносно охорони промислової власності громадяни кожної країни Союзу користуються в усіх інших країнах Союзу тими ж привілеями, що надаються тепер чи будуть надаватися згодом відповідними законами власним громадянам, не обмежуючи при цьому прав, спеціально передбачених цією Конвенцією.

Відповідно до частини (1) статті 4 Мадридської угоди, яка набула чинності для України з 25.12.1991р., з дати реєстрації у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Виходячи зі змісту зазначеної норми, з дати міжнародної реєстрації знака в Міжнародному реєстрі Міжнародного бюро ВОІВ, на території України до зареєстрованого знака застосовуються положення чинного законодавства України, зокрема ЦК України та Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг".

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з положеннями ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Зі змісту ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" випливає, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Виходячи з цього положення, вирізнення товарів і послуг одного виробника від аналогічних товарів і послуг іншого виробника є однією із основних функцій товарного знака. Отримуючи свідоцтво, його власник набуває виключних прав на товарний знак. Обсяг правової охорони визначається зображенням знака, а також переліком зареєстрованих товарів і послуг, що надані у свідоцтві України або за міжнародною реєстрацією.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Статтею 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на власника свідоцтва покладений обов'язок добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Як передбачено ч. 2 ст. 497 ЦК України, чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути припинено достроково за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам договору, а також в інших випадках, передбачених законом.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака вважається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов'язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на власника знаку, в даному випадку на відповідача-1.

Ст. 157 Господарського кодексу України передбачено, що використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до пункту 4.3.2.4 "Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», затверджених Наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28 липня 1995 року (надалі - Правила), позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до пункту 4.3.2.6. Правил для встановлення схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість. Схожість словесних позначень Позивача та Відповідачів підтверджується фонетично та графічно.

Зважаючи на вищевказане, позначення «Нутела», яке використовується Відповідачами, є схожим настільки, що його можна сплутати з Торговельною маркою «Нутелла»за Міжнародною Реєстрацією № 689315.

Відповідно до пункту 4.3.2.5. «Правил складання, подання га розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг», для встановлення однорідності товарів слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів . У даному випадку товари, стосовно яких зареєстровано Торговельну марку «Нутелла», та для яких Відповідачі використовують позначення «Нутела», є продуктами харчування, призначені для широкого кола споживачів та реалізуються кінцевим споживачам через мережу закладів торгівлі (магазинів, супермаркетах тощо).

Додатково слід зазначити, що на обгортці морозива «Нутела-Ісе»наведені зображення лісових горішків та пасти коричневого кольору, а згідно інформації, наведеної на звороті обгортки, морозиво має смак фундука (лісових горіхів). В той же час компанії групи ФЕРРЕРО протягом тривалого часу випускають горіхову пасту з какао «Нутелла», яка відома українським споживачам. Таке використання позначення «Нутела»додатково підтверджує недобросовісність дій Відповідачів, спрямованих на неправомірне використання репутації Позивача, та вірогідність змішування позначень.

Відповідно до статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до п. 2 ст. 3 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг"не можугь одержати правову охорону позначення, які є оманливими або, такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар, або надає послугу.

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знак для товарів і послуг"не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності;

фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Таким чином, використання Відповідачами позначення «Нутела»становить порушення майнових прав інтелектуальної власності компанії ФЕРРЕРО С.П.А. на Торговельну марку «Нутелла»за Міжнародною Реєстрацією № 689315.

Згідно статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до статті 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Згідно зі ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідачів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд -

В И Р І Ш И В :

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Зобов'язати Приватне підприємство «ТИТАН ГРУП»(03037, вул. М.Кривоноса, буд. 27, код ЄДРПОУ 33234082) припинити використання позначення «Нутела». яке є схожим настільки, що його можна сплутати, з Торговельною маркою «Нутелла»за Міжнародною Реєстрацією № 689315, зокрема зберігання морозива із нанесенням такого позначення на його упаковку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж. Заборонити Приватному підприємству «ТИТАН ГРУП»здійснювати використання позначення «Нутела», яке є схожим настільки, що його можна сплутати, із Торговельною маркою «Нутелла» за Міжнародною Реєстрацією № 689315, зокрема зберігання морозива із нанесенням такого позначення на його упаковку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж.

3. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»(79025, м. Львів, вул. Повітряна 2, код ЄДРПОУ 01553706) припинити використання позначення «Нутела», яке є схожим настільки, що його можна сплутати, із Торговельною маркою «Нутелла» за Міжнародною Реєстрацією № 689315, зокрема нанесення такого позначення на упаковку морозива, зберігання морозива із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, застосування позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

4. Заборонити Публічному акціонерному товариству «Львівський холодокомбінат»(79025, м. Львів, вул. Повітряна 2, код ЄДРПОУ 01553706) здійснювати використання позначення «Нутела», яке є схожим настільки, що його можна сплутати, із Торговельною маркою «Нутелла»за Міжнародною Реєстрацією № 689315, зокрема нанесення такого позначення на упаковку морозива, зберігання морозива із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, експорт (вивезення), застосування позначення в рекламі, діловій документації, мережі Інтернет.

5. Зобов'язати Приватне підприємство «ТИТАН ГРУП»(03037, м. Київ, вул. М.Кривоноса, буд. 27, код ЄДРПОУ 33234082) знищити виготовлені зображення позначення «Нутела», схожого настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою за Міжнародною Реєстрацією № 689315.

6. Зобов'язати Публічне акціонерне товариство «Львівський холодокомбінат»(79025, м.Львів, вул.Повітряна, 2, код ЄДРПОУ 01553706) знищити виготовлені зображення позначення «Нутела», схожого настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою за Міжнародною Реєстрацією №689315.

7. Стягнути з Приватного підприємства «ТИТАН ГРУП»(03037, вул. М.Кривоноса, буд. 27, код ЄДРПОУ 33234082) на користь Ферреро С.П.А. (ОСОБА_1 1 І-12051 АЛЬБА, Італія) суму 42 (сорок дві гривні) грн. 50 коп. державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

8. Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Львівський холодокомбінат»(79025, м.Львів, вул.Повітряна, 2, код ЄДРПОУ 01553706) на користь Ферреро С.П.А. (ОСОБА_1 1 І-12051 АЛЬБА, Італія) суму 42 (сорок дві гривні) грн. 50 коп. державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

9. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо останню не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не було скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

10. Після набрання рішенням законної сили видати наказ

Суддя В.С. Катрич

Повний текст рішення складено 20.04.2012 року