Постанова

від 19.03.2013 по справі 5011-72/7236-2012

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2013 року Справа № 5011-72/7236-2012 Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В.П. - головуючий, судді Бенедисюк І.М.(доповідач) і Львов Б.Ю.

розглянув касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь", м. Дніпропетровськ (далі - ПАТ "Алеф-Виналь"),

на постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.01.2013

зі справи № 5011-72/7236-2012

за позовом ПАТ "Алеф-Виналь"

до Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ, та

державного підприємства "Первомайський виноробний завод", с. Первомайське Сімферопольського району Автономної Республіки Крим (далі - ДП "Первомайський виноробний завод"),

про визнання свідоцтва № 82138 на знак для товарів та послуг недійсним.

Судове засідання проведено за участю представників сторін:

ПАТ "Алеф-Виналь"- Картушина Д.М.,

Державної служби інтелектуальної власності України - Саламова Д.М.,

ДП "Первомайський виноробний завод"- не з'яв.

За результатами розгляду касаційної скарги Вищий господарський суд України

ВСТАНОВИВ:

ПАТ "Алеф-Виналь" як володілець свідоцтва України № 109 692 на знак для товарів і послуг "Тамянка" звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про:

визнання недійсним свідоцтва України № 83138 на знак для товарів і послуг "Тамянка Південна", володільцем якого є відповідач у справі ДП "Первомайський виноробний завод", для всіх товарів 33 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП);

зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним торговельної марки відповідача та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги мотивовані тим, що належний відповідачеві знак для товарів і послуг "Тамянка Південна", захищений свідоцтвом України № 83138, відповідно до пункту 3 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше заявленим на реєстрацію знаком позивача "Тамянка" за свідоцтвом України № 109692 для тих самих товарів 33 класу МКТП.

Рішенням господарського суду міста Києва від 09.10.2012 (суддя Бондарчук В.В.) позов задоволено.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.01.2013 (колегія суддів у складі: суддя Пантелієнко В.О. - головуючий, судді Верховець А.А., Шипко В.В.) рішення місцевого господарського суду скасовано; прийнято нове рішення про відмову в задоволенні позову.

У касаційній скарзі ПАТ "Алеф-Виналь" просить Вищий господарський суд України постанову апеляційного господарського суду скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі, посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм процесуального права, що виявилося в невідповідності висновків цієї судової інстанції фактичним обставинам справа, невірне застосування положень статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Державного патентного відомства України від 20.08.1997 № 72), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила).

У відзиві на касаційну скаргу Державна служба інтелектуальної власності України просить оскаржувану постанову залишити без змін, а скаргу - без задоволення з мотивів, викладених у даному відзиві. Відзив ДП "Первомайський виноробний завод" на касаційну скаргу не надходив.

Сторони відповідно до статті 111 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду скарги.

Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм процесуального та матеріального права, заслухавши пояснення представників ПАТ "Алеф-Виналь" та Державної служби інтелектуальної власності України, Вищий господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення касаційної скарги.

Господарськими судами у справі встановлено, що:

- ПАТ "Алеф-Виналь" є володільцем свідоцтва України № 109692 на словесний знак для товарів і послуг "Тамянка" для товарів 33 класу МКТП; дата подання заявки 05.05.2006 ;

- за заявкою від 05.06.2006 ДП "Первомайський виноробний завод" отримало свідоцтво України № 83138 на словесний на знак для товарів і послуг "Тамянка Південна" для товарів 33 класу МКТП;

- згідно з висновком призначеної місцевим господарським судом у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності:

знак для товарів і послуг "Тамянка Південна" за свідоцтвом України № 83138 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "Тамянка", що охороняється свідоцтвом України № 109692;

знак для товарів і послуг "Тамянка Південна" є таким, що може ввести в оману споживачів щодо маркованого знаком "Тамянка" товару, який виробляє ПАТ "Алеф-Виналь", та щодо особи виробника товару.

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

У пункті 1 статті 19 цього Закону зазначено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

У пункті 65 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 №12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, що у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те , чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо), господарському суду необхідно, якщо схожість не має очевидного характеру, призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд . Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні.

Місцевий господарський суд, приймаючи рішення в даній справі, виходив з того, що свідоцтво України № 83138 слід визнати недійсним, оскільки захищене ним позначення "Тамянка Південна" згідно з висновком судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності є схожими настільки, що його можна сплутати з раніше заявленими позивачем на реєстрацію в Україні словесним знаком для товарів і послуг "Тамянка" за свідоцтвом України № 109692 для таких самих товарів 33 класу МКТП.

Апеляційний господарський суду самостійно встановив схожість знаків для товарів і послуг "Тамянка" та "Тамянка Південна", зазначивши, що:

всупереч наявному у справі висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, саме словесний елемент "Південна" позначення "Тамянка Південна" за свідоцтвом України № 83138 має розрізняльну здатність;

це підтверджується фактичними даними про наявність ряду зареєстрованих в Україні знаків для товарів і послуг, а саме: "Тамянка степи Тамянка степу" за свідоцтвом України № 39377; "Мускатная тамянка" за свідоцтвом України № 60996; "Тамянка класична" за свідоцтвом України № 78659; " Тамянка гір" за свідоцтвом України №62252; "Злата тамянка" із зображенням за свідоцтвом України №78751; "Златна тамянка" за свідоцтвом України № 80974; "Чарівна лоза тамянка" за свідоцтвом України № 62838; "Тамянка Розельфельд" за свідоцтвом України №70858; "Тамянка Французький бульвар" за свідоцтвом України №74161;

такі фактичні дані вивчалися судовим експертом, але у висновку судової експертизи не враховані;

відтак протиставлені знаки для товарів і послуг не схожі настільки, що їх можна сплутати щодо товарів 33 класу МКТП, для яких вони зареєстровані.

У Вищого господарського суду України відсутні підстави для висновку про те, що апеляційний суд обгрунтовано відхилив висновок судового експерта, покладений в основу рішення місцевого господарського суду, з огляду на таке.

З досліджених у справі доказів вбачається, що свідоцтво України № 109692 на знак для товарів і послуг "Тамянка", яким володіє позивач, є дійсним, у даній справі не оспорюється і надає правову охорону знаку для товарів і послуг, що складається лише з словесного позначення "Тамянка". З умов дійсності свідоцтва України № 109692 випливає, що позначення "Тамянка" має розрізняльну здатність, не є загальновживаним.

Пунктом 4.3.2.6 Правил передбачено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Отже, апеляційний господарський суд в установленому порядку не спростував висновки судової експертизи і не довів, зокрема, що: словесний елемент "Південна" є оригінальним, має домінуюче становище та характер розташування у складі знака для товарів і послуг "Тамянка Південна"; названий словесний елемент надав нового семантичного значення, оригінальність та розрізняльну здатність знаку для товарів і послуг "Тамянка Південна" у порівнянні зі знаком для товарів і послуг "Тамянка".

За таких обставин постанову апеляційного господарського суду слід скасувати, а рішення місцевого господарського суду залишити в силі.

Керуючись статтями 49, 111 9 -111 11 ГПК України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь" задовольнити.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 22.01.2013 зі справи № 5011-72/7236-2012 скасувати.

3. Рішення господарського суду міста Києва від 09.10.2012 у справі № 5011-72/7236-2012 залишити в силі.

4. Стягнути з державного підприємства "Первомайський виноробний завод" на користь приватного акціонерного товариства "Алеф-Виналь" судовий збір за розгляд касаційної скарги в сумі 802, 90 грн.

5. Видачу відповідного наказу доручити господарському суду міста Києва.

Суддя В. Селіваненко

Суддя І. Бенедисюк

Суддя Б. Львов