Постанова

від 26.11.2013 по справі 5011-59/2262-2012

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

cpg1251

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2013 р. Справа№ 5011-59/2262-2012

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Шипка В.В.

суддів: Верховця А.А.

Пантелієнка В.О.

при секретарі Матвєєнко Т.Є.

розглянувши апеляційну скаргу Іноземного підприємства "Брітіш Еко Сістем Текнолоджі"

на рішення господарського суду м. Києва від 18.02.2013р.

по справі № 5011-59/2262-2012 (суддя Картавцева Ю.В.)

за позовом Іноземного підприємства "Брітіш Еко Сістем Текнолоджі"

до 1) Компанії "Е.І Дюпон де Немур енд Компані"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсним патенту України на винахід № 19806

за участю представників:

від позивача: Фурман В.В. - дов. № 1 від 02.01.2013р.

від відповідача : 1) Подоляк А.В. - дов. № б/н від 01.10.2013р.

Кудрицька Т.Ю. - дов. № б/н від 05.12.2012р.

2) не з»явились

ВСТАНОВИВ:

Іноземне підприємство "Брітіш Еко Сістем Текнолоджі" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Е.І Дюпон де Немур енд Компані та Державної служби інтелектуальної власності України в якому просив визнати недійсним патент України № 19806 від 25 грудня 1997 року на винахід: назва винаходу - "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю", власником якого є ЕЛ. Дюпон де Немур енд Компані (I.E. du Pont de Nemours and Company) від дати публікації відомостей про видачу патенту; зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру патентів України на винаходи відомості про визнання патенту України на винахід № 19806 недійсним та здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про визнання патенту на винахід -"Спосіб боротьби з небажаною рослинністю" № 19806 від 25 грудня 1997 року недійсним, власником якого є Е.І. Дюпон де Немур енд Компані (I.E. du Pont de Nemours and Company).

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.02.2013 року у справі № 5011-59/2262-2012 в позові відмовлено повністю.

Стягнуто з іноземного підприємства "Брітіш Еко Сістем Текнолоджі" на користь компанії Е.І. Дюпон де Немур енд Компані суму витрат на оплату послуг адвоката у розмірі 57129 грн. 75 коп.

Стягнуто з іноземного підприємства ""Брітіш Еко Сістем Текнолоджі" на користь Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України суму, що підлягає сплаті за проведення судової експертизи у розмірі 10 002 грн. 00 коп.

Не погоджуючись із прийнятим рішенням суду, іноземне підприємство "Брітіш Еко Сістем Текнолоджі" звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило апеляційну скаргу задовольнити, рішення господарського суду міста Києва від 18.02.2013 року у справі № 5011-59/2262-2012 скасувати, прийняти нове рішення, яким позов задовольнити.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.05.2013р. рішення господарського суду міста Києва від 18.02.2013 року у справі № 5011-59/2262-2012 скасовано частково, а саме п. 2 резолютивної частини рішення, виклавши його в наступній редакції: "п. 2 Відмовити компанії "Е.І Дюпон де Немур енд Компані" в задоволенні заяви про відшкодування витрат, сплачених за послуги адвоката".

Постановою Вищого господарського суду України від 03.09.2013р. постанову Київського апеляційного господарського суду від 21.05.2013р. скасовано. Справу № 5011-59/2262-2012 передано на новий розгляд до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.10.2013р. апеляційну скаргу Іноземного підприємства "Брітіш Еко Сістем Текнолоджі" було прийнято до провадження і розгляд справи призначено на 06.11.2013р.

Через відділ документального забезпечення 04.11.2013р. представником відповідача-1 були подані пояснення по справі в яких просить рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Встановлено, що в судове засідання 06.11.2011р. представник позивача не з'явився, але через відділ документального забезпечення 01.11.2013р. від нього надійшло клопотання в якому просить суд розгляд справи відкласти.

Розглянувши дане клопотання, колегія суддів дійшла висновку про його задоволення.

Відповідно до ст.77 ГПК України господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 06.11.2013р. розгляд справи № 5011-59/2262-2012 було відкладено на 26.11.2013р.

Встановлено, що в судове засідання 26.11.2013р. представник відповідача -2 не з»явився. Хоча про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив.

Представник позивача в судовому засіданні апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Представники відповідача-1 в судовому засіданні проти апеляційної скарги заперечували та просили відмовити в її задоволенні.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника позивача та відповідача 1, дослідивши наявні матеріали справи, колегія суддів апеляційного господарського суду встановила наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції компанія "Е. І. Дюпон де Немур енд Компані" (Е.І. du Pont de Nemours and Company) (далі - відповідач-1) є власником патенту України на винахід № 19806 "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю". Патент України № 19806 на винахід є чинним з 25.12.1997 року (дата офіційної публікації відомостей про видачу патенту).

Предметом позову у даній справі є визнання недійсним патенту України № 19806 на винахід "Спосіб боротьби з небажаною рослинністю", власником якого є відповідач-1, та зобов'язання відповідача-2 внести до Державного реєстру патентів України на винаходи відомості про визнання вказаного патенту недійсним.

Позовні вимоги у даній справі ґрунтуються на тому, що винахід за патентом України № 19806 нібито не відповідає такій умові патентоздатності винаходу як промислова придатність.

Згідно з п. 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 23.12.1993 № 3769-ХІІ авторське свідоцтво СРСР чи патент України на винахід може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим Законом, у разі невідповідності винаходу умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки; заявки на видачу патентів України на винаходи, діловодство за якими не завершено на 1 липня 1994 року, розглядаються у порядку, встановленому цим Законом. При цьому, відповідність винаходів умовам патентоспроможності визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Матеріалами справи підтверджено, що заявка на винахід № 95320094 з датою подачі 03.08.1993 є перереєстрованою заявкою № 4356645/SU, яку було подано до патентного відомства колишнього СРСР 05.08.1988, а діловодство за заявкою № 95320094 станом на 1 липня 1994 року ще тривало.

Отже, враховуючи вказані вище положення п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3769-ХІІ, умови патентоздатності винаходу за патентом України № 19806 визначаються відповідно до Тимчасового положення, а порядок розгляду заявки на вказаний винахід встановлюється Законом про винаходи, а також прийнятими на його виконання нормативно-правовими актами.

Згідно п. 6 Тимчасового положення винаходу надається правова охорона, якщо він новий, має винахідницький рівень і промислово придатний; винахід визнається промислово придатним, якщо він може бути використаний у промисловості, сільському господарстві, охороні здоров'я та інших галузях народного господарства.

Відповідно до п. 15.2.5. Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель), затвердженого Наказом Держпатенту України від 29.11.1996 № 244 (далі - Порядок розгляду заявки на винахід) винахід є промислово придатним, якщо його може бути використано в промисловості, сільському господарстві, медицині чи іншій сфері діяльності. Для установлення можливості використання винаходу перевіряють, чи містять матеріали заявки посилання на призначення заявленого об'єкта винаходу. Перевіряють також, чи описані в первинних матеріалах заявки засоби і методи, за допомогою яких можливе здійснення винаходу у тому вигляді, який охарактеризований у незалежному пункті формули. Якщо такі відомості в матеріалах заявки відсутні, допускається, щоб засоби і методи, на які є посилання в заявці, були описані в джерелах інформації, що стали загальнодоступними до дати пріоритету винаходу. При цьому, слід також пересвідчитись, що у разі здійснення винаходу реалізація вказаного заявником призначення дійсно можлива. Якщо на дату пріоритету винаходу дотримані всі зазначені у цьому розділі вимоги, охарактеризований у незалежному пункті формули винахід визнають як такий, що відповідає умові промислової придатності.

Відповідно до п. 6.2.6.4. Наказу Департаменту України № 132 від 17.11.1994 " Про затвердження Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель та Інструкції щодо підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до публікації" відомості, які підтверджують можливість реалізації винаходу, що стосується способу, повинні включати посилання на послідовність дій (заходів, операцій) над матеріальними об'єктами, а також на умови проведення цих дій (конкретні режими, температуру, тиск тощо) і, якщо це необхідно, на пристрої, речовини і штами, які при цьому використовують. При використанні в способі нових речовин розкривають спосіб їх одержання.

Як вбачається з матеріалів справи для встановлення обставини відповідності винаходу за патентом України № 19806 умові патентоздатності "промислова придатність", ухвалою господарського суду міста Києва суду від 20.04.2012 у справі № 5011-59/2262-2012 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

У матеріалах справи міститься висновок № 834 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.12.2012 (далі - висновок судової експертизи).

Відповідно до вказаного Висновку:

- в матеріалах заявки на винахід № 95320094 міститься опис винаходу "Способ борьбы с нежелательной растительностью" (див. т. 1 справи а.с. 83-100 та додаток до справи), в якому зазначено, що винахід відноситься до хімічних способів захисту рослин, а саме до способу боротьби з небажаною рослинністю на основі похідних піридинсульфонілсечовини. Винахід призначений для застосування в сільському господарстві для підвищення гербіцидної дії шляхом обробки рослин та ґрунту, на якому вони ростуть, похідними піридинсульфонілсечовини, що охарактеризовані відповідно до формули винаходу. Отже, матеріали заявки містять посилання на призначення заявленого об'єкту винаходу (стор. 6 висновку судової експертизи);

- опис винаходу за заявкою № 95320094 містить приклади 1-17, в яких детально описано способи та методи отримання сполук, що охарактеризовані у незалежному пункті формули винаходу за патентом України № 19806. Ґрунтуючись на описаних у зазначених способах та методах принципах, послідовності дій, умовах проведення хімічних реакцій, якісних та кількісних характеристиках реагентів, для фахівця в галузі хімії можливо отримати сполуки 1-161, представлені у описі винаходу за заявкою № 95320094. Зазначення Тпл для кожної з сполук 1-161 є підтвердженням їх отримання та існування в об'єктивній формі. Таким чином, первинні матеріали заявки містять у достатньому обсязі інформацію щодо засобів і методів, за допомогою яких можливе здійснення винаходу відповідно до незалежного пункту його формули (стор. 6 -7 висновку судової експертизи);

- первинні матеріали заявки містять у достатньому обсязі інформацію, яка підтверджує ефективність застосування способу боротьби з небажаною рослинністю за патентом України на винахід № 19806 шляхом обробки рослин та ґрунту, на якому вони ростуть, похідними піридинсульфонілсечовини, що охарактеризовані у формулі зазначеного винаходу, з їх концентрацією від 0, 001 кг/га до 0, 25 кг/га" (стор. 9 Висновку судової експертизи);

- винахід за патентом України № 19806 відповідає умові патентоздатності "промислова придатність" (стор. 9 висновку судової експертизи).

Отже, висновок судової експертизи містить докладний опис проведеного дослідження та є обґрунтованим, чітким стосовно поставлених питань. Оцінивши висновок за правилами ст. 43 ГПК України, суд не вбачає обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи.

Таким чином, висновок судової експертизи приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

З огляду на викладене, з урахуванням вказаних вище положень законодавства, апеляційний суд погоджується з місцевим господарським судом, що встановлені у висновку судової експертизи обставини підтверджують, що винахід за патентом України № 19806 є промислово придатним. Доказів протилежного позивачем не надано.

Колегія суддів, дослідивши висновок судової експертизи у даній справі, дійшла висновку, що він складений компетентними та досвідченими експертами, які мають спеціальну освіту у галузі інтелектуальної власності з огляду на наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Як вбачається з висновку судової експертизи, експертне дослідження у даній справі було проведено Дорошенком О.Ф. - заступником директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з експертної роботи, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, має кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3. "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 28.10.2005, дійсне безстроково), стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997, стаж судово-експертної роботи - з 2001, а також Петренком С.А. - керівником Центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, який має вищу технічну освіту, спеціальну вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3. "Дослідження, пов'язані з винаходами і корисними моделями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта дійсне до 08.07.2014), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та стаж судово-експертної роботи з 2002.

Про кримінальну відповідальність експертів було попереджено.

Відтак твердження позивача стосовно того, що експертизу у даній справі проводили експерти, які не мають спеціальних знань стосовно предмету дослідження, є безпідставними, а тому не приймаються до уваги апеляційним судом.

Судом першої інстанції також правомірно прийнято до уваги письмові пояснення Державного підприємства "Український інститут промислової власності", відповідно до яких патент України на винахід № 19806 відповідає умові патентоздатності "промислова придатність".

Належних доказів, які б заперечували вказані вище обставини, позивачем не надано.

Враховуючи наведене, апеляційний суд погоджується з місцевим господарським судом щодо доведеності матеріалами справи факту стосовно того, що винахід за патентом України № 19806 відповідає умовам охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки. Відтак, позовні вимоги іноземного підприємства "Брітіш Еко Сістем Текнолоджі" стосовно визнання недійсним патенту України на винахід № 19806 задоволенню не підлягають.

Позивач також звернувся до суду із вимогою про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання недійсним патенту України № 19806 до Державного реєстру патентів України на винаходи та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Як вбачається з викладеного вище, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що патент України № 19806 є промислово придатним, а тому підстави для визнання його недійсним відсутні.

За таких обставин місцевим господарським судом правомірно відмовлено в задоволенні вимоги позивача про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відомості про визнання недійсним патенту України на винахід № 19806 до Державного реєстру патентів України на винаходи та опублікувати відомості про це у офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідача-1 звернувся до суду з заявою про стягнення з позивача 57 129,75 грн. витрат, пов'язаних з оплатою послуг адвоката за надання правової допомоги щодо ведення справи № 5011-59/2262-2012 в господарському суді.

У заяві про відшкодування витрат, сплачених за послуги адвоката відповідач-1 зазначив, що він є іноземною юридичною особою із місцезнаходженням у США (1007, Маркет Стріт, Уілмінгтон, Делавер 19898, США), а відтак змушений був звернутися за правовою допомогою до адвоката українського адвокатського об'єднання з метою належного захисту власних прав та законних інтересів на території України.

Судом встановлено, що 16.12.2010 р. адвокатам Адвокатського об'єднання "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери", зокрема, Кудрицькій Т.Ю. відповідач-1 видав довіреність на представництво його інтересів у господарських судах України, зокрема і у даній справі. У зв'язку із закіченням строку дії довіреності від 16.12.2010 р., 29.11.2012 р. адвокатам Адвокатського об'єднання "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери", зокрема Кудрицькій Т.Ю., відповідач-1 видав нову довіреність. Вказана довіреність є дійсною до 31.12.2014 р.

Згідно з довідкою Адвокатського об'єднання "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери" від 02.07.2012 р. (вих. № 290) Кудрицька Т.Ю. є працівником Адвокатського об'єднання "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери". Наявність у Кудрицької Т.Ю. права ведення адвокатської діяльності підтверджується свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю № 4301 від 21.12.2010 р.

За надані відповідачу-1 юридичні послуги, що стосуються даної справи, Адвокатським об'єднанням "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери" на ім'я відповідача-1 були виставлені рахунки №№ 14523 та 14633 на загальну суму 5 306 євро 61 цент (п'ять тисяч триста шість євро 61 цент). Вказані рахунки були оплачені відповідачем-1 у повному обсязі 26.07.2012 р. та 01.08.2012 р. (з датами надходження коштів на рахунок 27.07.2012 р. та 02.08.2012 р.), що підтверджується довідкою "Райффайзен Банк Аваль" від 27.12.2012 р. № 101/37/2291.

Зазначені обставини також підтверджуються Актом про надання послуг від 26.12.2012 р., підписаним відповідачем-1 та АО "ЮФ "Василь Кісіль і Партнери", відповідно до якого фірма надала належним чином, а клієнт (відповідач-1) прийняв та оплатив згідно з рахунками №№ 14523, 14633 послуги з представництва інтересів клієнта у судовій справі № 5011-59/2262-2012 за позовом Іноземного підприємства "Брітіш Еко Сістем Текнолоджі" до компанії "Е.І. Дюпон де Немур енд Компані", США та Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним патенту України на винахід № 19806, що розглядається Господарським судом м. Києва, а саме: підготовка процесуальних документів, участь у судових засіданнях, розробка правової позиції клієнта та процесуальної стратегії ведення справи у суді, збирання доказів, зокрема, подання та отримання до /від органів державної влади і місцевого самоврядування будь-яких документів, запитів, листів, витягів у зв'язку з веденням даної судової справи.

Згідно з п. 10 Роз'яснень Вищого арбітражного суду України від 04.03.1998 р. № 02-5/78 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України", в редакції роз'яснення президії Вищого господарського суду України від 31.05.2002 р. № 04-5/609 (далі - Роз'яснення), витрати позивачів та відповідачів, пов'язані з оплатою ними послуг адвокатів, адвокатських бюро, колегій, фірм, контор та інших адвокатських об'єднань з надання правової допомоги щодо ведення справи в господарському суді, розподіляються між сторонами на загальних підставах, визначених частиною п'ятою статті 49 ГПК. Відшкодування цих витрат здійснюється господарським судом шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявності документального підтвердження витрат, як-от угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, і платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг.

Відповідно до абз. 3 пункту 11 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 14.12.2007 N01-8/973 "Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права" у визначенні розумно необхідного розміру сум, які підлягають сплаті за послуги адвоката, можуть братися до уваги, зокрема: встановлені нормативно-правовими актами норми видатків на службові відрядження (якщо їх установлено); вартість економних транспортних послуг; час, який міг би витратити на підготовку матеріалів кваліфікований фахівець; вартість оплати відповідних послуг адвокатів, яка склалася в країні або в регіоні; наявні відомості органів статистики або інших органів про ціни на ринку юридичних послуг; тривалість розгляду і складність справи тощо. Докази, які підтверджують розумність витрат на оплату послуг адвоката, повинна надавати сторона, що вимагає відшкодування таких витрат.

Враховуючи вищевказане, колегія суддів вважає, що клопотання відповідача-1 про стягнення з позивача 57 129,75 грн. витрат, сплачених відповідачем-1 за послуги адвоката, підлягає задоволенню.

Судом також встановлено, що разом з Висновком № 834 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.12.2012 р., Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України було надіслано на адресу суду рахунок № 45 від 25.12.2012 р. для оплати витрат за проведення судової експертизи у даній справі.

Відповідно до ст. 44 ГПК України судові витрати складаються з судового збору, сум, що підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Згідно зі ст. 49 ГПК України суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: при задоволенні позову - на відповідача; при відмові в позові - на позивача; при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що місцевий суд дійшов правильного висновку про відмову в задоволенні позовних вимог повністю.

Враховуючи усе вищевикладене, колегія суддів не вбачає підстав для скасування чи зміни рішення господарського суду м. Києва від 18.02.2013р. у справі № 5011-59/2262-2012.

Керуючись ст.ст. 99, 101, п.1 ст.103, ст.105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Іноземного підприємства "Брітіш Еко Сістем Текнолоджі" залишити без задоволення, а рішення господарського суду м. Києва від 18.02.2013р. у справі № 5011-59/2262-2012- без змін.

2. Матеріали справи № 5011-59/2262-2012 повернути до господарського суду м. Києва.

3. Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Повний текст постанови складено: 26.11.2013р.

Головуючий суддя В.В. Шипко

Судді А.А. Верховець

В.О. Пантелієнко