Рішення

від 26.03.2014 по справі 910/15681/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/15681/13 26.03.14 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин"

До 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

Третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантіс"

Про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники сторін:

від позивачаКартушин Д.М. - представник (дов. б/н від 08.05.2013) від відповідача 1 від відповідача 2 третя особане з'явився Саламов О.В. - представник (дов. № 2-8/3902 від 23.05.2013) не з'явився ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" та Держаної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг.

Ухвалою суду від 15.08.2013 за зазначеною вище позовною заявою було порушено провадження у справі № 910/15681/13 та призначено розгляд справи на 03.09.2013.

03.09.2013 відділом діловодства суду від представника відповідача1 отримано відзив на позовну заяву, в якому просить суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог.

03.09.2013 відділом діловодства суду від представника відповідача 2 отримано відзив на позовну заяву в якому просить суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог.

В судове засідання 15.10.2013 представник позивача з?явився, надав суду клопотання про призначення судової експертизи.

В судове засідання 15.10.2013 представник відповідача 1 з?явився, підтримав клопотання позивача про призначення судової експертизи та надав свої питання на вирішення експерта.

В судове засідання 15.10.2013 представник відповідача 2 з?явився, підтримав клопотання про призначення судової експертизи.

Пунктом 1.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 № 5 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" встановлено, що судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмета доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши представників сторін, суд задовольняє клопотання представників сторін.

Відповідно до частин 1 - 3 ст. 41 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом. Остаточне коло цих питань встановлюється господарським судом в ухвалі.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Враховуючи необхідність з'ясування питань, що виникли у вирішенні даного спору і потребують спеціальних знань, Господарський суд міста Києва вважає за необхідне призначити у справі судову експертизу, витрати за проведення якої покласти на позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин".

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадках призначення господарським судом судової експертизи.

У зв'язку з призначенням Господарським судом міста Києва судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, суд зупинив на час її проведення провадження у даній справі.

Ухвалою суду від 15.10.2013 призначено у справі № 910/15681/13 судову експертизу, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу.

09.12.2013 відділом діловодства суду від судового експерта Пейкрішвілі М.Ш. отримано матеріали справи та Висновок судового експерта № 16 за результатами проведення експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/15681/13.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою від 11.12.2013 провадження у справі поновлено та призначено розгляд на 10.01.2014.

10.01.2014 через відділ діловодства суду отримано від представника відповідача1 клопотання про залучення третьої особи.

10.01.2014 через відділ діловодства суду отримано від представника відповідача1 додаткові пояснення по справі.

В судовому засіданні 10.01.2014 оголошено перерву до 04.02.2014.

03.02.2014 через відділ діловодства суду отримано від представника відповідача1 додаткові докази по справі.

04.02.2014 відділом діловодства суду від представника відповідача 2 отримано додаткові пояснення по справі.

Розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 04.02.2014 справу було передано в провадження судді Картавцевій Ю.В., в зв'язку з перебуванням судді Прокопенко Л.В. на лікарняному.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.02.2014 суддя Картавцева Ю.В. прийняла справу № 910/15681/13 до свого провадження та призначила розгляд справи на 05.03.2014.

06.02.2014 відділом діловодства суду від представника відповідача 1 отримано клопотання про відкладення розгляду справи.

У зв'язку з виходом судді Прокопенко Л.В.. з лікарняного, розпорядженням заступника голови Господарського суду міста Києва від 10.02.2014 справу №910/15681/13 було передано для розгляду судді Прокопенко Л.В.

Ухвалою суду від 10.02.2014 суддя Прокопенко Л.В. прийняла справу до свого провадження.

04.03.2014 через відділ діловодства суду представник відповідача 1 надав клопотання про зупинення провадження у справі.

В судове засідання 05.03.2014 представник позивача з?явився, підтримав позовні вимоги в повному обсязі.

В судове засідання 05.03.2014 представник відповідача 1 з?явився та підтримав клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлантіс».

Відповідно до ст. 27 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарського суду.

Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у справі вирішується господарським судом, який виносить з цього приводу ухвалу.

За таких обставин, з метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду справи № 910/15681/13, суд вважає за доцільне залучити до участі у справі третю особу, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлантіс» (52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Космічна, 1).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.03.2014 відкладено розгляд справи на 26.03.2014 та залучено у справі третю особу, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлантіс».

В судове засідання 26.03.2014 представник відповідача 1 та Третя особа не з'явилися, про причини неявки суду не повідомили.

В судовому засіданні 26.03.2014 розглянуто клопотання відповідача 1 про зупинення провадження у справі до вирішення іншої, пов'язаної з нею справи № 910/1518/14 за позовом ТОВ «КД Коктебель» до компанії «ЯРЛІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» про визнання права попереднього користувача, яка знаходиться у Господарському суді м. Києва.

Відповідно до ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Згідно зі ст. 500 Цивільного кодексу України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Судом відхилено клопотання відповідача 1 про зупинення провадження у справі у зв'язку з його необґрунтованістю, а саме через відсутність обставин в іншій справі, що впливають чи можуть вплинути розгляд даної справи.

Вирішення питання у справі № 910/1518/14 щодо наявності або відсутності у ТОВ «КД Коктебель» права попереднього користувача на позначення «СТАРИЙ НЕКТАР» не може вплинути на доведення тієї обставини чи відповідає умовам надання правової охорони знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 166773. Отже, справа № 910/1518/14 не є такою, що пов'язана зі справою № 910/15681/13, що унеможливлювало б розгляд останньої.

В судовому засіданні 26.03.2014 заслухано пояснення позивача з урахуванням висновку № 16 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до яких позивач погоджувався з висновками, зробленими судовим експертом та просив суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

В судовому засіданні 26.03.2014 представника відповідача 2 надав суду усні пояснення щодо висновку № 16 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до яких він не погоджувався із згаданим висновком.

В судовому засіданні 26.03.2014 після закінчення розгляду справи судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін, оглянувши оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин" є сторною ліцензійної угоди №2011/ИЗМВ від 10.01.2011 р., укладеної з Компанією «ЯРЛІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД». Згідно зазначеної ліцензійної угоди позивачу надано невиключну ліцензію на використання знаків для товарів та послуг «СТАРИЙ НЕКТАР» і «СТАРЫЙ НЕКТАР» за Свідоцтвами України №№ 56235, 52621. Також, згідно додаткової угоди №4 ліцензійної угоди №2011/ИЗМВ від 10.01.2011 р., укладеної 03.01.2013 р. позивачу надано право звертатися до судових та інших компетентних державних органів з заявам, позовами, тощо, та вчиняти інші дії, спрямовані на захист прав власника свідоцтва.

Компанія «ЯРЛІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» є власником Свідоцтв України №№ 56235, 52621 на знаки для товарів та послуг «СТАРИЙ НЕКТАР» і «СТАРЫЙ НЕКТАР».

Датою подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 є 10.11.2003 р.

Датою подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 52621 є 18.08.2003 р.

11.02.2013 на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" (відповідач 1) Державною службою інтелектуальної власності України (відповідач 2) було зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг знак і видано Свідоцтво України № 166773.

Позивач обґрунтовує свої позовні вимоги невідповідністю знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 166773, власником якого є відповідач 1, умовам надання правової охорони, передбаченим ст.ст. 5 і 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Позивач вважає, що знак за Свідоцтвом України № 166773 не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним у п. 4 ч. 2 ст. 6 та п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", з наступних підстав:

- є схожим до ступеня змішування з раніше зареєстрованим знаками позивача за Свідоцтвами України № 56235 і № 52621;

- є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Зазначені доводи позивач підтверджує доданим до позовної заяви висновком експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, складеним експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук.

За наведених обставин, позивач просить суд:

- визнати Свідоцтво України № 166773 на знак для товарів та послуг недійсним повністю;

- зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності внести відомості про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 166773 до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Відповідач 1 та відповідач 2 у відзивах на позов заперечували проти доводів позовної заяви та просили суд відмовити позивачу у задоволенні позовних вимог.

Відповідач 1 у своїх поясненнях на позов зазначав в про те, що він згідно п. 1.5 договору оренди № 1127 від 26.07.2001 р. цілісного майнового комплексу державного підприємства радгосп-завод «Коктебель» та додаткової угоди № 3 від 12.11.2009 р. до нього, є правонаступником державного підприємства радгосп-завод «Коктебель», а продукція з назвою «Старий Нектар» почала вироблятися цим підприємством ще з кінця 70-х-початку 80-х років ХХ ст. Тому, на думку відповідача 1, він має право на виробництво виноробної продукції з використанням назви «Старий Нектар». 17.09.2012 відповідачем 1 було подано заявку № m 201216166 на реєстрацію комбінованого позначення як знака для товарів і послуг з метою подальшого надання свідоцтва на такий знак до органу ліцензування (Міністерства доходів та зборів України) для отримання додатку до ліцензії та підтвердження можливості виробництва вина з такою назвою, як це передбачено Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».

Відповідач 2 у своїх поясненнях на позов зазначав про те, що за результатами проведення кваліфікаційної експертизи заявки № m 201216166 на знак для товарів і послуг було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони встановленими ст. 5 Закону, і на нього не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені в ст. 6 Закону. Відтак, на підставі висновку експертизи, проведеного уповноваженим закладом експертизи, відповідачем 2 було прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів 33 класу МКТП і видано свідоцтво України № 166773.

Стосовно можливості знака за свідоцтвом України № 166773 вводити в оману щодо особи, яка виробляє товар, відповідач 2 зазначив про те, що лише дослідження фактичного використання позначення за свідоцтвом України № 166773 в господарському обороті може дати відповідь на питання, чи вводить в оману споживача таке позначення.

З метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору у справі № 910/15681/13 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

Питання позивача.

1) Чи є знак за Свідоцтвом України № 166773 від 11.02.2013 року схожим із знаком за Свідоцтвом України № 56235 від 15.11.2005 року та/або знаком за Свідоцтвом України № 52621 від 15.08.2005 року настільки, що їх можна сплутати ?

2) Чи є знак за Свідоцтвом України № 166773 від 11.02.2013 року таким, що може ввести в оману відносно товару «вина» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Інкерманський завод марочних вин», яке виробляє «вина» за ліцензійною угодою на використання знака за Свідоцтвом України № 56235 від 15.11.2005 року та знака за Свідоцтвом України № 52621 від 15.08.2005 року ?

Питання відповідача 1.

1) Чи є комбінований знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України №166773 та словесний знак для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 52621 в цілому схожими настільки, що їх можна сплутати?

2) Чи є комбінований знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №166773 та словесний знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 56235 в цілому схожими настільки, що їх можна сплутати?

3) Чи є комбінований знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №166773 таким, що може ввести в оману щодо особи виробника, враховуючи його фактичне використання радгосп-заводом «Коктебель» та його правонаступником ТОВ «КД Коктебель» (підтверджено матеріалами справи), до дати подання Позивачем заявок на реєстрацію знаків для товарів та послуг за Свідоцтвом України № 56235 та Свідоцтвом України № 52621?

Питання відповідача 2

1) Чи є знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 166773 схожим настільки, що їх можна сплутати зі знаками позивача за Свідоцтвами України № № 56235, 52621 ?

2) Чи є знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 166773 такими, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар ?

Враховуючи зміст пункту 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", користуючись правом, наданим судовому експерту абзацом 11 пункту 4.14 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, експерт виклав питання в наступній редакції і вирішував питання в такій послідовності:

1) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 схожими настільки, що їх можна плутати ?

2) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 52621 схожими настільки, що їх можна плутати ?

3) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 таким, що може ввести в оману щодо особи виробника, враховуючи його фактичне використання радгосп-заводом «Коктебель» та його правонаступником Товариством з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель» до дати подання Товариством з обмеженою відповідальністю «Інкерманський завод марочних вин» заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України 56235 та свідоцтвом України № 52621?

4) Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733 таким, що може ввести в оману відносно товару «вина» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Інкерманський завод марочних вин», яке виробляє «вина» за ліцензійною угодою на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України 52621 ?

У результаті проведення судової експертизи судовим експертом Пейкрішвілі Мамукою Шотаєвичем було підготовлено Висновок судового експерта № 16 від 06.12.2013 за результатами проведення експертизи об'єктів права інтелектуальної власності по господарській справі № 910/15681/13.

Відповідно до даного Висновку:

1. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 52621 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

3. Надати відповідь на питання № 3 (питання № 3 в редакції Товариства з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель») не виявляється можливим.

4. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733 є таким, що може ввести в оману відносно товару «вина» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Інкерманський завод марочних вин», яке виробляє «вина» за ліцензійною угодою на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України 52621.

В поясненнях щодо висновку судової експертизи позивач погоджувався з висновками, зробленими судовим експертом та просив суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

В судовому засіданні 26.03.2014 отримано письмові пояснення представника відповідача 2 щодо висновку № 16 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до яких він не погоджувався із згаданим висновком та зазначав про те, що експерт при винесенні висновків щодо фонетичної, графічної, семантичної схожості не брав до уваги порівняння знаків в цілому, а дослідження питання можливості введення його в оману, на його думку, проведено є необ'єктивним та недоведеним.

В п. 6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» від 23.03.2012 року № 4 зазначено, що оцінюючи висновок експерта, господарський суд повинен виходити з того, що цей висновок не має заздалегідь встановленої сили і переваг щодо інших доказів (частина п'ята статті 42 та частина друга статті 43 ГПК ). При цьому, відхилення господарським судом висновку судового експерта повинно бути мотивованим у рішенні.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 1 ГПК України «підприємства, установи, організації, інші юридичні особи ... мають право звертатися до господарського суду ... за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням».

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Наявність у відповідача 1 виключних прав власника Свідоцтв України на знак для товарів і послуг № 166773, надає йому право захищати своє виключне право будь-яким способом, передбаченим законодавством, в тому числі шляхом визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів і послуг інших осіб, що, на думку позивача, порушують його виключне право.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки № m 201216166 на реєстрацію комбінованого знака, за якою було видано Свідоцтво України № 166773 на знак, є 17.09.2012.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (в редакції, що діяла станом на 17.09.2012) правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема:

- згідно з цим законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (п. 4 ч. 2 ст. 6).

- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (п. 1 ч. 3 ст. 6).

Відповідно до п. 4.3.2, 4.3.2.1 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджено наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995р. №116, в редакції наказу від 20.08.1997р. №72, перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пунктів 3, 4 статті 6 Закону

Відповідно до статті 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

У вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

Враховуючи наведене положення, судом призначено експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі, проведення якої доручено атестованому судовому експерту Пейкрішвілі Мамуці Шотаєвичу.

Згідно з висновку № 16 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 06.12.2013 р. призначеною судом, експертом надані наступні відповіді на поставлені питання:

1. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 52621 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

3. Надати відповідь на питання № 3 (питання № 3 в редакції Товариства з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель») не виявляється можливим.

4. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733 є таким, що може ввести в оману відносно товару «вина» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Інкерманський завод марочних вин», яке виробляє «вина» за ліцензійною угодою на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України 52621.

Суд оцінює зазначений висновок експертизи як належний доказ у справі № 910/15681/13.

Твердження відповідача 2 щодо необґрунтованості висновку, у звязку з чим він викликає сумнів у його правильності суд відхиляє, з огляду на наступне.

Зібрані в матеріалах справи докази свідчать, що судова експертиза проведена судовим експертом Пейкрішвілі М.Ш., (свідоцтво НОМЕР_1, видане Міністерством юстиції України 24.04.2009 р., дія якого продовжена до 16.11.2015 р.), атестованим зі спеціальності 13.6 «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями» та який має стаж проведення експертних досліджень з 2003 року. Судового експерта про кримінальну відповідальність згідно із статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України попереджено.

Судом також з'ясовано, що при призначенні та проведенні судової експертизи було додержано вимоги законодавства, судовий експерт був компетентним, обставин, які виключали участь експерта у справі, судом встановлено не було.

Викладені у запереченні проти експертного висновку твердження відповідача 2 є власною позицією представника відповідача 2, який не має кваліфікації судового експерта.

Підстави вважати, що висновок експерта є необґрунтованим або таким, що викликає сумнів у його правильності відсутні.

Експертом при дослідженні питань щодо схожості знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 56235, 52621 настільки, що їх можна сплутати, проведено порівняльне дослідження і визначено схожість порівнюваних знаків для товарів і послуг. За результатами дослідження, враховуючи те, що у складі комбінованих знаків основними елементами є словесні елементи, експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №№ 56235, 52621 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

При встановлені того, чи є товари та/або послуги, для яких зареєстровано досліджувані знаки, тими самими чи спорідненими (однорідними) експерт дійшов висновку, що всі товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733, а саме «алкогольні напої (крім пива)»; «аперитиви»; «бренді»; «вина»; «віскі»; «грушевий сидр»; «джин (ялівцева горілка)»; «коктейлі»; «лікери»; «напої алкогольні перегінні»; «настоянки гіркі»; «ром»; «сидри спиртні напої»; «алкогольні напої, що сприяють травленню», є тими самими товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 52621, 56235. Товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733, не є спорідненими (однорідними) з послугами, для яких зареєстровано знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 52621, 56235.

При наданні відповіді на питання щодо можливості знака вводити в оману експертом враховано, що така можливість обумовлюється схожістю або несхожістю порівнюваних знаків для товарів і послуг. При використанні порівнюваних знаків для товарів і послуг, що є схожими до змішування, зокрема, при маркуванні товарів «вина» вони можуть бути сприйняті споживачами як такі, що належать одній особі та/або походять від однієї особи та/або що виробником товарів «вина» є одна і таж особа, що насправді не відповідає дійсності. Таким чином, експерт дійшов висновку про можливість знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733 вводити в оману відносно товару «вина» щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Інкерманський завод марочних вин» (позивача), яке виробляє «вина» за ліцензійною угодою на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 56235 і № 52621.

Експертом не надано відповідь на питання № 3 через об'єктивну неможливість, у зв'язку з тим, що матеріали справи містять зображення етикеток вина (а.с. 66), проте вказані етикетки мають інший зовнішній вигляд. Так, при дослідженні матеріалів справи експертом не встановлено тієї обставини, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733 та/або тотожне позначення використовувались радгосп-заводом «Коктебель» або його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель» (відповідачем 1) до дати подання Товариством з обмеженою відповідальністю «Інкерманський завод марочних вин» (позивачем) заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України 56235 та свідоцтвом України № 52621. Проте, неможливість експертом надати відповідь на питання 3, в силу зазначених вище причин, не змінює невідповідності даного позначення умовам надання правової охорони згідно п. 3, 4 ст. 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Таким чином, Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 16 від 06.12.2013 р. року містить докладний опис проведених досліджень, є обґрунтованим та переконливим; форма суджень експерта не викликає будь-яких сумнівів чи зауважень, а висновки є узгодженими з іншими матеріалами справи.

Відповідно до відзиву відповідача 1 на позовну заяву зазначено, що він (ТОВ «КД Коктебель») згідно п. 1.5 договору оренди № 1127 від 26.07.2001 р. цілісного майнового комплексу державного підприємства радгосп-завод «Коктебель» та додаткової угоди № 3 від 12.11.2009 р. до нього, є правонаступником державного підприємства радгосп-завод «Коктебель», а продукція з назвою «Старий Нектар» почала вироблятися цим підприємством ще з кінця 70-х-початку 80-х років ХХ ст., а тому відповідач 1 має право на виробництво виноробної продукції з використанням назви «Старий Нектар».

Суд критично оцінює доводи відповідача 1 щодо виникнення у нього прав на виробництво виноробної продукції з використанням назви «Старий Нектар» ще з кінця 70-х-початку 80-х років ХХ ст., тобто раніше дати подання заявок на знаки за свідоцтвами №№ 52621, 56235 Позивачем, враховуючи ту обставину, що ТОВ «КД «Коктебель» (відповідач 1) не був стороною (Орендарем) договору оренди № 1127 від 26.07.2001 р. цілісного майнового комплексу державного підприємства радгосп-завод «Коктебель», на який він посилається. Зазначений договір був укладений між Фондом державного майна України, який виступав Орендодавцем, та Акціонерним Товариством «Завод марочних вин та коньяків «Коктебель», що був Орендарем за договором. Відповідач 1 став Орендарем цілісного майнового комплексу державного підприємства радгосп-завод «Коктебель» лише 12.11.2009 р., внаслідок укладання додаткової угоди № 3 до договору оренди (№ 1127 від 26.07.2001 р.) з Фондом майна Автономної Республіки Крим, тобто вже після подачі заявок Позивачем на знаки (за свідоцтвом № 56235 - дата подання 10.11.2003 р.; за свідоцтвом України № 52621 - дата подання 18.08.2003 р.).

На підставі вивчення матеріалів справи, результатів експертизи та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що Свідоцтво України № 166773 на знак для товарів і послуг підлягає визнанню недійсним повністю, у зв'язку з невідповідністю знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Стосовно позовної вимоги про зобов'язання відповідача 2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність", судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до підпункту 3 п. 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Наказом Президента України за № 436/2011 від 08 квітня 2011 року, Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів.

Таким чином, суд дійшов висновку, що позовні вимоги щодо зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 166773 та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" підлягають до задоволення.

Відповідно до ч. 2 п. 69 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 р. № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", за змістом ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково господарський суд не має права покладати судовий збір та інші судові витрати на Державну службу інтелектуальної власності України, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено нею згідно з чинним законодавством.

Судові витрати, понесені позивачем, підлягають стягненню з Товариства з обмеженою відповідальністю «КД Коктебель» (відповідача-1), у тому числі, витрати позивача на оплату вартості призначеної судом судової експертизи об?єктів інтелектуальної власності у розмірі 11 000 грн. відповідно до платіжного доручення № 4362 від 12.11.2013.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України , суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати свідоцтво України № 166773 на знак для товарів і послуг недійсним повністю.

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (Україна, 03680, МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45, код ЄДРПОУ 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 166773 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" (Автономна Республіка Крим,98112, м. Феодосія, вул. Старшинова, 8А, код ЄДРПОУ36517196 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин" (Автономна Республіка Крим, 99073, м. Севастополь, вул. Маліновського, 20, код ЄДРПОУ 32367281) 2294 (дві тисячі двісті дев'яносто чотири) грн. 00 коп. судового збору, 11 000 (одинадцять тисяч) грн. витрат по сплаті судової експертизи об?єктів інтелектуальної власності

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

6. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня прийняття.

Дата підписання 01.04.2014 р.

Суддя Л.В. Прокопенко