Постанова

від 24.06.2014 по справі 910/15681/13

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2014 р. Справа№ 910/15681/13

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Шипка В.В.

суддів: Доманської М.Л.

Остапенка О.М.

при секретарі Матвєєнко Т.Є.

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель"

на рішення господарського суду м. Києва від 26.03.2014р.

у справі № 910/15681/13 (суддя Прокопенко Л.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

третя особа Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантіс"

про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг

за участю представників:

від позивача: Картушин Д.М. - дов. № б/н від 08.05.2014р.

від відповідача: 1) Гурич О.В. - дов. № б/н від 23.10.2013р.

2) Саламов О.В. - дов. № 2-8/3902 від 23.05.2013р.

від третьої особи: не з"явились

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" та Держаної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг.

Рішенням господарського суду м. Києва від 26.03.2014р. у справі № 910/15681/13 позовні вимоги задоволено повністю. Визнано свідоцтво України № 166773 на знак для товарів і послуг недійсним повністю. Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України (Україна, 03680, МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45, код ЄДРПОУ 37552556) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання повністю недійсним свідоцтва України № 166773 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність". Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин" 2294 грн. 00 коп. судового збору, 11 000 грн. витрат по сплаті судової експертизи об"єктів інтелектуальної власності

Не погоджуючись з рішенням господарського суду м. Києва від 26.03.2014р. Товариство з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" звернулось з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить рішення господарського суду м. Києва від 26.03.2014р. скасувати та прийняти нове, яким у задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 28.04.2014р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" було прийнято до провадження і розгляд справи призначено на 27.05.2014р.

Розпорядженням Заступника Голови Київського апеляційного господарського суду від 27.05.2014р. було змінено склад суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.05.2014р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" було прийнято до провадження.

Через відділ документального забезпечення 27.05.2014р. представником позивача був поданий відзив на апеляційну скаргу в якому просить суд відмовити в задоволенні апеляційної скарги.

Встановлено, що в судове засідання 27.05.2014р. представники позивача, відповідача-2, третьої особи та відповідача-1 не з"явилися, але останнім через відділ документального забезпечення була подана заява в якій просить суд розгляд справи відкласти.

Розглянувши вказане клопотання, колегія суддів дійшла висновку про його задоволення.

Відповідно до ст.77 ГПК України господарський суд відкладає розгляд справи, коли за якихось обставин спір не може бути вирішено в даному засіданні.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.05.2014р. розгляд справи № 910/15681/13 було відкладено на 24.06.2014р.

Розпорядженням Заступника Голови Київського апеляційного господарського суду від 24.06.2014р. було змінено склад суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 24.06.2014р. апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" було прийнято до провадження.

Встановлено, що в судове засідання 24.06.2013р. представник третьої особи не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Хоча про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

Представник позивача в судовому засіданні проти апеляційної скарги заперечував та просив відмовити в її задоволенні.

Представник відповідача-1, 2 в судовому засіданні апеляційну скаргу підтримали та просили її задовольнити.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні матеріали справи, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин" звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" та Держаної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг.

Позивач обґрунтовує свої позовні вимоги невідповідністю знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 166773, власником якого є відповідач 1, умовам надання правової охорони, передбаченим ст.ст. 5 і 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Позивач вважає, що знак за Свідоцтвом України № 166773 не відповідає умовам надання правової охорони, визначеним у п. 4 ч. 2 ст. 6 та п. 1 ч. 3 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", з наступних підстав:

- є схожим до ступеня змішування з раніше зареєстрованим знаками позивача за Свідоцтвами України № 56235 і № 52621;

- є оманливим або таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Зазначені доводи позивач підтверджує доданим до позовної заяви висновком експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, складеним експертами Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук.

Місцевим судом позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин" до Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" та Держаної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним Свідоцтва на знак для товарів та послуг задоволені повністю.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов вірного висновку про задоволення позовних вимог, враховуючи наступне.

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин" є сторною ліцензійної угоди №2011/ИЗМВ від 10.01.2011 р., укладеної з Компанією "ЯРЛІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД". Згідно зазначеної ліцензійної угоди позивачу надано невиключну ліцензію на використання знаків для товарів та послуг "СТАРИЙ НЕКТАР" і "СТАРЫЙ НЕКТАР" за Свідоцтвами України №№ 56235, 52621. Також, згідно додаткової угоди №4 ліцензійної угоди №2011/ИЗМВ від 10.01.2011 р., укладеної 03.01.2013 р. позивачу надано право звертатися до судових та інших компетентних державних органів з заявам, позовами, тощо, та вчиняти інші дії, спрямовані на захист прав власника свідоцтва.

Компанія "ЯРЛІС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" є власником Свідоцтв України №№ 56235, 52621 на знаки для товарів та послуг "СТАРИЙ НЕКТАР" і "СТАРЫЙ НЕКТАР".

Датою подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 є 10.11.2003 р.

Датою подання заявки на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 52621 є 18.08.2003 р.

11.02.2013 на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" (відповідач 1) Державною службою інтелектуальної власності України (відповідач 2) було зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг знак і видано Свідоцтво України № 166773.

Відповідно до ст. 1 ГПК України Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Наявність у відповідача 1 виключних прав власника Свідоцтв України на знак для товарів і послуг № 166773, надає йому право захищати своє виключне право будь-яким способом, передбаченим законодавством, в тому числі шляхом визнання недійсними свідоцтв на знак для товарів і послуг інших осіб, що, на думку позивача, порушують його виключне право.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Датою подання заявки № m 201216166 на реєстрацію комбінованого знака, за якою було видано Свідоцтво України № 166773 на знак, є 17.09.2012.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції, що діяла станом на 17.09.2012) правова охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", зокрема:

- згідно з цим законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (п. 4 ч. 2 ст. 6).

- не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (п. 1 ч. 3 ст. 6).

Відповідно до п. 4.3.2, 4.3.2.1 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, які затверджено наказом Державного патентного відомства України від 28.07.1995р. №116, в редакції наказу від 20.08.1997р. №72, перевірка позначення щодо наявності підстав для відмови в наданні правової охорони відповідно до пунктів 3, 4 статті 6 Закону

Відповідно до статті 19 Закону України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

У вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

З метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору у справі № 910/15681/13 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту ОСОБА_5.

Згідно з висновку № 16 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 06.12.2013 р. призначеною судом, експертом надані наступні відповіді:

1. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 52621 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

3. Надати відповідь на питання № 3 (питання № 3 в редакції Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель") не виявляється можливим.

4. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733 є таким, що може ввести в оману відносно товару "вина" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин", яке виробляє "вина" за ліцензійною угодою на використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 56235 та знака для товарів і послуг за свідоцтвом України 52621.

Судова експертиза проведена судовим експертом ОСОБА_5, (свідоцтво НОМЕР_1, видане Міністерством юстиції України 24.04.2009 р., дія якого продовжена до 16.11.2015 р.), атестованим зі спеціальності 13.6 "Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" та який має стаж проведення експертних досліджень з 2003 року. Судового експерта про кримінальну відповідальність згідно із статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України попереджено.

Експертом при дослідженні питань щодо схожості знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 56235, 52621 настільки, що їх можна сплутати, проведено порівняльне дослідження і визначено схожість порівнюваних знаків для товарів і послуг. За результатами дослідження, враховуючи те, що у складі комбінованих знаків основними елементами є словесні елементи, експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166773 та знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України №№ 56235, 52621 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

При встановлені того, чи є товари та/або послуги, для яких зареєстровано досліджувані знаки, тими самими чи спорідненими (однорідними) експерт дійшов висновку, що всі товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733, а саме "алкогольні напої (крім пива)"; "аперитиви"; "бренді"; "вина"; "віскі"; "грушевий сидр"; "джин (ялівцева горілка)"; "коктейлі"; "лікери"; "напої алкогольні перегінні"; "настоянки гіркі"; "ром"; "сидри спиртні напої"; "алкогольні напої, що сприяють травленню", є тими самими товарами, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 52621, 56235. Товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733, не є спорідненими (однорідними) з послугами, для яких зареєстровано знаком для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 52621, 56235.

При наданні відповіді на питання щодо можливості знака вводити в оману експертом враховано, що така можливість обумовлюється схожістю або несхожістю порівнюваних знаків для товарів і послуг. При використанні порівнюваних знаків для товарів і послуг, що є схожими до змішування, зокрема, при маркуванні товарів "вина" вони можуть бути сприйняті споживачами як такі, що належать одній особі та/або походять від однієї особи та/або що виробником товарів "вина" є одна і таж особа, що насправді не відповідає дійсності. Таким чином, експерт дійшов висновку про можливість знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733 вводити в оману відносно товару "вина" щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин" (позивача), яке виробляє "вина" за ліцензійною угодою на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України № 56235 і № 52621.

Експертом не надано відповідь на питання № 3 через об'єктивну неможливість, у зв'язку з тим, що матеріали справи містять зображення етикеток вина (а.с. 66), проте вказані етикетки мають інший зовнішній вигляд. Так, при дослідженні матеріалів справи експертом не встановлено тієї обставини, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 166733 та/або тотожне позначення використовувались радгосп-заводом "Коктебель" або його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" (відповідачем 1) до дати подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Інкерманський завод марочних вин" (позивачем) заявок на реєстрацію знаків для товарів і послуг за свідоцтвом України 56235 та свідоцтвом України № 52621. Проте, неможливість експертом надати відповідь на питання 3, в силу зазначених вище причин, не змінює невідповідності даного позначення умовам надання правової охорони згідно п. 3, 4 ст. 6 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Таким чином, Висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 16 від 06.12.2013 р. року містить докладний опис проведених досліджень, є обґрунтованим та переконливим; форма суджень експерта не викликає будь-яких сумнівів чи зауважень, а висновки є узгодженими з іншими матеріалами справи.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що місцевий суд дійшов правильного висновку, що Свідоцтво України № 166773 на знак для товарів і послуг підлягає визнанню недійсним повністю, у зв'язку з невідповідністю знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Щодо позовної вимоги про зобов'язання відповідача 2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність", судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки.

Відповідно до підпункту 3 п. 4 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Наказом Президента України за № 436/2011 від 08 квітня 2011 року, Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів.

А тому, позовні вимоги щодо зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 166773 та здійснити відповідну публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" підлягають до задоволення.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що місцевий суд дійшов правильного висновку про задоволення позовних вимог повністю.

Враховуючи усе вищевикладене, колегія суддів не вбачає підстав для скасування чи зміни рішення господарського суду м. Києва від 26.03.2014р. у справі № 910/15681/13.

Керуючись ст.ст. 99, 101, п.1 ст.103, ст.105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "КД Коктебель" залишити без задоволення, а рішення господарського суду м. Києва від 26.03.2014р. у справі № 910/15681/13 - без змін.

2. Матеріали справи № 910/15681/13 повернути до господарського суду м. Києва.

3. Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Повний текст постанови складено 27.06.2014р.

Головуючий суддя В.В. Шипко

Судді М.Л. Доманська

О.М. Остапенко