Рішення

від 30.06.2009 по справі 20/406

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

20/406

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  20/406

30.06.09

За позовом          Компанії ФРАНК д.д.

До                    1. Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти

                                 і науки України

               2. Компанії «SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.»в особі

                 представника в Україні – Товариства з обмеженою відповідальністю

                 «НЕСТЛЕ Україна»

Про                          дострокове припинення на території України дії міжнародної реєстрації

                              №614178 від 10.01.1994р. на знак для товарів і послуг «Franck»у повному

                             обсязі

                                                                                                                 Суддя В.В. Палій

                                                                                               Секретар Н.С. Молочна

Представники:

Від позивача                 Загура В.П. –предст .(дов. від 29.08.2008р.)

Від відповідачів          1.  Науменко Г.О.- предст. (дов. від 05.05.2009р.)

                    2.  не з'явився

Обставини справи:

Позовні вимоги заявлені про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №614178 від 10.01.1994р. на знак для товарів і послуг «Franck»у повному обсязі. Позов обґрунтовано тим, що відповідачем-2 не здійснюється використання знаку для товарів і послуг «Franck»на території України, починаючи  з 1994р. до теперішнього часу.

Ухвалою Господарського суду України від 27.10.2008р. судом порушено провадження у справі №20/406, прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 11.11.2008р.

В порядку підготовки справи до судового розгляду, 27.10.2008р. судом направлено запити до Державної митної служби України та Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості.

05.11.2008р. судом одержано відповідь на запит від Державного підприємства «Державний реєстр системи сертифікації», відповідно до якої  повідомляється, що сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання на харчову продукцію, марковану торговою маркою «Franck»у державному Реєстрі УкрСЕПРО не зареєстровано.

У судове засідання 11.11.2008р. представники відповідачів не з'явились, про причини неявки суд не повідомили.

Станом на 11.11.2008р. судом не одержано відповіді на запит суду з  Державної митної служби України.

У зв'язку з неявкою у судове засідання представників відповідачів та неподання витребуваних судом документів, розгляд справи 11.11.2008р. відкладено.

          14.11.2008р. судом одержано заяву від позивача про уточнення позовних вимог в частині офіційного найменування відповідачів по справі, а саме, позивач просить суд вважати відповідачем -1 - Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти   і науки України, відповідачем -2 - Швейцарську компанію «SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.»в особі її офіційного представника в Україні –Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕСТЛЕ Україна».

24.11.2008р. судом одержано відповідь на запит суду з Державної митної служби України, відповідно до якої повідомляється, що за даними ЄАІС Держмитслужби України інформації стосовно митного оформлення перелічених у запиті товарів за період з 10.01.1994р. по 14.11.2008р. не виявлено.

У судовому засіданні 25.11.2008р. представник відповідача-1 надав суду відзив на позовну заяву, у якому заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що дії Держдепартаменту інтелектуальної власності МОН України при здійсненні міжнародної реєстрації №614178 повністю відповідають вимогам правових норм чинного законодавства. Обов'язок доведення факту використання зареєстрованого знаку повністю покладається на власника свідоцтва. Крім того, представник відповідача-1 надав суду дані, щодо міжнародної реєстрації №614178 від 10.01.1994р. та міжнародної реєстрації №903784 від 01.08.2006р.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з'явився, про причини неявки суду не повідомлено.

Матеріали справи №20/406 не містять доказів того, що Товариство з обмеженою відповідальністю  «НЕСТЛЕ Україна»є офіційним представником Компанії «SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.»в Україні та доказів того, що Товариство  наділено повноваженнями представляти інтереси відповідача-2 у суді.

Судом встановлено, що Компанія «SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.»по справі є нерезидентом. Матеріали справи не містять доказів того, що на території України діє представництво відповідача-2, яке наділено повноваженнями на здійснення у господарському суді повноважень сторони у справі від імені відповідача-2

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої Україна приєдналася 19.10.2000 року, прийнявши відповідний нормативний акт - Закон України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах".

Згідно з даним актом, центральним органом, уповноваженим складати підтвердження про вручення документів, отримувати документи, які передаються консульськими каналами тощо, є Міністерство юстиції України та його територіальні управління юстиції.

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої ст. 5 вказаної Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної держави.

Відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступна умови, зокрема, з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців.   

       За таких обставин, відповідачу-2 по справі для належного повідомлення про розгляд справи, необхідно вручати судові документи та матеріали по справі в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову через органи юстиції.

Для забезпечення належного повідомлення відовідача-2 про розгляд справи у відповідності до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах", розгляд справи 25.11.2008р. відкладено.

27.04.2009р. судом одержано  підтвердження від Міністерства юстиції України  щодо виконання судового доручення на території Швейцарії, а саме, вручення документів представнику відповідача-2.

У судовому засіданні 30.06.2009р. представник позивача звернувся до суду із заявою про покладення судових витрат при прийнятті рішення у справі №20/406, на позивача.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідач-2 набув в Україні статус володільця міжнародної реєстрації №614178 на торговельну марку «Franck»для товарів 29,30,32 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг. Заявку на міжнародну реєстрацію даної торговельної марки було подано відповідачем-2 до Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності, дата реєстрації –10.01.1994р. (код 151).

Відповідно до п. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, яка набула чинності для України 25 грудня 1991 р., (далі –Мадридська угода) з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро у кожній зацікавленій Договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо.

Отже, відповідач-2 набув прав інтелектуальної власності на торговельну марку «Franck». Згідно п. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.  

Відповідно до п. 2 ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями відповідачу-2 належить право на використання торговельної марки «Franck»та інші права, надані законом.

Згідно пункту 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

Відповідно до ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” використанням торговельної марки визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Рекомендацією Президії Вищого Господарського суду України від 10.06.2004 р.       № 04-5/1107 визначено, що відповідно до ст. 4 Мадридської угоди з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3-ter, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. У разі невикористання знака, саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого пунктом 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України.

П. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено, що дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що важливим для правильного вирішення спору по суті є з'ясування того, чи мав місце факт невикористання в Україні торговельної марки «Franck»яка має міжнародну реєстрацію №614178, протягом більш ніж трьох років від дати її реєстрації в Міжнародному бюро (10.01.1994р.) та чи відсутні поважні причини такого невикористання.

З урахуванням положень Мадридської угоди та п. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” достроково припинена може бути дія тієї міжнародної реєстрації, торговельна марка за якою не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро.

На дату подання позовної заяви, як і на дату винесення рішення, в Україні чинний Закон України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ з останніми змінами від 10.04.2008 р. №254-VI, згідно ст. 16 якого використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Належними у справі доказами доводиться, що  торговельна марка «Franck», яка має міжнародну реєстрацію №614178, не використовувалася в Україні протягом більше ніж трьох років.

Як вбачається з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо міжнародної реєстрації №614178 відповідач-2 є іноземною юридичною особою. Таким чином, вироблені ним товари 29, 30, 32 класів МКТП під торговельною маркою «Franck», у випадку здійснення дій, які визнаються використанням торговельної марки в Україні, мали б ввозитися в Україну та продаватися на її території.

За даними Державної митної служби України  інформації щодо ввезення фармацевтичних препаратів під торговою маркою «Franck»за період з 10.01.1994р. по 14.11.2008р.  в базі даних електронних копій ВМД, не виявлено (довідка від 19.11.2008р.       №35/1-2251).

За даними Державного підприємства «Державний реєстр системи сертифікації»сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання на харчову продукцію, марковану торговою маркою «Franck»у державному реєстрі УкрСЕПРО  не зареєстровано (довідка від 03.11.2008р. № 233л).

Викладене дозволяє суду дійти висновку про те, що в Україні торговельна марка «Franck»не наносилась на товар, для якого її зареєстровано, упаковку такого товару, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку тощо; харчові продукти на напої із нанесенням торговельної марки «Franck»не зберігалися з метою пропонування для продажу, не пропонувалися для продажу, не продавалися, не імпортувалися (ввозилися) та не експортувалися (вивозилися).

Викладене дає підстави суду вважати, що відповідач-2 протягом останніх трьох років не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака.

Наступним питанням, яке підлягає з'ясуванню судом для правильного вирішення спору по суті, є питання про те, чи наявні у відповідача-2 поважні причини невикористання в Україні торговельної марки «Franck»яка має міжнародну реєстрацію №614178. За змістом п. 4 ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” та з урахуванням положень Мадридської угоди дія міжнародної реєстрації може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Ст. 18 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” визначено невичерпний перелік обставин, які можуть вважатися поважними причинами невикористання торговельної марки. Ними є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Відповідачем-2 не надано будь-яких доказів використання та/або наявності поважних причин невикористання торговельної марки «Franck», яка має міжнародну реєстрацію № 614178, протягом більше ніж трьох років з 10.01.1994р. по дату прийняття рішення у даній справі.

Належними у справі доказами доведено факт невикористання в України торговельної марки «Franck», яка має міжнародну реєстрацію № 614178, протягом більше ніж трьох років.

З огляду на залучені до матеріалів справи докази, факт невикористання відповідачем-2 вказаної торговельної марки протягом більше ніж трьох років не заперечується і відповідачем-1.

В обґрунтування порушеного права та охоронюваного законом інтересу, що, у свою чергу, стало підставою для звернення з даним позовом до суду, позивач посилається на те, що  позивач має намір вийти на світовий ринок, в тому числі і на український, з продуктом під торговою маркою «FRANCK». У зв'язку з цим, позивачем подано заявку на міжнародну реєстрацію знаку «FRANCK»(міжнародна заявка №903784 від 01.08.2006р.) в Україні. Проте,  позивачу було частково відмовлено у реєстрації та протиставлено міжнародну реєстрацію №614178.

З урахування наведеного, позовні вимоги визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

З урахуванням заяви позивача від 30.06.2009р., судові витрати покладаються на позивача.

На підставі викладеного, ст. ст.  49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

                                                            ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги  задовольнити повністю.

2. Достроково припинити дію міжнародної реєстрації №614178  від 10.01.1994р. на знак для товарів і послуг «Franck» у повному обсязі.

3. Зобов'язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680 МСП, м. Київ, вул. Урицького, 45) повідомити Міжнародне бюро ВОІВ про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації №614178 та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

    4. Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку протягом 10 днів з дня його прийняття.

Суддя                                                                                                В. В. Палій