Рішення

від 21.03.2011 по справі 20/165

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА



ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №  20/165

21.03.11

За позовом          “Гугл Інк.”(Google Inc.)

До                    1) Товариства з обмеженою відповідальністю “ГОУ ОГЛЕ”

2) Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства

                      освіти і  науки України

Про                    визнання недійсним повністю свідоцтва України № 78119 від

                        25.06.2007р. на знак для товарів і послуг »

                                                                                                                      Суддя    Гумега О.В.

Представники сторін:

Від  позивача:  Мамуня О. С., довіреність № б/н від 14.07.2008 р.;

                          Чижова Ю. В., довіреність № 1864 від 10.12.2008 р.

Від  відповідача 1:   Єфімчук О. Є., довіреність № б/н від 08.11.2010 р.

Від  відповідача  2:  Запорожець Л. Г., довіреність № 16-08/12 від 11.01.2010 р.

СУТЬ СПОРУ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передані позовні вимоги “Гугл Інк.” (Google Inc.) (позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю “ГОУ ОГЛЕ” (відповідач 1), Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач 2) про визнання недійсним повністю свідоцтва України №78119 від 25.06.2007р. на знак для товарів і послуг “GOOGLE”. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що торговельна марка “GOOGLE” за свідоцтвом України № 78119 є тотожною із добре відомою торговельною маркою позивача “GOOGLE”, а тому не відповідає умовам надання правової охорони. Крім того, торговельна марка “GOOGLE” за свідоцтвом України № 78119 є такою, що породжує або може породити у свідомості споживача асоціації, пов’язані з певним виробником товару, а саме, з позивачем, що не відповідає дійсності та порушує права та інтереси позивача.

Ухвалою суду від 09.04.2008 р. суддею Палієм В.В. порушено провадження у справі №20/165.

Ухвалою суду від 14.05.2008 р. заяву позивача про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено, з метою забезпечення позову до закінчення розгляду спору по суті –заборонено Товариству з обмеженою відповідальністю “ГОУ ОГЛЕ” передавати третім особам права на знак для товарів і послуг “GOOGLE” за свідоцтвом України № 78119 від 25.06.2007р. повністю чи частково; заборонено Державному департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України вносити будь-які зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо передання права власності на торговельну марку за свідоцтвом № 78119 від 25.06.2007 р. третім особам.

Ухвалою від 10.06.2008 р., на підставі ст.ст. 79, 86 ГПК України, зупинено провадження у справі № 20/165 до вирішення пов’язаної з нею справи №2-1159/2008, яка розглядається Солом’янським районним судом міста Києва  та набрання процесуальним документом, прийнятим за результатами розгляду даної справи, законної сили.

19.01.2009 р. представник  позивача звернувся до суду з клопотанням про поновлення провадження у справі, у зв’язку з усуненням обставин, які стали підставою для його зупинення.

За розпорядженням №01-1/8 від 20.01.2009р. голови Господарського суду міста Києва, у зв’язку із закінченням повноважень судді Палія В.В. справу №20/165 передано на розгляд судді Гумезі О.В.

Ухвалою суду від 22.01.2009р. суддею Гумегою О.В. прийнято справу № 20/165 до свого провадження, поновлено провадження у даній справі, розгляд справи призначено на 23.02.2009 року.

Ухвалою суду від 23.02.2009 р., на підставі ст. ст. 79, 86 ГПК України, було зупинено провадження у справі до вирішення справи  № 2-1159/2008 Апеляційним судом м. Києва.

Представник відповідача 1 24.06.2009 р. через відділ діловодства суду подав клопотання про зміну адреси.

Представник позивача 07.07.2009 р. через відділ діловодства суду подав клопотання про поновлення провадження у справі у зв’язку з усуненням обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою суду від 08.07.2009 р., на підставі ст.ст. 79, 86 ГПК України, провадження у справі № 20/165 було поновлено та призначено справу до розгляду на 27.07.2009 р. об 11:50 год.

13.07.2009 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Судом клопотання задоволено.

Розгляд справи, призначений на 27.07.2009 р., не відбувся у зв‘язку із оскарженням відповідачем 1 в апеляційному порядку ухвали суду від 23.02.2009 р. та направленням справи № 20/165  до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.09.2009 р. повернуто відповідачу 1 апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду м. Києва від 23.02.2009 р. у справі № 20/165, матеріали справи повернуті до Господарського суду м. Києва.   

Постановою Вищого господарського суду України від 03.11.2009 р. ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 14.09.2009 р.  залишено без змін, а касаційну скаргу відповідача 1  без задоволення, матеріали справи повернуті до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою суду від 25.11.2009 року, на підставі ст. 86 ГПК України, розгляд справи призначено на 14.12.2009 р. о 12:10 год.      

Розгляд справи, призначений на 14.12.2009 р., не відбувся у зв‘язку із поданням відповідачем  1 касаційної скарги на постанову Вищого господарського суду України від 03.11.2009 р.  та направленням матеріалів справи до Вищого господарського суду України для передачі до Верховного Суду України.

Ухвалою Верховного Суду України від 14.01.2010 р. відповідачу 1 в порушенні провадження з перегляду в касаційному порядку постанови Вищого господарського суду України від 03.11.2009 р. відмовлено.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.03.2010 р. відповідачу 1 відмовлено в задоволенні клопотання про відновлення пропущеного строку для подання апеляційної скарги та у прийнятті апеляційної скарги.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.04.2010 р. відповідачу 1 відмовлено у прийнятті апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду м. Києва від  14.05.2008 р.

Ухвалою суду від 12.05.2010 року, на підставі ст. 86 ГПК України, розгляд справи призначено на 31.05.2010 р. о 12:00 год.       

Розгляд справи, призначений на 31.05.2010 р., не відбувся у зв‘язку із поданням відповідачем 1 апеляційної  скарги на ухвалу Господарського суду м. Києва від 14.05.2008 р. та направленням матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.06.2010 р. відповідачу 1  відмовлено у прийнятті апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду м. Києва від  14.05.2008 р.

Ухвалою суду від 16.06.2010 року, на підставі ст. 86 ГПК України, розгляд справи призначено на 12.07.2010 р. о 14:20 год.       

30.06.2010 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про вжиття заходів для розгляду справи по суті.

Розгляд справи, призначений на 12.07.2010 р., не відбувся у зв‘язку із поданням  відповідачем 1 апеляційної  скарги на ухвалу Господарського суду м. Києва від 14.05.2008 р.  та направленням матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 12.07.2010 р. відповідачу 1 відмовлено у прийнятті апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду м. Києва від  14.05.2008 р.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 01.09.2010 року, клопотання   відповідача 1  про відновлення строку подання касаційної скарги відхилено, касаційну скаргу повернуто Товариству з обмеженою відповідальністю “ГОУ Огле”.

Ухвалою  Господарського  суду  міста  Києва  від 10.09.2010  року, призначено  розгляд  справи  №  20/165  на 27.09.2010  року   об 11:30 год.

В судовому  засіданні 27.09.2010  року  позивач  позовні  вимоги  підтримав  повністю.

Відповідач 1 надав відзив на позовну заяву, в якому проти задоволення позовних вимог заперечував.

Відповідач 2 надав суду пояснення.

В  судовому  засіданні 27.09.2010 року, представник позивача підтримав подане ним через відділ діловодства Господарського суду міста Києва клопотання від 24.07.2009 року про призначення судової  експертизи  об’єктів  інтелектуальної  власності.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз‘яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають  бути   роз‘яснені  судовим  експертом.

В судовому  засіданні,  призначеному  на 27.09.2010   року,   представник відповідача 1 звернувся  до  суду  з  заявою,  в  якій  зазначив,  що  не  заперечує   проти призначення експертизи  у  справі № 20/165 і  питань,  запропонованих   позивачем. Представник відповідача  2  підтримав  заяву,  подану  відповідачем  1.  

Остаточне коло питань, які  повинні  бути  роз‘яснені  судовим  експертом, визначені  судом відповідно до  ст. 41  ГПК  України.

Відповідно до ч. 3  ст. 41 ГПК України,  проведення   судової  експертизи  доручається державним  спеціалізованим установам   чи  безпосередньо   особам  які  відповідають вимогам встановленим Законом України “Про судову експертизу”.

Інформаційний лист ВГСУ від 21.08.2008 р. № 01-8/498 “Про атестованих судових експертів  з  питань,  пов'язаних  з  охороною  прав  на об'єкти  інтелектуальної власності, та науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України” містить Витяг з Реєстру атестованих судових експертів, у якому зазначені відомості щодо осіб, що внесені до Реєстру атестованих судових експертів та можуть проводити експертні дослідження у сфері інтелектуальної власності.

Для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю 13.6. “Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями”.

З урахуванням наведеного, суд прийшов до висновку про доцільність призначення судової експертизи безпосередньо атестованому за експертною спеціальністю 13.6. судовому експерту, який внесений до Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого здійснює Міністерство юстиції України.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.09.2010 року у справі № 20/165 призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Мещеряковій Наталії Миколаївні (м. Київ, вул. Костянтинівська, 32, оф. 9), провадження у справі № 20/165 зупинено до закінчення проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, зобов’язано позивача провести попередню оплату витрат по проведенню експертизи відповідно до виставленого рахунку, докази чого надати у судове засідання, що буде призначене після проведення експертизи.

23.02.2011 року на адресу Господарського суду м. Києва надійшов супровідний лист № 147 від 17.02.2011 р., відповідно до якого до суду були повернуті матеріали господарської справи № 20/165 разом з висновком № 65/11 –НМ судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 17.02.2011 р.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 28.02.2011 року, на підставі ч. 3 ст. 79 ГПК України, поновлено провадження у справі № 20/165, розгляд справи призначений на 14.03.2011 р. о 10:10 год.

10.03.2011 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

14.03.2011 р. відповідач 1 через відділ діловодства суду подав клопотання про відкладення розгляду справи у зв’язку з необхідністю ознайомлення з висновком експертизи та надання письмових пояснень. Дане клопотання відповідача 1 у судовому засіданні 14.03.2011 р. судом відхилено.

В судовому засіданні 14.03.2011 року представник позивача подав письмові пояснення з урахуванням висновку експертизи, у яких, зокрема, зазначив, що встановлені у висновку обставини підтверджують, що зареєстроване в якості торговельної марки за свідоцтвом України № 78119 позначення не відповідає умовам надання правової охорони, а також, що правова охорона добре відомого знака “GOOGLE” поширюється також на товари 9 класу МКТП, щодо яких зареєстрований тотожний із добре відомим знаком позивача знак для товарів і послуг відповідача 1 за свідоцтвом України № 78119.

Також, позивач надав докази оплати за проведення судової експертизи та просив суд стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “ГОУ Огле” витрати на державне мито, інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та проведення судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності у справі.

В судовому засіданні 14.03.2011 року представник відповідача 1 надав усні пояснення щодо висновку експертизи та заявив усне клопотання про призначення повторної експертизи у справі.

Представник відповідача 2 в судовому засіданні заявив усне клопотання про відкладення слухання справи у зв’язку з необхідністю ознайомлення з висновком експертизи та надання письмових пояснень. Клопотання судом задоволено.

В судовому засіданні 14.03.2011 р., на підставі ч. 3 ст. 77 ГПК України, судом оголошено перерву до 21.03.2011 р. 10:30 год.

14.03.2011 р. позивач через відділ діловодства суду подав пояснення з урахуванням рішення Солом’янського районного суду м. Києва від 25.12.2008 р. та ухвал Апеляційного суду м. Києва від 25.06.2009 р. у цивільній справі № 2-1159/2008.

17.03.2011 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

В судовому засіданні 21.03.2011 р. відповідач 1 подав клопотання про призначення повторної судової експертизи з дослідження об’єктів інтелектуальної власності, з огляду на те, що, на думку відповідача 1, наявний у матеріалах справи висновок є необґрунтованим у частині відповіді на питання 2.

В судовому засіданні 21.03.2011 р. представник позивача надав письмові заперечення проти клопотання відповідача 1 про призначення повторної експертизи об’єктів інтелектуальної власності у справі.

Представник відповідача 2 в судовому засіданні надав письмові пояснення на висновок судової експертизи, зазначивши, що висновки експерта повністю відповідають матеріалам справи, є логічними та обґрунтованими.

Клопотання відповідача 1 про призначення повторної судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності судом відхилено, оскільки відповідач 1 не навів достатніх підстав для призначення повторної судової експертизи.

У судовому засіданні 21.03.2011 р. у відповідності до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повний текст рішення буде складено у строк, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників позивача, відповідачів, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Компанія “Гугл Інк.” (Google Inc.), США, є юридичною особою, зареєстрованою у Сполучених Штатах Америки, основним видом діяльності якої є надання користувачам всесвітньої мережі Інтернет з багатьох країн світу, у тому числі і з України, послуг з пошуку та розміщення інформації. При наданні зазначених послуг позивач використовує позначення “GOOGLE”, яке з 2004 року стало добре відомим в Україні, що підтверджується рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 28.08.2007 р., згідно з яким знак для товарів і послуг “GOOGLE” був визнаний добре відомим в Україні відносно компанії “Гугл Інк.” щодо частини послуг 35 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (надалі –МКТП): “Шукання інформації для інших через Інтернет; розповсюдження реклами на користь інших через Інтернет” станом на 01.01.2004 р.

З матеріалів справи вбачається, що скасування вказаного рішення Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності було предметом зустрічного позову у цивільній справі № 2-1159/2008, за результатами розгляду якого Солом’янський районний суд м. Києва та Апеляційний суд м. Києва встановили відсутність підстав для скасування винесеного Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності рішення щодо визнання знака “GOOGLE” добре відомим в Україні відносно компанії “Гугл Інк.” щодо частини послуг 35 класу МКТП станом на 01.01.2004 р.

Відповідно до п. 7.3 Наказу Міністерства освіти і науки України № 228 від 15.04.2005 р. “Про затвердження Порядку визнання знака добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державного департаменту інтелектуальної власності” резолютивна частина рішення про визнання знака добре відомим в Україні має містити дату, на яку знак став добре відомим в Україні.

Згідно з ч. 4 ст. 25 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

У рішенні Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності від 28.08.2007 р. зазначено, що знак “GOOGLE” став добре відомим в Україні відносно компанії “Гугл Інк.” (США) щодо послуг 35 класу МКТП: “Шукання інформації через Інтернет; розповсюдження реклами на користь інших через Інтернет” станом на 1 січня 2004 року.

З огляду на викладене, право позивача на добре відомий знак “GOOGLE” діє в Україні з 01.01.2004 р.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач 1 є власником  свідоцтва  України № 78119 на торговельну марку “GOOGLE”, зареєстровану для товарів 9 класу МКТП: “Гудки; гудки електричні; гучномовці; мегафони; рупори до гучномовців; сигнальні дзвоники; сигнальні дзвоники електричні; сигнальні свистки”, яке було видано за результатами розгляду заявки № 2005 13294 від 07.11.2005 р.

У зв’язку із зазначеним, на дату подання відповідачем 1 заявки № m 2005 13294 на реєстрацію знака для товарів і послуг, знаку позивача вже була надана правова охорона на території України як добре відомому знаку.

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності –це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений ЦК України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об’єктів права інтелектуальної власності відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до ст. 1 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Згідно ч. 1 ст. 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.   

Як передбачено ст. 495 ЦК України та ст. 16 Закону  України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно п. “а” ч. 1 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 р.  № 3771-ХІІ “Про введення в дію Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Як вбачається з матеріалів справи, датою подання заявки № m 2005 13294 на реєстрацію знака для товарів і послуг є 07.11.2005 р., а отже відповідність позначення за свідоцтвом України № 78119 умовам надання правової охорони визначається судом згідно редакції Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 22.05.2003 року.

Підстави для відмови в наданні правової охорони визначені ст. 6 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”. Зокрема,  не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності.

Згідно зі ст. 6 bis Паризької конвенції країни Союзу зобов'язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 25 Закону “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” правова охорона добре відомого знаку поширюється також на товари і послуги, що не споріднені з тими, для яких знак визнано добре відомим в Україні, якщо використання цього знака іншою особою стосовно таких товарів і послуг вказуватиме на зв’язок між ними та власником добре відомого знака і його інтересам, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Проаналізувавши матеріали справи, дослідивши у судовому засіданні надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що для вирішення даної справи по суті необхідно встановити, чи є торговельна марка “GOOGLE” відповідача 1 за свідоцтвом України № 78119 тотожною із добре відомим знаком позивача “GOOGLE”, а також з’ясувати чи вказуватиме використання торговельної марки “GOOGLE” відповідача 1 за свідоцтвом України № 78119 стосовно зазначених у свідоцтві товарів 9 класу МКТП на зв’язок із компанією “Гугл Інк.”, яка є власником добре відомого в Україні знака “GOOGLE”.

Відповідно до п. 45 Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004 р. № 04-5/1107 у вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта.

Враховуючи зазначене, суд згідно зі ст. 41 ГПК призначив судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено експерту Мещеряковій Н.М.

На вирішення судового експерта були поставлені наступні питання:

- Чи є торговельна марка “GOOGLE” відповідача 1 за свідоцтвом України № 78119 тотожною із добре відомим знаком позивача “GOOGLE”;

- Чи вказуватиме використання торговельної марки “GOOGLE” відповідача 1 за свідоцтвом України № 78119 стосовно зазначених у свідоцтві товарів 9 класу МКТП на зв’язок із компанією “Гугл Інк.” (Google Inc.), яка є власником добре відомого в Україні знака “GOOGLE”?

В результаті дослідження поставлених питань у висновку № 65/11-НМ судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 17.02.2011 експерт встановив:

          1. Торговельна марка “GOOGLE” відповідача 1 за свідоцтвом України №78119 є тотожною із добре відомим в Україні знаком позивача “GOOGLE”.

2. Використання торговельної марки “GOOGLE” відповідача 1 за свідоцтвом України № 78119 стосовно зазначених у свідоцтві товарів 9 класу МКТП вказуватиме на зв’язок між такими товарами та компанією “Гугл Інк.” (Google Inc.), яка є власником добре відомого в Україні знака “GOOGLE”, причому інтересам власника добре відомого знаку, ймовірно, буде завдано шкоди таким використанням.

Зокрема, експерт зазначив, що при визначенні тотожності об»єктів дослідження (знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 78119 та знак “GOOGLE”, визнаний добре відомим в Україні) необхідно звернутися до Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг (затверджені наказом Державного патентного відомства України № 116 від 28.07.1995 р.), пунктом 4.3.2.4 яких визначено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах.   

Експертом встановлено, що оскільки об’єкти дослідження являють собою словесні знаки, то елементами, за якими порівнюються дані позначення, є:

–          алфавіт, літерами якого написане слово;

–          кількість літер;

–          склад літер;

–          послідовність літер.

Враховуючи наведене, експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №78119 «GOOGLE»та добре відомий в Україні знак OOGLE»є тотожними, оскільки дані об’єкти дослідження виконані латиницею, за кількістю, складом та послідовністю літер є однаковими.

Експертом також були досліджені товари і послуги, щодо яких надана правова охорона об’єктам дослідження та з»ясовано наступне.

Знак для товарів і послуг »за свідоцтвом України №78119 зареєстровано для товарів Кл.9 МКТП: «Гудки; гудки електричні; гучномовці; мегафони; рупори до гучномовців; сигнальні дзвоники; сигнальні дзвоники електричні; сигнальні свистки.»

Дана продукція відноситься до товарної групи «Устаткування для радіо, телебачення та зв'язку»(код 32) відповідно до даних Державного класифікатору продукції та послуг ДК 016-97 (затверджений і введений в дію наказом Держстандарту України від 30 грудня 1997 р. №822), до якої відносяться також товарні підгрупи 32.1 «Компоненти електронні»; 32.20 «Апаратура для трансляції та ретрансляції передач»; 32.20.2 «Апаратура електрозв'язку».

Знак »визнано добре відомим в Україні для послуг Кл.35 МКТП: «Шукання інформації для інших через Інтернет; розповсюдження реклами на користь інших через Інтернет», що відносяться до сфери застосування інформаційних технологій:

Інформаційні технології, ІТ, інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) –сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів.

Разом з тим експерт зауважив, що такі товари  як «гучномовці» класифікуються за кодом 32.30.42 «Обладнання електроакустичне»і дана категорія включає «гучномовці, системи акустичні; навушники, установки комбіновані «мікрофон-гучномовець», гарнітури мікротелефонні т. ін.». Такі товари використовуються, зокрема, користувачами персональних комп’ютерів та Інтернету –провідні та Bluetooth гарнітури, що складаються із навушників/динаміків, мікрофонів, веб-камер і використовуються користувачами мережі Інтернет для доступу до послуги Інтернет-телефонії.

В межах предмету судової експертизи по даній справі експертом також були встановлені та проаналізовані фактори, завдяки яким знак для товарів і послуг E»за свідоцтвом України №78119 може вказувати на зв’язок між товарами 9 класу, зазначеними у свідоцтві, та компанією «Гугл Інк.»(власником добре відомого знака E»).

Зокрема, експерт зазначив, що знак для товарів і послуг має виконувати наступні основні функції:

–відрізняльну  (здатність  відрізнити  товари  одних  виробників  від однорідних товарів інших виробників);

–гарантії якості (здатність допомогти споживачу у виборі якісного товару або послуги);

–рекламну (здатність сприяти здійсненню ефективної реклами товару або послуги).

Ці функції є взаємозалежними і з практичної точки зору їх завжди слід розглядати комплексно. Усі функції разом становлять інформативний зміст товарного знаку і впливають у певному психологічному розумінні на споживача.

Для того, щоб знак виконував зазначені функції, знак повинен мати дистинктивність (своєрідність).

Поняття дистинктивності є одним з визначальних стосовно реєстрації та експертизи торговельних марок. Термін «дистинктивність»є похідним від поняття дистинкції. Під дистинкцією (від лат. distinctio —розрізняння) розуміється «пізнавальний акт, у процесі якого фіксується різниця між предметами дійсності або елементами свідомості (відчуттями, уявленнями тощо)».

Відповідно до матеріалів справи, компанія “Гугл Інк.” (Google Inc.) є юридичною особою, основним видом діяльності якої є надання користувачам всесвітньої мережі Інтернет з багатьох країн світу, в тому числі і з України, послуг з пошуку та розміщення інформації. З 1998 року позивач при наданні послуг використовує позначення “Google”, відоме з цього часу користувачам всесвітньої мережі Інтернет. Як вбачається з матеріалів справи, перше використання зазначеного позначення для ідентифікації послуг позивача серед українських споживачів було здійснено у 2002 році, коли була введена в дію україномовна версія пошукового сервісу позивача. З 2004 року вищезазначене позначення стало добре відомим в Україні, що підтверджується рішенням Апеляційної палати Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 28.08.2007 р., згідно з яким словесний знак “GOOGLE” було визнано добре відомим в Україні відносно компанії “Гугл Інк.” (США) станом на 01.01.2004 р. щодо частини послуг 35 щодо частини послуг 35 класу МКТП, а саме: “Шукання інформації для інших через Інтернет; розповсюдження реклами на користь інших через Інтернет”.

Пошук інформації та розповсюдження реклами є послугою, що надається третім особам.

Виходячи з наведених експертом визначень, обсягу і змісту відомостей, що складають поняття «інформація»та «реклама», останній прийшов до висновку, що  при наданні третім особам послуг з «шукання інформації для інших через Інтернет, розповсюдження реклами на користь інших через Інтернет»споживачами даних послуг є користувачі мережі Інтернет та рекламодавці.

Отже, враховуючи практично необмежене коло (за соціально-демографічними характеристиками, віковими та цільовими групами) споживачів послуг «шукання інформації для інших через Інтернет, розповсюдження реклами на користь інших через Інтернет», що надаються з використанням знаку », та відомість і репутацію даного знаку і компанії “Гугл Інк.” у світі та в Україні, експерт вважає, що є підстави стверджувати, що споживач може бути введений в оману щодо дійсного виробника товарів чи особи, що надає послуги, якщо такі товари або послуги надаватимуться із використанням знаку »іншою, не пов’язаною із компанією “Гугл Інк.” особою, адже споживач може зв’язати вказані товари чи послуги з “Гугл Інк.”.

Експерт також взяв до уваги існуючу в світі практику використання добре відомих знаків щодо товарів чи послуг, що не є спорідненими з тими, щодо яких такі знаки є добре відомими, задля, зокрема, популяризації таких неспоріднених товарів чи послуг внаслідок прив’язки їх до відомого знака. Споживач мимоволі пов’язує товари чи послуги, марковані добре відомим знаком, з власником такого знака, що надає вказаним товарам чи послугам ринкову перевагу. Така практика є можливою і прийнятною, коли таке використання узгоджене із власником відомої торговельної марки і не шкодить її дистинктивності та репутації її власника.

Проте, як зазначив експерт, використання знаків для товарів і послуг третіми особами без контролю власника знаку за таким використанням, особливо для неоднорідних товарів і послуг, може призвести до розмивання знаку та нанесення шкоди його репутації. Розмивання знаку виникає, коли споживач змішує уявлення щодо виробників товарів або осіб, що надають послуги, навіть якщо це зовсім різні товари або послуги.

Зв'язок між добре відомим знаком і товарами або послугами третьої особи може виникати, наприклад, якщо у споживача створюється враження, що власник добре відомого знака пов’язаний з виробництвом цих товарів або з пропозицією цих послуг, або що таке виробництво товарів або пропозиція послуг здійснюється за виданою ним ліцензією або фінансується ним. Описаний зв’язок продемонстрований експертом на прикладах 1-4 (арк. 12-13 висновку судової експертизи) як таких, що не вводять споживача в оману і не шкодять власникові відомих знаків, оскільки використання останніх на товарах інших виробників відбувається за згодою та при безпосередній участі власників відомих знаків.

В протилежному випадку –коли такий зв’язок не відповідає дійсності і власник добре відомого знаку та особа, що виробляє товар чи надає послугу із використанням позначення, тотожного або схожого із добре відомим знаком, не пов’язані між собою економічно –така дія є недобросовісним використанням переваг відмінного характеру добре відомого знака і внаслідок неї інтересам власника добре відомого знака може бути завдано шкоди (приклади 5,6 - арк. 13 висновку експертизи).

Підсумовуючи наведене, експерт вказав, що світова практика захисту добре відомих знаків йде шляхом заборони використання добре відомого знаку іншими особами, оскільки таке використання призводить до зниження дистинктивності (своєрідності) знаку, його розмивання, незалежно від наявності чи відсутності фактів змішування споживачем уявлень про походження товарів чи джерела надання послуги, встановлених фактів недобросовісної конкуренції та фактичної економічної шкоди.

Викладені експертом факти та результати їх дослідження свідчать про небезпеку введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє (чи вироблятиме) товари кл.9 МКТП: «гудки; гудки електричні; гучномовці; мегафони; рупори до гучномовців; сигнальні дзвоники; сигнальні дзвоники електричні; сигнальні свистки»у разі використання для їх позначення знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України №78119 «GOOGLE», тотожного із добре відомим знаком LE». А таке використання, на думку експерта, може призвести до наступних результатів:

1) вказуватиме на зв’язок між товарами 9 класу, зазначеними у свідоцтві України № 78119, та власником добре відомого в Україні знака “GOOGLE”;

2)          завдаватиме шкоди інтересам власника добре відомого знака.

Позивач підтримав висновок судової експертизи та зазначив, що він відповідає вимогам, встановленим ст. 41 та ст. 42 Господарського процесуального кодексу України, містить обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання, не викликає сумнівів у його правильності та відповідає іншим матеріалам справи.

Відповідач 1 зазначив, що належним методом дослідження питання про виникнення у споживачів товарів 9 класу МКТП, маркованих знаком “GOOGLE” за свідоцтвом України № 78119, асоціацій із позивачем є опитування споживачів. Крім того, на думку відповідача 1, зважаючи на те, що товари 9 класу МКТП, щодо яких зареєстрований знак для товарів і послуг “GOOGLE” за свідоцтвом України № 78119, та послуги 35 класу МКТП, щодо яких торговельна марка “GOOGLE” визнана добре відомою в Україні, не є спорідненими, експерт встановив хибний зв’язок між такими товарами 9 класу МКТП та позивачем.

Суд відхиляє зазначені доводи відповідача 1 з огляду на наступне.

Відповідно до п. 3 Роз’яснень Вищого арбітражного суду України № 02-5/424 від 11.11.1998 р. “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” визначення способу проведення експертизи належить до компетенції експерта. Оскільки нормативно-правові акти не містять вимоги щодо обов’язкового проведення експертом опитування споживачів з метою встановлення того, що використання добре відомого знака іншою особою стосовно неспоріднених товарів і послуг вказуватиме на зв'язок між ними та власником добре відомого знака, експерт є самостійним у визначенні і виборі видів і методів досліджень, технічних прийомів і засобів при проведенні експертизи.

Як свідчить висновок експертизи, судовий експерт в ході дослідження застосовував такі методи, як структурно-генетичний аналіз і синтез, співставлення і порівняння, які безпосередньо дозволили дійти обґрунтованих та об»єктивних відповідей на поставлені судом питання.    

Експерт встановив, що використання знаку для товарів і послуг “GOOGLE” за свідоцтвом України № 78119, тотожного із добре відомим знаком “GOOGLE”, для позначення товарів 9 класу МКТП вказуватиме на зв’язок між товарами 9 класу, зазначеними у свідоцтві України № 78119, та власником добре відомого в Україні знака “GOOGLE” через:

- змішування споживачем діяльності виробника (розповсюджувача) товарів 9 класу, зазначених у свідоцтві України № 78119, та компанії “Гугл Інк.” (споживач може вважати, що товари походять з одного комерційного джерела, або з пов’язаних між собою економічно підприємств);

          - виникнення у споживачів асоціацій про зв’язок товарів 9 класу МКТП, зазначених у свідоцтві України № 78119, з компанією “Гугл Інк.”, а саме враження, що власник добре відомого знака пов’язаний із виробництвом цих товарів, що таке виробництво товарів здійснюється за виданою ним ліцензією або фінансується ним тощо.

          Крім того, відповідно до висновку експерта використання знаку для товарів і послуг “GOOGLE” за свідоцтвом України № 78119, тотожного із добре відомим знаком “GOOGLE”, для позначення товарів 9 класу МКТП завдаватиме шкоди інтересам власника добре відомого знака через:

          - розмивання та зниження дистинктивності добре відомого знаку “GOOGLE” внаслідок використання тотожного із ним позначення для неспоріднених із послугами компанії “Гугл Інк.” товарів;

- використання добре відомого знаку для товарів 9 класу МКТП із низьким технологічним вмістом, що принижуватиме престиж компанії “Гугл Інк.”, яка користується високою репутацією внаслідок інноваційності та високої технологічності її послуг та продуктів”.

Отже, експерт надав обґрунтовані, логічні та чіткі відповіді на питання судової експертизи, а тому заперечення відповідача 1 на висновок експертизи є безпідставними.

Представник відповідача 2 надав письмові пояснення, у яких погоджується із твердженнями висновку експертизи, вважає його обґрунтованим, повним та підготовленим з урахуванням усіх обставин справи та у відповідності з чинним законодавством України про судову експертизу.

Згідно ч. 3 ст. 41 Господарського процесуального кодексу, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу».

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про судову експертизу»до проведення  судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за  умови, що вони  мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, передбаченому цим Законом.

Як зазначено у висновку № 65/11-НМ судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 17.02.2011, судовий експерт Мещерякова Н.М. має вищу філологічну та юридичну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1248 від 9 червня 2008.), зокрема, за спеціальністю 13.6. Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями, стаж експертної роботи з 2006 року. Про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України експерта було попереджено.

З огляду на це суд вважає, що висновок № 65/11-НМ судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності від 17.02.2011 р. складений кваліфікованим експертом, відповідно до вимог Закону України “Про судову експертизу”, а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Отже, матеріалами справи та, зокрема, висновком № 65/11-НМ судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності підтверджується те, що оспорюваний знак за свідоцтвом України № 78119 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є тотожним із добре відомим знаком “GOOGLE” позивача, а також те, що правова охорона добре відомого знака “GOOGLE” поширюється також на товари 9 класу МКТП, щодо яких зареєстрований знак відповідача 1, незалежно від того, чи є зазначені товари 9 класу МКТП спорідненими з послугами 35 класу МКТП, щодо яких торговельна марка позивача “GOOGLE” визнана добре відомою в Україні.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно із ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Таким чином, всебічно та повно дослідивши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд прийшов до висновку про те, що вимоги позивача про визнання недійсним свідоцтва України  № 78119 на знак для усіх заявлених товарів 9 класу МКТП є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду із вимогою про зобов’язання відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 78119 від 25.06.2007 р. і здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”).

Як вже зазначалося, на підставі матеріалів справи, результатів судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності та пояснень сторін, суд дійшов висновку, що свідоцтво України № 78119 від 25.06.2007 р. на знак для товарів і послуг “GOOGLE” підлягає визнанню недійсним щодо усіх зазначених в ньому товарів 9 класу МКТП.

 Відповідно до п. 1.2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг –це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України.

Згідно з п. 2.3. зазначеного Положення у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.

За таких обставин, вимоги позивача про зобов’язання відповідача 2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 78119 від 25.06.2007 р. і здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені  Державного департаменту інтелектуальної власності “Промислова власність” є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Згідно п. 49 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107, за змістом ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

Наявні у матеріалах справи докази свідчать, що позивач здійснив оплату за проведення судової експертизи в розмірі 15561,60 грн., що підтверджується копією рахунку № 102-СЕ від 07.10.2010 р. на оплату витрат, пов’язаних із проведенням судової експертизи, копією платіжного доручення № 10388 від 08.12.2010 р., копією виписки з особового рахунку  від 09.12.2010 р. та копією Акту № 102-СЕ приймання-передачі наданих послуг від 17.02.2011 р.

За таких обставин, на відповідача 1 покладаються витрати по оплаті державного мита в розмірі 85,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 118,00 грн., витрати на проведення судової експертизи в розмірі 15561,60 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 418, 420, 492, 494, 494, 495 Цивільного кодексу України, ст.ст. 1, 6, 16, 19, 25 Закону України від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. ст. 33, 34, 41, 42, 43, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги  задовольнити повністю.

2. Визнати свідоцтво України № 78119 від 25.06.2007 р. на знак для товарів і послуг недійсним повністю.

3. Зобов’язати  Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний  код 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним повністю свідоцтва України № 78119 від 25.06.2007 р. і здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності “Промислова власність”.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “ГОУ ОГЛЕ” (юридична адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 18, фактична адреса: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 2/1, к. 18, ідентифікаційний код 35480354) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь компанії “Гугл Інк.” (Google Inc.) (1600 Емфісіете Парквей Маунтен Вью, Каліфорнія, 994043, США) 85,00 (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. державного мита, 118,00 (сто вісімнадцять) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 15561,60 (п’ятнадцять тисяч п’ятсот шістдесят одна) грн. 60 коп. витрат на проведення судової експертизи.

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

 Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України  рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

  Суддя                                                                                                                   Гумега О. В.

Дата підписання повного рішення 25.03.2011 р.