Ухвала

від 17.05.2011 по справі 54/49

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 54/49 17.05.11

За позовом Товариства з обмеженою відповідальніст ю "Амальгама Люкс"

до 1) Товарист ва з обмеженою відповідальні стю "Хенкель Україна"

2) Державного деп артаменту інтелектуальної в ласності Міністерства

освіти і науки У країни

про визнання н едійсним патенту НОМЕР_1 н а промисловий зразок

Суддя Палій В.В.

Представники:

Без виклику

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмежено ю відповідальністю "Амальгам а Люкс" звернулося до Господа рського суду м. Києва з позово м до Товариства з обмеженою в ідповідальністю "Хенкель Укр аїна" та Державного департам енту інтелектуальної власно сті про визнання недійсним п атенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок та зобов' язання Державного департаме нту інтелектуальної власнос ті здійснити у офіційному бю летені "Промислова власність " публікацію про визнання нед ійсним патенту України НОМ ЕР_1 на промисловий зразок.

Позовні вимоги обґрунтова ні тим, що сукупність суттєви х ознак промислового зразка за патентом НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на видач у оскаржуваного патенту. Поз ивач також вважає, що оспорюв аний патент видано з порушен ням прав позивача на знак для товарів і послуг за свідоцтв ом України НОМЕР_2.

Ухвалою суду від 13.02.2009 р. поруш ено провадження у справі № 54/49, розгляд справи призначено на 13.03.2009 р.

У поданому відзиві відпові дач-1 заперечив проти вимог по зивача, посилаючись на те, що п озивачем не надано належних та допустимих доказів невідп овідності зареєстрованого п ромислового зразка за патент ом України НОМЕР_1 умовам патентоспроможності.

Представник відповідача-2 у поданому відзиві також запе речив проти вимог позивача з тих підстав, що позивачем не н адано належних доказів на пі дтвердження того, що суттєві ознаки промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 стали загальнодоступними у світі до дати подання заявк и. Крім того, відповідач-2 зазн ачив, що процедура набуття пр авової охорони промислових з разків не передбачає при про веденні експертизи перевірк и промислового зразка на від повідність умовам патентосп роможності - новизні, виходяч и з чого відповідач-2 не порушу вав вимог законодавства при видачі оспорюваного патенту .

Разом з позовом позивачем п одано заяву про забезпечення позову шляхом:

- заборони Товариству з обме женою відповідальністю "Хенк ель Україна" подавати до Держ авного підприємства "Українс ький інститут промислової вл асності" заявки на видачу пат ентів України на промислові зразки, які є ідентичними про мисловому зразку за патентом України НОМЕР_1 або є іден тичними будь-якому із варіан тів даного промислового зраз ка;

- заборони Державному депар таменту інтелектуальної вла сності видавати на ім'я Товар иства з обмеженою відповідал ьністю "Хенкель Україна" пате нти України на промислові зр азки, які є ідентичними проми словому зразку за патентом У країни НОМЕР_1 або є ідент ичними будь-якому із варіант ів даного промислового зразк а, а також реєструвати догово ри, у тому числі, ліцензійні до говори щодо патенту України НОМЕР_1 на промисловий зра зок та вчиняти інші дії, які мо жуть призвести до зміни прав ового статусу даного патенту .

Заяву позивача про забезпе чення позову задоволено част ково, заборонено Державному департаменту інтелектуальн ої власності Міністерства ос віти і науки України вносити до Державного реєстру патен тів України на промислові зр азки зміни, пов'язані зі зміно ю особи власника (власників) п атенту України НОМЕР_1 на промисловий зразок "Етикетка ".

Представником позивача в с удовому засіданні заявлено у сне клопотання про витребува ння доказів, а саме витребува ння від відповідача-1 довідки про початок ввозу на митну те риторію України, а також про п очаток реалізації ним на тер иторії України товарів "Бреф гель для унітазу", які виробля ються Хенкель Мадярорсаг Кфт . (Угорщина) та імпортуються і реалізуються ТОВ "Хенкель Ук раїна"; витребування від відп овідача-1 зразків всіх варіан тів етикеток, які використов уються на товарах серії "Бреф гель для унітазу", які ввозили ся ним на територію України; в итребування від Державної ми тної служби України відомост ей про початок та обсяг ввозу на митну територію України т оварів "Бреф гель для унітазу ", які виробляються Хенкель Ма дярорсаг Кфт. (Угорщина) та імп ортуються і реалізуються ТОВ "Хенкель Україна", з початку в возу таких товарів на терито рію України по теперішній ча с.

На думку позивача, зазначен і відомості мають значення д ля вирішення даного спору, ос кільки дозволять встановити конкретну дату, з якої відпов ідач-1 почав ввозити на терито рію України та реалізовувати відповідні товари, а отже, і д ату, з якої сукупність суттєв их ознак оспорюваного промис лового зразку стала загально відомою на території України . Відповідач-1 заперечив проти клопотання позивача.

Відповідно до ст. 38 ГПК Украї ни, якщо подані сторонами док ази є недостатніми, господар ський суд зобов'язаний витре бувати від підприємств та ор ганізацій незалежно від їх у часті у справі документи і ма теріали, необхідні для виріш ення спору. Оскільки вказані позивачем відомості мають з начення для всебічного, повн ого, об'єктивного розгляду сп рави, судом задоволено клопо тання позивача про витребува ння доказів.

Відповідачем-1 заявлено кло потання про проведення судов ої експертизи об'єктів інтел ектуальної власності, виріше ння якого відкладено.

У зв'язку з необхідністю вит ребування нових доказів розг ляд справи відкладено на 15.04.2009 р оку.

Ухвалою суду від 15.04.2009 р. розгл яд справи відкладено на 13.05.2009 р.

У судовому засіданні 13.05.2009 р. п редставником позивача заявл ено клопотання про залучення до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача комп анію "Henkel Magyarorszag Kft".

Розгляд зазначеного клопо тання відкладено до наступно го судового засідання.

У судовому засіданні 13.05.2009 р. в ідповідно до ст. 77 ГПК України оголошувалася перерва до 29.05.20 09 р.

Розглянувши по суті клопот ання позивача про залучення до участі у справі як третьої особи без самостійних вимог на стороні відповідача-1 комп анії "Henkel Magyarorszag Kft", суд відмовив у йо го задоволенні, оскільки поз ивачем не надано доказів тог о, що рішення у справі може впл инути на права та обов'язки ко мпанії "Henkel Magyarorszag Kft" щодо однієї із сторін у справі.

У судовому засіданні 29.05.2009 р. п редставником відповідача-1 п одано клопотання про зупинен ня провадження у справі, яке м отивоване тим, що у проваджен ні Господарського суду м. Киє ва знаходиться справи № 20/146 за позовом до Товариства з обме женою відповідальністю "Амал ьгама Люкс" та Державного деп артаменту інтелектуальної в ласності про дострокове прип инення дії свідоцтва України НОМЕР_2 на знак для товарі в і послуг "Морской бриз/Sea Breeze", як а, на думку позивача, пов'язана зі справою № 54/49, і вирішення сп рави 54/49 є неможливим до виріше ння справи № 20/146.

У судовому засіданні 29.05.2009 р. в ідповідно до ст. 77 ГПК України оголошувалася перерва до 17.06.20 09 р. для надання представнику позивача можливості подати п исьмові заперечення проти кл опотання про зупинення прова дження у справі.

Розглянувши у судовому зас іданні 17.06.2009 р. клопотання відпо відача-1 про зупинення провад ження у справі, суд відмовив у його задоволенні виходячи з того, що за змістом ст. 18 Закону України "Про охорону прав на з наки для товарів і послуг" дія свідоцтва припиняється лише на майбутнє, а тому розгляд сп рави № 20/146 не перешкоджає розгл яду справи № 54/49.

У судовому засіданні 17.06.2009 р. к лопотання позивача про витре бування доказів судом частко во задоволено, розгляд справ и відкладено на 08.07.2009 р.

02.07.2009 р. через відділ діловодс тва Господарського суду м. Ки єва представником позивача п одано уточнення до клопотанн я про витребування доказів, у якому позивач просить витре бувати у органів сертифікаці ї кольорові копії етикеток т оварів.

Розгляд зазначеного клопо тання відкладено до отриманн я судом копій сертифікатів в ідповідності на товар "Bref WC-GEL Мо рской бриз".

У зв'язку з необхідністю вит ребування нових доказів, ухв алою суду від 08.07.2009 р. розгляд сп рави відкладено на 04.09.2009 р.

01.09.2009 р. через відділ діловодс тва суду позивачем подані пи сьмові пояснення, якими пози вач поінформував суд, про те, щ о у провадженні Господарсько го суду Миколаївської област і знаходиться справа № 3/364/08, пре дметом розгляду якої є вимог и позивача про припинення по рушення відповідачем прав на знак для товарів і послуг за с відоцтвом України НОМЕР_2 .

Таким чином, за результатам и розгляду справи № 3/364/08 Господ арського суду Миколаївської області буде встановлено, чи порушуються права позивача використанням відповідачем етикетки, яка є об' єктом охо рони за оспорюваним патентом НОМЕР_1 на промисловий зр азок.

При цьому, як на підставу св оїх вимог у справі № 54/49 про виз нання недійсним промисловог о зразка за патентом НОМЕР_ 1 позивач посилається на по рушення його прав на знак для товарів і послуг "Морской Бри з/Sea Breeze" за свідоцтвом України НОМЕР_2 при видачі оспорюва ного патенту та невідповідні сть промислового зразка крит ерію новизни.

Оскільки наявність чи відс утність фату порушення прав позивача входить до предмету доказування у справі № 54/49 та с відчить про наявність чи від сутність у позивача права на звернення до господарського суду із зазначеним позовом, с прави № 54/49, що розглядається Го сподарським судом м. Києва, та № 3/364/08, що розглядається Господ арським судом Миколаївської області, є пов' язаними.

Як передбачено ч. 1 ст. 79 ГПК Ук раїни, господарський суд зуп иняє провадження у справі в р азі неможливості розгляду да ної справи до вирішення пов'я заної з нею іншої справи, що ро зглядається іншим судом.

Враховуючи наведене, ухвал ою від 04.09.2009р. провадження у спр аві №54/49 зупинено.

14.10.2010р. судом одержано клопот ання від ТОВ «Хенкель Україн а»про поновлення провадженн я у справі №54/49, у зв' язку з тим , що 10.09.2009р. Господарським судом Миколаївської області прийн ято рішення у справі №3/364/08, яке с касовано постановою Одесько го апеляційного господарськ ого суду від 18.05.2010р. №3/364/08, а вказан а постанова залишена без змі н постановою Вищого господар ського суду України від 14.09.2010р. №3/364/08.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва №40 від 11.10.2010р. справа №54/49 передана для подальшого р озгляду судді Палію В.В., у зв' язку з перебуванням судді Де мченко Т.С. на лікарняному та з метою уникнення затягування розгляду справи №54/49.

За наведених обставин, спра ва №54/49 прийнята до провадженн я суддею Палієм В.В.

У зв' язку з усуненням обст авин, які стали підставою для зупинення провадження у спр аві №54/49, ухвалою від 18.10.2010р. прова дження у даній справі поновл ено, а справа призначена до ро згляду на 09.11.2010р.

Представник позивача у суд ове засідання 09.11.2010р. не з' явив ся, про причини неявки суд не п овідомив.

У судовому засіданні предс тавник відповідача-1 подав су ду пояснення, в яких просить с уд відмовити у задоволенні п озовних вимог з підстав, наве дених у поясненні.

У зв' язку з неявкою у судов е засідання представника поз ивача та з метою витребуванн я неподаних суду документів, розгляд справи 09.11.2010р. відкладе но.

У судове засідання 30.11.2010р. пре дставник позивача не з' явив ся, про причини неявки суд не п овідомив.

У зв' язку з неявкою у судов е засідання представника поз ивача та з метою витребуванн я додаткових доказів по спра ві, розгляд справи 30.11.2010р. відкл адено.

Представник позивача у суд ове засідання 21.12.2010р. не з' явив ся, про причини неявки суд не п овідомив.

У судовому засіданні 21.12.2010р. с уд прийшов до висновку про об ґрунтованість поданого пози вачем клопотання від 01.06.2009р. (як е отримано судом 02.07.2009р.) про вит ребування у органів сертифік ації кольорових копій етикет ок на товари, щодо яких відпов ідачу-1 були видані сертифіка ти відповідності, або їх ориг іналів (у випадку неможливос ті зробити кольорові копії). О тримання вказаних доказів мо тивовано тим, що для правильн ого вирішення спору необхід но, зокрема, встановити, чи вик ористовувалась відповідаче м-1 у термін понад 6 місяців до дати подачі заявки на видачу оскаржуваного патенту Украї ни №16616 етикетка для товарів « Bref WC-GEL Морской бриз»(на підтверд ження наявності або відсутно сті новизни промислового зра зка «Етикетка»).

З метою витребування додат кових доказів по справі та у зв' язку з неявкою у судове з асідання представника позив ача, розгляд справи 21.12.2010р. відк ладено.

18.01.2011р. судом одержано відпов ідь на вимогу суду від ДП «Зак арпатський науково-виробнич ий центр стандартизації, мет рології та сертифікації»із к ольоровими копіями етикеток на товари, щодо яких відповід ачу-1 були видані сертифікати відповідності, зареєстрован і в Реєстрі за №UA1.027.0102251-06 із термі ном дії з 17.07.2006р. по 16.01.2007р. та №UA1.027.0003230 -07 із терміном дії з 15.01.2007р. по 15.01.2009р .

У судовому засіданні 18.01.2011р . суд прийшов до висновку про н аявність підстав для признач ення у справі №54/49 судової експ ертизи об' єктів інтелектуа льної власності, з огляду на н аступне.

Відповідно до ст. 41 ГПК Украї ни для роз'яснення питань, що в иникають при вирішенні госпо дарського спору і потребують спеціальних знань, господар ський суд призначає судову е кспертизу.

Відповідно до п. 5 Рекоменда цій Вищого господарського су ду від 29.03.2005, № 04-5/76 "Про деякі питан ня практики призначення судо вих експертиз у справах зі сп орів, пов'язаних із захистом п рава інтелектуальної власно сті" у вирішенні спорів про ох орону права інтелектуальної власності на промисловий зр азок залежно від обставин сп рави та суті спору судом на ро з'яснення судового експерта може бути поставлене питання , зокрема, про наявність новиз ни промислового зразка на да ту подання заявки на видачу п атенту або, якщо заявлено прі оритет, на дату пріоритету (у п орівнянні із протиставленим промисловим зразком).

Оскільки для роз' яснення питання щодо наявності нови зни промислового зразка (яки й охороняється згідно патент у України НОМЕР_1) на дату п одання заявки на видачу пате нту, необхідні спеціальні зн ання, суд вважає за доцільне п ризначити у справі №54/49 судову експертизу об' єктів інтел ектуальної власності.

Згідно ст. 41 ГПК України учас ники судового процесу мають право пропонувати господарс ькому суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експ ертом. Остаточне коло цих пит ань встановлюється господар ським судом в ухвалі.

Для надання сторонам можли вості запропонувати суду пит ання, які мають бути роз'яснен і судовим експертом та запро понувати експертну установу (експертів), якій доцільно дор учити проведення експертизи , розгляд справи 18.01.2011р. відклад ено.

26.01.2011р. судом одержано від від повідача-2 перелік питань, які відповідач-2 просить суд пост авити на вирішення експерта.

У судовому засіданні 26.01.2011р. п редставник відповідача-1 над ав суду письмові пояснення, у яких заперечив проти призна чення у справі судової експе ртизи, з огляду на встановлен і обставини у справі №3/364/08. У вип адку призначення судом судов ої експертизи, відповідач-1 пр осить суд доручити її провед ення Науково-дослідному інс титуту інтелектуальної влас ності Академії Правових Наук України. Визначення питань, я кі мають бути роз' яснені ек спертом, відповідач-1 залишив на розсуд суду.

Враховуючи те, що для роз' я снення питань, що виникли при вирішенні даного спору необ хідні спеціальні знання, суд призначив у справі №54/49 судову експертизу об' єктів інтеле ктуальної власності.

Проведення судової експе ртизи доручається державним спеціалізованим установам ч и безпосередньо особам, які в ідповідають вимогам, встанов леним Законом України "Про су дову експертизу". Особа, яка пр оводить судову експертизу (д алі - судовий експерт) користу ється правами і несе обов'язк и, зазначені у статті 31 ГПК Укр аїни.

Суд вважав за доціль не доручити проведення судов ої експертизи атестованому с удовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестова них судових експертів - Мещер яковій Наталії Миколаївні, я ка не є фахівцем державної сп еціалізованої установи і має кваліфікацію судового експе рта із правом проведення екс пертиз у сфері інтелектуальн ої власності за спеціальніст ю 13.4 «Дослідження, пов' язані з промисловими зразками».

У зв' язку з наведеним, пр овадження у справі №54/49 зупине но до закінчення проведе ння судової експертизи.

17.05.2011р. судом одержано матер іали справи №54/49 із висновком №79/11-НМ судової експертизи об' єктів інтелектуальної влас ності від 10.05.2011р. за підписом ек сперта Мещерякової Н.М. Відпо відно до експертного висновк у - в матеріалах справи містят ься відомості, за якими сукуп ність суттєвих ознак другого та третього варіантів проми слового зразка за патентом У країни №16616 від 12.05.2008р. стала зага льнодоступною у світі до дат и подання заявки на нього (03.04.2008 р.).

У зв' язку з усуненням обст авин, які стали підставою для зупинення провадження у спр аві, провадження у справі №54/49 п ідлягає поновленню, а справа призначається до судового р озгляду.

Керуючись ст. ст. 79, 86 ГПК Украї ни, суд, -

У Х В А Л И В:

1. Поновити провадженн я у справі №54/49.

2. Призначити розгляд справи на 07.06.11 о 11:50. Судове засіда ння відбудеться у приміщенні Господарського суду міста К иєва в залі судових засідань №51.

3. Зобов' язати позивача надати суду письмові пояс нення та докази на підтвердж ення порушеного права позива ча, що стало підставою для зв ернення з позовом до суду.

4. Зобов' язати сторін надати суду письмові поясне ння по справі з урахуванням в исновку №79/11-НМ судової експер тизи об' єктів інтелектуал ьної власності від 10.05.2011р.

Участь у судовому за сіданні представників сторі н визнати обов' язковою.

Попередити сторін про н аслідки невиконання вимог ух вали суду у відповідності зі ст. 83 ГПК України (стягнення шт рафу).

Суддя

В.В. Палій