Рішення

від 08.08.2011 по справі 54/39

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 54/39 08.08.11

За позовом Компані ї "Дабур Індіа Лімітед"

до 1) Державно го департаменту інтелектуал ьної власності Міністерства освіти і

науки України

2) Общєства с ог раніченной ответственность ю "Прєміум-Прємьєр"

про визнання н едійсним свідоцтва України № 28819 на знак для товарів і послу г

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: ОСОБА_1 - представник на підставі дові реності від 24.01.2008 р.

від відповідача-1: не з»я вились

від відповідача-2: не з»я вились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія "Дабур Індія Лі мітед" (позивач) звернулася до Господарського суду міста К иєва з позовом до Державного департаменту інтелектуальн ої власності Міністерства ос віти і науки України (відпові дач-1) та Общєства с ограніченн ой ответственностью "Прєміу м-Прємьєр" (відповідач-2) про ви знання свідоцтва України № 2881 9 на знак для товарів і послуг "Promise me smile" недійсним повністю та з обов'язання відповідача-1 вне сти зміни до Державного реєс тру свідоцтв України на знак и для товарів і послуг стосов но визнання недійсним свідоц тва України № 28819 і здійснити пу блікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власні сть".

Позовні вимоги мотивовані тим, що позначення за оспорюв аним свідоцтвом є схожим нас тільки, що його можна сплутат и з товарним знаком позивача за свідоцтвом України № 10488, ра ніше заявленим на реєстрацію в Україні для таких самих та с поріднених товарів, а також т аким, що може ввести в оману ст осовно особи, яка виробляє то вар або надає послугу. Нормат ивно позивач посилається на ст.ст. 494, 495, 499 ЦК України та ст.ст. 5 , 6, 19 Закону України "Про охорон у прав на знаки для товарів і п ослуг".

Ухвалою суду від 01.03.2010 р. (суддя Демченко Т.С.) порушено провад ження у справі № 54/39, розгляд сп рави призначено на 02.06.2010 р.

З метою належного повідомл ення про час та місце судовог о засідання відповідача-2, яки й є нерезидентом, що не має сво го представництва на територ ії України, ухвалою суду від 01 .03.2010 р. позивача зобов'язано у ст рок до 09.04.2010 р. надати суду два пр имірники нотаріально засвід ченого перекладу російською мовою ухвали про порушення п ровадження у справі.

25.05.2010 р. представник відповід ача-1 через відділ діловодств а суду подав клопотання про о знайомлення з матеріалами сп рави. Судом клопотання задов олене.

З метою належного повідомл ення відповідача-2 про час та м ісце розгляду справи, а також у зв'язку з ненаданням сторон ами витребуваних судом докум ентів, ухвалою суду від 02.06.2010 р. р озгляд справи відкладено на 06.10.2010 р. о 10:00 год. , зобов'язано пози вача у строк до 14.06.2010 р. надати су ду два примірники нотаріальн о засвідченого перекладу рос ійською мовою ухвали суду ві д 02.06.2010 р. № 54/39.

04.06.2010 р. позивачем на виконанн я вимог ухвали суду від 02.06.2010 р. н адані витребувані судом нота ріально засвідчені переклад и російською мовою ухвали су ду від 02.06.2010 р.

Відповідно до листа № 06-9.1/8 від 09.06.2010 р. Господарський суд міст а Києва на підставі ст. 5 Угоди про порядок вирішення спорі в, пов”язаних зі здійсненням господарської діяльності, у кладеної країнами - учасниц ями СНД у м. Києві від 20.03.1992 р., зве рнувся до Арбітражного суду міста Москви з проханням про вручення документів. Повідо млення про вручення відповід ачу-2 документів по справі № 54/39 до суду не надходило.

За розпорядженням Заступн ика Голови Господарського су ду м. Києва від 11.10.2010 р. № 32 у зв' яз ку з перебуванням судді Демч енко Т.С. на лікарняному та з м етою уникнення затягування р озгляду справи, справу № 54/39 пер едано для подальшого розгляд у судді Гумезі О.В.

Ухвалою суду від 25.10.10 року с уддя Гумега О.В. прийняла спра ву № 54/39 до свого провадження, р озгляд справи призначено на 28.02.2011 р. о 10:10 год., зобов' язано по зивача у строк до 29.11.2010 р. надати до суду два примірники нотар іально засвідченого перекла ду російською мовою даної ух вали для її направлення до А рбітражного суду міста Москв и з метою вручення відповід ачу -2. Крім того, сторони було зобов' язано надати суду п ерелік питань, які, на їх думку , необхідно поставити на вирі шення судового експерта.

30.11.2010 р. позивачем на виконанн я вимог ухвали суду від 25.10.2010 р. н адані витребувані судом нота ріально засвідчені переклад и російською мовою ухвали су ду від 25.10.2010 р.

Відповідно до листа № 54/39 від 02.12.2010 р. Господарський суд міст а Києва на підставі ст. 5 Угоди про порядок вирішення спорі в, пов' язаних зі здійснення м господарської діяльності , укладеної країнами - учасн ицями СНД у м. Києві від 20.03.1992 р., з вернувся до Арбітражного суд у міста Москви з проханням пр о вручення документів.

В судовому засіданні, при значеному на 28.02.2011 року, позив ач позовні вимоги підтрима в повністю.

Відповідач -1 та відповідач -2 в судове засідання 28.02.2011 р. н е з' явилися.

Сторони не скористалися н аданим їм правом та не нада ли суду перелік питань, які н еобхідно поставити на вирі шення судового експерта.

Ухвалою суду від 28.02.2011 р., на пі дставі ст. ст. 41, 79, 86 ГПК України, було призначено судову експ ертизу об' єктів інтелектуа льної власності у справі № 54/39, проведення якої доручено суд овому експерту Мещеряковій Н аталії Миколаївні та зупинен о провадження у справі.

15.03.2011 р. позивач через відділ д іловодства суду подав клопот ання про залучення доказів д о матеріалів справи, зокрема , копію виписки з Державного р еєстру свідоцтв України на з наки для товарів і послуг від носно свідоцтва України № 28819 с таном на 09.03.2011 р. та копію матері алів заявки № m 2000094277. Клопотання відповідача судом задоволен о.

23.03.2011 р. Арбітражним судом міс та Москви через відділ ділов одства суду надіслано ухвалу по справі № А40-12024/11 27-117 від 14.03.2011 р., я кою повернуто судове доручен ня Господарського суду міста Києва у зв' язку із неможлив істю його виконання.

04.04.2011 р. через відділ діловодс тва суду повернулося поштове відправлення, яке направлял ось Господарським судом міст а Києва на адресу відповідач а-2, зазначену в позовній заяві , у зв' язку з не розшуком адре сата.

15.07.2011 р. судовим експертом чер ез відділ діловодства суду б ули повернуті матеріали спра ви № 54/39 разом з Висновком № 88/11- НМ судової експертизи об»єкт ів інтелектуальної власност і за господарської справою № 54/39 від 14.07.2011 р.

Ухвалою суду від 19.07.2011 р., на пі дставі ст.ст. 79, 86 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни, суд поновлено провадж ення у справі № 54/39 та призначен о її розгляд на 08.08.11 о 10:00 год.

Представник позивача в суд ове засідання 08.08.2011 р. з»явився, подав на виконання вимог ухв али суду від 19.07.2011 р. письмові по яснення, враховуючи висновок експертизи, докази оплати по проведенню експертизи.

Представник відповідача-1 в судове засіданні 08.08.2011 р. не з»я вився, вимоги ухвали суду від 19.07.2011 р. не виконав, про час та мі сце судового розгляду справи був повідомлений належним ч ином, письмових заяв та пов ідомлень щодо поважності при чин відсутності в судовому з асіданні 08.08.2011 р. суду не подав т а не надіслав.

Представник відповідача-2 в судове засідання 08.08.2011 р. не з»я вився, вимоги ухвал суду від 25 .10.2010 р., від 06.06.2011 р. та від 11.07.2011 р. не ви конав, про час та місце судово го розгляду справи був повід омлений належним чином, що пі дтверджується матеріалами с прави.

Таким чином, враховуючи вчи нені судом всі зусилля для на лежного повідомлення про час та місце судового засідання відповідача-1 та відповідача -2, який є нерезидентом, що не ма є свого представництва на те риторії України, суд прийшов до висновку про можливість р озгляду справи по суті за в ідсутністю відповідачів, зап обігаючи одночасно безпідст авному затягуванню розгляду спору.

Після виходу суду з нарадчо ї кімнати, у судовому засідан ні 08.08.2011 р. у відповідності до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголо шено вступну та резолютивну частину рішення та повідомле но, що повне рішення буде скла дено у термін, передбачений ч . 4 ст. 85 ГПК України.

Згідно ст. 75 ГПК України, спра ва розглядається за наявними в ній матеріалами, оскільки в ідзив на позовну заяву і витр ебувані господарським судом документи відповідачем-1 та в ідповідачем-2 не подано.

Заслухавши пояснення пред ставника позивача, дослідивш и наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових з асіданнях оригінали докумен тів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господар ський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником сві доцтва України № 10488 на знак для товарів і послуг » для товарі в 3-го класу Міжнародної класи фікації товарів і послуг (над алі - МКТП), а саме: «Зубные паст ы; порошки; препараты для поло скания рта; мыла; парфюмерные изделия; косметические сред ства; лосьоны для волос; масла эфирные; чистящие; полирующи е; обезжиривающие и абразивн ые препараты; моющие препара ты и другие вещества для стир ки»з пріоритетом від 15.02.1994 р., да тою видачі наведеного свідоц тва - 31.08.1998 р., дією наведеного с відоцтва - до 15.02.2014 р., що підтве рджується публікацією в офіц ійному бюлетені «Промислова власність»№ 4 за 1998 р. та виписк ою з Державного реєстру свід оцтв України на знаки для тов арів і послуг відносно свідо цтва України № 10488 станом на 09.03.201 0 р.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідачем-1 за резу льтатами кваліфікаційної ек спертизи на ім' я відповідач а-2 було зареєстровано знак дл я товарів і послуг me smile»для тов арів 3 класу МКТП, а саме: «Вибі лювальні препарати та інші р ечовини для прання; чистильн і, лискувальні, знежирювальн і та абразивні препарати; мил а; парфуми, ефірні олії, космет ика, лосьйони для волосся; зуб ні порошки і пасти; всі товари , що включені до 3 класу».

Заявка на реєстрацію знак д ля товарів і послуг me smile»№ m 2000094277 б ула подана 28.09.2000 р., свідоцтво У країни № 28819 видане 16.12.2002 р., охорон а діє з 28.09.2000 року до 28.09.2010 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господ арського кодексу України від носини, пов' язані з викорис танням у господарській діяль ності та охороною прав інтел ектуальної власності, регулю ються Господарським кодексо м України та іншими законами .

До відносин, пов' язаних з в икористанням у господарські й діяльності прав інтелектуа льної власності, застосовуют ься положення Цивільного код ексу України з урахуванням о собливостей, передбачених Го сподарським кодексом Україн и та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Го сподарського кодексу Україн и).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного к одексу України визначено, що право інтелектуальної власн ості - це право особи на резу льтат інтелектуальної, творч ої діяльності або на інший об ' єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивіл ьним кодексом України та інш им законом.

Право інтелектуальної вла сності є непорушним відповід но до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодек су України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелекту альної власності чи обмежени й у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.

До об' єктів права інтелек туальної власності, відповід но до ч. 1 ст. 155 Господарського к одексу України та ч. 1 ст. 420 Циві льного кодексу України, зокр ема, належать торговельні ма рки (знаки для товарів і послу г).

Відповідно до ст. 492 Цивільно го кодексу України, торговел ьною маркою може бути будь-як е позначення або будь-яка ком бінація позначень, які прида тні для вирізнення товарів (п ослуг), що виробляються (надаю ться) однією особою, від товар ів (послуг), що виробляються (н адаються) іншими особами. Так ими позначеннями можуть бути , зокрема, слова, літери, цифри , зображувальні елементи, ком бінації кольорів.

Право інтелектуальної вла сності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у в ипадках і порядку, передбаче них законом (ч. 1 ст. 157 Господарс ького кодексу України).

Частиною 1 ст. 494 Цивільного к одексу України та ч. 3 ст. 5 Закон у України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ «Про охорону прав на знаки для тов арів і послуг»(надалі - Зако н України «Про охорону прав н а знаки для товарів і послуг» ) також встановлено, що набутт я права інтелектуальної влас ності на торговельну марку з асвідчується свідоцтвом, умо ви та порядок видачі якого вс тановлюються законом.

Обсяг правової охорони тор говельної марки визначаєтьс я наведеними у свідоцтві її з ображенням та переліком това рів і послуг, якщо інше не вста новлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивіл ьного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону Україн и «Про охорону прав на знаки д ля товарів і послуг», обсяг пр авової охорони, що надається , визначається зображенням з нака та переліком товарів і п ослуг, внесеними до Реєстру (Д ержавний реєстр свідоцтв Укр аїни на знаки для товарів і п ослуг згідно ст. 1 Закону Украї ни «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), і засв ідчується свідоцтвом з навед еними у ньому копією внесено го до Реєстру зображення зна ка та переліком товарів і пос луг.

Суб' єктами права інтелек туальної власності на торгов ельну марку є фізичні та юрид ичні особи (ч. 1 ст. 493 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», п раво на одержання свідоцтва у порядку, встановленому зак оном, має будь-яка особа, об'єд нання осіб або їх правонасту пники.

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного ко дексу України, майновими пра вами інтелектуальної власно сті, зокрема, є виключне право дозволяти використання об' єкта права інтелектуальної в ласності та виключне право п ерешкоджати неправомірному використанню об' єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивіл ьного кодексу України та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і по слуг», майновими правами інт електуальної власності на то рговельну марку, зокрема, є ви ключне право дозволяти викор истання торговельної марки т а виключне право перешкоджат и неправомірному використан ню торговельної марки, в тому числі забороняти таке викор истання.

Частиною 3 ст. 157 Господарсько го кодексу України також вст ановлено, що свідоцтво надає право його володільцеві заб ороняти іншим особам викорис товувати зареєстровану торг овельну марку без його дозво лу, за винятком випадків її пр авомірного використання.

Згідно ч. 2 ст. 157 Господарсько го кодексу України, використ анням торговельної марки у с фері господарювання визнаєт ься застосування її на товар ах та при наданні послуг, для я ких вона зареєстрована, на уп аковці товарів, у рекламі, дру кованих виданнях, на вивіска х, під час показу експонатів н а виставках і ярмарках, що про водяться в Україні, у проспек тах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов' яза ній з впровадженням зазначен их товарів і послуг у господа рський (комерційний) обіг.

Використанням знака, відпо відно до ч. 4 ст. 16 Закону Україн и «Про охорону прав на знаки д ля товарів і послуг», визнаєт ься: нанесення його на будь-як ий товар, для якого знак зареє стровано, упаковку, в якій міс титься такий товар, вивіску, п ов'язану з ним, етикетку, нашив ку, бирку чи інший прикріплен ий до товару предмет, зберіга ння такого товару із зазначе ним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пр опонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та е кспорт (вивезення); застосува ння його під час пропонуванн я та надання будь-якої послуг и, для якої знак зареєстрован о; застосування його в ділові й документації чи в рекламі т а в мережі Інтернет. Знак визн ається використаним, якщо йо го застосовано у формі зареє строваного знака, а також у фо рмі, що відрізняється від зар еєстрованого знака лише окре мими елементами, якщо це не зм інює в цілому відмітності зн ака.

Свідоцтво надає його власн ику виключне право заборонят и іншим особам використовува ти без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєс трований знак стосовно навед ених у свідоцтві товарів і по слуг; зареєстрований знак ст осовно товарів і послуг, спор іднених з наведеними у свідо цтві, якщо внаслідок такого в икористання можна ввести в о ману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позн ачення, схоже із зареєстрова ним знаком, стосовно наведен их у свідоцтві товарів і посл уг, якщо внаслідок такого вик ористання ці позначення і зн ак можна сплутати; позначенн я, схоже із зареєстрованим зн аком, стосовно товарів і посл уг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок т акого використання можна вве сти в оману щодо особи, яка вир обляє товари чи надає послуг и, або ці позначення і знак мож на сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону Укр аїни «Про охорону прав на зна ки для товарів і послуг»).

Відповідно до ст. 1 Господ арського процесуального код ексу (надалі - ГПК України) Ук раїни підприємства, установи , організації, інші юридичні о соби (у тому числі іноземні ), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність б ез створення юридичної особи і в установленому порядку на були статусу суб'єкта підпри ємницької діяльності (далі - п ідприємства та організації), мають право звертатися до го сподарського суду згідно з в становленою підвідомчістю г осподарських справ за захист ом своїх порушених або оспор юваних прав і охоронюваних з аконом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Код ексом заходів, спрямованих н а запобігання правопорушенн ям.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено , що кожна особа має право на з ахист свого цивільного права у разі його порушення, невизн ання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивіль ного кодексу України кожна о соба має право звернутися до суду за захистом свого особи стого немайнового або майнов ого права та інтересу. Частин ою другою цієї статті визнач ено способи захисту цивільни х прав та інтересів. Суд може з ахистити цивільне право або інтерес іншим способом, що вс тановлений договором або зак оном.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законо м інтерес позивача, за захист ом якого він звернувся до гос подарського суду, полягає в т ому, що позначення за оспорюв аним свідоцтвом України 28819, за реєстроване відповідачем-1 н а ім»я відповідача-2, є схожим настільки, що його можна сплу тати з товарним знаком позив ача за свідоцтвом України № 104 88, раніше заявленим на реєстра цію в Україні для таких самих та споріднених товарів, а так ож таким, що може ввести в оман у стосовно особи, яка виробля є товар або надає послугу.

А тому позивач звернувся д о суду з вимогами про визнанн я свідоцтва України № 28819 на зна к для товарів і послуг "Promise me smile" н едійсним повністю та зобов'я зання відповідача-1 внести зм іни до Державного реєстру св ідоцтв України на знаки для т оварів і послуг стосовно виз нання недійсним свідоцтва Ук раїни № 28819 і здійснити публіка цію про це в офіційному бюлет ені "Промислова власність".

Суд вважає, що позивач на лежним чином довів факт пору шення його виключних майнови х прав інтелектуальної власн ості, що надає йому право звер татися до суду за їх захистом .

Проаналізувавши матеріал и справи, заслухавши пояснен ня представника позивача, су д приходить до висновку про т е, що позовні вимоги є обґрунт ованими та підлягають задово ленню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 Цивіль ного кодексу України, права і нтелектуальної власності на торговельну марку визнаютьс я недійсними з підстав та в по рядку, встановлених законом.

Згідно п. «а»ч. 1 ст. 19 Закону Ук раїни «Про охорону прав на зн аки для товарів і послуг»(в ре дакції, чинній на момент прий няття рішення), свідоцтво мож е бути визнано у судовому пор ядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі неві дповідності зареєстрованог о знака умовам надання право вої охорони.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Пос танови Верховної Ради Україн и від 23.12.1993р. № 3771-ХІІ «Про введенн я в дію Закону України «Про ох орону прав на знаки для товар ів і послуг», свідоцтво Украї ни може бути визнано недійсн им у разі невідповідності зн ака умовам його реєстрації, в изначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки .

Як вбачається з матеріалів справи, зокрема, з виписки з Д ержавного реєстру свідоцтв У країни на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва У країни № 28819 від 09.03.2010 р., датою под ання відповідачем-2 заявки на реєстрацію знаку me smile»є 28.09.2000 р., о тже відповідність заявленог о на реєстрацію знаку умовам його реєстрації повинна бул а визначатися відповідачем-1 згідно Закону України «Про о хорону прав на знаки для това рів і послуг»від 15.12.1993 р. з остан німи змінами від 16.06.1999 р.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить сус пільним інтересам, принципам гуманності і моралі та на яки й не поширюються підстави дл я відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Зак оном (ч. 1 ст. 5 Закону України «П ро охорону прав на знаки для т оварів і послуг»(в редакції в ід 16.06.1999 р.).

Підстави для відмови в нада нні правової охорони, як і для висновку про невідповідніст ь вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охор они, визначені ст. 6 Закону Укр аїни «Про охорону прав на зна ки для товарів і послуг».

Так, відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про охор ону прав на знаки для товарів і послуг»(в редакції від 16.06.1999 р .), не можуть одержати правову охорону позначення, які, зокр ема є оманливими або такими, щ о можуть ввести в оману щодо т овару, послуги або особи, яка в иробляє товар або надає посл угу (ч. 2 ст. 6) та не можуть бути за реєстровані як знаки позначе ння, які є тотожними або схожи ми настільки, що їх можна сплу тати зі знаками, раніше зареє строваними чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я і ншої особи для однорідних то варів і послуг (ч. 3 ст. 6).

Згідно п. 4.3.1.9. Правил складанн я і подання заявки на видачу с відоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджен их Наказом Державного патент ного відомства України № 116 ві д 28.07.1995 р. (надалі - Правила склада ння і подання заявки на видач у свідоцтва України на знак д ля товарів і послуг), до познач ень, що є оманливими або таким и, що можуть ввести в оману щод о товару, послуги або особи, як а виробляє товар або надає по слугу, відносяться позначенн я, які породжують у свідомост і споживача асоціації, пов'яз ані з певною якістю, географі чним походженням товарів або послуг або з певним виробник ом, які насправді не відповід ають дійсності. Позначення м оже бути визнане оманливим а бо таким, що здатне вводити в о ману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як зн ака не виключає небезпеку вв едення в оману споживача.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складанн я і подання заявки на видачу с відоцтва України на знак для товарів і послуг, не реєструю ться як знак позначення, які є тотожними або схожими насті льки, що їх можна сплутати, зок рема, із знаками, раніше зареє строваними чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я і ншої особи щодо однорідних т оварів і/або послуг та із знак ами інших осіб, якщо ці знаки о хороняються на підставі міжн ародних договорів, учасником яких є Україна (в тому числі, м іжнародними знаками, що охор оняються в Україні згідно з М адридською угодою).

Пунктом 4.3.2.4. Правил складанн я і подання заявки на видачу с відоцтва України на знак для товарів і послуг встановлен о, що позначення вважається с хожим настільки, що його можн а сплутати з іншим позначенн ям, якщо воно асоціюється з ни м в цілому, незважаючи на окре му різницю елементів.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил с кладання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при встановленні однорідності т оварів або товарів і послуг в изначається принципова імов ірність виникнення у спожива ча враження про належність ї х одній особі, що виготовляє т овар або надає послуги. Для вс тановлення такої одноріднос ті слід враховувати рід (вид) т оварів і послуг; їх призначен ня; вид матеріалу, з якого това ри виготовлені; умови та кана ли збуту товарів, коло спожив ачів.

Пунктом 4.3.2.6. Правил складанн я і подання заявки на видачу с відоцтва України на знак для товарів і послуг передбачен о, що при встановленні схожос ті словесних позначень врахо вується звукова (фонетична), г рафічна (візуальна) та смисло ва (семантична) схожість.

В процесі розгляду справи с уд дійшов висновку, що для вир ішення справи по суті необхі дно визначити чи є позначенн я me smile»оманливим або таким, що м оже ввести в оману щодо товар у або особи, яка виробляє това р з використанням знаку для т оварів і послуг, зареєстрова ним на ім' я позивача, та чи є позначення me smile» схожим наст ільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і по слуг, зареєстрованим на ім' я позивача.

Пунктом 45 Рекомендацій през идії Вищого господарського с уду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 вста новлено, що відповідно до ста тті 41 Господарського процесу ального кодексу України для роз'яснення питань, що виника ють при вирішенні господарсь кого спору і потребують спец іальних знань, господарський суд призначає судову експер тизу. У вирішенні спорів, пов'я заних із визнанням недійсним и свідоцтв на знаки для товар ів і послуг з підстав невідпо відності зареєстрованих зна ків умовам надання правової охорони, для з'ясування питан ь, що потребують спеціальних знань господарському суду н еобхідно призначати судову е кспертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функ ції експерта. Господарські с уди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд.

З метою об' єктивного вирі шення спору у справі № 54/39, оскі льки вказані питання належат ь до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів нео бхідні спеціальні знання, су дом призначено судову експер тизу об' єктів інтелектуаль ної власності, проведення як ої доручено судовому експерт у Мещеряковій Наталії Микола ївні.

На вирішення судового експ ерта були поставлені наступ ні питання:

- Чи є знак для товарів і посл уг me smile»за свідоцтвом України №28819 схожим настільки, що його м ожна сплутати з раніше зареє строваним знаком для товарів і послуг »за свідоцтвом Укра їни № 10488?

- Чи може позначення me smile»за с відоцтвом України №28819 ввести споживачів в оману щодо особ и, яка виробляє товар?

Як вбачається із Висновку № 88/11-НМ судової експертизи об»є ктів інтелектуальної власно сті за господарської справою № 54/39 від 14.07.2011 р. (надалі - виснов ок експертизи), експерт вважа в за доцільне досліджувати поставлені на вирішення пит ання разом, із наданням окрем их висновків у заключній час тині дослідження.

При наданні відповіді на поставлені питання експерт дійшов наступних проміжних в исновків:

- знак для товарів і послуг me smile»за свідоцтвом України № 28819 є схожим зі знаком для товарів і послуг » за свідоцтвом Укра їни № 10488 за такими фонетичними , графічними та семантичними ознаками, як однакова послід овність фонем, записаних літ ерами одного алфавіту (латин ицею) - », що входить до складу порівнюваних позначень omise»т а me smile», що має самостійне значе ння і на яку приходиться логі чний наголос, як на домінуючи й елемент позначень;

- товари 3 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для тов арів і послуг me smile»за свідоцтв ом України № 28819 є такими ж сами ми та спорідненими із товара ми 3 класу, для яких зареєстров ано знаком для товарів і посл уг omise»за свідоцтвом України № 10488 за такими ознаками, як рід ( вид) товарів, використання та призначення товарів, умови т а місце продажу (реалізації) т оварів, сектор(коло) споживач ів;

- використання знаку для т оварів і послуг me smile»за свідоц твом України № 28819 виробником, не пов' язаним із власником знак для товарів і послуг »за свідоцтвом України № 10488, для т их самих товарів або спорідн ених із ними, може призвести д о сплутування знаків і створ ює небезпеку введення спожив ача в оману щодо дійсного вир обника товарів 3 класу МКТП.

З урахуванням проміжних висновків, експерт надав нас тупні відповіді на поставлен і судом питання:

1. Знак для товарів і послуг me smile»за свідоцтвом України № 28819 є схожим настільки, що його мо жна сплутати з раніше зареєс трованим знаком для товарів і послуг »за свідоцтвом Укра їни № 10488 для таких самих та спо ріднених товарів 3 класу МКТП .

2. Знак для товарів і послуг me smile»за свідоцтвом України № 28819 може ввести споживачів в ома ну щодо особи, яка виробляє то вари 3 класу МКТП, для яких зар еєстрований даний знак.

Виходячи з вищевикладеног о, Висновок № 88/11-НМ судової екс пертизи об»єктів інтелектуа льної власності за господарс ької справою № 54/39 від 14.07.2011 р. обґр унтовано підтвердив той факт , що оспорюваний знак omise me smile»за свідоцтвом України № 28819 не від повідає умовам надання право вої охорони, отже у відповіда ча-1 були підстави для відмови у її наданні відповідно до ч. 2, ч. 3 ст. 6 Закону України «Про ох орону прав на знаки для товар ів і послуг».

За таких обставин, вимоги по зивача про визнання недійсн им повністю свідоцтва Украї ни № 28819 на знак для товарів і послуг на знак для товарів і п ослуг "Promise me smile" для товарів 3 клас у МКТП, а саме: «Вибілювальні п репарати та інші речовини дл я прання; чистильні, лискувал ьні, знежирювальні та абрази вні препарати; мила; парфуми, е фірні олії, косметика, лосьйо ни для волосся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включе ні до 3 класу»є обґрунтованим и та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов' язання відповідача-2 внести відповідні зміни д о Державного реєстру свідоцт в України на знаки для товарі в і послуг та здійснити відпо відну публікацію в офіційно му бюлетені «Промислова вла сність».

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(в редакції від 10.04.2008 р., що діє на м омент прийняття рішення), при визнанні свідоцтва чи його ч астини недійсними установа ( центральний орган виконавчо ї влади з питань правової охо рони інтелектуальної власно сті відповідно до ст. 1 вказано го закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина , визнані недійсними, вважают ься такими, що не набрали чинн ості від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону «Про охорону пр ав на знаки для товарів і посл уг»).

Як вже зазначалося, суд дій шов висновку, що свідоцтво Ук раїни № 28819 на знак для товарів і послуг на знак для товарів і послуг "Promise me smile" для товарів 3 кл асу МКТП, а саме: «Вибілювальн і препарати та інші речовини для прання; чистильні, лискув альні, знежирювальні та абра зивні препарати; мила; парфум и, ефірні олії, косметика, лось йони для волосся; зубні порош ки і пасти; всі товари, що вклю чені до 3 класу» підлягає визн анню недійсним повністю.

За таких обставин, позовні в имоги позивача про зобов' яз ання відповідача-1 внести від повідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публі кацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»є об ґрунтованими та підлягають з адоволенню.

Відповідно до ст. 33 Господар ського процесуального кодек су України, кожна сторона пов инна довести обставини, на як і вона посилається як на підс тави своїх вимог чи заперече нь.

Обставини справи, які відпо відно до законодавства повин ні бути підтверджені певними засобами доказування, не мож уть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуальн ого кодексу України).

Відповідач-1 та відповідач-2 в судове засідання не з»явил ися, докази на спростування о бставин, повідомлених позива чем, суду не подали і не надісл али.

Відповідно до ч. 2 ст. 43 Господ арського процесуального код ексу України, господарський суд оцінює докази за своїм вн утрішнім переконанням, що гр унтується на всебічному, пов ному і об' єктивному розгляд і в судовому процесі всіх обс тавин справи в їх сукупності , керуючись законом. Ніякі док ази не мають для господарськ ого суду заздалегідь встанов леної сили.

Згідно з ст. 49 Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни, державне мито покладає ться на сторони пропорційно розміру задоволених позовни х вимог, а суми, які підлягають сплаті за проведення судово ї експертизи, витрати на інфо рмаційно-технічне забезпече ння судового процесу при зад оволенні позову покладаютьс я на відповідача.

Відповідно до п. 49 Рекоменда цій Президії Вищого господар ського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107, за змістом ст. 49 Господарс ького процесуального кодекс у України, у разі задоволення позову про визнання свідоцт ва на знак недійсним повніст ю або частково суд не має прав а покладати сплату державног о мита та інших судових витра т на Державний департамент і нтелектуальної власності Мі ністерства освіти і науки Ук раїни, якщо останнього було з алучено до участі у справі як одного з відповідачів, а вида чу відповідного свідоцтва зд ійснено ним згідно з чинним з аконодавством.

Зібрані у справі докази сві дчать, що позивач здійснив оп лату за проведення судової е кспертизи в розмірі 14172,00 грн. п латіжним дорученням № 1150 від 2 3.03.2011 р.

За таких обставин, на в ідповідача-2 покладаються ви трати по оплаті державного м ита в розмірі 85,00 грн., витрати н а інформаційно-технічне забе зпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн., витрати на про ведення судової експертизи в розмірі 14172,00 грн.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 41, 44, 49, 75, 82-85, 116 Господарського процесуаль ного кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задово льнити повністю.

2. Визнати недійсним повніст ю свідоцтво України № 28819 на зна к для товарів і послуг "Promise me smile" д ля товарів 3 класу МКТП, а саме : «Вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чис тильні, лискувальні, знежирю вальні та абразивні препарат и; мила; парфуми, ефірні олії, к осметика, лосьйони для волос ся; зубні порошки і пасти; всі товари, що включені до 3 класу» .

3. Зобов' язати Державний д епартамент інтелектуальної власності Міністерства осві ти і науки України (03680, Україна , м. Київ, вул. Урицького, 45) внест и відповідні зміни до Держа вного реєстру свідоцтв Укра їни на знаки для товарів і пос луг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бю летені «Промислова власніс ть».

4. Стягнути з Общєства с огра ніченной ответственностью "Прєміум-Прємьєр" (109172, Російськ а Федерація, г. Москва, Котєльн ічєская, 25, стр. 1) з будь-якого ра хунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Комп анії "Дабур Індіа Лімітед" (110002, І ндія, Нью Делі, Асаф Алі Роуд, 8/3 ) 85,00 (вісімдесят п' ять гривень 00 коп.) державного мита, 236,00 грн. ( двісті тридцять шість гриве нь 00 коп.) витрат на інформацій но-технічне забезпечення суд ового процесу, 14172,00 (чотирнадця ть тисяч сто сімдесят дві гри вні 00 коп.) витрат на проведенн я судової експертизи.

5. Видати наказ.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК Укр аїни рішення господарськог о суду набирає законної сили після закінчення строку под ання апеляційної скарги, якщ о апеляційну скаргу не було п одано. У разі подання апеляці йної скарги рішення, якщо йог о не скасовано, набирає закон ної сили після розгляду спра ви апеляційним господарськи м судом.

Суддя Гумега О. В.

Дата підписання

повного рішення: 08.08.2011 р.