Ухвала

від 13.09.2011 по справі 14/200-38/189

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

14/200-38/189

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа №  14/200-38/189

13.09.11

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю “Віва”

ДоАнтимонопольного комітету України

Треті особи Товариство з обмеженою відповідальністю “Ферреро Україна” - Третя особа 1;                                                 Компанія “Соремартекс С.А.” - Третя особа 2;

Провизнання недійсним рішення

Зустрічний позовпро стягнення 318000, 00 грн.

Суддя Власов Ю.Л.

Представники:

Від позивачане з'явилися

Від відповідачаАхтімірова М.Г.

Від третьої особи 1 Семеній Ю.М.

Від третьої особи 2Семеній Ю.М.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою до Відповідача про визнання недійсним рішення №32-р від 03.02.09р. про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу.

Ухвалою від 21.04.09р. провадження у справі було порушено, позовна заява прийнята до розгляду, розгляд справи був призначений на 20.05.09р. Ухвалами Господарського суду м. Києва розгляд справи неодноразово відкладався.

03.06.09р. до суду надійшла зустрічна позовна заява Відповідача про стягнення штрафу і пені у розмірі 318000, 00 грн.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 04.08.09р. в задоволенні первісного позову відмовлено, а зустрічний позов задоволено повністю. Постановою Київського апеляційного господарського від 14.10.09р. рішення Господарського суду м. Києва від 04.08.09р. у справі №14/200 залишено без змін, а справу повернуто до Господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.12.09р. відмовлено Позивачу у задоволенні заяви про розстрочку виконання рішення Господарського суду м. Києва від 04.08.09р.

Постановою Вищого господарського суду України від 30.03.10р. рішення Господарського суду м. Києва від 04.08.09р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.10.09р. у справі №14/200 скасовано, справу №14/200 повернуто Господарському суду м. Києва на новий розгляд.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.10р. справу №14/200 прийнято до провадження, справі присвоєний №14/200-38/189, розгляд справи призначений на 25.05.10р. В судовому засіданні розгляд справи відкладався.

Ухвалою від 06.07.10р. у справі №14/200-38/189 було призначено судову  експертизу, провадження у справі зупинено.

15.08.11р. до Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи №14/200-38/189 разом зі супровідним листом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №7846/11 від 01.08.11р., в якому останній зазначив, що ухвала суду від 06.07.10р. у справі №14/200-38/189 залишається без виконання з підстав неможливості вказаного інституту провести призначену судову експертизу.

Ухвалою від 22.08.11р. провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 13.09.11р.

У судове засідання 13.09.11р. представник Позивача не з'явився, проте подав клопотання про припинення провадження у справі в зв'язку з непідвідомчістю даної справи господарському суду, яке залишено судом без задоволення з підстав його необґрунтованості.    

У судовому засіданні представник Третіх осіб подав клопотання про доручення проведення судової експертизи експерту Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України або Науково - дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Також Третя особа 1 клопотала про покладення на неї витрат з оплати судової експертизи з наступним віднесенням на винну сторону.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши представників сторін, господарський суд дійшов висновку про наступне.  

Згідно з п.1 ч.3 ст.10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Згідно з ч.1 ст.4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Як вбачається з матеріалів справи, постановою Вищого господарського суду України у справі №14/200, якою скасовані прийняті судами першої та апеляційної інстанції рішення,   визначено, що для прийняття правильного рішення з даної справи необхідно дослідити фактичні обставини вчинення Позивачем порушення, зазначеного в спірному рішенні, у тому числі  шляхом безпосереднього дослідження конфліктуючих упаковок та обгорток, а також зображень зареєстрованих на ім'я Третьої особи 2 торговельних марок.

Як вбачається з матеріалів Позивач звернувся до суду з позовною заявою про визнання недійсним рішення №32-р від 03.02.09р. про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу. Спірним рішенням були визнані дії Позивача щодо нанесення на упаковки та обгортки цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель»сукупності позначень, які використовує Третя особа 1 та Третя особа 2 на упаковках та обгортках цукерок під торговою маркою «Raffaello», що здатні спричинити змішування (плутанину) відносно господарської діяльності Третьої особи 1 та Третьої особи 2 та призвести до отримання неправомірних переваг у конкуренції, порушенням передбаченим п.1, ч.3 ст.10bis Паризької конвенції з охорони промислової власності і ч.1 ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Спірне рішенні було прийняте на підставі встановлення Відповідачем, що основні елементи зовнішнього оформлення упаковок та обгорток цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель», зокрема, використання основного білого фонового кольору,  розміщення назви цукерки в еліпсі, який розташований на червоній стрічці, що нібито обгортає цукерку, а на коробці білого кольору для цукерок «Extaza» - прозорого віконця у формі еліпса у золотавому обрамленні та червоної стрічки із золотавими елементами, що обгортає коробку, є імітуванням зовнішнього оформлення добре відомої споживачам упаковки та обгортки цукерок під торговельною маркою «Raffaello». Крім того, упаковка (обгортка) цукерки «Місячний Рафаель»оформлена так, що у зображеній у два рядки назві цукерки слово «місячний», виконане золотавим кольором  маленькими майже не помітними  літерами, а домінуюче слово «Рафаель»- виконане червоним кольором більшим шрифтом, і тому увагу споживачів привертає саме це слово з назви, оскільки для споживачів воно співзвучне з торговельною маркою «Raffaello»- добре відомою споживачам завдяки багаторічній рекламі. Тобто, саме таке зовнішнє оформлення упаковок та обгорток цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель», у поєднанні з відповідним розташування назви, призводить до того, що увага споживачів до товару Позивача привертається не власною оригінальністю упаковки, що дійсно могло б виділити його серед інших пропозицій на ринку, а саме асоціаціями з відомим товаром, який покупці звикли бачити у продажу та в рекламі. До даних висновків Відповідач дійшов шляхом порівняння працівниками Відповідача сукупності позначень та елементів зовнішнього оформлення упаковок, обгорток вказаних цукерок, та з урахуванням висновку Української асоціації власників товарних знаків та інших матеріалів справи, при цьому ставлення споживачів щодо змішування ними упаковок та обгорток Позивача з діяльністю Третіх осіб та їх асоціацій з цукерками Третіх осіб при баченні цукерок Позивача, Відповідачем не досліджувалось та не встановлювалось.       

Як вбачається з матеріалів справи та спірного рішення Відповідача Українською асоціацією власників товарних знаків на запит Відповідача був наданий висновок, що Позивач незаконно імітував дизайн обгорток товару Третіх осіб, що є порушення виключного майнового права власника свідоцтва. Вчинене Позивачем порушення слід кваліфікувати за ч.1 ст.4 Закону України, а саме неправомірне використання упаковки і знаків для товарів та послуг. Згідно з цією статтею неправомірним є використання без дозволу уповноваженої на те особи знаків для товарів та послуг, упаковки товарів, що може призвести до змішування з діяльністю іншого господарюючого суб'єкта, який має пріоритет на її використання.

В той же час як вбачається з висновку Євразійського і російського патентного повіреного порівняння вказаних позначень показує, що незважаючи на окрему словесну або образотворчу схожість, зовнішній вид етикетки Рафаель не асоціюється з зовнішнім виглядом етикетки Raffaello, і ці зображення не можуть бути змішані споживачем. Продукція цукерки Raffaello має округлу форму білого кольору, вкриту кокосовим горіхом. Всередині розрізняється начинка з додаванням горіха. Продукція цукерки Рафаель має округлу форму з конусоподібним поглибленням кремового кольору, всередині розрізняється начинка без добавок. Порівняння показує, що продукція не може бути змішана споживачем.

Також, з матеріалів справи вбачається, що Державним департаментом інтелектуальної власності у 2008 році Позивачу були видані патенти на промислові зразки - прикрасу для упаковки кондитерських виробів, етикетку для цукерок «Місячний Рафаель», стрічку для оформлення коробки, рекламний ярлик «Extaza»на підставі висновку відділення експертизи, що дані промислові зразки відповідають умовам правової охорони, отже відповідно до ст.6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки»є новими.

При цьому, з безпосереднього огляду судом зовнішнього оформлення упаковок та обгорток вказаних цукерок вбачається, що ці обгортки мають як певні кольорові, образотворчі, словесні схожості, так і розрізнення, при цьому визначити чи дійсно зовнішньє оформлення упаковок та обгорток цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель»викликало або могло викликати асоціації з цукерками Третіх осіб та призвести до змішування упаковок та обгорток Позивача з діяльністю Третіх осіб, суд не має можливості за відсутності спеціальних знань.       

Відповідно до ч.1 ст.41 Господарського процесуального кодексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

За вказаних обставин, суд вважає, що в процесі розгляду даної справи виникли питання, які потребують спеціальних знань, та мають суттєве значення для вирішення спору, оскільки Київський науково-дослідний інститут судових експертиз не зміг провести судову експертизу, призначену ухвалою суду від 06.07.10р., суд вважає необхідним доручити проведення цієї судової експертизи, атестованим експертам Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.      

В зв'язку з цим провадження у справі на підставі п.1 ч.2 ст.79 Господарського процесуального кодексу України підлягає зупиненню до проведення судової експертизи.    

Керуючись ст.41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва –

УХВАЛИВ:

1. Доручити проведення судової експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.11р. у справі №14/200-38/189, атестованим експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (03680, м. Київ, вул. Боженка, 11, корп. 4, поверх 13).

2. На вирішення експертів поставити питання, визначені ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.11р. у даній справі:

- чи є зовнішнє оформлення упаковок та обгорток цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель», сукупності позначень на них, їх основні елементи такими, що викликали, викликають, могли або можуть викликати асоціації з цукерками під торговою маркою «Raffaello»;

- чи є зовнішнє оформлення упаковок та обгорток цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель», сукупності позначень на них, їх основні елементи такими, що здатні яким би то не було способом викликати змішування з цукерками під торговою маркою «Raffaello»;

- чи є зовнішнє оформлення упаковок та обгорток цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель», сукупності позначень на них, їх основні елементи такими, що здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно Третіх осіб та їх промислової або торговельної діяльності по виробництву, реалізації, розповсюдженню та просуванню цукерок під торговою маркою «Raffaello».

3. Відповідно до ст.4 Закону України “Про судову експертизу” попередити судових експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню судової експертизи покласти на Товариство з обмеженою відповідальністю «Ферреро Україна»з наступним віднесенням на винну сторону. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Ферреро Україна»забезпечити своєчасну та повну оплату судової експертизи.

5. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Віва», Антимонопольний комітет України, Товариство з обмеженою відповідальністю «Ферреро Україна»та Компанію “Соремартекс С.А.” своєчасно надавати на вимогу експертів всі необхідні для проведення експертизи об'єкти експертизи, матеріали антимонопольної справи, документи, пояснення тощо, а також забезпечувати та всіляко сприяти проведенню експертизи.

6. Направити Науково-дослідному інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України матеріали справи №14/200-38/189.

7. Провадження у справі зупинити до проведення судової експертизи та повернення справи до Господарського суду міста Києва.

                  Суддя                                                                                            Ю.Л.Власов