Рішення

від 21.08.2012 по справі 14/200-38/189

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 14/200-38/189 21.08.12

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Віва" ДоАнтимонопольного комітету України Треті особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Ферреро Україна" - Третя особа 1; Компанія "Соремартекс С.А." - Третя особа 2 Провизнання недійсним рішення Зустрічним позовомпро стягнення 318000, 00 грн.

Суддя Власов Ю.Л.

Представники: Від позивачане з'явились Від відповідача Ахтімірова М.Г., Барсукова К.І Від третьої особи 1 Семеній Ю.М., Поліщук М.А. Від третьої особи 2Семеній Ю.М., Поліщук М.А. ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовною заявою до Відповідача про визнання недійсним рішення №32-р від 03.02.09р. про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу.

Свої позовні вимоги за первісним позовом Позивач обґрунтовує наступним. Спірне рішення є недійсним, оскільки при його прийнятті Відповідач дійшов безпідставних висновків про схожість упаковок та обгорток цукерок «Extaza», «Місячний Рафаель» з цукерками «Raffaello», також Відповідачем неповно з'ясовано обставини, які мають значення для справи: промисловий зразок відповідав умовам надання правової охорони, виробництво та реалізація цукерок «Extaza»припинилось в 2008р., Позивач здійснював рекламування цукерок через рекомендаційний метод продаж.

Відповідач заперечив проти позову Позивача та подав зустрічний позов про стягнення штрафу та пені, мотивуючи тим, що Позивачем вчинено порушення, передбачене п.1 ч.3 ст.10 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності і ч.1 ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»у вигляді антиконкурентних дій у зв'язку з чим Позивач повинен сплатити штраф в сумі 300000,00 грн. та пеню за прострочення сплати штрафу в сумі 18000,00 грн., а також зобов'язання Позивача виконати п.2 рішення Відповідача, а саме припинити виробництво і реалізацію цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель»в упаковках та обгортках, що містять сукупність позначень, які використовуються Третіми особами на упаковках та обгортках цукерок під торговельною маркою «Raffaello».

Треті особи 1 та 2 заперечили проти позовних вимог Позивача посилаючись на те, що Відповідачем правомірно прийнято рішення №32-р у справі №27-26.4/153-08 про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.04.09р. провадження у справі було порушено, позовна заява прийнята до розгляду, розгляд справи був призначений на 20.05.09р. Ухвалами Господарського суду м. Києва розгляд справи неодноразово відкладався.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 04.08.09р. в задоволенні первісного позову відмовлено, а зустрічний позов задоволено повністю.

Постановою Київського апеляційного господарського від 14.10.09р. рішення Господарського суду м. Києва від 04.08.09р. у справі №14/200 залишено без змін, а справу повернуто до Господарського суду м. Києва.

Постановою Вищого господарського суду України від 30.03.10р. рішення Господарського суду м. Києва від 04.08.09р. та постанову Київського апеляційного господарського суду від 14.10.09р. у справі №14/200 скасовано, справу №14/200 повернуто Господарському суду м. Києва на новий розгляд.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.10р. справу №14/200 прийнято до провадження, справі присвоєний №14/200-38/189, розгляд справи призначений на 25.05.10р. В судовому засіданні розгляд справи відкладався.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.10р. у справі №14/200-38/189 було призначено судову експертизу, провадження у справі зупинено.

15.08.11р. до Господарського суду міста Києва надійшли матеріали справи №14/200-38/189 разом зі супровідним листом Київського науково-дослідного інституту судових експертиз №7846/11 від 01.08.11р., в якому останній зазначив, що ухвала суду від 06.07.10р. у справі №14/200-38/189 залишається без виконання з підстав неможливості вказаного інституту провести призначену судову експертизу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.08.11р. провадження у справі поновлено, розгляд справи призначено на 13.09.11р. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.11р. у справі №14/200-38/189 було призначено судову експертизу, провадження у справі зупинено.

01.06.12р. до Господарського суду міста Києва надійшов висновок №797 судової експертизи об'єктів інтелектуальної від 25.05.12р. по справі №14/200-38/189.

Ухвалою від 20.06.12р. поновлено провадження у справі, розгляд справи призначено на 09.08.12р. У судовому засіданні 09.08.12р. розгляд справи відкладався.

Судом заслухані пояснення Відповідача та Третіх осіб, досліджені надані суду докази та матеріали. В результаті дослідження наданих суду доказів та матеріалів, пояснень Відповідача та Третіх осіб суд -

ВСТАНОВИВ:

23.07.08р. Треті особи 1 та 2 звернулись до Відповідача з заявою про недобросовісну конкуренцію з боку Позивача під час виробництва і реалізації кондитерської продукції, зокрема цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель».

10.11.08р. Розпорядженням державного уповноваженого Відповідача «Про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції»№11/224-р постановлено розпочати розгляд справи за ознаками вчинення Позивачем порушення, передбаченого п.1 ч.3 ст.10 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності і ч.1 ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді дій у конкуренції, що здатні яким би то не було способом викликати змішування (плутанину) відносно підприємства, продукції або промислової чи торгової діяльності конкурента, шляхом використання на обгортках (упаковках) цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель»елементів зовнішнього оформлення, які використовують Треті особи 1 та 2 на обгортках цукерок під торгівельною маркою «Raffaello», що може призвести до отримання неправомірних переваг у конкуренції.

11.11.08р. Відповідачем направлено на адресу Позивача вимогу «Про надсилання розпорядження про початок розгляду справи та надання інформації», в якій Відповідач повідомив про початок розгляду справи №27-26.4/153-08 за ознаками вчинення Позивачем порушення, передбаченого п.1 ч.3 ст.10 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності і ч.1 ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді дій у конкуренції, що здатні яким би то не було способом викликати змішування (плутанину) відносно підприємства, продукції або промислової чи торгової діяльності конкурента, а також пропонував надати інформацію та документи, які на думку Позивача сприятимуть об'єктивному розгляду справи.

21.11.08р. Відповідач звернувся до Української Асоціації власників товарних знаків та просив надати висновки, які відображають позицію членів Асоціації щодо відповідності чесним звичаям у підприємницькій діяльності дій Позивача у вигляді використання у господарській діяльності упаковок (обгорток) для цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель», які містять елементи зовнішнього оформлення обгортки цукерки «Raffaello», яка вже більше 10 років реалізується в Україні групою компанії «Ferrero».

08.12.08р. Відповідач разом з супровідним листом направив на адресу Позивача подання Управління розслідування недобросовісної конкуренції від 05.12.08р. №27-26.4/153-08/559 «Про попередні висновки у справі №27-26.4/153-08»

26.12.08р. Українська Асоціація Власників Товарних Знаків надала свій висновок щодо відповідності чесним звичаям у підприємницькій діяльності дій Позивача, відповідно до якого вчинене Позивачем порушення слід кваліфікувати за ч.1 ст.4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а саме -неправомірне використання упаковки і знаків для товарів і послуг.

03.02.09р. рішенням Відповідача «Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу»визнав дії Позивача щодо нанесення на упаковки та обгортки цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель»сукупності позначень, які використовують Треті особи на упаковках та обгортках під торгівельною маркою «Raffaello», що здатні спричинити змішування (плутанину) відносно господарської діяльності Третіх осіб та призвести до отримання неправомірних переваг у конкуренції, порушенням, передбаченим п.1 ч.3 ст.10 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності і ч.1 ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Зобов'язати Позивача припинити виробництво і реалізацію цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель»в упаковках та обгортках, що мітять сукупність позначень, які використовуються Третіми особами на упаковках та обгортках цукерок під торговою маркою «Raffaello». Накласти на Позивача штраф у розмірі 300000,00 грн.

Зазначене рішення було направлено 11.02.09р. на адресу Позивача разом з супровідним листом, яке отримано Позивачем 16.02.09р.

У висновку №797 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.05.12р. по господарській справі №14/200-38/139 експерт дійшов наступних висновків:

1. Зовнішнє оформлення обгортки цукерок «Ехtaza», сукупності позначень на ній, її основні елементи є такими, що здатні викликати змішування з зовнішнім оформленням обгортки цукерок «Соnfеttеrіа Raffaello», яка міститься у т.7, на а.с.50 та з зовнішнім оформленням обгортки цукерок «Raffaello», зображення якої міститься у т.7. на а.с.55, зовнішнє оформлення обгортки цукерок «Місячний Рафаель», сукупності позначень на ній, її основні елементи є такими, що здатні викликати змішування з зовнішнім оформленням обгортки цукерок «Соnfеttеrіа Raffaello», яка міститься у т.7, на а.с.50 та із зовнішнім оформленням обгортки цукерок «Raffaello», зображення якої міститься у т.7, на а.с.55, зовнішнє оформлення упаковки цукерок «Extaza», її основні елементи є такими, що здатні викликати змішування з зовнішнім оформленням упаковки цукерок «Соnfеttеrіа Raffaello».

2. Зовнішнє оформлення упаковки цукерок «Extaza»та обгорток цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель», їх основні елементи є такими, що можуть викликати асоціації з цукерками під торговельною маркою «Raffaello».

3. Зовнішнє оформлення упаковки цукерок «Extaza»та обгорток цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель», їх основні елементи є такими, що здатні викликати змішування відносно господарської діяльності ТОВ «Ферреро Україна»щодо торгівлі кондитерськими виробами під торговельною маркою «Raffaello»та їх просування.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд вважає, що позовні вимоги Позивача за первісним позовом не підлягають задоволенню, а позовні вимоги Відповідача за зустрічним позовом підлягають задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Згідно з ст.4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»вчинення суб'єктами господарювання дій, визначених цим Законом як недобросовісна конкуренція, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав відомостей про розмір доходу (виручки), штраф, передбачений частиною першою цієї статті, накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Накладення штрафу здійснюється відповідно до частин третьої - сьомої статті 52 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Згідно з ст.52 Закону України «Про захист економічної конкуренції»органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на юридичних осіб. Якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, - у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті, - у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст.30 Закону України «Про захист економічної конкуренції»органи Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов'язкові для виконання рішення, в тому числі, про: визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції; накладання штрафів.

Згідно з ст.10 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883р. раїни Союзу зобов'язані забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної конкуренції. Актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах. Зокрема підлягають забороні: 1. всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента; 2. неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності, що здатні дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність конкурента; 3. вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.

Як встановлено судом, 23.07.08р. Треті особи 1 та 2 звернулись до Відповідача з заявою про недобросовісну конкуренцію з боку Позивача під час виробництва і реалізації кондитерської продукції, зокрема цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель».

Як встановлено судом, 10.11.08р. Розпорядженням державного уповноваженого Відповідача «Про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції»№11/224-р постановлено розпочати розгляд справи за ознаками вчинення Позивачем порушення, передбаченого п.1 ч.3 ст.10 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності і ч.1 ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді дій у конкуренції, що здатні яким би то не було способом викликати змішування (плутанину) відносно підприємства, продукції або промислової чи торгової діяльності конкурента, шляхом використання на обгортках (упаковках) цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель»елементів зовнішнього оформлення, які використовують Треті особи 1 та 2 на обгортках цукерок під торгівельною маркою «Raffaello», що може призвести до отримання неправомірних переваг у конкуренції. 11.11.08р. Відповідачем направлено на адресу Позивача вимогу «Про надсилання розпорядження про початок розгляду справи та надання інформації», в якій Відповідач повідомив про початок розгляду справи №27-26.4/153-08 за ознаками вчинення Позивачем порушення, передбаченого п.1 ч.3 ст.10 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності і ч.1 ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді дій у конкуренції, що здатні яким би то не було способом викликати змішування (плутанину) відносно підприємства, продукції або промислової чи торгової діяльності конкурента, а також пропонував надати інформацію та документи, які на думку Позивача сприятимуть об'єктивному розгляду справи. 21.11.08р. Відповідач звернувся до Української Асоціації власників товарних знаків та просив надати висновки, які відображають позицію членів Асоціації щодо відповідності чесним звичаям у підприємницькій діяльності дій Позивача у вигляді використання у господарській діяльності упаковок (обгорток) для цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель», які містять елементи зовнішнього оформлення обгортки цукерки «Raffaello», яка вже більше 10 років реалізується в Україні групою компанії «Ferrero».

Як встановлено судом, 08.12.08р. Відповідач разом з супровідним листом направив на адресу Позивача подання Управління розслідування недобросовісної конкуренції від 05.12.08р. №27-26.4/153-08/559 «Про попередні висновки у справі №27-26.4/153-08». 26.12.08р. Українська Асоціація Власників Товарних Знаків надала свій висновок щодо відповідності чесним звичаям у підприємницькій діяльності дій Позивача, відповідно до якого вчинене Позивачем порушення слід кваліфікувати за ч.1 ст.4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а саме -неправомірне використання упаковки і знаків для товарів і послуг.

Як встановлено судом, 03.02.09р. рішенням Відповідача «Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу» визнав дії Позивача щодо нанесення на упаковки та обгортки цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель»сукупності позначень, які використовують Треті особи на упаковках та обгортках під торгівельною маркою «Raffaello», що здатні спричинити змішування (плутанину) відносно господарської діяльності Третіх осіб та призвести до отримання неправомірних переваг у конкуренції, порушенням, передбаченим п.1 ч.3 ст.10 bis Паризької конвенції з охорони промислової власності і ч.1 ст.1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Зобов'язати Позивача припинити виробництво і реалізацію цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель»в упаковках та обгортках, що мітять сукупність позначень, які використовуються Третіми особами на упаковках та обгортках цукерок під торговою маркою «Raffaello». Накласти на Позивача штраф у розмірі 300000,00 грн. Зазначене рішення було направлено 11.02.09р. на адресу Позивача разом з супровідним листом, яке отримано Позивачем 16.02.09р.

Відповідно до висновку №797 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.05.12р. по господарській справі №14/200-38/139: 1. Зовнішнє оформлення обгортки цукерок «Ехtaza», сукупності позначень на ній, її основні елементи є такими, що здатні викликати змішування з зовнішнім оформленням обгортки цукерок «Соnfеttеrіа Raffaello», яка міститься у т.7, на а.с.50 та з зовнішнім оформленням обгортки цукерок «Raffaello», зображення якої міститься у т.7. на а.с.55, зовнішнє оформлення обгортки цукерок «Місячний Рафаель», сукупності позначень на ній, її основні елементи є такими, що здатні викликати змішування з зовнішнім оформленням обгортки цукерок «Соnfеttеrіа Raffaello», яка міститься у т.7, на а.с.50 та із зовнішнім оформленням обгортки цукерок «Raffaello», зображення якої міститься у т.7, на а.с.55, зовнішнє оформлення упаковки цукерок «Extaza», її основні елементи є такими, що здатні викликати змішування з зовнішнім оформленням упаковки цукерок «Соnfеttеrіа Raffaello». 2. Зовнішнє оформлення упаковки цукерок «Extaza»та обгорток цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель», їх основні елементи є такими, що можуть викликати асоціації з цукерками під торговельною маркою «Raffaello». 3. Зовнішнє оформлення упаковки цукерок «Extaza»та обгорток цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель», їх основні елементи є такими, що здатні викликати змішування відносно господарської діяльності ТОВ «Ферреро Україна»щодо торгівлі кондитерськими виробами під торговельною маркою «Raffaello»та їх просування.

З наведеного вбачається, що Позивач виробляв та реалізовував цукерки в обгортках та упаковках зовнішнє оформлення яких, сукупність позначень на яких, основні елементи яких були здатні викликати змішування та асоціації з цукерками та зовнішнім оформленням їх обгорток, які виготовлялись та реалізовувались Третіми особами.

За вказаних обставин суд вважає, що спірне рішення Відповідача відповідає нормам чинного законодавства України, тому у первісному позові Позивачу слід відмовити.

Відповідно до ст.30 Закону України «Про захист економічної конкуренції»органи Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов'язкові для виконання рішення, в тому числі, про: визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції; накладання штрафів.

Відповідно до ст.56 Закону України «Про захист економічної конкуренції»рішення та розпорядження органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень є обов'язковими до виконання. Особа, на яку накладено штраф за рішенням органу Антимонопольного комітету України, сплачує його у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

Позивачем не подано суду належних доказів припинення виробництва та реалізації спірних цукерок та сплати штрафу, накладеного спірним рішенням, тому зустрічні вимоги Відповідача підлягають задоволенню.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст.1, 4, 21, 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. У первісному позові відмовити повністю.

2. Зустрічний позов задовольнити повністю.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Віва»(43006, м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 32, код 32649823) в дохід Державного бюджету України (Банк одержувача ГУ ДКУ у м. Києві, р/р 31118106700010, МФО 820019 в УДК у Солом'янському районі м. Києва, код 26077951, код платежу 21081100 (символ звітності -106)) штраф у розмірі 300000 (триста тисяч) грн. 00 коп. та пеню в сумі 18000 (вісімнадцять тисяч) грн. 00 коп.

4. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Віва»(43006, м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 32, код 32649823) виконати п.2 рішення Антимонопольного комітету від 03.02.09р. №32-р, а саме припинити виробництво і реалізацію цукерок «Extaza»та «Місячний Рафаель»в упаковках та обгортках, що містять сукупність позначень, які використовуються компанією СОРЕМАРТЕК С.А. і Товариство з обмеженою відповідальністю «Ферреро Україна» на упаковках та обгортках цукерок під торгівельною маркою «Raffaello».

5. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Віва»(43006, м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 32, код 32649823) в дохід Державного бюджету України державне мито в сумі 3180 (три тисячі сто вісімдесят) грн. 00 коп. та витрати з інформаційно-технічного забезпечення судового процесу в розмірі 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп.

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Віва»(43006, м. Луцьк, вул. Ківерцівська, 32, код 32649823) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферреро Україна»(03038, м. Київ, вул. Грінченка, 4, буд. 2, код 32424407) витрати пов'язані з проведенням судової експертизи в сумі 15000 (п'ятнадцять тисяч) грн. 00 коп.

Суддя Ю.Л. Власов

Рішення підписане 30.08.2012р.