Рішення

від 27.09.2011 по справі 40/366пд

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАР СЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Д онецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

27.09.11 р. Сп рава № 40/366пд

Господарський суд Донець кої області у складі головую чого судді Демідової П.В., суд дів Курило Г.Є., Сковородіної О .М.

При секретарі судового зас ідання Мозговій Н.І.

Розглянув у відкритому суд овому засіданні справу

за позовом: Державного підп риємства „Вугільна компанія „Краснолиманська”, м.Родинс ьке

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальніст ю „Нові інноваційні техноло гії”, м. Київ

за участю третьої особи-1, як а не заявляє самостійних вим ог на предмет спору, на сторон і відповідача - Державна сл ужба інтелектуальної власно сті України

за участю третьої особи-2, як а не заявляє самостійних вим ог на предмет спору, на сторон і відповідача - Державний д епартамент інтелектуальної власності Міністерства осві ти і науки України

за участю третіх осіб, які н е заявляють самостійних вимо г на предмет спору, на стороні відповідача:

1. ОСОБА_1

2. ОСОБА_2

3. ОСОБА_3

4. ОСОБА_4

5. ОСОБА_5

6. ОСОБА_6

про визнання ліцензійного договору №42/01 та патенту на кор исну модель №13399 від 15.03.06р. - недій сними

За участю представників ст орін:

від позивача: ОСОБА_7 за довіреністю № 01/11-1774 від 21.06.2011р.

від відповідача: ОСОБА_8 за довіреністю № 12/04-11 від 12.04.11р.; ОСОБА_9 за довіреністю від 11.07.11р.

від третьої особи 1 з боку ві дповідача: не з' явився.

від третьої особи-2 з боку ві дповідача: не з' явився.

від третьої особи з боку від повідача ОСОБА_1: не з' яв ився.

від третьої особи з боку від повідача ОСОБА_5: ОСОБА_5 особисто, ОСОБА_8 за дові реністю № 4919 від 20.11.2010р.

від третьої особи з боку від повідача ОСОБА_2: ОСОБА_8 за довіреністю № 3835 від 06.08.2011р .

від третьої особи з боку від повідача ОСОБА_3: не з' яв ився.

від третьої особи з боку від повідача ОСОБА_4: не з' яв ився

від третьої особи з боку від повідача ОСОБА_6: не з' яв ився.

Суд перебував в нарадчій кі мнаті

27.09.2011р. з 16.20 год. по 16:55 год.

Суть справи:

Державне підприємство „Ву гільна компанія „Краснолима нська”, м.Родинське, позивач, з вернувся до господарського с уду Донецької області з позо вом до відповідача, Товарист ва з обмеженою відповідальні стю „Нові інноваційні техно логії”, м. Київ про визнання лі цензійного договору №42/01 та па тенту на корисну модель №13399 ві д 15.03.06р. - недійсними.

В обґрунтування заявлених вимог позивач посилається н а невідповідність ліцензійн ого договору №42/01 від 18.01.2006р. прип исам законодавства, оскільки предмет зазначеної угоди на момент вчинення правочину б ув відсутній, а корисна модел ь „Спосіб дегазації газоносн ого вугільного пласта”, прав а використання якої передані за спірним ліцензійним дого вором, не відповідає вимогам патентоздатності, оскільки не є новою.

Ухвалою господарського су ду Донецької області від 18.11.2009р . вказаний позов було прийнят о до розгляду та порушено про вадження у справі №40/366пд.

09.12.2009р., 12.01.2010,18.01.2010,1.02.2010 р.15.06.2011 року в ві дзивах та додаткових пояснен нях відповідач посилався на рішення господарського суду м. Києва по справі № 39/251, яким вс тановлено факт патентоздат ністі корисної моделі, а тако ж на ті обставини , що ліцензій ний договір № 42/01 носить загаль ний характер та регулює відн осини сторін, щодо інших об' єктів права інтелектуальної власності, під сумнів які поз ивач не ставить. Відповідач н аполягає на відмові в задово лені позову.

Ухвалою суду від 18.01.2010р. строк розгляду справи №40/366пд продов жено на один місяць.

Ухвалою суду від 02.02.2010р. строк слухання справи №40/366пд продов жений на два місяці.

06 квітня 2010р. позивачем було н адано заяву №01/11-783 від 02.04.2010р. про в ідмову від позову по справі № 40/366пд.

13 квітня 2010р. від позивача над ійшла заява №01/11-867 від 13.04.2010р., в які й він просить суд вважати над ану ним заяву про відмову від позову недійсною як подану п омилково та наполягає на роз гляді по суті справи №40/366пд.

Оскільки за змістом ч.4 ст.22 Г ПК України відмова від позов у є правом позивача та беручи до увагу заяву №01/11-867 від 13.04.2010р., с уд продовжує розгляд справи №40/366пд.

27 квітня 2010р. від позивача над ійшло клопотання про залучен ня до участі у справі №40/366пд в я кості третьої особи, яка не за являє самостійних вимог на п редмет спору, на стороні відп овідача Державного департам енту інтелектуальної власно сті Міністерства освіти і на уки України.

30 серпня 2010р. від відповідача надійшли додаткові поясненн я щодо доцільності проведенн я судової експертизи, в яких в ін зауважив, що в призначенні та проведенні судової експе ртизи новизни та патентоздат ності корисної моделі „Спосі б дегазації газоносного вугі льного пласта”, захищеної па тентом №13399, немає необхідност і, оскільки в матеріалах спра ві наявні чисельні висновки експертів та спеціалістів з цього питання. В підтверджен ня викладеного відповідачем надані копії відповідних до кументів (а.с.а.с.112-166, том 2).

31 серпня 2010р. від позивача над ійшли пояснення №01/11-2238 від 31.08.2010р ., в яких він повідомив, що не на полягає на проведенні нової експертизи і просить суд роз глянути справу №40/366пд на підст аві проведених експертиз та інших доказів, наявних в мате ріалах справи.

Ухвалою суду від 31.08.2010р. призн ачено судову експертизу охор они прав та об' єкти інтелек туальної власності, проведен ня якої доручено судовому ек сперту Шевченку Віталію Вікт оровичу. На вирішення експер ту судом поставлені наступні питання:

1. Чи містить спосіб дегазац ії вугільного пласта, описан ий у Стандарті Мінтопенерго України (Дегазация угольных шахт. Требования к способам и схемы дегазации) СОУ 10.100174088.001-2004 (с тор. 26, рис.11) сукупність ознак к орисної моделі за патентом У країни на корисну модель № 13399 в ід 15.03.2006р.?

2. Чи відповідає критер ію „новизна” корисна модель „Спосіб дегазації газоносно го вугільного пласта”, що зах ищена деклараційним патенто м України на корисну модель № 13399 від 15.03.2006р.?

Ухвалою суду від 31.08.2010р., залиш еною без змін постановою Дон ецького апеляційного господ арського суду від 20.09.2010р. та пос тановою Вищого господарсько го суду України від 09.02.2011р., пров адження по справі №40/366пд зупин ено у зв' язку з призначення м судової експертизи охорони прав та об' єкти інтелектуа льної власності.

01 вересня 2010р. від відповідач а надійшло клопотання про до ручення проведення судової е кспертизи об' єкту інтелект уальної власності по справі №40/366пд Науково-дослідному інс титуту інтелектуальної влас ності Академії правових наук , на вирішення якої поставити наступне питання: чи наявні в матеріалах справи відомості , які свідчать, що корисна моде ль „Спосіб дегазації газонос ного вугільного пласта”, яка охороняється деклараційним патентом №13399 від 15.03.2006р., не відпо відає умовам патентоздатнос ті за критерієм „новизна”? За значене клопотання судом не розглядалось, оскільки було отримано після винесення ухв али про призначення судової експертизи об' єкту інтелек туальної власності по справі №40/366пд.

01 грудня 2010р. через канцелярі ю судовим експертом Шевченко м В.В. був наданий висновок №1/10 від 27.11.2010р. судової експертизи у сфері інтелектуальної власн ості по господарській справі №40/366пд, призначеної ухвалою су ду від 31.08.2010р., в якому зазначено , що спосіб дегазації вугільн ого пласта, описаний у Станда рті Мінтопенерго України (Де газация угольных шахт. Требо вания к способам и схемы дега зации) СОУ 10.100174088.001-2004 (стор. 26, рис.11) м істить сукупність ознак кори сної моделі за патентом Укра їни на корисну модель № 13399 від 15.03.2006р.; корисна модель „Спосіб дегазації газоносного вугіл ьного пласта”, що захищена де клараційним патентом Україн и на корисну модель № 13399 від 15.03.20 06р., не відповідає критерію „н овизна”.

20 квітня 2011р. від відповідача надійшло клопотання про при значення додаткової експерт изи з огляду на відсутність в експерта під час проведення призначеної ухвалою суду ві д 31.08.2010р. експертизи додаткових матеріалів: рішення науково -технічної ради Мінвуглепром у України від 01.10.2010р. та науково ї статті з журналу Національ ної академії наук України „К олега”, №2 за 2010р., а також з підст ав відокремлення дослідженн я корисної моделі від ноу-хау .

Відповідно до ч.3 ст.42 ГПК Укр аїни, у випадках недостатньо ї ясності чи неповноти висно вку судового експерта господ арський суд може призначити додаткову судову експертизу .

Оскільки висновок судовог о експерта Шевченка В.В. №1/10 від 27.11.2010р. містить відповіді на вс і питання, поставлені судом в ухвалі від 31.08.2010р. по справі №40/366п д, суд визнав відсутніми підс тави для призначення додатко вої експертизи та відхилим в ищевказане клопотання відпо відача.

Ухвалою суду від 20.05.2011р. залуч ено до участі у справі в якост і третіх осіб, які не заявляют ь самостійних вимог на предм ет спору, на стороні відповід ача Державну службу інтелект уальної власності України та Державний департамент інтел ектуальної власності Мініст ерства освіти і науки Україн и.

25 травня 2011р. позивачем було н адано клопотання про залучен ня до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предме т спору, на стороні відповіда ча власників ноу-хау „Спосіб дегазації газоносних тонких та середньої потужності вуг ільних пласті” до корисної м оделі „Спосіб дегазації газо носного вугільного пласта”, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА _3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОС ОБА_6

Ухвалою суду від 30.05.2011р. залуч ено до участі у справі в якост і третіх осіб, які не заявляют ь самостійних вимог на предм ет спору, на стороні відповід ача ОСОБА_1, ОСОБА_2, О СОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6

14 червня 2011р. через канцелярі ю позивачем надані пояснення №01/11-1660 від 14.06.2011р., в яких він повід омив, що оспорюваний ліцензі йний договір порушує приписи законодавства, оскільки в нь ому відсутні умови щодо сфер и використання предмету дого вору та плати за його викорис тання, крім того, при укладенн і ліцензійного договору №42/01 в ід 18.01.2006р. сторонами не були вра ховані норми Закону України „Про закупівлю товарів, робі т та послуг за державні кошти ”. В судовому засіданні 14.06.2011р. с удом з' ясовано правову пози цію учасників судового проце су щодо наданих пояснень

Цього ж дня Державним депар таментом інтелектуальної вл асності був наданий відзив № 16-8/3836 від 07.06.2011р., в якому він просит ь суд не приймати як належний доказ у справі №40/366пд висновок судової експертизи №1/10 від 27.11.2 010р.

Протягом розгляду справи н адходили письмові пояснення від третіх осіб ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_5 , ОСОБА_4, в яких вони запе речували проти позовних вим ог, посилаючись на дотриманн я приписів закону при уклада нні ліцензійного договору №4 2/01 від 18.01.2006р., наявність значног о економічного ефекту від ви користання об' єктів права і нтелектуальної власності по зивачем та спростування висн овку експертизи №1/10 від 27.11.2010р. і ншими документами, наявними в матеріалах справи №40/366пд.

13 липня 2011р. через канцелярію суду відповідачем надані кл опотання про виклик в судове засідання експерта Шевченка В.В., яким складено експертний висновок №1/10 від 27.11.2010р.; про витр ебування у господарського су ду Донецької області матеріа лів справи №39/251 та їх досліджен ня в межах судового розгляду справи №40/366пд; про об' єднання в одне провадження справ №40/366п д та №39/251; про виклик в судове за сідання для дачі пояснень ге нерального директора позива ча Волотковського Сергія Мик олайовича; про залишення поз овної заяви по справі №40/366пд бе з розгляду у зв' язку з наявн істю в провадженні господарс ького суду справи між тими ж с торонами, за тим же предметом та з тих же підстав.

27 липня 2011р. від відповідача н адійшло обґрунтування раніш е заявленого клопотання про витребування в порядку ст.38 Го сподарського процесуальног о кодексу України матеріалів справи №39/251, яка знаходиться в провадженні головуючої судд і Мартюхіної Н.О. Крім того, ві дповідачем були надані додат кові пояснення по справі №40/366п д, в яких він заперечив проти з адоволення позовних вимог, п осилаючись на відсутність у позивача порушеного права, п ов' язаного з укладанням осп орюваного ліцензійного дого вору, неможливість визнання недійсним в цілому ліцензійн ого договору №42/01 від 18.01.2006р., оскі льки його предметом є не тіль ки використання ноу-хау та ко рисної моделі, захищеної пат ентом №13399, дійсність якого осп орюється позивачем, а й викор истання ряду інших об' єктів права інтелектуальної власн ості; вважає відсутнім предм ет спору по справі №40/366пд через припинення дії ліцензійного договору 18.01.2011р. та просить суд відмовити позивачу в задово ленні позовних вимог у зв' я зку зі сплином строку позовн ої давності з оскарження заз наченого ліцензійного догов ору станом на дату подання по зову, за яким порушено провад ження по справі №40/366пд.

В судових засіданнях 27.07.2011р. т а 15.08.2011р. судовою колегією оглян уто представлений відповід ачем макет корисної моделі „ Спосіб дегазації газоносног о вугільного пласта”.

Ухвалою суду від 27.07.2011р. відмо влено в задоволенні клопотан ня відповідача про об' єднан ня в одне провадження справ № 40/366пд та №39/251-29/67 з огляду на припи си ст.58 ГПК України, за змістом яких можуть бути об' єднані справи, які перебувають в про вадженні одного судді. Цією ж ухвалою суд відхилив клопот ання про залишення позову по справі №40/366пд без розгляду, ос кільки предмет спору по спра ві №39/251 є вужчим порівняно з пр едметом спору по справі №40/366пд , а позовні вимоги обґрунтова ні іншими підставами їх вини кнення, так в позові по справі 39/251 позивач звертається до суд у з вимогою про визнання част ини правочину недійсним, як у кладеної під впливом помилки , в цієї справі позивач вимага є визнати право чин недійсни м у зв' язку з дефектом його з місту. Зазначено унеможливлю є застосування положень п.2 ст .81 ГПК України до справи №40/366пд, за якими позов залишається б ез розгляду, якщо в впровадже нні господарського суду є сп рава між тими ж сторонами, пр о той же самий предмет та з тих же підстав. Разом з цим, в судо ве засідання викликано судов ого експерта Шевченка В.В. та г енерального директора ДП „Ву гільна компанія „Краснолима нська” Волотковського С.М.

На запити від 29.07.2011р. та від 02.08.201 1р. на огляд судовій колегії по справі №40/366пд надано матеріал и справи №39/251-29/67 за позовом Держ авного підприємства „Вугіль на компанія „Краснолиманськ а”, м.Родинське до Товариства з обмеженою відповідальніст ю „Нові інноваційні технолог ії”, м.Київ, за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору, на стороні в ідповідача - Державного депа ртаменту інтелектуальної вл асності Міністерства освіти і науки України, м.Київ про ви знання недійсним декларацій ного патенту України №13399 на ко рисну модель „Спосіб дегазац ії газоносного вугільного пл аста” від 15.03.2006р., як такого, що не відповідає умовам патентозд атності, та визнання недійсн им ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р. в частині, яка стосує ться передачі права невиключ ної ліцензії на використання корисної моделі „Спосіб дег азації газоносного вугільно го пласта”, яка захищена декл араційним патентом України № 13399 від 15.03.2009р. та здійснення плат ежів за це: - підпункт 1.1 пункту 1 Додаткової угоди №2 від 28.03.2006р., -в підпункті 1.2 пункту 1 Додатко вої угоди №2 від 28.03.2006р. в перелік у прав інтелектуальної власн ості словосполучення „корис на модель”, -в підпункті 1.3 пунк ту 1 Додаткової угоди №2 від 28.03.20 06р. в переліку об' єктів, за ви користання яких виплачуєтьс я роялті, словосполучення „к орисної моделі”, - підпункт 1.4 п ункту 1 Додаткової угоди №2 від 28.03.2006р., - підпункт 1.5 пункту 1 Дода ткової угоди №2 від 28.03.2006р., - пунк т 2 Додаткової угоди №2 від 28.03.2006р ., як правочину, вчиненого під впливом помилки. Судом дослі джено матеріали означеної сп рави, зроблено копії з її окре мих документів, які оформлен о в томи 9-10 справи №40/366пд.

Протягом розгляду справи в ідповідач надавав письмові п ояснення стосовно власної пр авової позиції щодо: визнанн я ліцензійного договору неді йсним в цілому; висновків суд ової експертизи №1/10 від 27.11.2010р.; о бґрунтовував свою позицію с тосовно відповідність корис ної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного плас та”, захищеної деклараційним патентом України №13399, умовам п атентоздатності за критеріє м „новизна”, та документи, які її підтверджують.

Заявою №03-юр від 31.08.2011р. позива ч клопотав про відновлення пропущеного строку позовної давності, посилаючись на нем ожливість звернення до суду з позовом про визнання недій сним ліцензійного договору № 42/01 від 18.01.2006р. під час перебуванн я ОСОБА_5 - співвинахідн ика корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугіл ьного пласта” - на посаді ге нерального директора ДП „Вуг ільна компанія „Краснолиман ська”.

Під час провадження по спра ві №40/366пд склад судової колегі ї неодноразово змінювався на підставі ст.46 ГПК України і ос таточно був визначений 19.09.2011р.: головуюча суддя - Демідова П.В., судді Курило Г.Є. та Сковор одіна О.М.

23 вересня 2011р. господарським судом отримано клопотання п озивача №5-юр від 22.09.2011р., в якому він простить суд вийти за меж і позовних вимог та визнати н едійсними додаткову угоду №2 від 28.03.2006р. до ліцензійного дог овору №42/01 від 18.01.2006р., акт №4/2 від 06.05 .2006р., інші акти та угоди, укладе ні в межах ліцензійного дого вору, які стосуються прав на в икористання деклараційного патенту №13399 та ноу-хау до ньог о, з підстав, які були наведені та встановлені у ході розгля ду справи, а саме: у зв' язку з тим, що придбання прав на вико ристання корисної моделі, за хищеної деклараційним патен том №13399, та ноу-хау до неї відбу лось з порушенням Закону Укр аїни „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні ко шти”. Разом з цим, звернув уваг у суду на досягнення сторона ми згоди за всіма істотними у мовами ліцензійного договор у №42/01 від 18.01.2006р. лише 06.05.2011р., тому за значена угода може вважатись укладеною саме з цього момен ту, та підтримав клопотання п ро поновлення строку позовно ї давності, поважність причи н пропуску якого обґрунтовує перебуванням ОСОБА_5, осо би, зацікавленої в отриманні доходів від використання ко рисної моделі „Спосіб дегаза ції газоносного вугільного п ласта”, на посаді керівника п ідприємства позивача.

26 вересня 2011р. відповідачем н адані заперечення на клопота ння позивача про поновлення строку позовної давності, ос кільки саме ОСОБА_5 зверну вся до суду з позовом про визн ання недійсним ліцензійного договору №42/01 від 18.01.2006р. в частин і, яка стосується корисної мо делі „Спосіб дегазації газон осного вугільного пласта”, я к правочин, вчинений під впли вом помилки, за яким порушено провадження по справі №39/251, в т ой час як головний інженер Во лотковський С.М., який наразі обіймає посаду генерального директора позивача, аналогі чних дій щодо встановлення п атентоздатності зазначеної корисної моделі в межах стро ку позовної давності не вчин ив.

В судовому засіданні 27.09.2011р. п редставник позивача підтрим ав заявлені позовні вимоги з урахуванням клопотання №5-юр від 22.09.2011р.

Представники відповідача, третіх осіб ОСОБА_2, ОСО БА_5 та ОСОБА_5 особисто з аперечили проти позову, прос ять суд застосувати позовну давність до вимог позивача п ро визнання недійсним ліценз ійного договору та розцінюют ь клопотання №5-юр від 22.09.2011р. як з аяву про зміну предмету та пі дстав позову.

Представники інших учасни ків судового процесу по спра ві №40/366пд в судове засідання 27.09 .2011р. не з' явились, про час та м ісце слухання справи були по відомлені належним чином, пр о поважність причин нез' явл ення не повідомили.

Викликаний в порядку ст.30 ГП К України генеральний директ ор ДП „Вугільна компанія „Кр аснолиманська” Волотковськ ий С.М. в жодне судове засіданн я не з'явився.

Перед початком розгляду сп рави по суті представників у часників судового процесу бу ло ознайомлено з правами та о бов' язками у відповідності зі ст.22 ГПК України.

Згідно з п.п.2, 3, 4 ч.2 ст.129 Констит уції України, ст.ст.42, 43 ГПК, ст. 33 ГПК України основними засад ами судочинства є рівність у сіх учасників судового проце су перед законом та судом, зма гальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх док азів і у доведенні перед судо м їх переконливості.

Відповідно до ст.34 ГПК Украї ни господарський суд приймає тільки ті докази, які мають зн ачення для справи. За приписа ми ст.43 ГПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім п ереконанням, що ґрунтується на всебічному, повному та об' єктивному розгляді у судовом у процесі всіх обставин спра ви в їх сукупності, керуючись законом.

Дослідивши матеріали спра ви №40/366пд, копії матеріалів спр ави №39/251, заслухавши пояснення представників учасників суд ового процесу та судового ек сперту Шевченка В.В., господар ський суд, -

Встановив:

18 січня 2006р. Товариство з обме женою відповідальністю „Нов і інноваційні технології” (д алі - ліцензіар) та Державне пі дприємство „Вугільна компан ія „Краснолиманська” (далі - л іцензіат), приймаючи до уваги , що ліцензіат бажає придбати на умовах цього ліцензійног о договору невиключну ліценз ію на використання винаходу та ноу-хау (далі - разом пойме новані „Об' єкт права інтеле ктуальної власності”, скороч ено - ОПІВ) з метою виготовленн я (випуску), пропонування для п родажу, продажу та іншого вве дення в цивільний оборот про дукту за ліцензією, уклали лі цензійний договір №42/01 про над ання права на використання о б' єкта права інтелектуальн ої власності (далі - ліцензі йний договір).

Відповідно до п.2.1 ліцензійн ого договору, ліцензіар нада є ліцензіату на строк дії цьо го договору невиключну ліцен зію на використання ОПІВ на т ериторії на умовах цього дог овору. При цьому ліцензіату н адається право на виготовлен ня (випуск), пропонування для п родажу, продаж та інше введен ня в цивільний оборот продук ту за ліцензією із використа ння ОПІВ на території.

За змістом ст.1 ліцензійного договору, об' єктом права ін телектуальної власності є ви нахід „Спосіб розробки підзе много пласта з геологічним п орушенням”, захищений патент ом України №38707, та ноу-хау „Тех нологія роботи шахтних вугле добувних комплексів на пласт ах вугілля з геологічними по рушеннями” до винаходу „Спос іб розробки підземного пласт а з геологічним порушенням”; територією визначена терито рія Державного підприємства „Вугільна компанія „Краснол иманська”.

Зміст прав та обов' язків с торін, які витікають з ліценз ійного договору №42/01 від 18.01.2006р., в изначений статтею 3 договору . Зокрема, згідно з п.3.1 договору , ліцензіар гарантує наявніс ть в нього наданих за цим дого вором прав.

В свою чергу, ліцензіат, на п ідставі п.3.7.1 ліцензійного дог овору, зобов' язаний виплачу вати ліцензіару винагороду в порядку та розмірі, передбач ених цим договором та додатк ами до нього, які є невід' ємн ою частиною цього договору. а налогічний обов' язок ліцен зіара встановлений п.6.1 ліценз ійного договору.

За умовами п.6.2 ліцензійного договору, вартість винагоро ди визначається на підставі оцінки вартості використанн я ОПІВ, що визначається суб' єктом оціночної діяльності і яка ґрунтується на розрахун ку економічного ефекту, отри маного від впровадження техн ічних рішень, викладених в ОП ІВ. Винагорода виплачується у вигляді паушального платеж у та роялті, де паушальний пла тіж - вартість невиключної ліцензії при виготовленні (в ипуску) продукту за ліцензіє ю як одноразовий платіж, не зв ' язаний у часі з фактичним в икористанням ліцензії, роялт і - періодичні платежі, що ви плачуються у вигляді винагор оди за право використання ви находу та ноу-хау в межах дано го договору (п.п.1.5, 1.6, 6.3 ліцензійн ого договору).

Відповідно до п.п.6.4., 6.5, розмір паушального платежу і роялт і та порядок їх виплати ліцен зіар і ліцензіат визначають в додатку до даного договору . Зазначений додаток вважаєт ься невід' ємною частиною да ного договору.

Згідно з п.8.1, ліцензійний дог овір набирає сили з моменту й ого підписання та є дійсним п ротягом п' яти років.

За приписами п.9.1, всі зміни т а доповнення до даного догов ору є його невід' ємною част иною за умов, що вони здійснен і у письмовій формі, підписан і сторонами та не суперечать чинному законодавству Украї ни.

18 січня 2006р. сторонами ліценз ійного договору №42/01 від 18.01.2006р. б ув складений акт №1 прийому-пе редачі права використання об ' єкта права інтелектуально ї власності (далі - ОПІВ).

25 січня 2006р. між ліцензіаром т а ліцензіатом укладено додат кову угоду №1 до ліцензійного договору, за умови якої ліцен зіар зобов' язався передати додатково до складу об' єк ту права інтелектуальної вла сності ноу-хау „Спосіб дегаз ації газоносних тонких та се редньої потужності вугільни х пластів” до корисної модел і „Спосіб дегазації газоносн ого вугільного пласта”, ріше ння Державного департаменту інтелектуальної власності п ро видачу патенту №1121/1 від 18.01.2006р . У день укладання додаткової угоди був складений акт прий ому - передачі.

28 лютого 2006р. ліцензіаром та л іцензіатом був укладений дод аток №1 до ліцензійного догов ору №42/01 від 18.01.2006р., в якому сторон и висловили свою згоду з оцін кою суб' єкта оціночної діял ьності ТОВ „Адаміл” майнових прав - прав використання ОП ІВ. Згідно додатку, сторони , к рім іншого, встановили розмі р паушального платежу за вик ористання корисної моделі „С посіб дегазації газоносного вугільного пласта”, рішення Державного департаменту інт електуальної власності про в идачу патенту №1121/1 від 18.01.2006р. та н оу-хау „Спосіб дегазації газ оносних тонких та середньої потужності вугільних пласті в” до цієї корисної моделі, я кий становить (з ПДВ) 204 000,00 грн. т а підлягає сплаті за умовами , визначеними двостороннім а ктом при виготовленні (випус ку) продукту за ліцензією з ви користанням ОПІВ на умовах л іцензіата після одержання лі цензіаром охоронного докуме нту на корисну модель і перед ачі права на використання ко рисної моделі ліцензіату. Та кож цім додатком встановлено принцип розрахунку роялті з а право використання ноу-хау „Спосіб дегазації газоносни х тонких та середньої потужн ості вугільних пластів” до к орисної моделі.

15 березня 2006 року Державним д епартаментом інтелектуальн ої власності Міністерства ос віти і науки України Товарис тву з обмеженою відповідальн істю „Нові інноваційні техно логії” видано деклараційний патент №13399 на корисну модель „ Спосіб дегазації газоносног о вугільного пласта”, винайд ену ОСОБА_1, ОСОБА_2, О СОБА_3, ОСОБА_5, права на як у є чинними з 15.03.2006р. Відповідно до опису до деклараційного п атенту №13399, формула корисної м оделі є багатоланкової та ск ладається з незалежного та з алежного пунктів.

28 березня 2006р. сторонами ліце нзійного договору №42/01 від 18.01.2006р . укладено додаткову угоду №2, за умовами якої (п.2) ліцензіар надає ліцензіату право на ви користання корисної моделі „ Спосіб дегазації газоносног о вугільного пласта”, захище ної патентом України на кори сну модель №13399.Цього ж дня стор онами був укладений акт прий ому-передачі.

26 квітня 2006р. сторони уклали д одаткову угоду №3 до ліцензій ного договору, якою включили новий предмет - ноу-хау „Спосі б розробки суміжних шахтних полів з використанням магіст ральних транспортних виробо к”; пунктами 1.4-1.5 внесено зміни до п.п.6.4-6.5 ліцензійного догово ру та викладено їх в наступні й редакції: „Розмір паушальн ого платежу та роялті та поря док їх виплати ліцензіар і лі цензіат визначають в додатка х до даного договору. Зазначе ні додатки вважається невід' ємною частиною даного догово ру”.

06 травня 2006р. сторонами був пі дписаний акт №4/2 до ліцензійно го договору №42/01 від 18.01.2006р., який м ає ознаки угоди, оскільки вст ановлює права та обов' язки позивача та відповідача, а са ме: у відповідності до п.3 дода тка №1 від 28.02.2006р. до ліцензійног о договору ліцензіат повинен сплатити ліцензіару після п ідписання цього акту протяго м 15 календарних днів паушальн ий платіж за право використа ння корисної моделі „Спосіб дегазації газоносного вугіл ьного пласта”, захищеної пат ентом України на корисну мод ель №13399, та ноу-хау „Спосіб дег азації газоносних тонких та середньої потужності вугіль них пластів” до корисної мод елі „Спосіб дегазації газоно сного вугільного пласта”, за хищеної патентом України на корисну модель №13399, в розмірі 1 70 000,00 грн., крім того ПДВ - 34 000,00 гр н., разом 204 000,00 грн.

02 червня 2006 року сторонами лі цензійного договору №42/01 від 18. 01.2006р. був складений акт №5/2б, від повідно до п.п.1-2 якого ліцензі ат з 01.05.2006р. по 31.05.2006р. використовув ав на надкорінній лаві m 4/2 об' єкт права інтелектуальної вл асності у складі корисної мо делі (патент №13399), та ноу-хау до н еї, яким встановлений розмір роялті за використання вказ аних об' єктів ОПІВ в сумі 187 27 7,00 грн.

18 червня 2007р. ліцензіатом та л іцензіаром було укладено дод аткову угоду №4 до ліцензійно го договору №42/01 від 18.01.2006р., яким л іцензіату додатково передан о права на використання двох ноу-хау до корисних моделей, з ахищених патентами №№13398, 23599.

31 березня 2008р. сторонами ліце нзійного договору №42/01 від 18.01.2006р . укладено додаткову угоду №5 д о нього, якою сторони погодил ись переглянути розмір роялт і за використання ОПІВ у вигл яді ноу-хау.

На виконання зазначеної до даткової угоди, 01 квітня 2008р. лі цензіаром та ліцензіатом був укладений додаток №3 до ліцен зійного договору №42/01 від 18.01.2006р. , в якому сторони встановили н овий порядок розрахунків роя лті, у тому числі роялті за вик ористання ноу-хау до корисно ї моделі, захищеної патентом 13399.

Враховуючи підстави, за яки х позивач звернувся з позово м, суд вважає доцільним наса мперед надати оцінку вимогам , що стосуються дійсності дек лараційного патенту № 13399 на к орисну модель „Спосіб дегаза ції газоносного вугільного п ласта”.

Правові відносини, пов'язан і з набуттям права інтелекту альної власності на корисну модель, підпадають під право ве регулювання глави 39 Цивіль ного кодексу України, Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", Пр авил складання і подання зая вки на винахід та заявки на ко рисну модель, затверджених Н аказом Міністерства освіти і науки України №22 від 22.01.2001р.

Відповідно до ч.1 ст.460 Цивіль ного кодексу України, корисн а модель вважається придатно ю для набуття права інтелект уальної власності на неї, якщ о вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промис лового використання. Аналогі чні за змістом умови патенто здатності корисної моделі вс тановлені ст.7 Закону України „Про охорону прав на винаход и і корисні моделі". При цьому, корисна модель визнається н овою, якщо вона не є частиною р івня техніки, де рівень техні ки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Державного департаменту інтелектуальної власності а бо якщо заявлено пріоритет, д о дати її пріоритету, а також з міст будь-якої заявки на вида чу в Україні патенту (ч.ч.3-5 ст.7 З акону України „Про охорону п рав на винаходи і корисні мод елі").

За змістом ч.2 ст.462 ЦК України , ч.5 ст.6 Закону України „Про охо рону прав на винаходи і кори сні моделі", обсяг правової о хорони визначається форму лою корисної моделі.

За приписами ст. 33 зазначено го закону, у випадку невідпов ідності корисної моделі вище вказаним умовам патентоздат ності патент може бути визна но у судовому порядку недійс ним повністю або частково.

Як зазначає позивач, корисн а модель „Спосіб дегазації г азоносного вугільного пласт а” не є новою, що підтверджуєт ься висновками експертизи №2 1907/3 від 15.06.2009р., судової експертиз и у сфері інтелектуальної вл асності №1/10 від 27.11.2010р., за якими в становлено, що ознаки корисн ої моделі „Спосіб дегазації газоносного вугільного плас та”, захищеної деклараційним патентом № 13399, співпадають з о знаками способу дегазації ву гільного пласта, які описано в Стандарті Мінпаливенерго України „Дегазація вугільн их шахт. Вимоги до способів та схем дегазації” СОУ 10.1.00174088.001-2004., а саме на стор. 23, 24 та рисунку 11 н а стор. 26 з урахуванням загаль них положень Стандарту.

Водночас в матеріалах спра ви наявні висновок №577 судової експертизи об'єктів інтелек туальної власності від 07.10.2009р. Н ауково-дослідного інституту інтелектуальної власності А кадемії правових наук Україн и, висновки №33/09 експертного до слідження у сфері інтелектуа льної власності від 03.09.2009р., №126/68-е від 11.05.2011р. науково-правової ек спертизи при Інституту держа ви і права НАН України, та інші документи, в яких викладена п озиція фахівців щодо відпові дності корисної моделі , захи щеної патентом № 13399, ознакам „н овизна”.

За приписами ч.2 ст.43 ГПК Укра їни, ніякі докази не мають для господарського суду заздале гідь встановленої сили.

Отже, враховуючи протирічч я у висновках фахівців щодо в ідповідності корисної модел і „Спосіб дегазації газоносн ого вугільного пласта умовам патентоздатності за критер ієм новизни, судова колегі я вирішує це питання, вих одячи з об'єктивного, повного та всебічного аналізу матер іалів справи №40/366пд, пояснень у часників судового процесу та експерта Шевченка В.В.

Порівнявши зміст формули к орисної моделі „Спосіб дегаз ації газоносного вугільного пласта", викладений в описі до деклараційного патенту №13399, з і способами дегазації, які мі стяться у Стандарті Мінпалив енерго о України „Дегазація вугільних шахт. Вимоги до спо собів та схем дегазації СОУ 10. 100174088.001-2004 (далі - галузевий станда рт), дійшов висновку про насту пне.

Суд погоджується з висновк ами експертів про те, що найбл ижчій аналог корисної моделі у галузевому стандарті - це с посіб, заявлений як „Дегазац ія підроблюваних пологих та похилих пластів покрівлі св ердловинами, пробуреними із виробіток” (стор. 23, 24, 26 (рис.1), з ур ахуванням загальних положен ь Стандарту).

Відповідно до патенту № 13399, о б' єктом корисної моделі є С посіб дегазації газоносного вугільного пласта.

Згідно з незалежним пункто м (п.1) багатоланкової формули корисної моделі, заявлений с посіб відрізняється тим, що г аз висмоктують з розташовани х періодично вздовж вентиля ційного штреку дегазаційни х свердловин, які бурять в га зонасичену покрівлю вугільн ого пласта, на відміну від п.6.2.1 галузевого стандарту, за яки м заявлений спосіб дегазації підроблюваних та похилих пл астів покрівлі за наявності газоносних пластів та порід у частині масиву, розвантаже ного від гірничого тиску, за яким дегазація здійснюється свердловинами, пробуреними з виробок (розроблюваних вуг ільних пластів) у підроблюва ний пласт (тобто в вугільний пласт - супутник) .

Крім того, як зазначено в п.2 в ідмітної частини формули кор исної моделі, дегазація газо носного вугільного пласта зд ійснюється групою вакуум-нас осів, щонайменш один з яких ро зташований в підземних гірни чих виробках. Відповідно до с тандарту, вакуум-насоси розм іщуються в вакуум-насосній с танції, яка може розташовува тися як на поверхні (п. 8.1,8.2 Станд арту), так і в виробках (п.8.3). Але, галузевим стандартом, на від міну п.2 формули корисної моде лі, не встановлено обов' язк овість розташування вакуум-н асосів саме в виробках як пер едумови для досягнення техн ічного результату.

З огляду на вищевикладене, судова колегія дійшла висно вку про наявність відмінност ей у формулі корисної моделі „Спосіб дегазації газоносно го вугільного пласта”, захищ еної деклараційним патентом №13399, від галузевого стандарту СОУ 10.100174088.001-2004. Присутність у форм улі зазначеної корисної моде лі не передбачених стандарто м ознак свідчить про вихід за патентованого засобу за межі актуального рівня техніки, щ о з урахуванням ч.3 ст.7 Закону У країни „Про охорону прав на в инаходи і корисні моделі" сві дчить про новизну корисної м оделі та спростовує тверджен ня позивача про її невідпові дність умовам патентоздатно сті за цим критерієм.

Заслухавши надані в судово му, засіданні 31.08.2011р. пояснення судового експерта Шевченка В .В. та дослідивши наданий ним в исновок №1/10 від 27.11.2010р., судом вст ановлено, що судовим експерт ом не враховані вищевказані відмінності у формулі корисн ої моделі, захищеної деклара ційним патентом №13399, від галуз евого стандарту СОУ 10.100174088.001-2004, а ф актично визначено ступінь оч евидності запропонованого т ехнічного рішення для фахівц я, виходячи сучасного рівня т ехніки, тобто здійснено анал із наявності у корисній моде лі „Спосіб дегазації газонос ного вугільного пласта" вина хідницького рівню.

Оскільки чинним законодав ством наявність винахідниць кого рівня не віднесено до ум ов патентоздатності корисно ї моделі, судова колегія не пр иймає експертний висновок №1 /10. від 27.11.2010р. в якості доказу нев ідповідності корисної модел і „Спосіб дегазації газоносн ого вугільного пласта", захищ еної деклараційним патентом №13399, умовам патентоздатності за критерієм „новизна”.

Враховуючи вищевикладені обставини та беручи до уваги , що твердження позивача про невідповідність зазначе ної корисної моделі при писам закону спростовані м атеріалами справи №40/366пд, суд в важає вимоги позивача про ви знання недійсним патенту на корисну модель №13399 від 15.03.2006р. та кими, що не підлягають задово ленню.

Проаналізувавши зміст ліц ензійного договору №42/01 від 18.01.2 006р., суд дійшов висновку, що заз начена угода за своєю правов ою природою є угодою про розп орядження майновими правами інтелектуальної власності ( в даному випадку - стосовно винаходу, корисної моделі та ноу-хау) та підпадає під право ве регулювання розділу 2 кни ги п' ятої , глави 75 Цивільног о кодексу України (далі - ЦК У країни), ст. 180 Господарського к одексу України (далі - ГК Украї ни) та Закону України „Про охо рону прав на винаходи і корис ні моделі” (далі - Закон).

У відповідності до ст. 180 ГК У країни, господарський догов ір вважається укладеним, як що між сторонами у передбаче них законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх йо го істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за зако ном чи необхідні для договор ів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягну та згода. При укладенні госпо дарського договору сторони з обов'язані у будь-якому разі п огодити предмет, ціну та стро к дії договору. За приписами с т. ст. 628, 638 ЦК України, зміст дого вору становлять умови (пунк ти), визначені на розсуд стор ін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповід но до актів цивільного закон одавства, і саме з досягнення м між сторонами згоди за всім а істотними умовами, законод авець пов' язує момент з яко го договір вважається укладе ним . У разі якщо сторони не до сягли згоди за всіма істотни ми умовами господарського до говору, такий договір вважає ться неукладеним (таким, що н е відбувся) (ст. 181 ГК України).

Законодавче визначення ви мог до ліцензійного договору співпадає з загальними вимо гами до договору. Так, у відпов ідності до ст. 1109 ЦК України у л іцензійному договорі визнач аються вид ліцензії, сфера ви користання об'єкта права інт електуальної власності (конк ретні права, що надаються за д оговором, способи використан ня зазначеного об'єкта, терит орія та строк, на які надаютьс я права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за вик ористання об'єкта права інте лектуальної власності, а так ож інші умови, які сторони вва жають за доцільне включити у договір.

Враховуючи викладене, суд п ришов до наступного висновку . 18.01.2006 року позивач та відповід ач уклали ліцензійний догов ір №42/01 про надання права на вик ористання винаходу, захищено го патентом №38707, та ноу-хау до н ього. Як було зазначено вище, с торони визначили його істотн ою умовою сплату винагороди на користь ліцензіара, у форм і паушальних платежів та роя лті, розмір та порядок сплати яких сторони повинні визнач ити в додатку до договору, яки й (додаток) є невід' ємною час тиною ліцензійного договору .

Як вбачається з матеріалів справи, за всіма істотними ум овами договору в частині над ання права на використання в инаходу, захищеного патентом №38707, та ноу-хау до нього, сторон и досягли згоди 28.02.2006 року підпи санням додатку № 1, яким встан овили розмір паушальних плат ежів та роялті за використан ня зазначених ОПВІ, а також по рядок їх сплати. За таких обст авин суд приходить до виснов ку, що Ліцензійний договір №42/ 01 , за яким позивачеві передан і майнові права на використа ння винаходу (патент № 38707) та но у-хау до нього , є укладеним 28.02. 2006 року.

До того ж, 25.01.2006 року позивач та відповідач підписали додатк ову угоду, предметом якої є п раво на використання ноу-хау до корисної моделі „Спосіб д егазації газоносного вугіль ного пласта”.

В зазначеному вище додатку №1, сторони встановили загал ьний розмір паушального пла тежу за використання корисно ї моделі „Спосіб дегазації г азоносного вугільного пласт а”, яка на час укладання цього додатку, не була захищена пат ентом, та ноу-хау „Спосіб дега зації газоносних тонких та с ередньої потужності вугільн их пластів” до цієї корисної моделі. Крім того, додатком б уло встановлено, що паушальн ий платіж підлягає сплаті за умовами, визначеними двосто роннім актом при виготовленн і (випуску) продукту за ліценз ією з використанням ОПІВ на у мовах ліцензіата після одерж ання ліцензіаром охоронного документу на корисну модель і передачі права на використ ання корисної моделі ліцензі ату, протягом 15 днів після під писання цього акту. Тобто, інш і істотні умови щодо сплати п аушального платежу будуть в регульовані сторонами в майб утньому.

Суд врахував, що:

-на час підписання додатку №1 корисна модель „Спосіб де газації газоносного вугільн ого плата”, не була захищена патентом, права на її викорис тання не були предметом Ліц ензійного договору та інших угод до нього;

- сторони не досягли згоди щ одо розміру паушального плат ежу за використання ноу-хау „ Спосіб дегазації газоносних тонких та середньої потужно сті вугільних пластів” ;

- сторони поставили майбут нє узгодження всіх істотних умов в залежність від

факту одержання відповіда чем охоронного документу на корисну модель та передачі п рав на її використання відпо відачеві;

- приписи ст.1109 ЦК України, за якими розмір, порядок і стро ки виплати плати за використ ання об'єкта права інтелекту альної власності є істотними для даного виду правочину.

На підставі вищевикладено го суд дійшов до висновку, що д оговір (правочин) в частині п ередання прав на використанн я корисної моделі „Спосіб де газації газоносного вугільн ого пласта” та ноу-хау „Спосі б дегазації газоносних тонки х та середньої потужності ву гільних пластів” до корисної моделі „Спосіб дегазації га зоносного вугільного пласта ”, станом на 28.02.2006р. не був укладе ний.

Згідно матеріалів справи т а наданих сторонами доказів, корисна модель „Спосіб дега зації газоносного вугільног о пласта” була захищена пате нтом 15.03.2006р., у зв' язку з чим по зивач та відповідач 26.03.2006 року уклали додаткову угоду, якою предмет договору доповнено правом на використання кори сної моделі, захищеної патен том № 13399 (далі „корисна модель” ). Однак, як вбачається з матер іалів справи, фактично сторо ни узгодили всі істотні умов и договору щодо використанн я корисної моделі та ноу-хау до неї 06 травня 2006р., шляхом під писання акту № 4/2, який є факти чно додатковою угодою, якою с торони досягли згоди за всім а істотними умовами договору в частині прав на використан ня корисної моделі та ноу-ха у до неї, а саме погодили розмі р та строк уплати паушальног о платежу за використання за значених об' єктів.

Виходячи з викладеного, суд робить висновок, що угода між позивачем та відповідачем в частині передання прав на ви користання корисної моделі т а ноу-хау до неї є укладеною з 06.05.2006 року.

Згідно позовної заяви, пози вач вимагає від суду визнати недійсним Ліцензійний дого вір № 42/01 від 18.01.2006 року з підста в , встановлених ст. 1109 ЦК Украї ни, а саме у зв' язку з тим, що предметом ліцензійного дого вору не можуть бути права на в икористання ОПІВ (корисної м оделі), які на момент укладан ня договору не були чинними. Т обто підставою для визнання недійсним договору є дефект змісту правочину (ч.1 ст.203 ЦК Ук раїни).

Суд погоджується з позиціє ю відповідача по справі, за я кою в момент укладання ліцен зійного договору № 42/01 його пре дметом не були права на викор истання корисної моделі „Спо сіб дегазації газоносного ву гільного плата”, тому немає п ідстав визнавати недійсним л іцензійний договір.

Відповідно до ст. 215 ЦК Україн и підставою недійсності прав очину є недодержання в моме нт вчинення правочину сторон ами вимог ст. 203 зазначеного ко дексу. Як встановлено судом Л іцензійний договір № 42/01 від 18.01. 2006року був фактично укладений 28.02.2006р. та його предметом були п рава на використання винаход у, захищеного патентом № 38707 та ноу-хау до нього. Дійсність па тенту № 38707 , патентоздатність в инаходу сторонами під сумні в не ставиться, до того ж в спр аві відсутні документи, яки б свідчили про факт недійснос ті патенту № 38707.

За таких обставин судова ко легія дійшла висновку про ві дсутність правових підстав д ля визнання недійсним Ліценз ійного договору № 42/01 від 18. 01.2006 ро ку, фактично укладеного 28.02.2006 ро ку.

Разом з цим зміст клопотанн я позивача від 22.09.2011р. про визна ння недійним ліцензійного д оговору, в частині, якою врегу льовані відносини щодо корис ної моделі , захищеної деклар аційним патентом № 13399, та ноу-х ау до нього, є таким що підляга є задоволенню, як такий що суп еречить вимогам Закону Украї ни „Про закупівлю товарів, ро біт, послуг за державні кошти ” з наступних підстав.

Так, суд, приймаючи рішення, має право виходити за межі по зовних вимог, якщо це необхід но для захисту прав і законни х інтересів позивачів або тр етіх осіб з самостійними вим огами на предмет спору і про ц е є клопотання заінтересован ої сторони. Виходячи зі зміст у вищевказаної норми, її заст осування можливе за одночасн ої наявності двох умов: необх ідність захисту прав та інте ресів позивача або третьої о соби з самостійними вимогами та подання зацікавленою осо бою відповідного клопотання .

Проаналізувавши вимоги, ви кладені позивачем в клопотан ні №5-юр від 22.09.2011р., та порівнявши їх з первісно заявленими поз овними вимогами, судовою кол егією встановлено, що вимоги про визнання недійсними дод аткової угоди №2 від 28.03.2006р. до лі цензійного договору №42/01 від 18. 01.2006р., акту №4/2 від 06.05.2006р., інших акт ів та угод, укладених в межах л іцензійного договору, які ст осуються прав на використанн я деклараційного патенту №13399 та ноу-хау до нього, з підстав порушення при їх укладанні З акону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за дер жавні кошти” не увійшли до пр едмету первісних позовних ви мог, оскільки, позивач зверта вся до суду з вимогою визнати недійсним ліцензійний догов ір №42/01 від 18.01.2006р., предметом яког о були права на використання винаходу, захищеного патент ом № 38707 та ноу-хау до нього, в то й час як наразі зміст його вим ог стосується використання к орисної моделі, захищеної де клараційним патентом №13399 та н оу-хау до нього.

Водночас, вищевказані вимо ги позивача, які ґрунтуються на невідповідності Закону У країни „Про закупівлю товарі в, робіт і послуг за державні к ошти” угод стосовно передачі прав на використання деклар аційного патенту №13399 та ноу-ха у до нього, не входять до кола питань, які вирішуються госп одарським судом в межах спра ви №39/251, оскільки підставою ост анніх є вчинення зазначених правочинів під впливом помил ки.

За змістом правової позиці ї Вищого господарського суду України, викладеній в листі № 01-8/2351 від 20.10.2006р. "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуальн ого кодексу України, порушен і у доповідних записках про р оботу господарських судів у 2005 році та в I півріччі 2006 року", го сподарський суд може вирішит и спір за вимогами, які не були заявлені під час судового пр овадження, застосовуючи п.2 ст .83 ГПК України.

Визначаючи необхідність з ахисту прав позивача як обов ' язкову умову для застосува ння вищевказаної норми, судо ва колегія дійшла висновку, щ о укладення угод без застосу вання Закону України „Про за купівлю товарів, робіт і посл уг за державні кошти”, за яким и передано право на використ ання корисної моделі, захище ної патентом №13399, та ноу-хау до неї, призвело до неправомірн их витрат грошових коштів по зивача, які статтею 1 зазначен ого закону віднесено до держ авних коштів.

17 березня 2006 року вступив у ді ю Закону України „Про внесен ня змін до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і по слуг за державні кошти" та інш их законодавчих актів Україн и”, у відповідності до якого з 17.03.2006р. всі розпорядники держав них коштів зобов' язані зді йснювати закупівлю товарів, робіт та послуг , вартість зак упівлі за якими становить дл я товарів та послуг - 30 тис. г ривень, для робіт - 300 тис. грив ень, виключно за процедурами , встановленими Законом.

За приписами абз.3, 5 ч.1 ст. 1 Зак ону України „Про закупівлю т оварів, робіт і послуг за держ авні кошти”, до розпорядникі в державних коштів Законом, к рім інших, віднесені державн і підприємства. Враховуючи п оложення Статуту Позичальни ка, ст.74, ч.1 ст.75 ГК України, суд пр иходить до висновку, що Держа вне підприємство „Вугільна к омпанія „Красноліманьска” є суб' єктом , діяльність яког о в період з 17.03.2006 року по 02.04.2008 рок у в сфері закупівель, була вр егульована Законом України „Про закупівлю товарів, робі т та послуг за державні кошти ”, який зобов' язував останн ього здійснювати закупівлю в иключно за процедурами, вста новленими Законом.

Метою зазначеного вище За кону стало створення конкуре нтного середовища у сфері де ржавних закупівель, а також з апобігання проявам корупції у цій сфері, забезпечення пр озорості процедур закупівел ь товарів, робіт і послуг за де ржавні кошти та досягнення о птимального і раціонального їх використання.

Законом визначено, що держа вною закупівлею є придбання замовником товарів, робіт і п ослуг за державні кошти у пор ядку, встановленому цим Зако ном.

Статтею 1 Закону визначені з начення термінів, яки викори стовуються в ньому. Так, Закон ом надані поняття „товар”, „р оботи”, „послуги”. Під послуг ами законодавець розуміє буд ь-яку закупівлю, крім товар ів та робіт, включаючи (але н е виключно) підготовку спеці алістів, забезпечення трансп ортом і зв'язком, освоєння тех нологій, наукові дослідження , медичне та побутове обслуго вування, а також консультаці йні послуги, до яких належать послуги, пов'язані з консульт уванням, експертизою, оцінко ю, підготовкою висновків і ре комендацій. Виходячи з навед еного поняття під закупівлею послуг в розумінні Закону пр о закупівлю слід вважати буд ь-яку закупівлю, предметом як ої не є товари та роботи, визна чені у цьому законі, тобто вс і інші закупівлі.

Водночас, ст. 3 Закону визнач ено вичерпний перелік випадк ів, на які не поширюється дія з азначеного Закону, серед яки х не вказано закупівля прав н а використання об' єктів інт електуальної власності.

Як встановлено судом, стор онами фактично укладено угод у про передання прав на викор истання ОПІВ у вигляді корис ної моделі та ноу-хау до неї 6.05. 2006 року. Тобто закупівля була з дійснена в умовах дії Закону України „Про закупівлю това рів , робіт та послуг за держав ні кошти” . Враховуючи розмір винагороди, яку позивач зобо в' язався заплатити за вико ристання зазначених ОПІВ (па ушальний платіж - 204 тис. грив ень, роялті - 9 грн. за тону ву гілля, добитого з використан ням ОПІВ), суд приходить до ви сновку, що закупівля прав на використання корисної модел і, захищеної патентом № 13399 та н оу-хау до неї повинна була зд ійснюватися із застосуванн ям процедур, передбачених За коном України „Про закупівлю товарів, робіт та послуг за де ржавні кошти”.

За приписами ст. 2 Закону заб ороняється укладання дого ворів, які передбачають ви трачання державних коштів, т а/або оплата розпорядником д ержавних коштів товарів, роб іт і послуг до/без проведення процедур, передбачених цим З аконом.

Відповідно до ст. 215 ЦК Україн и, підставою недійсності пра вочину є недодержання в мом ент вчинення правочину сторо нами вимог, які встановлені ч астинами першою - третьою, п'ят ою та шостою статті 203 цього Ко дексу. Згідно ст. 203 ЦК України особа, яка вчиняє правочин, по винна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. Юрид ична особа набуває цивільн их прав та обов'язків і здійс нює їх через свої органи, які д іють відповідно до установчи х документів та закону (ст. 92 ЦК України ).

Встановлена Законом про за купівлю заборона укладати до говори закупівлі без застосу вання процедур, передбачених законом, впливає на дієздатн ість суб' єктів, на діяльніс ть яких розповсюджується Зак он про закупівлі, та обмежує ї х дієздатність на укладання договору про закупівлю товар ів, робіт та послуг, вартість я ких перевищує встановлені з аконом межі.

За таких обставин суд прих одить до висновку про недійс ність угод про закупівлю ДП „ ВК „Красноліманська” прав на використання корисної моде лі „Спосіб дегазації газонос ного вугільного пласта”, зах ищеної патентом № 13399, та ноу-ха у до цієї моделі.

Як зазначалось вище, відпов ідачем в порядку ч.3 ст.267 Цивіль ного кодексу України було за явлено про застосування позо вної давності до вимог про ви знання недійсним ліцензійно го договору №42/01 від 18.01.2006р., в свою чергу позивачем надано заяв у про відновлення пропущеног о строку позовної давності д о цих вимог.

Оцінюючи доводи, якими стор они обґрунтовують свою позиц ію з приводу застосування по зовної давності або відновле ння її строку, судова колегія виходить з наступного. Відпо відно до статуту ДП „Вугільн а компанія „Краснолиманська ” посадовою особою, через яку вказане ДП реалізовувало св ою дієздатність , був генерал ьний директор, посаду якого н а момент укладання спірного правочину та до 29.09.2009 року обій мав один з винахідників кор исної моделі та ноу-хау до неї ОСОБА_5 Виходячи з матері алів справи та пояснень учас ників судового процесу, між в ідповідачем та винахідникам и корисної моделі та ноу-хау д о неї , були встановлені відно сини, за яких відповідач в уго дах про передання прав на вик ористання ОПІВ виступав від власного імені , але в інтерес ах винахідників, які мали об' єктивну зацікавленість в ви користанні третіми особами к орисної моделі та ноу-хау до н еї. Тобто , укладання спірних у год відбулося опосередкован е на користь ОСОБА_5, як вин ахідника.

Суд не приймає до уваги поя снення відповідача стосовн о того, що про відсутність фак тів перешкоди з боку ОСОБА_ 5 свідчить подана за його пі дписом позовна заява по спра ві №39/251 в вересні 2009 року, оскіль ки , як вбачається з матеріалі в справи, це підписання відбу лося під впливом перевірки р езультатів діяльності ДП „ВК „Красноліманська” Департам ентом контрольно-ревізійної роботи та боротьби з корупці єю Міністерства вугільної пр омисловості України. До того ж, незалежно від того, що у ход і вказаної перевірки були вс тановлені факти порушення З акону „Про закупівлю товарів , робіт та послуг за державні к ошти”, належній захист інтер есів особи, представником як ої за законом та статутом є ОСОБА_5, останній не здійсню вав.

Тобто, обізнаність ОСОБА _5 про укладання спірних уго д з порушенням Закону та відс утність з його боку дій щодо н алежного захисту інтересів п озивача (як представника), оці нюються судом як достатні пі дстави поважності причин про пуску строків позовної давно сті з вимог про визнання неді йсними ліцензійного договор у №42/01 від 18.01.2006р.

З урахуванням ст. 49 ГПК Украї ни, судові витрати покладают ься на сторони пропорційно р озміру задоволених позовних вимог.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.129 Конституції України, ст.ст. 202-203, 212, 215, 626-629, 638, Глав 39, 75 Цивільного кодексу Україн и, ст.ст.74, 75, 180, 181 Господарського к одексу України, Законом Укра їни „Про охорону прав на вина ходи і корисні моделі”, ст.ст.1 , 4, 22, 27, 30, 31, 33, 34, 42, 43, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу Укра їни, господарський суд, -

ВИРІШИВ :

Позовні вимоги Державного підприємства „Вугільна комп анія „Краснолиманська”, м.Ро динське до Товариства з обме женою відповідальністю „Нов і інноваційні технології”, м . Київ, за участю третіх осіб, я кі не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на сто роні відповідача: Державної служби інтелектуальної влас ності України, Державного де партаменту інтелектуальної власності Міністерства осві ти і науки України, ОСОБА_1 , ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБ А_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 про визнання недійсними ліцензі йного договору №42/01 та патенту на корисну модель №13399 від 15.03.06р. - задовольнити частково.

Визнати недійсним наступн і угоди до ліцензійного дого вору №42/01 від 18.01.2006р., укладені між Державним підприємством „Ву гільна компанія „Краснолима нська” та ТОВ „Нові інновац ійні технології”:

додаткову угоду №2 від 28.03.2006р.;

акт №4/2 від 06.05.2006р. ;

акт №5/2б від 02.06.2006р.;

додаткову угоду №4 від 18.06.2007р. в частині, що стосується встан овлення роялті за використа ння ноу-хау „Спосіб дегазаці ї газоносних тонких та серед ньої потужності вугільних пл астів” до корисної моделі „С посіб дегазації газоносного вугільного пласта”, захищен ої патентом №13399;

додаток №3 від 01.04.2008р. в частині , що стосується встановлення роялті за використання ноу-х ау „Спосіб дегазації газонос них тонких та середньої поту жності вугільних пластів” до корисної моделі „Спосіб дег азації газоносного вугільно го пласта”, захищеної патент ом №13399.

В задоволені решті позовни х вимог відмовити.

Стягнути з Товариства з обм еженою відповідальністю „Но ві інноваційні технології” (03055, м.Київ, вул. В.Василевської, 7, ЄДРПОУ 33239253) на користь Держав ного підприємства „Вугільна компанія „Краснолиманська” (85310, м.Родинське Донецької обл асті, вул. Сибенна, 1, ЄДРПОУ 31599557) витрати по сплаті державного мита в сумі 42,50 грн. та витрати н а інформаційно-технічне забе зпечення судового процесу в сумі 118,00 грн.

Видати наказ після набранн я рішенням законної сили.

У судовому засіданні 27.09.2011р. о голошено вступну та резолюти вну частини рішення.

Головуючий суддя Де мідова П.В.

Суддя Курило Г.Є.

Суддя Сковоро діна О.М.

Повний текст рішення за пр авилами

ст.ст.84-85 ГПК України підписа но 03.10.2011р.

Рішення господарського су ду Донецької області від 27.09.2011р . по справі №40/366пд.