Рішення

від 20.10.2011 по справі 9/493

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 9/493 20.10.11

За позовом Товари ства з обмеженою відповідаль ністю “ЕВАФЛОР”

До 1) Державно ї служби інтелектуальної вла сності України

2) Товариства з об меженою відповідальністю “Ф онд Ініціатив”

Про визнання недій сним свідоцтва на знак для то варів та послуг №75284.

Суддя Бондаренко Г.П.

Представники сторін:

Від позивача ОСОБА_1. (дов. № 16-8/6279-с від 01.09.11 р.)

Від відповідача -1 О СОБА_2. (дов. № 16-8/6279-с від 01.09.11 р.);

Від відповідача - 2 не з'явився,

за участю експерта ОСОБА_3 (свідоцтво № 933)

Відповідно до ст. 85 ГПК У країни в судовому засіданні 20 жовтня 2011 року було оголошено вступну та резолютивну част ини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою ві дповідальністю “ЕВАФЛОР”(да лі по тексту - позивач) зверн улось до Господарського суду м. Києва з позовом до Державно го департаменту інтелектуал ьної власності Міністерства освіти і науки України (далі п о тексту - відповідач-1) та Тов ариства з обмеженою відповід альністю “Фонд Ініціатив” (д алі по тексту - відповідач-2) п ро визнання недійсним свідоц тва України на знак для товар ів і послуг №75284 повністю та заб орону Товариству з обмеженою відповідальністю “Фонд Ініц іатив” використовувати позн ачення "DOUBLE WHISKY", зазначене у свід оцтві України на знак для тов арів і послуг №75284 щодо товарів класу 03 МКТП, зобов' язання Д ержавний департамент інтеле ктуальної власності Міністе рства освіти і науки України внести зміни до державного р еєстру свідоцтв України на з наки для товарів і послуг щод о визнання недійсним повніст ю свідоцтва України №75284 на зна к для товарів і послуг "DOUBLE WHISKY" та здійснення публікації про ц е в офіційному бюлетені “Про мислова власність”.

Позовні вимоги позивач обґ рунтовує тим оскаржуване сві доцтво видане з порушенням п рав позивача на товарний зна к "WНISKY", що охороняється за міжн ародною реєстрацією діючою н а території України №683028, та ос каржуваний товарний знак "DOUBLE W HISKY", що охороняється за свідоцт вом № 75284 є схожим до ступеня зм ішування з товарним знаком п озивача, права на який зареєс тровано раніше, що вводить в оману споживачів щодо виробн ика товарів, а отже позивач вв ажає, що оскаржуване свідоцт во підлягає визнанню недійсн им в повному обсязі для това рів класу 03 Міжнародної класи фікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

Ухвалою суду від 13.12.2010 р. було п орушено провадження у справі № 9/493, розгляд справи призначен о на 13.01.2011р.

Дослідивши в судовому засі данні 13.01.2011 року матеріали спра ви, суд дійшов висновку про не обхідність призначення по сп раві у відповідності до ст. 41 Г ПК України за ініціативою су ду судової експертизи об' єк тів інтелектуальної власнос ті для встановлення схожості до ступеня сплутування конк уруючих позначень та для вст ановлення однорідності това рів, а сторонам запропонован о скористатися процесуальни ми правами на надання перелі ку питань та установ (експерт ів) для проведення судової ек спертизи.

Ухвалою суду від 13.01.2011 року ро згляд справи було відкладено на 02.02.2011 року, у зв'язку з неявкою відповідача-2 в судове засіда ння, необхідністю надання пр едставниками сторін витреб уваних судом матеріалів по с праві, та наданням можливост і представникам сторін скор истатися процесуальними пра вами на надання переліку пит ань та експертних установ (ек спертів) для проведення судо вої експертизи.

28.01.2011 року через відділ канце лярії Господарського суду мі ста Києва позивач подав пояс нення по справі, запитання та перелік установ (експертів) д ля проведення експертизи.

Представник відповідача-2 в судове засідання 02.02.2011 року не з' явився, вимоги ухвали суд у від 13.01.2011 року не виконав, про п ричини неявки суд не повідом ив. Відповідач - 2 наданим йом у правом не скористався та не надав суду перелік пита нь які на його думку, можуть бути поставлені на виріше ння експерта.

В судовому засіданні предс тавник відповідача-1 надав до даткові матеріали витребува ні судом та перелік питань дл я проведення судової експерт изи.

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 02.02.2011 року пр изначено судову експертизу о б' єктів інтелектуальної вл асності у справі № 9/493, проведен ня якої доручено атестованом у судовому експерту ОСОБА_3 , зупинено провадження у спр аві до надання висновків екс пертизи об' єктів інтелекту альної власності, призначено ї у справі.

На вирішення експертизи бу ло поставлено наступні питан ня:

- чи є товари, для яких викори стовуються знаки для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №7528 4) та "WHISKY” (міжнародна реєстраці я №683028), однаковими або спорідн еними?

- чи є знак для товарів та пос луг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) тотож ним настільки, що його можна с плутати, зі знаком для товарі в і послуг "WHISKY” (міжнародна реє страція №683028)?

- чи може знак для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) вв ести в оману споживачів, що ро зповсюджуються під знаком дл я товарів та послуг WHISKY”, щодо в иробника товарів, а саме, що та кі товари були вироблені поз ивачем?

- чи є знак для товарів та пос луг "DOUBLE WHISKY”(Свідоцтво №75284) схожи м із знаком ”(міжнародна реєс трація №683028) настільки, що їх мо жна сплутати?

- чи є знак для товарів та пос луг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) оманл ивим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробл яє товар, а саме, чи існує імов ірність виникнення у спожива ча враження про належність о дній особі товарів 3 класу МКТ П, маркованих знаком "DOUBLE WHISKY” за свідоцтвом України №75284 та тов арів 3 класу, маркованих знако м "WHISKY” за міжнародною реєстрац ією №683028?

- чи є товари 3 класу МКТП за с відоцтвом №75284 спорідненими і з товарами 3 класу МКТП за міжн ародною реєстрацією №683028?

16.06.2011 року до канцелярії Госп одарського суду міста Києва надійшов висновок судової ек спертизи об' єктів інтелект уальної власності №735 від 14.06.2011 р оку у справі №9/493, разом з матер іалами справи. Ухвалою від 22.06.2 011 року провадження у справі 9/49 3 поновлено, в зв'язку з усунен ням обставин, що зумовили зуп инення провадження у справі, розгляд справи призначено н а 11.08.2011 року.

В судове засідання 11.08.2011 року представник відповідача-2 не з' явився, вимоги ухвали Гос подарського суду від 22.06.2011 року не виконав. Поштове повідомл ення про вручення судової ко респонденції повернулось до канцелярії Господарського с уду міста Києва.

Представник позивача нада в усні та письмові пояснення по суті позовної заяви з урах уванням висновку судового ек сперта, в яких просить суд зад овольнити позовні вимоги в п овному обсязі. Надав додатко ві матеріали по справі (витяг з ЄДРПОУ навідповідача-2 стан ом на 10.08.2011 року, відповідно до я кого адреса відповідача-2 є ті єю ж на яку надсилались ухвал и суду, а саме: 03065, бул. Івана Леп се, 57/38, кв. 106. Надав усні та письмо ві пояснення по суті позовно ї заяви, в яких просить суд зад овольнити позовні вимоги в п овному обсязі.

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 11.08.2011 року, ро згляд справи відкладено на 23.0 8.2011р., у зв' язку з неявкою відп овідача-2 в судове засідання т а клопотанням відповідача-1 п ро відкладення розгляду спра ви.

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 23.08.2011 року ро згляд справи відкладено на 06.0 9.2011 року, у зв' язку з неявкою в ідповідача-2 в судове засідан ня, та необхідністю виклику в судове засідання судового е ксперта ОСОБА_3 для дачі п ояснень за клопотанням відпо відача-1 та сумнівами предста вника відповідача-1 щодо прав ильності висновку експерта, викладених у відзиві, долуче ному до матеріалів справи 23.08.20 11 року. 23.08.2011 року через відділ к анцелярії Господарського су ду міста Києва відповідач -1 на дав відзив на висновок судов ої експертизи.

Розпорядженням Голови Гос подарського суду міста Києва від 05.09.2011 року, у зв' язку зі зна ходженням судді Бондаренко Г .П. у щорічній відпустці, справ у №9/493 передано для розгляду су дді Балацу С.В.

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 06.09.2011 року су ддя Балац С.В. прийняв справу № 9/493 до свого провадження, розгл яд справи призначено на 20.10.2011 ро ку.

Розпорядженням Голови Гос подарського суду міста Києва від 19.09.2011 року, у зв' язку зі вих одом судді Бондаренко Г.П. з в ідпустки, справу №9/493 передано для розгляду судді Бондарен ко Г.П.

У судовому засіданні 20.10.2011 ро ку, розгляд справи здійснюва вся за допомогою технічних з асобів, а саме, програмно - апа ратного комплексу "Діловодст во суду".

В судовому засіданні судом за власною ініціативою здій снено заміну Державного депа ртаменту інтелектуальної вл асності МОН України на Держа вну службу інтелектуальної в ласності України у відповід ності до норм статті 25 ГПК Укр аїни, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 25 ГПК Украї ни, у разі смерті або оголош ення фізичної особи помер лою, припинення діяльності с уб'єкта господарювання шляхо м реорганізації (злиття, приє днання, поділу, перетворенн я), заміни кредитора чи боржни ка в зобов'язанні, а також в і нших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд зал учає до участі у справі пра вонаступника відповідної ст орони або третьої особи на бу дь-якій стадії судового проц есу.

Відповідно до пункту 1 Указу Президента України «Про опт имізацію системи центральни х органів виконавчої влади»в ід 09.12.2010р. № 1085/2010 (із змінами та доп овненнями), було створено, зок рема Державну службу інтелек туальної власності України, шляхом реорганізації Мініст ерства освіти і науки Україн и.

Згідно з постановою КМУ «Пр о ліквідацію урядових органі в»від 28.03.2011 року №346, Державний де партамент інтелектуальної в ласності визначено як орган, що ліквідується, що також виз начено і наказом Міністерств а освіти і науки України від 20 .04.2011 року.

Указом Президента України від 08.04.2011 року № 436/2011 «Про затверд ження Положення про Державну службу інтелектуальної влас ності України»затверджено Положення про Державну служб у інтелектуальної власності України, відповідно до якого державна служба інтелектуал ьної власності України (далі - Державна служба) є централ ьним органом виконавчої влад и, діяльність якого спрямову ється і координується Кабіне том Міністрів України через Міністра освіти і науки, моло ді та спорту України, на яку по кладено всі функції та повно важення Державного департам енту інтелектуальної власно сті України.

За таких обставин, суд прихо дить до висновку, що Державна служба інтелектуальної влас ності замінює Державний деп артамент інтелектуальної вл асності у відносинах щодо як их виник спір, а отже підлягає останній підлягає заміні на Державну службу інтелектуал ьної власності України у дан ій справі у відповідності до норм ст. 25 ГПК України.

Представник відповідача -2 у судове засідання не з'явився , вимоги ухвал Господарськог о суду у справі № 9/493 не виконав , про час та місце розгляду спр ави був повідомлений належни м чином.

У судовому засіданні експе рт ОСОБА_3 надав усні пояс нення по суті проведеної екс пертизи, в яких надав пояснен ня щодо методів, застосовани х при проведенні експертизи та надав пояснення щодо висл овлених представником відпо відача-1 зауважень.

Представники позивача та в ідповідача у судовому засіда нні 20.10.2011 року надали пояснення по справі.

Заслухавши пояснення пред ставників позивача та відпов ідача - 1, дослідивши надані су ду докази та матеріали, всебі чно і повно з' ясувавши всі ф актичні обставини, на яких ґр унтуються позовні вимоги, Го сподарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою ві дповідальністю "ЕВАФЛОР" є вл асником міжнародної реєстра ції торгової марки "WHISKY" № 683028 від 21.10.1997 року, що є дійсної на терит орії України в повному обсяз і для товарів класу 03 Міжнарод ної класифікації товарів і п ослуг для реєстрації знаків ( надалі - "МКТП"), а са ме: "мило; парфумерія; ароматич ні масла, косметика; лосьйони для волосся; зубні порошки; ко сметичні суміші для ванни, ми ла для ванни у формі рідини аб о гелю, дезодоранти особисто го використання, олії для ван ни для косметичного використ ання, туалетні олії, туалетне молочко, косметична продукц ія виключно до застосування людиною".

25.04.2007 року Державний департам ент інтелектуальної власнос ті здійснив державну реєстра цію комбінованого знака для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” для т оварів класу 03 МКТП, а саме: "пар фуми, ефірні олії, косметика. л осьйони для волосся" та видав Товариству з обмеженою відп овідальністю "Фонд Ініціатив " свідоцтво України № 75284 на вка заний знак .

З урахуванням приписів Цив ільного кодексу України, Пар изької конвенції "Про охорон у промислової власності від 20.03.1883 року та Закону України “Пр о авторське право і суміжні п рава” позивач вважає, що відп овідач 2 шляхом подання заявк и на реєстрацію свідоцтва № 752 84, а відповідач 1 шляхом видачі свідоцтва № 75284. порушили права позивача і зареєстрували зн ак для товарів і послуг, що є с хожим на знак "WHISKY" та вводить в о ману споживачів. Знак "DOUBLE WHISKY" за законодавством України не м іг отримати правової охорони , а тому і бути зареєстрованим .

Також, в обґрунтування свої х позовних вимог, позивач ств ерджує, що комбіноване позна чення "DOUBLE WHISKY", зареєстроване за свідоцтвом № 75284, є схожим до ст упеня змішування та асоціюєт ься з раніше зареєстрованим позначенням "WHISKY" і саме тому, не могло отримати правову охор ону і бути зареєстрованим на території України.

Окрім того, позивач зазнача є, що комбінований знак "DOUBLE WHISKY", з ареєстрований за свідоцтвом № 75284 не тільки схожий візуальн о, а і заявлений до дії щодо то варів 3 класів МКТП, як і знак "WH ISKY". Саме тому, комбінований зна к "DOUBLE WHISKY" легко сплутати із рані ше зареєстрованим знаком "WHISKY" і більш того цей знак вводить в оману споживача щодо вироб ника товарів. Споживач може д ійти висновку, що продукція, я ка розповсюджується під знак ом "DOUBLE WHISKY", виробляється Позивач ем.

Крім того, ще у 2001 році (тобто щ е до подачі відповідачем - 1 за явки на реєстрацію позначенн я "DOUBLE WHISKY") позивач проводив рекл амну кампанію щодо просуванн я товарів під марками "WHISKY" та "DOUBL E WHISKY" на території України.

З огляду на те, що, як ствердж ує позивач, Товариство з обме женою відповідальністю "ЕВАФ ЛОР" як один із світових ліде рів ринку парфумів, що зараз р озповсюджує в Україні власну продукцію під назвами "WHISKY", "DOUBLE WH ISKY", "WHISKY BLACK", "WHISKY SILVER", пересічний покуп ець сприймає продукцію з нан есенням знаків "WHISKY" та "DOUBLE WHISKY", як т аку, що походить від одного ви робника. Крім того, через незн ачну відмінність в написанні назви, споживач сприймає наз ви парфумерної продукції "DOUBLE W HISKY", "WHISKY BLACK", "WHISKY SILVER" як похідні від зна ку "WHISKY" і асоціює з одним виробн иком, а саме з позивачем.

Таким чином, причиною виник нення спору у даній справі ст ало те, що, на думку позивача, с відоцтво України № 75284 від 25.04.2007 року на знак для товарів і пос луг було видано в результат і подання відповідачем - 2 зая вки з порушенням прав інтел ектуальної власності позива ча.

За таких обставин, для виріш ення справи по суті суду необ хідно встановити схожість д о ступеня сплутування конкур уючих позначень на дату пода ння заявки щодо реєстрації о скаржуваного знаку, встанови ти однорідність товарів та п ослуг щодо яких зареєстрован і конкуруючі позначення тощо та чи відповідають вказані п означення іншим умовам нада ння правової охорони.

Оскільки, для вирішення дан ого питання необхідно володі ти спеціальними знаннями, ух валою Господарського суду мі ста Києва від 02.02.2011 року відпові дно до ст. 41 Господарського пр оцесуального кодексу Україн и було призначено судову екс пертизу об' єктів інтелекту альної власності у справі № 9/4 93, проведення якої доручено ат естованому судовому експерт у ОСОБА_3.

На вирішення експертизи бу ло поставлено наступні питан ня:

- чи є товари, для яких викори стовуються знаки для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №7528 4) та "WHISKY” (міжнародна реєстраці я №683028), однаковими або спорідн еними?

- чи є знак для товарів та пос луг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) тотож ним настільки, що його можна с плутати, зі знаком для товарі в і послуг "WHISKY” (міжнародна реє страція №683028)?

- чи може знак для товарів та послуг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) вв ести в оману споживачів, що ро зповсюджуються під знаком дл я товарів та послуг WHISKY”, щодо в иробника товарів, а саме, що та кі товари були вироблені поз ивачем?

- чи є знак для товарів та пос луг "DOUBLE WHISKY”(Свідоцтво №75284) схожи м із знаком ”(міжнародна реєс трація №683028) настільки, що їх мо жна сплутати?

- чи є знак для товарів та пос луг "DOUBLE WHISKY” (Свідоцтво №75284) оманл ивим або таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробл яє товар, а саме, чи існує імов ірність виникнення у спожива ча враження про належність о дній особі товарів 3 класу МКТ П, маркованих знаком "DOUBLE WHISKY” за свідоцтвом України №75284 та тов арів 3 класу, маркованих знако м "WHISKY” за міжнародною реєстрац ією №683028?

- чи є товари 3 класу МКТП за с відоцтвом №75284 спорідненими і з товарами 3 класу МКТП за міжн ародною реєстрацією №683028?

В результаті дослідження п оставленого питання у виснов ку № 735 судової експертизи об' єктів інтелектуальної власн ості від 14.06.2011 р. у справі № 9/493 екс перт дійшов таких висновків:

1. Товари 3 класу МК ТП, а саме, „парфуми; ефірні ол ії; косметика; лосьйони для во лосся", для яких зареєстрован о знак для товарів і послуг WHISKY ”за свідоцтвом України № 75284, є однорідними з частиною товар ів 3 класу МКТП, а саме, „ парфум и, парфумерні вироби, туалетн а вода, духмяна вода, ефірні ол ії, туалетні олії, косметичні олії для ванної, лосьйони для волосся та спорідненими з ча стиною товарів 3 класу МКТП, а саме, „мила, зубні пасти, косме тичні препарати для ванної, м ило для ванної у вигляді ріди ни або гелю, шліфувальні каме ні, особисті дезодоранти, очи щальне молочко, косметичні п репарати для догляду за шкір ою, туалетні речі, талькова пр исипка, шампуні для яких заре єстровано знак для товарів і послуг ”за міжнародною реєс трацією № 683028.

2. Зображення зна ка для товарів і послуг WHISKY”за свідоцтвом України № 75284 та зоб раження знака для товарів і п ослуг ”за міжнародною реєстр ацією № 683028 є схожими настільки , що їх можна сплутати.

3. Знак для товарів і по слуг WHISKY”за свідоцтвом Україн и № 75284 не є оманливим, але є таки м, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, а са ме, існує імовірність виникн ення у споживача враження пр о належність одній особі тов арів 3 класу МКТП, маркованих з наком WHISKY”за свідоцтвом Украї ни № 75284 та товарів 3 класу, марко ваних знаком ”за міжнародною реєстрацією № 683028.

Надаючи відповідь на пита ння суду "чи є товари 3 класу МК ТП, для яких зареєстровано зн ак для товарів і послуг WHISKY”за свідоцтвом України № 75284, таким и самим або спорідненими з то варами 3 класу МКТП, для яких з ареєстровано знак для товарі в і послуг ”за міжнародною ре єстрацією № 683028?" експертом вст ановлено наступне:

- частина товарів 3 клас у МКТП, для яких зареєстрован о знак LE WHISKY”за свідоцтвом Укра їни № 75284, така як: „парфуми" є одн орідною із товарами 3 класу МК ТП „парфуми, парфумерні виро би, туалетна вода, духмяна вод а", для яких зареєстровано зна к ”за міжнародною реєстраціє ю № 683028;

- частина товарів 3 клас у МКТП, для яких зареєстрован о знак LE WHISKY”за свідоцтвом Укра їни № 75284, така як: „ефірні олії" є однорідною із товарами 3 клас у МКТП „ефірні олії, туалетні олії, косметичні олії для ван ної", для яких зареєстровано з нак ”за міжнародною реєстрац ією № 683028;

- частина товарів 3 клас у МКТП, для яких зареєстрован о знак UBLE WHISKY”за свідоцтвом Укра їни № 75284, така як: „косметика" є с порідненою із товарами 3 клас у МКТП „мила, зубні пасти, косм етичні препарати для ванної, мило для ванної у вигляді рід ини або гелю, шліфувальні кам ені, особисті дезодоранти, оч ищальне молочко, косметичні препарати для догляду за шкі рою, туалетні речі, талькова п рисипка, шампуні", для яких зар еєстровано знак ”за міжнарод ною реєстрацією № 683028. Ці товар и також відносяться до одног о роду як косметичні та гігіє нічні вироби, і призначені дл я особистої гігієни та догля ду обличчям і тілом людини. Бе зперечно, вони мають однаков у групу споживачів та однако ві умови і місце продажу това рів.

В дослідницькій частині ви сновку та при надання роз' я снень експертом було зазначе но наступне:

Оскільки правовласник зна ка WHISKY за міжнародною реє страцією № 683028 (Позивач) розпов сюджує на території України власну продукцію під назвами » WHISKY»BLACK», SILVER», отже не виключена ситуація, коли споживач іден тифікуватиме продукцію марк овану знаками «WHISKY»та WHISKY», як таку, що виготовлен а одним виробником. Слід заув ажити, що художнє оформлення знака за свідоцтвом України № 75284 співпадає з художнім офор мленням позначення на упаков ці та флаконах парфумерної п родукції під назвою LE WHISKY», пра вовласника знака WHISKY за м іжнародною реєстрацією №683028: о днакові форми рамок, однаков е графічне розташування слов есний елементів, однакові са мі словесні елементи. Тобто з нак WHISKY» імітує позначен ня, нанесене на упаковку парф умерної продукції під назвою », правовласника знака за між народною реєстрацією № 683028.

У такому разі цілком можлив о, що споживач при виборі това ру буде сприймати парфумерну продукцію, марковану знаком WHISKY» за свідоцтвом Украї ни №75284 як похідну від знаку » за міжнародною реєстрац ією № 683028.

Отже, знак за свідоцтвом Укр аїни № 75284 та знак за міжнародно ю реєстрацією № 683028 є схожими з а графічними ознаками в резу льтаті застосування останнь ого його власником у такій фо рмі, що відрізняється від зар еєстрованої лише окремими ел ементами, що не змінюють відм ітного характеру знака, не сп ричинює визнання недійсност і реєстрації і не обмежує охо рону, що надана знаку.

Отже, новостворений суб'єкт господарювання TOB “Фонд Ініці атив”, використовуючи ділову репутацію відомої фірми ЕВА ФЛОР (Франція), відбирає части ну її клієнтів, що й є введення м в оману споживача.

Таким чином, знак для товарі в і послуг ISKY»за свідоцтвом Ук раїни № 75284 не є оманливим, але є таким, що може ввести в о ману щодо особи, яка виробляє товар, а саме, існує імовірніс ть виникнення у споживача вр аження про належність одній особі товарів З класу МКТП, ма ркованих знаком »за свідоцтв ом України № 75284 та товарів 3 кла су, маркованих знаком ”за між народною реєстрацією № 683028.

Відповідач - 1 надав письмов і заперечення на висновок ек сперта, в якому зазначив, що, п ідходи, застосовані експерто м при встановлені фонетичної та семантичної схожості від різняються від підходів, які застосовуються при проведен ні кваліфікаційної експерти зи знаків для товарів та посл уг, що не дозволяє використат и висновок у якості засобу до казування, а висновки до яких дійшов судовий експерт у сво їй експертизі № 735 від 14.06.2011 року є недоведеними та необґрунто ваними.

Судовим експертом було над ано роз' яснення щодо сумнів ів, висловлених відповідачем -1 щодо правильності висновкі в судової експертизи, зокрем а щодо визначення поняття «о манливість»знаку та наголош ено на тому, що невідповідніс ть позначення хоча б одному з критеріїв невідповідності п равової охорони, є підставою для визнання свідоцтва неді йсним.

Суд, дослідивши, складений е кспертом Науково-дослідного інституту інтелектуальної в ласності, вважає його узгодж еним між дослідницькою части ною та підсумковим висновком експертизи, узгодженим з інш ими доказами, що містяться в м атеріалах справи та визнає й ого повним і обґрунтованим.

Оцінюючи наявні в матеріал ах справи документи та дослі джуючи в судовому засіданні докази, Господарський суд мі ста Києва вважає, що позовні в имоги підлягають задоволенн ю з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного к одексу України передбачено, що кожна особа має право на за хист свого цивільного права у разі його порушення, невизн ання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивіль ного кодексу України кожна о соба має право звернутися до суду за захистом свого особи стого немайнового або майнов ого права та інтересу. Частин ою другою цієї статті визнач ено способи захисту цивільни х прав та інтересів. Суд може з ахистити цивільне право або інтерес іншим способом, що вс тановлений договором або зак оном.

Відповідно до ст. 20 Цивільно го кодексу України, право на з ахист особа здійснює на свій розсуд.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господ арського кодексу України, ві дносини, пов' язані з викори станням у господарській діял ьності та охороною прав інте лектуальної власності, регул юються Господарським кодекс ом України та іншими законам и.

До відносин, пов' язаних з в икористанням у господарські й діяльності прав інтелектуа льної власності, застосовуют ься положення Цивільного код ексу України з урахуванням о собливостей, передбачених Го сподарським кодексом Україн и та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Го сподарського кодексу Україн и).

Спеціальне законодавство України стосовно охорони пра в на знаки для товарів і послу г складають зокрема Паризька конвенція про охорону проми слової власності (надалі - Пар изька конвенція), Закон Украї ни "Про охорону прав на знаки д ля товарів і послуг". При виник ненні розбіжностей під час т лумачення або використання п оложень нормативних актів, п еревагу мають міжнародні зак онодавчі акти.

Правовідносини, що стосуют ься вітчизняних та іноземних осіб, які бажають отримати пр ава на об'єкти промислової вл асності в Україні, регулюють ся відповідно до п. 1 ст. 2 Паризь кої конвенції та п. 1 ст. 4 Закону України "Про охорону прав на з наки для товарів і послуга..

Відповідно до п. 1 ст. 2 Паризь кої конвенції відносно охоро ни промислової власності гро мадяни кожної країни Союзу к ористуються в усіх інших кра їнах Союзу тими ж привілеями , що надаються тепер чи будуть надаватися згодом відповідн ими законами власним громадя нам, не обмежуючи при цьому пр ав, спеціально передбачених цією Конвенцією.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного к одексу України визначено, що право інтелектуальної власн ості - це право особи на резуль тат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об' єкт права інтелектуальної вл асності, визначений Цивільни м кодексом України та іншим з аконом.

Право інтелектуальної вла сності є непорушним відповід но до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодек су України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелекту альної власності чи обмежени й у здійсненні, крім випадків , передбачених законом.

Статтею 420 Цивільного кодек су України визначено, що до об 'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільно го кодексу України, торговел ьною маркою може бути будь-як е позначення або будь-яка ком бінація позначень, які прида тні для вирізнення това рів (послуг), що виробляються ( надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляют ься (надаються) іншими особам и. Такими позначеннями можут ь бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елемен ти, комбінації кольорів.

Згідно ст. 1 Закону України “ Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, знак - позн ачення, за яким товари і послу ги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших ос іб.

Право інтелектуальної вла сності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у в ипадках і порядку, передбаче них законом (ч. 1 ст. 157 Господарс ького кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного ко дексу України, набуття права інтелектуальної власності н а торговельну марку засвідчу ється свідоцтвом, умови та по рядок видачі якого встановлю ються законом.

Виходячи з цього положення , вирізнення товарів і послуг одного виробника від аналог ічних товарів і послуг іншог о виробника є однією із основ них функцій товарного знака. Отримуючи свідоцтво, його вл асник набуває виключних прав на товарний знак. Обсяг право вої охорони визначається зоб раженням знака, а також перел іком зареєстрованих товарів і послуг, що надані у свідоцтв і України або за міжнародною реєстрацією.

Відповідно до ст. 19 Закону Ук раїни “Про охорону прав на зн аки для товарів і послуг” сві доцтво може бути визнано у су довому порядку недійсним пов ністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєст рованого знака умовам наданн я правової охорони;

б) наявності у свідоцтві еле ментів зображення знака та п ереліку товарів і послуг, яки х не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслі док подання заявки з порушен ням прав інших осіб.

Стаття 5 Закону України “П ро охорону прав на знаки для т оварів і послуг" встановлює у мови надання правової охорон и, а саме визначає, що правова охорона надається знаку, яки й не суперечить публічному п орядку, принципам гуманності і моралі та на який не поши рюються підстави для відмови в наданні правової охорони, в становлені цим Законом.

Як встановлено ч. 2 ст. 6 Зако ну України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ", не можуть одержати правову охорону також позначення, як і є оманливими або такими, щ о можуть ввести в оману щод о товару, послуги або особи, як а виробляє товар або надає по слугу.

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Закон у України “Про охорону прав н а знаки для товарів і послуг", не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є т отожними або схожими настіль ки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зар еєстрованими чи заявленими н а реєстрацію в Україні на ім' я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товар ів і послуг;

- знаками інших осіб, я кщо ці знаки охороняються бе з реєстрації на підставі між народних договорів, учасник ом яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре ві домими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власн ості

Позивач у справі посилаєть ся на порушення при видачі ос каржуваного свідоцтва ч. 2 та ч . 3 ст. 6 Закону України “Про охор ону прав на знаки для товарів і послуг", що є підставою для в изнання недійсним такого сві доцтва у відповідності до ст .. 19 вказаного закону.

Висновком № 735 судової експе ртизи об' єктів інтелектуал ьної власності від 14.06.2011 р. у спр аві № 9/493, який оцінюється судом як належний доказ у справі, вс тановлено:

- товари 3 класу МКТП, а сам е, „парфуми; ефірні олії; косме тика; лосьйони для волосся", дл я яких зареєстровано знак дл я товарів і послуг WHISKY”за свідо цтвом України № 75284, є однорідни ми з частиною товарів 3 класу М КТП, а саме, „ парфуми, парфуме рні вироби, туалетна вода, дух мяна вода, ефірні олії, туалет ні олії, косметичні олії для в анної, лосьйони для волосся т а спорідненими з частиною то варів 3 класу МКТП, а саме, „мил а, зубні пасти, косметичні пре парати для ванної, мило для ва нної у вигляді рідини або гел ю, шліфувальні камені, особис ті дезодоранти, очищальне мо лочко, косметичні препарати для догляду за шкірою, туалет ні речі, талькова присипка, ша мпуні для яких зареєстровано знак для товарів і послуг ”за міжнародною реєстрацією № 6830 28.

- зображення знака для товар ів і послуг BLE WHISKY”за свідоцтвом України № 75284 та зображення зна ка для товарів і послуг SKY”за м іжнародною реєстрацією № 683028 є схожими настільки, що їх можн а сплутати;

- знак для товарів і послуг WHI SKY”за свідоцтвом України № 75284 н е є оманливим, але є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє това р, а саме, існує імовірність ви никнення у споживача враженн я про належність одній особі товарів З класу МКТП, маркова них знаком WHISKY”за свідоцтвом У країни № 75284 та товарів 3 класу, м аркованих знаком ”за міжнаро дною реєстрацією № 683028.

За таких обставин, суд при йшов до висновку що позива ч належними засобами доказ ування довів, що свідоцтво У країни на знак для товарів і послуг № 75284 від 25.04.2007 р. вида но внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб , а саме, позивача, оскаржува не свідоцтво є схожим до ступ еня сплутування з позначення м, що належить позивачеві щод о однорідних та споріднених товарів, а також є таким, що мо же ввести в оману щодо особи в иробника, а отже позовні вимо ги позивача про визна ння недійсним свідоцтва Укр аїни на знак для товарів і по слуг № 75284 від 25.04.2007 р. є обґ рунтованими та підлягають задоволенню.

Свідоцтво або його частина , визнані недійсними, вважают ься такими, що не набрали чинн ості від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону України “Про ох орону прав на знаки для товар ів і послуг”).

Позивачем також заявлено в имогу про зобов' язання Держ авного департаменту інтелек туальної власності Міністер ства освіти і науки України ( який замінено в процесі розг ляду справи на Державну служ бу інтелектуальної власност і) внести відповідні зміни д о Державного реєстру свідоц тв України на знаки для тов арів і послуг у зв' язку із визнанням недійсним свідоц тва України на знак для товар ів і послуг № № 75284 від 25.04.2007 р. та здійснити відповідну в офіційному бюлетені “Промис лова власність”.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, п ри визнанні свідоцтва чи йог о частини недійсними установ а (центральний орган виконав чої влади з питань правової о хорони інтелектуальної влас ності відповідно до ст. 1 вказа ного закону) повідомляє про ц е у своєму офіційному бюлете ні.

Як встановлено судом таким центральним органом виконав чої влади є Державна служба і нтелектуальної власності Ук раїни, на яку відповідно до п. 4 Положення «Про державну слу жбу інтелектуальної власнос ті України»покладено повнов аження щодо ведення державно го реєстру об' єктів права і нтелектуальної власності, ви дання офіційних бюлетенів з питань інтелектуальної влас ності.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоц тв України на знаки для товар ів і послуг, затвердженого На казом Міністерства освіти і науки України від № 75284 від 25.04.2007 р. (із змінами та доповне ннями), у процесі ведення реєс тру до нього вносяться, зокре ма, відомості щодо припиненн я дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказа ного Положення Державна служ ба інтелектуальної власност і України публікує в офіційн ому бюлетені “Промислова вла сність”.

З урахуванням наведеного, позовні вимоги позивача про зобов' язання Державну слу жбу інтелектуальної власнос ті України внести до Державн ого реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості стосовно визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 75284 від 25.04.2007 р. та здійснити відповідну публікацію в офі ційному бюлетені “Промислов а власність" є обґрунтованим и та підлягають задоволенню .

Відповідно до ст. 49 Господар ського процесуального кодек су України, державне мито, сум и, які підлягають сплаті за пр оведення судової експертизи , витрати на інформаційно-тех нічне забезпечення судового процесу, при задоволенні поз ову покладаються на відповід ача.

Згідно п. 49 Рекомендацій Пре зидії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107 за змістом ст. 49 ГПК у разі задово лення позову про визнання св ідоцтва на знак недійсним по вністю або частково суд не ма є права покладати сплату дер жавного мита та інших судови х витрат на установу, якщо ос танню було залучено до участ і у справі як одного з відпові дачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згі дно з чинним законодавством.

Суд також зазначає, що при п рийнятті рішення в матеріала х справи відсутні докази (від повідні платіжні доручення) щодо оплати судової експерти зи, судом не може бути вирішен о питання щодо відшкодування витрат, понесених на оплату с удової експертизи.

За таких обставин, витрати п о сплаті державного мита в су мі 85,00 грн. та витрати на інформ аційно-технічне забезпеченн я судового процесу в сумі 236,00 г рн. покладаються на відповід ача - 2.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст.ст. 4, 25,49, 82-85 Госп одарського процесуального к одексу України, Господарськи й суд міста Києва -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задоволь нити повністю.

2. Визнати недійсним повніст ю свідоцтво України на знак д ля товарів і послуг № 75284 від 25.04.20 07 р.

3. Зобов' язати Державну слу жбу інтелектуальної власнос ті Міністерства України (03680, м. Київ-35, вул. Урицького, 45; іденти фікаційний код 37552556) внести ві дповідні зміни до Державног о реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і пос луг у зв' язку із визнання м недійсним повністю свідоцт ва України на знак для товарі в і послуг № 75284 від 25.04.2007 р. та пові домити про визнання недійсн им повністю свідоцтва Україн и на знак для товарів і послуг № 75284 від 25.04.2007 р. в офіційному бюл етені Державного департамен ту інтелектуальної власност і “Промислова власність”.

4. Стягнути з Товариства з об меженою відповідальністю “Ф онд Ініціатив” (03065, м. Київ, бул . Лепсе, 57/38, кв. 106, код ЄДРПОУ 19122444, з б удь-якого рахунку, виявленог о державним виконавцем під ч ас виконання рішення суду) на користь Товариства з обмеже ною відповідальністю "ЕВАФЛО Р" (75015, Франція, Париж, вул. Байен , 68, ідентифікаційний код у тор говому реєстрі міста Париж 3285 81814) 85,00 грн. (вісімдесят п'ять грив ень 00 коп.) витрат по сплаті де ржавного мита, 236,00 грн. (двісті т ридцять шість гривень 00 коп.) в итрат на інформаційно-техніч не забезпечення судового про цесу

5. Рішення господарського су ду набирає законної сили піс ля закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апе ляційну скаргу не було подан о. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не с касовано, набирає законної с или після розгляду справи ап еляційним господарським суд ом.

6. Видати наказ після набра ння рішенням законної сили.

Суддя Г.П. Бондаренко

Рішення підписано 25.10.2011 року