Постанова

від 14.02.2012 по справі 38/251-10

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" лютого 2012 р. Справа № 38/251-10

Вищий господарський суд У країни у складі колегії судд ів:

головуючого: Панової І.Ю.- доповідач у сп раві

суддів: Білошкап О.В.,

Хандуріна М.І.

розглянувши касаційну ска ргу Акціонерного товариства "Стома",

Товариства з обмеженою від повідальністю “Фармацевтич на компанія "Здоров' я",

Товариства з обмеженою від повідальністю "Мікрофарм",

на постанову Харківського апеляційног о господарського суду від 02.12.20 11

у справі № 38/251-10 господарського суду Харківської області

за позовом 1) Акціонерного товариств а "Стома",

2)Товариства з обмеженою від повідальністю "Фармацевтичн а компанія "Здоров' я",

3) Товариства з обмеженою ві дповідальністю "Мікрофарм",

до 1) Товариства з обмеженою в ідповідальністю "Флорі спре й",

2) Державного Департаменту інтелектуальної власності М іністерства освіти та науки України,

про визнання частково недійс ним свідоцтва на знак для тов арів і послуг та зобов'язання вчинити певні дії

за участю представників с торін: від Державної служб и інтелектуальної власності України - Лучко І.Ю.; від ТОВ" Флорі спрей" - Яньков О.В., Мел еньтьєв А.В.; від АТ "Стома", ТОВ "Фармацевтична компанія "Здо ров' я", ТОВ "Мікрофарм" - О.В. Барсученко.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарськ ого суду Харківської області від 22.02.2011 року у справі № 38/251-10 кло потання відповідача про приз начення повторної експертиз и та виклик особи, яка в Держав ному Департаменті інтелект уальної власності Міністерс тва освіти і науки України зд ійснювала експертизу заявки відповідача відхилено.

Позовні вимоги задоволено повністю.

Визнано свідоцтво України № 120728 на знак для товарів і посл уг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінова ний) від 25.03.2010 року недійсним ча стково щодо всього переліку товарів 05 класу МКТП та частин и послуг 35 класу МКТП "реклама ; керування справами; ділове а дміністрування обробляння з амовлень на купівлю; влаштов ування виставок на комерційн і або рекламні потреби; влашт овування ярмарків на комерці йні або рекламні потреби дем онстрування товарів; оновлюв ання, коригування та удоскон алювання рекламних матеріал ів; оформляння вітрин предст авляння продуктів через засо би комунікації з метою роздр ібного продажу; публікування рекламних текстів; реклама п оштою; рекламування через ко мп'ютерну мережу розміщуванн я в одному місці, на користь ін шим особам, асортименту різн оманітних товарів, яке дозво ляє споживачам оглядати, зам овляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і ро здрібної торгівлі або в спец іалізованих магазинах; розмі щування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та пе реліку надаваних послуг, яке дозволяє покупцям зручно ог лядати,; замовляти та купуват и ці товари і замовляти послу ги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті, а також отримува ти необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуг и; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів".

Зобов'язано Державний депа ртамент інтелектуальної вла сності Міністерства освіти і науки України (місцезнаходж ення: Україна, 03680, м. Київ, вул. Ур ицького, 45) внести до Державно го реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості щодо всього перел іку товарів 05 класу МКТП та ча стини послуг 35 класу МКТП "рек лама; керування справами; діл ове адміністрування обробля ння замовлень на купівлю; вла штовування виставок на комер ційні або рекламні потреби; в лаштовування ярмарків на ком ерційні або рекламні потреби демонстрування товарів; оно влювання, коригування та удо сконалювання рекламних мате ріалів; оформляння вітрин пр едставляння продуктів через засоби комунікації з метою р оздрібного продажу; публікув ання рекламних текстів; рекл ама поштою;; рекламування чер ез комп'ютерну мережу розміщ ування в одному місці, на кори сть іншим особам, асортимент у різноманітних товарів, яке дозволяє споживачам оглядат и, замовляти та купувати ці то вари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в с пеціалізованих магазинах; ро зміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайт ах інформації щодо асортимен ту різноманітних товарів та переліку надаваних послуг,; я ке дозволяє покупцям зручно оглядати,; замовляти та купув ати ці товари і замовляти пос луги з веб-сторінок і веб-сайт ів в інтернеті,; а також отриму вати необхідну інформацію пр о ці товари чи надавані послу ги; розповсюджування зразків ; розповсюджування рекламних матеріалів" та здійснити від повідну публікацію в офіційн ому бюлетені "Промислова вла сність".

Стягнуто з Товариства з обм еженою відповідальністю "Фло рі Спрей", на користь Акціоне рного товариства "СТОМА", Това риства з обмеженою відповіда льністю "Фармацевтична компа нія "Здоров' я", Товариства з о бмеженою відповідальністю "М ікрофарм" 85,00 грн. - державного м ита, 236,00 грн. - витрат на інформац ійно-технічне забезпечення с удового процесу, 5160 грн. 00 коп. - в итрат, пов'язаних з проведенн ям судової експертизи у спра ві.

В рішенні про задоволення позовних вимог господарськ ий суд дійшов висновку про те , що шляхом видачі відповідач ем-2 свідоцтва України № 120728 на з нак для товарів і послуг "ІНГА ЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінований) на і м'я відповідача-1 були порушен і виключні майнові права інт електуальної власності пози вачів, а саме: виключне право з абороняти або дозволяти відп овідачу-1 використання позна чення "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбін ований), схожого з раніше заре єстрованим знаком "ИНГАЛИПТ" за свідоцтвом України № 19850 від 15.06.2001 р.

Постановою Харківського апеляційного господарськог о суду від 02.12.2011 року у справі № 38 /251-10, відповідно до вимог ст. 24 ГПК України здійснено за міну первісного 2-го відповід ача: Державного департаменту інтелектуальної власності М іністерства освіти та науки України, м. Київ - належним ві дповідачем - Державною служ бою інтелектуальної власнос ті України, м. Київ.

В задоволенні клопотання А кціонерного товариства "Стом а", м. Харків, Товариства з обме женою відповідальністю "Фарм ацевтична компанія "Здоров' я", м. Харків, Товариства з обме женою відповідальністю "Мікр офарм", м. Харків про призначен ня потворної судової експерт изи об' єктів інтелектуальн ої власності - відмовлено.

Апеляційну скаргу Товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Флорі Спрей", м. Харків - задоволено.

Апеляційну скаргу Державн ого департаменту інтелектуа льної власності Міністерств а освіти та науки України, м. К иїв - задоволено.

Рішення господарського су ду Харківської області від 22.0 2.2011 р. у справі № 38/251-10 скасовано.

Прийнято нове рішення.

В задоволенні позовних вим ог відмовлено повністю.

Стягнуто з кожного з позива чів на користь Товариства з о бмеженою відповідальністю "Ф лорі Спрей" по 14,16 грн. витрат по сплаті державного мита та 4 000,00 грн. витрат зі сплати варт ості експертизи.

Стягнуто з кожного з позивачів на користь Держав ної служби інтелектуальної в ласності України 14,16 грн. витр ат по сплаті державного мита .

Господарському суду Харк івської області доручено вид ати відповідні накази.

Харківським апеляційним г осподарським судом в постано ві від 02 грудня 2011 року зазнач ено про те, що позивачами не до ведено той факт, що знак для то варів і послуг згідно зі свід оцтвом України № 120728 не відпові дає умовам надання правової охорони та на нього поширюют ься підстави для відмови в на данні правової охорони, що вс тановлені ст.6 Закону Украї ни "Про охорону прав на знаки д ля товарів і послуг", і зокр ема, те, що позначення "ІНГАЛІП Т-ФЛОРІ", яке є словесною части ною комбінованого знаку, є ом анливим або таким, що може вве сти в оману щодо товарів, посл уг або особи, що виробляє това р або надає послугу; або що зна к згідно зі свідоцтвом Украї ни № 120728 (або його словесна част ина) є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше заре єстрованим знаком згідно зі свідоцтвом України № 19850.

Акціонерне товарист во "Стома", Товариство з обмеже ною відповідальністю “Фарма цевтична компанія "Здоров' я ", Товариство з обмеженою відп овідальністю "Мікрофарм" зве рнулись до Вищого господарсь кого суду України з касаційн ою скаргою, в якій просять ска сувати постанову Харківсько го апеляційного господарськ ого суду від 02.12.2011 року та залиш ити в силі рішення господарс ького суду Харківської облас ті від 22.02.2011 року, посилаючись н а те, що апеляційний господар ський суд, в порушення припис ів ст. 31, 41, Господарського проц есуального кодексу України ( далі - ГПК України), ст. 7 Закон у України "Про судову експерт изу", призначивши повторну су дову експертизу, не надав нал ежної правової оцінки тому ф акту, що повторну експертизу було проведено не уповноваж еною на те особою, якій не було доручено судом проведення експертизи, в порядку, встан овленому у ст. 41 ГПК України, а тому, висновок № 757 від 25.10.2011 року не може бути належним доказо м у справі у розумінні ст. ст. 41, 42 ГПК України.

Також, на думку скаржн иків, висновок № 757 містить чис ленні недоліки, які дають під стави сумніватись в об'єктив ності експерта, у зв'язку з чи м, останні вважають, що судо м другої інстанції прийнято неправильне рішення по суті спору.

Державна служба інте лектуальної власності Украї ни просила у письмовому відз иві відмовити повністю в за доволенні касаційної скарги позивачам, залишити без змін постанову Харківського апел яційного господарського суд у від 02.12.2011 у справі № 38/251-10.

Відповідач 1 процесуаль ним правом щодо надання пись мового відзиву на касаційну скаргу не скористався.

Перевіривши на підставі в становлених фактичних обст авин справи правильність зас тосування судами попередніх інстанцій норм матеріально го і процесуального права, за слухавши пояснення представ ників сторін, Вищий господар ський суд України дійшов вис новку про необхідність задо волення касаційної скарги, з огляду на таке.

Судом першої інстанції в р ішенні від 22.02.2011 встановлено, що позивачі є співвласникам и знаку для товарів і послуг "И НГАЛИПТ" за свідоцтвом Украї ни № 120728 від 15.06.2001, зареєстрованог о стосовно товарів 05 класу Між народної класифікації товар ів і послуг "Знечулювачі (ане стетики, знечулівні засоби); б актерицидні засоби; біологіч ні препарати на фармацевтичн і потреби; знеболювачі (аналь гетики, знеболівні засоби); лі карські препарати на медичні потреби; ліки стоматологічн і; ліки для людини; фармацевти чні препарати; хіміко-фармац евтичні препарати; хімічні п репарати на фармацевтичні по треби;" та послуг 42 класу МКТП "В икористовування патентів; до сліджування в хімії; дослідж ування в техніці; хімічні ана лізи; послуги фахівців з хімі ї;", дійсне до 17.02.2018, публікація пр о видачу свідоцтва була здій снена в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5 від 15.06.2001.

Відповідачем-2 за результат ами кваліфікаційної експерт изи на ім'я відповідача-1 було зареєстровано знак для товар ів і послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (к омбінований), призначений дл я маркування товарів:

5 класу Міжнародної класифі кації товарів і послуг "Бакте рицидні засоби, ліки для люди ни, протимікробні препарати (антисептики), всі вищезазнач ені товари у формі спрея, що мі стять у своєму складі стрепт оцид розчинний і норсульфазо л натрію;" та послуг 35 класу МКТ П "Реклама; керування справам и; ділове адміністрування; ка нцелярські роботи; агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналіз ування собівартості; аукціон ний продаж; бухгалтерський о блік; вивчання ринку; визнача ння громадської думки; влашт овування виставок на комерці йні або рекламні потреби; вла штовування ярмарків на комер ційні або рекламні потреби; г отування платіжних документ ів; готування рекламних смуг ; демонстрування товарів; діл ове досліджування; ділове ін формування; ділове оцінюванн я; ділове розвідування; ділов і довідки; допомога у комерці йному або промисловому керув анні; допомога в керуванні сп равами; досліджування ринков е; економічне прогнозування; експертування на ділову усп ішність; записування повідом ин; збирання інформації до ко мп'ютерних баз даних; збиранн я статистичних даних; імпорт но-експортні агентства; інво йсування; керування комп'юте рними файлами; керування спр авами артистів-виконавців; к ерування справами в готелях; комерційна інформація і кон сультації для споживачів (це нтри підтримки споживачів); к омерційне керування ліцензу ванням товарів і послуг для і нших; комплектування штату п рацівників; консультування ф ахове щодо підприємництва; к онсультування щодо налагодж ування справ; консультування щодо штату працівників; маши нописні роботи; множення док ументів; написання рекламних текстів; наймання (орендуван ня) місця на рекламу; наймання (прокат) рекламних матеріалі в; наймання рекламного часу н а засобах інформування; найм ання (прокат) торговельних ав томатів; наймання (прокат) фот окопіювальної техніки; оброб ляння текстів; оновлювання, к оригування та удосконалюван ня рекламних матеріалів; офо рмляння вітрин; оцінювання в овни; оцінювання лісу (дерева ) на пні; перевіряння рахунків (аудит); передплачування газе т (посередництво); передплачу вання телекомунікаційних по слуг для інших; перенаймання приміщень; послуги з порівню вання цін; послуги з розміщув ання рекламних матеріалів; п ослуги із укладання субдогов орів (комерційна допомога); по слуги постачання для інших (з акуповування товарів та нада вання постачальницьких посл уг іншим фірмам); послуги секр етарів; послуги стенографіст ів; пошук спонсорів; представ ляння продуктів через засоби комунікації з метою роздріб ного продажу; психологічне в ипробовування (тестування) д ля відбирання працівників; п ублікування рекламних текст ів; радіорекламування; рекла ма поштою; рекламні агентств а; рекламування через комп'ют ерну мережу; розклеювання аф іш, об'яв; розміщування об'яв п оза приміщеннями; розміщуван ня в одному місці, на користь і ншим особам, асортименту різ номанітних товарів, яке дозв оляє споживачам оглядати, за мовляти та купувати ці товар и у підприємствах оптової і р оздрібної торгівлі або в спе ціалізованих магазинах; розм іщування в мережі інтернет н а веб-сторінках і на веб-сайта х інформації щодо асортимент у різноманітних товарів та п ереліку надаваних послуг,; як е дозволяє покупцям зручно о глядати,; замовляти та купува ти ці товари і замовляти посл уги з веб-сторінок і веб-сайті в в інтернеті,; а також отримув ати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуг и; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання пошт ою рекламних матеріалів; скл адання звітів про стан рахун ків; складання податкових де кларацій; служби працевлашту вання; сприяння продажеві (по середництво); статистичне ін формування; телевізійне рекл амування; упорядковування (с истематизування) інформації комп'ютерних баз даних; фоток опіювання; шукання відомосте й (інформації, даних) в комп'ют ерних файлах для інших;", заявк а на реєстрацію якого № m 2009 15488 бу ла подана 19.11.2009, свідоцтво Украї ни № 120728 видане 25.03.2010, дійсне до 19.11.20 19, публікація про видачу свідо цтва була здійснена в офіцій ному бюлетені "Промислова вл асність" № 6 від 25.03.2010.

Господарським судом Харкі вської області у рішенні від 22.02.2011 встановлено, що позивачі звернулись до суду з позовом про визнання частково недій сним свідоцтва України № 120728 н а знак для товарів і послуг "ІН ГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінований), а саме - щодо всього переліку т оварів 5 класу МКТП та частини послуг 35 класу МКТП "реклама; к ерування справами; ділове ад міністрування обробляння за мовлень на купівлю; влаштову вання виставок на комерційні або рекламні потреби; влашто вування ярмарків на комерцій ні або рекламні потреби демо нстрування товарів; оновлюва ння, коригування та удоскона лювання рекламних матеріалі в; оформляння вітрин, предста влення продуктів через засоб и комунікації з метою роздрі бного продажу; публікування рекламних текстів; реклама п оштою; рекламування через ко мп'ютерну мережу розміщуванн я в одному місці, на користь ін шим особам, асортименту різн оманітних товарів, яке дозво ляє споживачам оглядати, зам овляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і ро здрібної торгівлі або в спец іалізованих магазинах; розмі щування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітних товарів та пе реліку надаваних послуг,; яке дозволяє покупцям зручно ог лядати,; замовляти та купуват и ці товари і замовляти послу ги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримува ти необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуг и; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів" з огляду на його н евідповідність умовам надан ня правової охорони.

Рішення господарського су ду Харківської області від 22 л ютого 2011 року з посиланням на с т.6 Закону України " Про охорон у прав на знаки для товарів і п ослуг" в редакції Закону від 10.04.2008 мотивовано тим, що для вир ішення справи по суті необхі дно вирішити: - чи є позначен ня " ІНГАЛІПТ - ФЛОРІ" ( комбін ований) схожим настільки, що й ого можна сплутати з позначе нням, зареєстрованим на ім"я п озивачів ,чи є позначення " ІН ГАЛІПТ-ФЛОРІ" ( комбінований) т аким, що може ввести в оману що до товару або особи, яка вироб ляє товар з використанням зн аку для товарів і послуг, заре єстрованого на ім"я позивачі в, чи є товари та послуги, щодо яких здійснено реєстрацію з нака "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ"( комбін ований) спорідненими з товар ами, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг на і м'я позивачів.

Для роз'яснення питань, що в иникли при вирішенні господа рського спору і потребують с пеціальних знань, ухвалою го сподарського суду Харківськ ої області від 09 вересня 2010 рок у у справі № 38/251-10 на підставі ст .ст. 41,79,86 ГПК України, призначе но судову експертизу об' єкт ів інтелектуальної власнос ті, проведення якої доручено Харківському науково-дослід ному інституту судових експе ртиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріу са.

На вирішення судового експ ерта господарським судом по ставлені наступні питання:

1) Чи є позначення, що охороня ється за свідоцтвом України № 19850 на знак для товарів та пос луг "ИНГАЛИПТ" та позначення, щ о охороняється свідоцтвом Ук раїни № 120728 на знак для товарів та послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (ко мбінований) схожими настільк и, що їх можна сплутати?

2) Чи є спорідненими товари, д ля яких зареєстровано знак д ля товарів та послуг "ИНГАЛИП Т" за свідоцтвом України № 19850 т а знак для товарів та послуг "І НГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінований ) за свідоцтвом України № 120728?

3) Чи є спорідненими товари 5 к ласу, для яких зареєстровано знак для товарів та послуг "ИН ГАЛИПТ" за свідоцтвом Україн и № 19850, та наступні послуги 35 кла су: "реклама; керування справа ми; ділове адміністрування о бробляння замовлень на купів лю; влаштовування виставок н а комерційні або рекламні по треби; влаштовування ярмаркі в на комерційні або рекламні потреби демонстрування това рів; оновлювання, коригуванн я та удосконалювання рекламн их матеріалів; оформляння ві трин представляння продукті в через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; п ублікування рекламних текст ів; реклама поштою;; рекламува ння через комп'ютерну мережу розміщування в одному місці , на користь іншим особам, асор тименту різноманітних товар ів, яке дозволяє споживачам о глядати, замовляти та купува ти ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгів лі або в спеціалізованих маг азинах; розміщування в мереж і інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щод о асортименту різноманітних товарів та переліку надаван их послуг,; яке дозволяє покуп цям зручно оглядати,; замовля ти та купувати ці товари і зам овляти послуги з веб-сторіно к і веб-сайтів в інтернеті,; а т акож, отримувати необхідну і нформацію про ці товари чи на давані послуги; розповсюджув ання зразків; розповсюджуван ня рекламних матеріалів;.", для яких зареєстровано знак для товарів та послуг "ІНГАЛІПТ-Ф ЛОРІ" (комбінований) за свідоц твом України № 120728?

4) Чи буде використано знак д ля товарів і послуг "ИНГАЛИПТ " за свідоцтвом України № 19850 пр и використанні знаку для тов арів і послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ " (комбінований) за свідоцтвом України № 120728, шляхом нанесенн я на товари "Бактерицидні зас оби, ліки для людини, протимік робні препарати (антисептики ), всі вищезазначені товари у ф ормі спрея, що містять у своєм у складі стрептоцид розчинни й і норсульфазол натрію", упак овку, в якій міститься такий т овар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи ін ший прикріплений до товару п редмет, зберігання з метою пр опонування для продажу, проп онування його для продажу, пр одажу, імпорту (ввезення) та ек спорту (вивезення); застосува ння його в діловій документа ції чи в рекламі та в мережі Ін тернет?

5) Чи існує можливість введе ння споживача в оману щодо ос оби, яка виробляє товар чи над ає послугу, в результаті прис утності на ринку товарів, які марковані знаком для товарі в та послуг " послуг "ІНГАЛІПТ- ФЛОРІ" (комбінований) за свідо цтвом України № 120728, та товарів , маркованих знаком для товар ів та послуг "ИНГАЛИПТ" за свід оцтвом України № 19850?".

Попереджено експерта про п ередбачену ст. 384 Кримінальног о кодексу України кримінальн у відповідальність за завідо мо неправдивий висновок. Про вадження у справі зупинено.

20.12.2010 Харківським науково-дос лідним інститутом судових ек спертиз ім. засл. проф. М.С. Бока ріуса через відділ діловодст ва суду були повернуті матер іали справи № 20/240-38/251-10 разом з вис новком судової експертизи об ' єктів інтелектуальної вла сності № 8252 від 30.11.2010.

Відповідно до висновків с удової експертизи об' єктів інтелектуальної власності № 8252 від 30.11.2010 :

1. Позначення, що охороняєть ся свідоцтвом України № 19850 на з нак для товарів і послуг "ИНГА ЛИПТ", та позначення, що охорон яється свідоцтвом України № 120728 на знак для товарів і послу г "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінован ий), є схожими настільки, що їх можна сплутати.

2. Товари, для яких зареєстро вано знак для товарів та посл уг "ИНГАЛИПТ" за свідоцтвом Ук раїни № 19850 та знак для товарів та послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (ком бінований) за свідоцтвом Укр аїни № 120728, є однорідними.

3. Товари 5 класу, для яких зар еєстровано знак для товарів та послуг "ИНГАЛИПТ" за свідоц твом України № 19850, та наступні послуги 35 класу: "реклама; керу вання справами; ділове адмін істрування обробляння замов лень на купівлю; влаштовуван ня виставок на комерційні аб о рекламні потреби; влаштову вання ярмарків на комерційні або рекламні потреби демонс трування товарів; оновлюванн я, коригування та удосконалю вання рекламних матеріалів; оформляння вітрин представл яння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібн ого продажу; публікування ре кламних текстів; реклама пош тою;; рекламування через комп 'ютерну мережу розміщування в одному місці, на користь інш им особам, асортименту різно манітних товарів, яке дозвол яє споживачам оглядати, замо вляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роз дрібної торгівлі або в спеці алізованих магазинах; розміщ ування в мережі інтернет на в еб-сторінках і на веб-сайтах і нформації щодо асортименту р ізноманітних товарів та пере ліку надаваних послуг,; яке до зволяє покупцям зручно огляд ати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в ін тернеті,; а також отримувати н еобхідну інформацію про ці т овари чи надавані послуги; ро зповсюджування зразків; розп овсюджування рекламних мате ріалів;.", для яких зареєстрова но знак для товарів та послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбіновани й) за свідоцтвом України № 120728, є спорідненими.

4. Знак для товарів і послуг " ИНГАЛИПТ" за свідоцтвом Укра їни № 19850 буде використаний при використанні знаку для това рів і послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" ( комбінований) за свідоцтвом України № 120728, шляхом нанесенн я на товари "Бактерицидні зас оби, ліки для людини, протимік робні препарати (антисептики ), всі вищезазначені товари у ф ормі спрея, що містять у своєм у складі стрептоцид розчинни й і норсульфазол натрію", упак овку, в якій міститься такий т овар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи ін ший прикріплений до товару п редмет, зберігання з метою пр опонування для продажу, проп онування його для продажу, пр одажу, імпорту (ввезення) та ек спорту (вивезення); застосува ння його в діловій документа ції чи в рекламі та в мережі Ін тернет.

5. Існує можливість введенн я споживача в оману щодо особ и, яка виробляє товар чи надає послугу, в результаті присут ності на ринку товарів, які ма рковані знаком для товарів т а послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комб інований) за свідоцтвом Укра їни № 120728, та товарів, марковани х знаком для товарів та послу г "ИНГАЛИПТ" за свідоцтвом Укр аїни № 19850.

Судом першої інстанції оці нено зазначений висновок ек спертизи як належний доказ у справі № 20/240-38/251-10.

Враховуючи викладене, суд п ершої інстанції, задовольняю чи позовні вимоги, в рішенні дійшов висновку, що шляхом в идачі відповідачем-2 свідоцт ва України № 120728 на знак для тов арів і послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ " (комбінований) на ім'я відпов ідача-1 були порушені виключн і майнові права інтелектуаль ної власності позивачів, а са ме: виключне право заборонят и або дозволяти відповідачу- 1 використання позначення "ІН ГАЛІПТ-ФЛОРІ" (комбінований), с хожого з раніше зареєстрован им на ім'я позивача знаком "ИНГ АЛИПТ" за свідоцтвом України № 19850 від 15.06.2001.

Харківський апеляційний г осподарський суд постановою від 02 грудня 2011 рішення господ арського суду від 22.02.2011 скасув ав, в задоволенні позовних ви мог відмовив повністю, встан овивши наступне.

За клопотанням відповідач а-1, ухвалою Харківського апел яційного господарського суд у від 18.05.2011 року у справі № 38/251-10 при значено повторну судову експ ертизу об' єктів інтелектуа льної власності, проведення експертизи доручено Науково -дослідному інституту інтеле ктуальної власності Націона льної Академії правових наук України, м. Київ. Покладено ви трати по оплаті вартості про ведення судової експертизи н а ТОВ "Флорі Спрей", м. Харків. Пр овадження у справі № 38/251-10 зупин ено до закінчення проведення призначеної судової експерт изи.

Судом другої інстанції в по станові від 02 грудня 2011 року вс тановлено, що при призначенн і повторної експертизи на ви рішення експерта апеляційни м господарським судом були поставлені ті самі питання, а ле словесна частина позначен ня за свідоцтвом № 120728 була вик ладена у відповідності до за явки № m 2009 15488 від 19.11.2009 р., а саме : " Спрей Інгаліпт - Флорі Іпgalipt-Fl ori один балон містить: стрепто циду розчинного норсульфазо лу натрію" виробник ТОВ " Флорі Спрей" ( комбінований)".

04.11.2011 до Харківського апеляці йного господарського суду на дійшов висновок № 757 повторної судової експертизи об' єкті в інтелектуальної власності від 25.10.2011 р., який проведено експ ертом Науково-дослідного інс титуту інтелектуальної влас ності Національної академії правових наук України - ОС ОБА_1.

Судом другої інстанції вст ановлено, що відповідно до аб зацу 9 п.4.13. Інструкції про приз начення та проведення судови х експертиз, затвердженої Наказом Мін'юсту України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у редакції нак азу Міністерства юстиції від 01.06.2009 р. № 965/5 експерт ОСОБА_1 зважив за необхідне об' єдн ати дослідження питань 1, 2 та 3 і вирішувати поставлені в ухв алі питання у наступній реда кції:

1. Чи є знак для товарів і посл уг за свідоцтвом України № 19850 т а знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 120728 схожи ми настільки, що їх можна сплу тати?

2. Чи буде використано знак д ля товарів і послуг за свідоц твом України № 19850 при застосув анні знаку для товарів послу г за свідоцтвом України № 120728 д ля товарів 5 класу МКТП, зазнач ених у ньому?

3. Чи існує можливість введе ння споживача в оману щодо ос оби, яка виробляє товар чи над ає послугу, в результаті прис утності на ринку товарів і по слуг, які марковані знаком дл я товарів і послуг за свідоцт вом України № 19850 та знаком для товарів і послуг за свідоцтв ом України № 120728?".

Апеляційним господарським судом встановлено, що у дослі дницький частині висновку № 757 експертом порівнювався ос новний словесний елемент ІНГ АЛІПТ-ФЛОРІ, що входить до скл аду комбінованого знака за с відоцтвом № 120728, із словесним з наком ИНГАЛИПТ за свідоцтвом України № 19850. При порівнянні в раховуються фактори фонети чної, графічної та семантичн ої схожості.

У оскаржуваній постанові Х арківський апеляційний госп одарський суд встановив, що п ри вирішенні схожості знаків експерт досліджував фонетич ну, графічну та семантичну сх ожість і прийшов до наступни х висновків: позначення "ИНГА ЛИПТ" зареєстроване як знак з а свідоцтвом України № 19850 та "І НГАЛІПТ-ФЛОРІ" - словесний еле мент комбінованого знака за свідоцтвом України є частков о схожими за фонетичними озн аками. При цьому, зважаючи на ф актичну двомовність українс ьких споживачів, віднесення позначення "ИНГАЛИПТ" до таки х, що виконані російської чи у країнською мовами не впливає суттєво на зроблений виснов ок, значна частина споживачі в буде вимовляти голосні в сл овах "ИНГАЛИПТ" та "ІНГАЛІПТ-ФЛ ОРІ" однаково.

В цій частині (крім останньо го речення) висновок експерт а за експертизою № 757 частково збігається з висновком експ ерта за експертизою № 8252.

Знаки для товарів і послуг з а свідоцтвами України № 19850 та № 120728 не є схожими за графічними ознаками (висновки експерті в співпадають) та не є схожими за семантичними ознаками (ви сновки експертів не співпада ють).

У дослідницькій частині ви сновку експерта № 757 зазначено також, що знак для товарів і п ослуг за свідоцтвом України № 19850 (словесний) має невисоку р озрізняльну здатність; до ск ладу комбінованого знаку для товарів і послуг за свідоцтв ом України № 120728 (етикетка) вход ять елементи фірмового найме нування власника свідоцтва, що підсилює розрізняльну зда тність, робить зареєстровани й знак оригінальним та не схо жим на словесне позначення, п рава на яке належать позивач ам.

Суд другої інстанції встан овив, що згідно з висновками повторної судової експертиз и об' єктів інтелектуальної власності № 757 від 25.10.2011 :

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 19850 та зна к для товарів і послуг за свід оцтвом України № 120728 не є схожи ми настільки, що їх можна сплу тати.

При використанні знака для товарів і послуг за свідоцтв ом України № 120728 не буде викори стано знак для товарів і посл уг за свідоцтвом України № 19850.

Введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє това р чи надає послугу в результа ті присутності на ринку това рів і послуг, які марковані зн аком послуг за свідоцтвом Ук раїни № 120728, та товарів і послуг , які марковані знаком за свід оцтвом України № 19850, є неможлив им.

Відмінність у висновках пе рвинної і повторної експерти з пояснюється тим, що експерт під час проведення первинно ї експертизи не врахував зна чення зображувального елеме нта знака за свідоцтвом Укра їни № 120728 та наявності у складі знака елементів фірмового н айменування при вирішенні кл ючового питання щодо визначе ння ступеню схожості знаків (т.4 а.с.126-127).

Крім того, судом другої інс танції встановлено, що в мате ріалах справи міститься так ож висновок експертного дос лідження № 20-04/2011 від 23.04.2011 об' єкт ів інтелектуальної власност і, складений атестованим суд овим експертом Жилою Б.В., відп овідно до якого позначення, я ке охороняється за свідоцтва ми України № 19850 на знак для тов арів і послуг "ИНГАЛИПТ" та поз начення, що охороняється сві доцтвом України № 120728 на знак д ля товарів і послуг "ІНГАЛІПТ -ФЛОРІ" (комбінований) не є схо жими настільки, що їх можна сп лутати.

При використанні знака для товарів і послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛ ОРІ" (комбінований) за свідоцт вом України № 120728 шляхом нанесе ння на товари "Бактерицидні з асоби, ліки для людини, протим ікробні препарати (антисепти ки), всі вищезазначені товари у формі спрею, що містять у св оєму складі стрептоцид розчи нний і норсульфазол натрію/ у паковку, в якій міститься так ий товар, вивіску, пов' язану з ним, етикетку, нашивку, бирк у чи інший прикріплений до то вару предмет, зберігання з ме тою пропонування для продажу , пропонування його для прода жу, продажу, імпорту (ввезення ) та експорту (вивезення); заст осування його в діловій доку ментації чи в рекламі та в мер ежі Інтернет не буде викорис тано знак для товарів і послу г "ИНГАЛИПТ" за свідоцтвом Укр аїни № 19850.

Відсутня можливість введе ння споживача в оману щодо ос оби, яка виробляє товар чи над ає послугу, в результаті прис утності на ринку товарів, які марковані знаком для товарі в і послуг "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ" (ко мбінований) за свідоцтвом Ук раїни № 120728 та товарів, маркова них знаком для товарів і посл уг "ИНГАЛИПТ" за свідоцтвом Ук раїни № 19850 (т.4 а.с.13-34).

Вказаний висновок експерт а Жили Б.В., колегією суддів Ха рківського апеляційного го сподарського суду не прийня то до уваги в якості висновку судового експерту, проте, суд другої інстанції вказав, що він підлягає оцінці, в поря дку ст.43 ГПК України , в як ості письмового доказу.

Суд другої інстанції погод ився в постанові із позивача ми, стосовно того, що відпові дно до Інформаційного лис та Вищого господарського суд у України від 21.08.2008 р. № 01-8/498 "Про ат естованих судових експертів з питань, пов'язаних з охороно ю прав на об'єкти інтелектуал ьної власності, та науково-до слідні установи судових експ ертиз Міністерства юстиції У країни, Науково-дослідний інститут інтелектуальної вл асності Академії правових на ук України не відноситься до атестованих експертних уста нов, однак, вказав на те, що цим же листом доведено до відома господарських судів витяг з державного Реєстру атестова них судових експертів з пере ліком осіб, яким присвоєно кв аліфікацію судового експерт а з правом проведення експер тиз, пов'язаних з охороною пра в на об'єкти інтелектуальної власності.

Серед таких осіб, як встанов ив суд другої інстанції, зазн ачений ОСОБА_1, якому ріше нням центральної експертно-к валіфікаційної комісії Міні стерства юстиції України від 28.10.2005 р. № 24 видане свідоцтво екс перта № 933, дію якого подовжено безстроково рішенням центра льної експертно-кваліфікаці йної комісії Міністерства юс тиції України від 28.11.2008 р. № 30.

На думку колегії суддів апе ляційної інстанції, вказана особа є атестованим судовим експертом, який не працює у ск ладі державною спеціалізова ної експертної установи, але , має право на проведення судо вих експертиз, пов' язаних з охороною прав на об' єкти ін телектуальної власності за в идами:

13.3 Дослідження пов'язані з в инаходами і корисними моделя ми.

13.4 Дослідження, пов'язані з п ромисловими зразками.

13.6 Дослідження, пов'язані з к омерційними (фірмовими) найм енуваннями, торговельними ма рками (знаками для товарів і п ослуг), географічними зазнач еннями.

Харківський апеляцій ний господарський суд встан овив, що наданий суду висново к № 757 повторної судової експе ртизи об' єктів інтелектуал ьної власності від 25.10.2011 р. відп овідає формальним вимогам, в становленим Інструкцією про призначення та проведення с удових експертиз, та Науково -методичним рекомендаціям з питань підготовки та признач ення судових експертиз та ек спертних досліджень (зі змін ами), затверджених Наказом Мін'юсту України від 08.10.1998 р. № 53/5 , зареєстрованими Мін'юсто м України, 03.11.1998 р. за № 705/3145.

На підставі викладеного, с касовуючи рішення господарс ького суду Харківської облас ті з прийняттям нового рішен ня про відмову в задоволенні позовних вимог, колегія судд ів Харківського апеляційног о господарського суду дійшл а висновку в постанові , що по зивачами не доведено той фак т, що знак для товарів і послуг згідно зі свідоцтвом Україн и № 120728 не відповідає умовам на дання правової охорони та на нього поширюються підстави для відмови в наданні правов ої охорони, встановлені ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і по слуг", і зокрема, те, що позн ачення "ІНГАЛІПТ-ФЛОРІ", яке є словесною частиною комбінов аного знаку, є оманливим або т аким, що може ввести в оману що до товарів, послуг або особи, щ о виробляє товар або надає по слугу; або що знак згідно зі св ідоцтвом України № 120728 (або йог о словесна частина) є схожими настільки, що їх можна сплута ти з раніше зареєстрованим з наком згідно зі свідоцтвом У країни № 19850.

Колегія суддів Вищого госп одарського суду України вваж ає, що постанова суду апеляці йної інстанції прийнята з по рушенням норм процесуальног о та матеріального права , з о гляду на таке.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 420 Ц К України, до об'єктів права ін телектуальної власності, зок рема, належать комерційні ( фі рмові) найменування, торгове льні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивіл ьного кодексу України, тор говельною маркою може бути б удь-яке позначення або будь-я ка комбінація позначень, які придатні для вирізнення тов арів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляют ься (надаються) іншими особам и. Такими позначеннями можут ь бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елемен ти, комбінації кольорів.

Статтею 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також ви значено, що знаком є позначен ня, за яким товари і послуги од них осіб відрізняються від т оварів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 5 Зако ну України "Про охорону прав н а знаки для товарів і послуг" об'єктом знака може бути буд ь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Таким и позначеннями можуть бути, з окрема, слова, у тому числі вла сні імена, літери, цифри, зобра жувальні елементи, кольори т а комбінації кольорів, а тако ж будь-яка комбінація таких п означень.

Згідно з вимогами ч.ч. 1,2 ст. 494 Цивільного кодексу Україн и, набуття права інтелекту альної власності на торговел ьну марку засвідчується свід оцтвом, умови та порядок вида чі якого встановлюються зако ном.

Обсяг правової охорони тор говельної марки визначаєтьс я наведеними у свідоцтві її з ображенням та переліком това рів і послуг, якщо інше не вста новлено законом.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 5 З акону України " Про охорону пр ав на знаки для товарів і посл уг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зоб раженням знака та переліком товарів і послуг, внесеними д о Реєстру і засвідчується св ідоцтвом з наведеними у ньом у копією внесеного до Реєстр у зображення знака та перелі ком товарів і послуг.

Частиною 3 ст.157 ГК України передбачено, що свідоцтво надає право його володільце ві забороняти іншим особам в икористовувати зареєстрова ну торговельну марку без йог о дозволу, за винятком випадк ів правомірного використанн я торговельної марки без йог о дозволу.

Судами попередніх і нстанцій встановлено, що згі дно виписки з Державного реє стру свідоцтв України на зна ки для товарів і послуг відно сно свідоцтва № 19850, станом на 27.0 4.2010 р., первісним заявником бул о Державне підприємство "Дер жавний науковий центр лікарс ьких засобів", м. Харків, в пода льшому, права власності пере дані Товариству з обмеженою відповідальністю "Універсал ьне агентство "ПРО-ФАРМА" (ріше ння № 5360 від 10.07.2007 р.), надалі право власності передане Товарис тву з обмеженою відповідальн істю "Фармацевтична компанія "Здоров' я", Акціонерному тов ариству "Стома", Товариству з о бмеженою відповідальністю "М ікрофарм" (рішення № 7690 від 21.09.2009 р .), продовжено дію свідоцтва до 17.02.2018 р. (т.1 а.с.49-50).

Згідно зі ч. 1 ст.5 Закону України від "Про охорону пра в на знаки для товарів і послу г" правова охорона надаєть ся знаку, який не суперечить п ублічному порядку, принципам гуманності і моралі та на яки й не поширюються підстави дл я відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Зак оном.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Зак ону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг ", свідоцтво може бути визн ано у судовому порядку недій сним повністю або частково; з окрема, у разі невідповіднос ті зареєстрованого знака умо вам надання правової охорони .

Стаття 1 Закону Укра їни " Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передба чає, що Установа - центральн ий орган виконавчої влади з п итань правової охорони інтел ектуальної власності.

Згідно з ч.ч. 2,3 ст. 19 вказано го Закону , при визнанні свід оцтва чи його частини недійс ними Установа повідомляє пр о це у своєму офіційному бюле тені.

Свідоцтво або його частина , визнані недійсними, вважают ься такими, що не набрали чинн ості від дати подання заявки .

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради Ук раїни від 23.12.1993р. № 3771-XII "Про введен ня в дію Закону України "Про ох орону прав на знаки для товар ів і послуг", свідоцтво Укр аїни може бути визнано недій сним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації , визначеним законодавством, що діяли на дату подання заяв ки.

Положення п. 2,3 ст. 6 З акону України "Про охорону пр ав на знаки для товарів і посл уг" передбачають, що не мо жуть одержати правову охорон у позначення, які, зокрема, є о манливими або такими, що можу ть ввести в оману щодо товару , послуги або особи, яка виробл яє товар або надає послугу.

Не можуть бути зареєст ровані як знаки позначення, я кі є тотожними або схожими на стільки, що їх можна сплутати , зокрема, із знаками раніше з ареєстрованими чи заявленим и на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких сам их або споріднених з ними тов арів і послуг.

Згідно п. 4.3.1.9. Правил склада ння і подання заявки на видач у свідоцтва України на знак д ля товарів і послуг, затвердж ених Наказом Держпатенту Укр аїни від 28 липня 1995 р. № 116, до поз начень, що є оманливими або та кими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особ и, яка виробляє товар або нада є послугу, відносяться позна чення, які породжують у свідо мості споживача асоціації, п ов'язані з певною якістю, геог рафічним походженням товарі в або послуг або з певним виро бником, які насправді не відп овідають дійсності. Позначен ня може бути визнане оманлив им або таким, що здатне вводит и в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпе ку введення в оману споживач а.

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складанн я і подання заявки на видачу с відоцтва України на знак для товарів і послуг, не реєстру ються як знаки позначення, як і є тотожними або схожими нас тільки, що їх можна сплутати, з окрема, із знаками, раніше зар еєстрованими чи заявленими н а реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів і/або послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, 1-й відповідач є власн иком знаку для товарів і посл уг за свідоцтвом № 120728 від 25.03.2010 р. "Спрей Інгаліпт-Флорі Іпgalipt-Flori о дин балон містить: стрептоци ду розчинного норсульфазолу натрію" (комбіноване) за заявк ою на № m 2009 15488 від 19.11.2009 р., свідоцтво дійсне до 19.11.2019 р., публікація пр о видачу свідоцтва була здій снена в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 6 від 25.03.2010 р.

Пунктом 4.3.2.4. Правил складанн я і подання заявки на видачу с відоцтва України на знак для товарів і послуг встановлен о, що позначення вважається т отожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у в сіх елементах.

Позначення вважається схо жим настільки, що його можна с плутати з іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрем у різницю елементів.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил с кладання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при встановленні однорідності т оварів або товарів і послуг в изначається принципова імов ірність виникнення у спожива ча враження про належність ї х одній особі, що виготовляє т овар або надає послуги. Для вс тановлення такої одноріднос ті слід враховувати рід (вид) т оварів і послуг; їх призначен ня; вид матеріалу, з якого това ри виготовлені; умови та кана ли збуту товарів, коло спожив ачів.

Пунктом 4.3.2.6. Правил складанн я і подання заявки на видачу с відоцтва України на знак для товарів і послуг передбачен о, що при встановленні схожос ті словесних позначень врахо вується звукова (фонетична), г рафічна (візуальна) та смисло ва (семантична) схожість.

Відповідно до ст.43 ГПК Укр аїни господарський суд оц інює докази за своїм внутріш нім переконанням, що ґрунтує ться на всебічному, повному і об' єктивному розгляді в су довому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керую чись законом.

Ніякі докази не мають для го сподарського суду заздалегі дь встановленої сили.

Відповідно до ст.41 ГПК Укр аїни для роз' яснення пит ань, що виникають при вирішен ні господарського спору і по требують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Відповідно до приписів ст. 3 4 ГПК України, господарський с уд приймає тільки ті докази, я кі мають значення для справи .

Обставини справи, які відпо відно до законодавства повин ні бути підтверджені певними засобами доказування, не мож уть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Визначення поняття "судова експертиза" наводиться у ст. 1 Закону України "Про судову ек спертизу": судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань ма теріальних об'єктів, явищ і пр оцесів, які містять інформац ію про обставини справи, що пе ребуває у провадженні органі в дізнання, досудового та суд ового слідства.

Частиною 3 ст. 41 ГПК України п ередбачено, що проведення су дової експертизи доручаєтьс я державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вим огам, встановленим Законо м України "Про судову експерт изу".

Згідно зі ст. 7 Закону Україн и "Про судову експертизу", судо во-експертну діяльність здій снюють державні спеціалізов ані установи, а також у випадк ах і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначени х установ.

До державних спеціалізова них установ належать:

науково-дослідні установ и судових експертиз Міністер ства юстиції України;

науково-дослідні установи судових експертиз, судово-ме дичні та судово-психіатричні установи Міністерства охоро ни здоров'я України;

експертні служби Міністер ства внутрішніх справ Україн и, Міністерства оборони Укра їни, Служби безпеки України т а Державної прикордонної слу жби України.

Згідно зі ст.10 вказаного За кону, судовими експертами мо жуть бути особи, які мають нео бхідні знання для надання ви сновку з досліджуваних питан ь.

Судовими експертами держа вних спеціалізованих устано в можуть бути фахівці, які маю ть відповідну вищу освіту, ос вітньо-кваліфікаційний ріве нь не нижче спеціаліста, прой шли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судов ого експерта з певної спеціа льності.

До проведення судових експ ертиз, крім тих, що проводятьс я виключно державними спеціа лізованими установами, можут ь залучатися також судові ек сперти, які не є працівниками цих установ, за умови, що вони мають відповідну вищу освіт у, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготов ку в державних спеціалізован их установах Міністерства юс тиції України, атестовані та отримали кваліфікацію судов ого експерта з певної спеціа льності у порядку, передбаче ному Законом.

Відповідно до вимог ст. 42 ГП К України, висновок судового експерта повинен містити до кладний опис проведених досл іджень, зроблені в результат і їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені гос подарським судом питання. Ви сновок подається господарсь кому суду в письмовій формі, і копія його надсилається сто ронам.

Якщо під час проведення суд ової експертизи встановлюют ься обставини, що мають значе ння для правильного вирішенн я спору, з приводу яких судово му експерту не були поставле ні питання, у висновку він вик ладає свої міркування і щодо цих обставин.

У випадках недостатньої яс ності чи неповноти висновку судового експерта господарс ький суд може призначити дод аткову судову експертизу.

При необхідності господар ський суд може призначити по вторну судову експертизу і д оручити її проведення іншому судовому експерту.

Висновок судового експерт а для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється г осподарським судом за правил ами, встановленими статтею 43 ц ього Кодексу.

Відхилення господарським судом висновку судового експ ерта повинно бути мотивовани м у рішенні.

На підставі наведених проц есуальних норм, колегія судд ів Вищого господарського суд у України вважає , що господар ським судом може бути доруче но проведення експертизи екс пертній установі або безпосе редньо експерту.

Отже, призначаючи експертн у установу, суд не має права до ручити проведення експертиз и недержавним, хоча й спеціал ізованим науковим установам .

Якщо суд вважає за можливе д оручити проведення експерти зи безпосередньо спеціаліст ам, то доручає проведення екс пертизи судовим експертам, в несеним до державного Реєстр у атестованих судових експер тів.

В описовій частині ухвали господарського суду про дор учення проведення експерти зи безпосередньо певній фіз ичній особі - експерту обов'я зково повинен фіксуватись фа кт попередження судового екс перта щодо передбаченої ст.с т.384,385 Кримінального кодексу Ук раїни відповідальності за да чу завідомо неправдивого вис новку або відмову дати висно вок та за відмову без поважни х причин від виконання покла дених на нього обов'язків.

Особа набуває права та несе обов'язки експерта після ого лошення ( вручення) їй ухвали п ро призначення експертизи та попередження про відповідал ьність.

Колегія суддів Вищого госп одарського суду України дійш ла висновку, що тільки за цих у мов висновок експерта набува є доказової сили.

Невиконання цих вимог роби ть неможливим використання в исновку експерта як доказу у справі.

Як вбачається з тексту п. 3 у хвали Харківського апеляцій ного господарського суду від 18 травня 2011 року про призначе ння повторної судової експер тизи, проведення експертизи було доручено судом апеляці йної інстанції Науково-досл ідному інституту інтелектуа льної власності Національно ї Академії правових наук Укр аїни.

Разом з тим, Харківським ап еляційним господарським суд ом в оскаржуваної постанові встановлено, що Науково-досл ідний інститут інтелектуаль ної власності Академії право вих наук України не відносит ься до атестованих експертни х установ, тобто, не має статус у державної спеціалізованої установи, що здійснює судово -експертну діяльність на під ставі ст. 7 Закону України " Про судову експертизу".

Вказаним обставинам, Харкі вський апеляційний господар ський суд при призначенні по вторної судової експертизи, в порушення вимог ч. 3 ст. 41 ГПК У країни, правової оцінки не на дав, безпідставно доручив ви конання експертизи інститу ту, який не був державною сп еціалізованою установою.

Як вбачається з матеріалів справи 38/251-10, останні не були по вернути названим Інституто м без виконання експертних д осліджень.

Судом апеляційної інстанц ії в постанові від 02 грудня 2011 в становлено, що висновок № 757 по вторної судової експертизи о б'єктів інтелектуальної влас ності від 25.10.2011 виконаний атест ованим судовим експертом О СОБА_1, вказана особа не прац ює у складі державної спеціа лізованої експертної устано ви.

Однак, суд касаційної інст анції звертає увагу на той фа кт, що в матеріалах справи від сутня ухвала суду апеляційно ї інстанції у справі № 38/251-10, яко ю проведення повторної судо вої експертизи на підставі ч . 3 ст. 41 ГПК України, доручено го сподарським судом безпосер едньо експерту ОСОБА_1, а також, про факт попередження експерта ухвалою господарс ького суду щодо передбачен ої ст.ст.384,385 Кримінального код ексу України відповідальнос ті.

У Статті 34 ГПК України, яка ма є назву "Належність і допусти мість доказів", визначено, що господарський суд приймає ті льки ті докази, які мають знач ення для справи.

Обставини справи, які відпо відно до законодавства повин ні бути підтверджені певними засобами доказування, не мож уть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Колегія суддів Вищог о господарського суду Україн и вважає, що у вирішенні спор ів, пов'язаних із визнанням не дійсними свідоцтв на знаки д ля товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстров аних знаків умовам надання п равової охорони, для з'ясуван ня питань, що потребують спец іальних знань (зокрема, про те , чи займає певний елемент дом інуюче положення у зображенн і знака; чи є підстави вважати , що знак може вводити спожива ча в оману щодо місця походже ння та якості товарів, познач ених цим знаком; які частини з ображення є тотожними з інши м зображенням; чи є схожими зн аки настільки, що їх можна спл утати тощо) господарському с уду необхідно призначати суд ову експертизу, не перебираю чи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарс ькі суди не повинні встановл ювати схожість знаків для то варів і послуг на власний роз суд.

Відповідно до вимог час тини шостої статті 42 ГПК у раз і відхилення господарським с удом висновку судового експе рта це повинно бути вмотивов ано у рішенні.

На думку колегії суддів Ви щого господарського суду Укр аїни, повторна судова експер тиза проведена у справі № 38/251-10 особою, яка хоча і відповідає вимогам, встановленим Закон ом України " Про судову експер тизу", але, не була безпосеред ньо уповноважена ухвалою го сподарського суду на провед ення повторної експертизи т а не була попереджена судом про кримінальну відповідаль ність.

Вказане процесуальне пору шення позбавляє висновок е ксперта № 757 від 25.10.2011 доказово ї сили, в розумінні вимог ст. с т. 34,41,42 ГПК України.

Враховуючи викладене, суд касаційної інстанції не пого джується із висновками Харк івського апеляційного госп одарського суду , що висновок № 757 від 25.10.2011 року відповідає фо рмальним вимогам, встановлен им Інструкцією про призначен ня та проведення судових екс пертиз, та Науково-методични м рекомендаціям з питань під готовки та призначення судов их експертиз та експертних д осліджень (зі змінами), затвер джених Наказом Мін'юсту Ук раїни від 08.10.1998 р. № 53/5, зареєст рованими Мін'юстом України, 03. 11.1998 р. за № 705/3145, в зв'язку з чим, є на лежним та допустимим доказом у справі.

Як вбачається з матеріалів справи , господарським судом Харківської області для роз 'яснення питань, що потребуют ь спеціальних знань при вирі шенні спору, пов'язаного з ви знанням недійсним свідоцтва на знаки для товарів і послуг з огляду на його невідповідн ість умовам надання правової охорони, призначено судову е кспертизу об' єктів права ін телектуальної власності, про ведення якої судом доручено Харківському науково-дослід ному інституту судових експе ртиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріу са, який має статус науково до слідного інституту судових е кспертиз Міністерства юстиц ії України та є належною держ авною спеціалізованою устан овою.

Приймаючи рішення про задо волення позовних вимог, госп одарський суд, відповідно до вимог ст. 43 ГПК України, у повн ому обсязі оцінив наявні у сп раві докази, надав належну пр авову оцінку висновку судо вої експертизи об'єктів інте лектуальної власності № 8252 ві д 30.11.2010, згідно якого, експерт ді йшов висновку про схожість д о ступеню змішування позначе ння, що охороняється за свідо цтвом України № 19850 на знак для товарів та послуг " ИНГАЛИПТ" та позначення, що охороняєть ся свідоцтвом України № 120728 на знак для товарів та послуг " І НГАЛІПТ-ФЛОРІ" ( комбінований ), а також, що існує можливість введення споживача в оману щ одо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, в результат і присутності на ринку товар ів, які марковані знаком для т оварів і послуг " ІНГАЛІПТ-ФЛО РІ"( комбінований) за свідоцтв ом України № 120728, та товарів, мар кованих знаком для товарів і послуг "ИНГАЛИПТ " за свідоцт вом України № 19850.

Колегія суддів Вищого госп одарського суду України вваж ає, що апеляційний господарс ький суд, поклавши в основу по станови документ, який, в пору шення вимог ст.ст.34,41,42 ГПК Украї ни, не є доказом у справі, а так ож документ, який не має стат усу висновку судової експерт изи , в порушення вимог ст.ст. 42, 43, 84 ГПК України, не надав належ ного правового аналізу та по вної оцінки обставинам справ и, а також, доводам суду першо ї інстанції та змісту виснов ків судової експертизи № 8252 ві д 30.11.2010, не спростував висновкі в місцевого господарського с уду, що викладені в рішенні в ід 22.02.2011, дійшов помилкових вис новків про необхідність скас ування рішення господарсько го суду від 22.02.2011 та про відмов у в задоволенні позову.

Враховуючи викладене, кер уючись статтями 1117 , 1119 - 11111 ГПК України, Вищий господарський суд України,

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу Акціонерного товариства "Ст ома", Товариства з обмеженою в ідповідальністю “Фармацевт ична компанія "Здоров' я", Тов ариства з обмеженою відповід альністю "Мікрофарм" задовол ьнити.

Постанову Харківсько го апеляційного господарськ ого суду від 02.12.2011 року у справі № 38/251-10 скасувати.

Рішення господарсько го суду Харківської області від 22.02.2011 року у справі № 38/251-10 зали шити в силі.

Головуючий І.Ю. Панова

Судді О. В. Білошкап

М. І. Хандурін