Рішення

від 28.05.2012 по справі 39/1

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/1 28.05.12

За позовом Приватного акціонерного товариства "Міжнародний Медіа Центр - СТБ"

до Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія "Студія 1+1" у

формі товариства з обмеженою відповідальністю

третя особа, яка не заявляє

самостійних вимог на предмет спору

на стороні відповідача - Державна служба інтелектуальної власності України

про визнання недійсним патенту № 22496 на промисловий зразок - емблему "Холостячки"

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Наконечна Л.В.

від відповідача: Варічева Л.С., Пейкрішвілі М. Ш.

від третьої особи: Саламов О.В.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне акціонерне товариство "Міжнародний Медіа Центр - СТБ" звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпанія "Студія 1+1" у формі товариства о обмеженою відповідальністю про визнання недійсним (з дати публікації відомостей про видачу патенту) патенту № 22496 на промисловий зразок - емблему "Холостячки" (зареєстрований за індексом МКПЗ 32-00, публікація здійснена 25.11.2011 року), права на який належать відповідачу (автор -ОСОБА_3.). Позивач також просить суд покласти на відповідача судові витрати, пов'язані з розглядом даної справи.

Позовні вимоги мотивовані тим, що патент № 22496 на промисловий зразок емблема "Холостячки", права на який належать відповідачу, виданий з порушенням публічного порядку та прав позивача.

19.12.2011 р. позивач через відділ діловодства суду подав клопотання про призначення судової експертизи та запропонував суду перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2011 р. порушено провадження у справі № 39/1, розгляд справи призначено на 30.01.2012 р. о 10:50 год. та залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Державну службу інтелектуальної власності України.

27.01.2012 р. третя особа через відділ діловодства суду подала письмові пояснення на позовну заяву, в яких, зокрема, зазначила, що подання заявки на отримання патенту на промисловий зразок не є порушенням прав позивача на знак для товарів та послуг. Третя особа надала також документи, витребувані ухвалою суду.

30.01.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав клопотання про призначення судової експертизи та надав суду перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 30.01.2012 р., звернувся до суду з клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотання передане до відділу діловодства суду для подальшої його реєстрації, відповідно до п.2.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 30.01.2012 р., підтримав подане ним клопотання про призначення судової експертизи. Представник третьої особи клопотання позивача про призначення судової експертизи підтримав.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд прийшов до висновку про необхідність призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та забезпечення сторонам можливості надати суду питання, які на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта

Представник відповідача в судове засідання 30.01.12 р. не з"явився, вимоги ухвали суду від 20.12.2011 р. не виконав.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.01.2012 р., на підставі ст. 41, 77 ГПК України, розгляд справи відкладено на 13.02.2012 р. о 10:20 год. та запропоновано сторонам надати суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

10.02.2012 р. відповідач через відділ діловодства суду супровідним листом подав суду документи, витребувані ухвалою суду, зокрема, відзив на позовну заяву з додатками та запропонував суду питання, яке, на думку відповідача, необхідно поставити на вирішення судового експерта. В поданому відзиві відповідач просить відмовити в задоволенні позову з огляду на те, що позначення «Холостячки» добросовісно використовується відповідачем в Україні з червня 2011 року, а тому відповідач набув права попереднього користувача на торговельну марку «Холостячки».

13.02.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав письмові пояснення.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 13.02.2012 р., підтримав подане ним 30.01.2012 р. клопотання про призначення судової експертизи та запропонований ним перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Представник відповідача в судовому засіданні, призначеному на 13.02.2012 р., підтримав запропоноване ним питання, яке, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Представник третьої особи в судове засідання, призначене на 13.02.2012 р., з'явився, перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта не надав.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначаються судом відповідно до ст. 41 ГПК України.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 13.02.2012 р. у справі № 39/1 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

18.04.2012 р. Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності супровідним листом № 146 від 10.04.2012 р. за підписом директора Стародубова І.В. через відділ діловодства суду були повернуті матеріали справи № 39/1 разом з висновком судової експертизи та копіями висновків судової експертизи для сторін та третьої особи.

Ухвалою суду від 19.04.12 року поновлено провадження у справі № 39/1, розгляд справи призначено на 14.05.12 р. о 10:10 год.

20.04.2012 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач звернувся до суду з клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи.

14.05.2012 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач звернувся до суду з клопотанням про залучення до матеріалів справи доказів, які підтверджують здійснення оплати за проведення судової експертизи.

14.05.2012 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач надав пояснення по справі.

В судовому засіданні, призначеному на 14.05.12 року, позивач позовні вимоги підтримав повністю.

В судовому засіданні, призначеному на 14.05.12 року, відповідач звернувся до суду з клопотанням про припинення провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмету спору з огляду на припинення дії патенту на підставі заяви власника повністю з 10.05.2012 року (публікація в Бюл. № 9 від 10.05.2012 року), що підтверджується випискою з Державного реєстру патентів України на промислові зразки станом на 11.05.2012 року.

14.05.12 року третя особа через відділ діловодства звернулася до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи № 39/1.

В судовому засіданні, призначеному на 14.05.2012 року, оголошено перерву до 21.05.12 року о 13:50 год.

21.05.12 року третя особа через відділ діловодства надала суду пояснення на висновок судової експертизи № 25/12.

В судовому засіданні, призначеному на 21.05.12 року, оголошено перерву до 28.05.12 року об 11:40 год.

В судовому засіданні, призначеному на 28.05.12 року, позивач позовні вимоги підтримав повністю та наполягав на розгляді справи по суті.

Відповідач підтримав подане ним клопотання про припинення провадження у справі.

Третя особа надала пояснення по суті заявлених позовних вимог.

Клопотання відповідача про припинення провадження у справі судом відхилено з огляду на те, що позивач звернувся з позовом саме про визнання недійсним, з дати публікації відомостей про видачу патенту, патенту № 22496 на промисловий зразок - емблему "Холостячки".

Відповідно до статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Стаття 24 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлює, що власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до Установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені Установи.

За таких обставин, суд прийшов до висновку, що правові підстави для визнання патенту недійсним і дострокове припинення дії патенту за заявою власника є різними. Правові наслідки у разі визнання патенту недійсним та у разі дострокового припинення дії патенту за заявою власника також є різними.

З огляду на наведене, відсутні підстави для припинення провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмету спору на підставі п. 1-1 ст. 80 ГПК України.

Суд вважає за необхідне визначити вірну назву відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія "Студія 1+1" у формі товариства о обмеженою відповідальністю, відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, серія ААБ № 523369.

Заслухавши пояснення представників сторін, третьої особи дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Позивач є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Холостячка»№ 146256, дата подання заявки 12.08.2011 року, дата публікації 10.10.2011 року для товарів та послуг 9, 35, 38, 41 класів МКТП.

Позивач також є власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг «Холостяк»№ 149112, дата подання заявки 27.04.2011 року, дата публікації 12.12.2011 року для товарів та послуг 9, 35, 38, 41 класів МКТП.

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в ст. 1 також визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка

комбінація таких позначень (ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 494 Цивільного кодексу України та ч. 3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для

товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Згідно ч. 1 ст. 424 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності, зокрема, є виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності та виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Частиною 3 ст. 157 Господарського кодексу України також встановлено, що свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків її правомірного використання.

Згідно ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Використанням знака, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності -це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Третьою особою за результатами формальної експертизи, проведеної згідно п. 5 ст. 14 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", на ім'я відповідача було зареєстровано патент України № 22496 на промисловий зразок емблема «Холостячки», заявка на реєстрацію якого була подана 11.10.2011 року, а публікація про видачу патенту була здійснена в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 22 від 25.11.2011 року, що підтверджується наявними у матеріалах справи доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання визнаються, зокрема промислові зразки.

Об'єктом промислового зразка, відповідно до ч. 2 ст. 461 Цивільного кодексу України, можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Пунктом 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" також встановлено, що об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом (ч. 1 ст. 462 Цивільного кодексу України).

Частиною 1 ст. 156 Господарського кодексу України та п. 5 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" також встановлено, що право інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Суб'єктами права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 421 Цивільного кодексу України, є: творець (творці) об'єкта права інтелектуальної власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу України, іншого закону чи договору.

Суб'єктами права інтелектуальної власності, зокрема на промисловий зразок є автор промислового зразка та інші особи, які набули прав на промисловий зразок за договором чи законом (ч. 1 ст. 463 Цивільного кодексу України).

Стаття 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлює, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, тобто, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень (стаття 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Стаття 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлює, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом;

б) наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких не було у поданій заявці;

в) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту.

Судом також враховано, що відповідно до ст. 18 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", патент на промисловий зразок видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених Господарським процесуальним кодексом України заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 21 Господарського процесуального кодексу України, позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

При цьому, під поняттям "охоронюваний законом інтерес", відповідно до рішення Конституційного суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004р., необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача про визнання недійсним (з дати публікації відомостей про видачу патенту) патенту № 22496 на промисловий зразок - емблему "Холостячки" (зареєстрований за індексом МКПЗ 32-00, публікація здійснена 25.11.2011 року), права на який належить відповідачу (автор -ОСОБА_3.).

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що промисловий зразок за патентом України № 22496, який належить відповідачу, виданий з порушенням публічного порядку та прав позивача.

Позивач вважає, що заявка на реєстрацію промислового зразка -емблему «Холостячки» була подана, а патент України № 22496 на промисловий зразок виданий з порушенням прав позивача, оскільки його видача та використання відповідачем емблеми «Холостячки» однозначно та невідворотно викликають змішування стосовно діяльності, послуг позивача та відповідача, які є конкурентами на медіаринку України.

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 39/1, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі і для їх вирішення необхідні спеціальні знання, судом відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України призначено судову експертизу.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

- Чи є позначення «Холостячки», що міститься у складі промислового зразка за патентом України на промисловий зразок № 22496, схожим зі знаком для товарів і послуг «Холостячка»за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 146256 та знаком для товарів і послуг «Холостяк»за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 149112?

- Чи є позначення «Холостячки», що міститься у складі промислового зразка за патентом України на промисловий зразок № 22496, таким, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Холостячка»за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 146256 або знаком для товарів і послуг «Холостяк»за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 149112 та призвести до змішування діяльності позивача і відповідача?

У дослідницькій частині Висновку № 25/12 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за господарською справою № 39/1 від 25.03.2012 р., експертом, зокрема, зазначено, що промисловий зразок за патентом України № 22496 є графічним символом, який за своєю природою може бути використаний для індивідуалізації різноманітних товарів і послуг, у тому числі тих, стосовно яких діє правова охорона знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України

№ 146256 та № 149112.

Найбільш поширеним видом змішування є випадок, коли позначення настільки нагадує охоронюваний знак, що це може призвести до змішування у значної кількості середніх споживачів відносно комерційного походження товарів і послуг. При визначені змішування переважно враховуються такі фактори, як ступінь розрізняльної здатності охоронюваного знака, масштаби діяльності і репутація його власника, рівень поінформованості споживачів і, звичайно, схожість самих позначень та товарів і послуг, для позначення яких вони використовуються. Позначення або знак для товарів і послуг, у даному випадку, повідомляє споживачу, що товар чи послуга на ринку має визначене комерційне походження, навіть якщо найменування цього походження невідоме.

При здійсненні експертного дослідження було встановлено, що позначення «Холостячки», що міститься у складі промислового зразка за патентом України на промисловий зразок № 22496, є схожим зі знаком для товарів і послуг «Холостячка»за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 146256 та знаком для товарів і послуг «Холостяк»за свідоцтвом України на знаки для товарів і послуг № 149112.

Об'єктом промислового зразка за патентом України № 22496 є графічний логотип -емблема «ХолостячкИ», коло товарів і послуг, для яких може бути використаний даний промисловий зразок є невизначеним і, зокрема, може включати товари і послуги, на які поширюється охорона зареєстрованих знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України за свідоцтвами України № 146256 та № 149122.

Отже, вивчивши усі наявні в господарській справі № 39/1 матеріали, документи та відомості, експерт дійшов наступних висновків:

- Позначення «Холостячки», що міститься у складі промислового зразка за патентом України на промисловий зразок № 22496 є схожим зі знаком для товарів і послуг «Холостячка»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 146256 та знаком для товарів і послуг «Холостяк»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 149112.

- Позначення «Холостячки», яке міститься у складі промислового зразка за патентом України на промисловий зразок № 22496 є таким, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «Холостячка»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 146256 та знаком для товарів і послуг «Холостяк»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 149112 та призвести до змішування діяльності позивача і відповідача.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Проведення судової експертизи у справі № 39/1 було доручено державній спеціалізованій установі.

Як зазначено у Висновку № 25/12 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за господарською справою № 39/1 від 29.03.2012 року, проведення експертизи доручено експерту Атаманчуку А. Г., який має вищу освіту, та спеціальну освіту у сфері інтелектуальної власності, кваліфікацію судового експерта IV класу з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності за спеціальностями:

13.4. Дослідження, пов'язані з промисловими зразками;

13.6. Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями.

Стаж експертної роботи з 2008 року.

Про кримінальну відповідальність згідно із ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України експерта попереджено.

Відповідно до ч. 5 ст. 31 ГПК України судовий експерт має право відмовитися від дачі висновку, якщо наданих йому матеріалів недостатньо або якщо він не має необхідних знань для виконання покладеного на нього обов'язку.

З огляду на наведене, суд вважає, що Висновок № 25/12 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності за господарською справою № 39/1 від 29.03.2012 року складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

Згідно із ст. 43 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

В ході розгляду справи по суті позивачем доведено, що видача патенту на промисловий зразок № 22496 відбулася внаслідок подання заявки з порушенням прав позивача. Отже, подання заявки та видача патенту України на промисловий зразок № 22496 суперечили публічному порядку. При цьому під публічним порядком належить розуміти правопорядок держави, визначальні принципи і засади, які становлять основу існуючого в ній ладу (стосуються її незалежності, цілісності, самостійності й недоторканості, основних конституційних прав, свобод, гарантій, тощо).

Матеріалами справи № 39/1 також спростовується твердження відповідача з приводу набуття ним права попереднього користувача на торговельну марку «Холостячки».

Відповідно до ч. 2 ст. 35 ГПК України, факти, встановлені рішенням господарського суду під час розгляду однієї справи не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Господарським судом міста Києва розглядалася справа № 20/238 за первісним позовом Приватного акціонерного товариства "Міжнародний Медіа Центр - СТБ" до Телерадіокомпанії "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю про заборону використання позначення "Холостячки" та за зустрічним позовом Телерадіокомпанії "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю до приватного акціонерного товариства Міжнародний Медіа Центр - СТБ" про визнання права попереднього користувача на торговельну марку "ХОЛОСТЯЧКА".

Рішенням Господарського суду міста Києва у справі № 20/238 від 13.03.12 року, яке набрало законної сили, зокрема, первісні позовні вимоги Приватного акціонерного товариства "Міжнародний Медіа Центр -СТБ" задоволено частково, заборонено Телерадіокомпанії "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю використання будь-яким способом позначення "Холостячки" в якості назви (позначення) телевізійних передач, зобов'язано Телерадіокомпанію "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю припинити використання позначення "Холостячки", у якості назви телепередачі способами анонсування та рекламування, пропонування іншим способом, шляхом вилучення такого позначення з усіх матеріалів та рекламних носіїв, зобов'язано Телерадіокомпанію "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю утримуватися від використання позначення "Холостячки" у якості назви (позначення) телепередачі, шляхом публічного сповіщення (трансляції) такої передачі.

Вказаним рішенням у задоволенні зустрічного позову Телерадіокомпанії "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю відмовлено.

В мотивувальній частині рішення у справі № 20/238, зокрема, зазначено, що у зустрічному позові Телерадіокомпанія "Студія "1+1"у формі товариства з обмеженою відповідальністю (з урахуванням заяви про зміну предмету зустрічного позову) просить суд визнати за позивачем за зустрічним позовом право попереднього користувача на торговельну марку "ХОЛОСТЯЧКА", у зв'язку з тим, що позначення "ХОЛОСТЯЧКИ" добросовісно використовується Телерадіокомпанією "Студія "1+1"у формі товариства з обмеженою відповідальністю в Україні з червня 2011року; Телерадіокомпанією "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання до дати подання відповідачем за зустрічним позовом заявки на торговельну марку "ХОЛОСТЯЧКА"(тобто, до 12.08.2011р.).

Як встановлено судом при вирішенні спору у справі № 20/238, Телерадіокомпанією "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю здійснено використання позначення "Холостячки" для анонсування, рекламування, публічного сповіщення однойменної телевізійної розважальної передачі. Вперше анонсування телевізійної передачі "Холостячки нове кохання" в ефірі телеканалу "1+1" відбулось 18.10.2011р., тобто, після одержання ПАТ "Міжнародний Медіа Центр -СТБ" свідоцтва України № 146256 на знак для товарів і послуг "ХОЛОСТЯЧКА". Перший випуск передачі в ефірі телеканалу "1+1" відбувся 31.10.2011р.

В якості доказів здійснення значної і серйозної підготовки до використання позначення "Холостячки" позивач за зустрічним позовом у справі № 20/238 надав документи, у яких іде мова про позначення "ХОЛОСТЯЧКА", а не "Холостячки" (повідомлення у засобах масової інформації про оголошення кастингу на участь у шоу "ХОЛОСТЯЧКА", укладення договору №11 07 11 від 11.07.20011р. з ТОВ "Активвист" про створення телевізійної передачі під робочою назвою "ХОЛОСТЯЧКА"). Щодо укладеного договору між Телерадіокомпанією "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю та ОСОБА_9 від 22.07.2011р. про повну передачу (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності на сценарій телевізійної передачі "ХОЛОСТЯЧКИ", то, матеріалами справи не підтверджується зв'язок між фактом виконання ТОВ "Активвист" зобов'язань з виробництва телепередачі (під робочою назвою "ХОЛОСТЯЧКА" без вказівки оригінальної назви) та придбанням сценарію, який був створений не за замовленням Телерадіокомпанії "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю, а до укладення договору від 22.07.2011р. із ОСОБА_9, так як докази того, що сценарій був використаний в рамках виконання договору ТОВ "Активвист" відсутні. Суд також враховує, що згідно актів до договору №11 07 11 від 11.07.20011р., які підписані 30.09.2011р., 06.10.2011р., 12.10.2011р., 20.10.2011р., 27.10.2011р., 03.11.2011р., 09.11.2011р., виробник - ТОВ "Активвист" здійснив виробництво випусків передачі "Холостячка" та уступив (передав) виключні майнові права на випуски передач на користь позивача за первісним позовом.

За наведених обставин, відсутні підстави вважати, що позивачем за зустрічним позовом було здійснено значну та серйозну підготовку до використання позначення "Холостячки". Натомість, із аналізу матеріалів справи вбачається, що використання такого позначення Телерадіокомпанією "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю мало місце після одержання ПАТ "Міжнародний Медіа Центр -СТБ" свідоцтва України №146256 від 10.10.2011р.

Отже, позовні вимоги позивача про визнання недійсним (з дати публікації відомостей про видачу патенту) патенту № 22496 на промисловий зразок - емблему "Холостячки" (зареєстрований за індексом МКПЗ 32, публікація здійснена 25.11.2011 року), права на який належить відповідачу (автор -ОСОБА_3.), є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 5 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються, зокрема, при задоволенні позову на відповідача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2012 р. у справі № 39/1 було зобов'язано позивача провести попередню оплату експертизи, відповідно до виставленого експертом рахунку.

Наявні у матеріалах справи докази свідчать, що позивач здійснив оплату за проведення судової експертизи в загальній сумі 14150,40 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 978 від 26.03.2012 р.

За таких обставин, витрати по сплаті судового збору в сумі 941,00 грн. та витрати за проведення судової експертизи в сумі 14150,40 грн. покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 43, 44, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним (з дати публікації відомостей про видачу патенту) патент № 22496 на промисловий зразок - емблему "Холостячки" (зареєстрований за індексом МКПЗ 32-00, публікація здійснена 25.11.2011 року), права на який належать Товариству з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (автор -ОСОБА_3.).

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія "Студія "1+1" у формі товариства з обмеженою відповідальністю (м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11, код ЄДРПОУ 23729809) з будь-якого рахунку виявленого державним виконавцем під час виконання рішення на користь Приватного акціонерного товариства "Міжнародний Медіа Центр -СТБ" (м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1, код ЄДРПОУ 20044726) 941,00 грн. (дев'ятсот сорок одну грн. 00 коп.) судового збору та 14150,40 грн. (чотирнадцять тисяч сто п'ятдесят грн. 40 коп.) витрат за проведення судової експертизи.

4. Видати наказ.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (ч. 1 ст. 93 ГПК України), якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Гумега О. В.

Дата підписання повного рішення: 31.05.2012 р.