Рішення

від 06.08.2012 по справі 39/201

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/201 06.08.12

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ФЕРОН" (Общества с ограниченной

ответственностью "ФЕРОН")

до відповідача-1: Державної служби інтелектуальної власності України

до відповідача-2: Компанії "Ісеншл лайн ЛТД" ("ESSENTIAL LINE LTD")

до відповідача-3: Товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм"

про визнання недійсними повністю свідоцтв України № 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг, про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України № 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг та здійснення відповідної публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"

Суддя Гумега О.В.

Представники:

від позивача: Кириченко І.А., довіреність № 263 від 06.09.2011 р.

від відповідача-1: Лучка І.Ю., довіреність № 16-8/6276-с від 01.09.2011 р.

від відповідача-2: не з'явились

від відповідача-3: Дроздович О. С. довіреність б/н від 07.11.2011 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРОН" (Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРОН") (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач-1), Компанії "Ісеншл лайн ЛТД" ("ESSENTIAL LINE LTD") (відповідач-2) про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг, про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 не відповідають умовам надання правової охорони, оскільки можуть ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

При цьому позивач стверджує, що він є розробником і виробником медичних імунобіологічних препаратів під торговою маркою "Виферон", зокрема, створення препарату "Виферон" у формі супозиторіїв і мазі було науково обґрунтоване групою вчених НДІ ім. Н.Ф. Гамалеї під керівництвом професора В.В. Малиновського у період 1990- 1995 років, а в 1996 році на базі НДІ ім. Н.Ф. Гамалеї було організоване виробництво препаратів "Виферон", що випускаються позивачем.

Міністерством охорони здоров'я Російської Федерації позивачу були видані реєстраційні посвідчення №№ Р № 000017/01- 2000 від 14.07.2000 р. та Р № 001142,01-2002 від 13.03.2002 р. на різні форми (мазь, таблетки, суппозіторії) препарату «ВИФЕРОН»за наявності в Російській Федерації зареєстрованого на ім'я позивача знака VIFERON (з пріоритетом від 10.02.1993 р.) для фармацевтичних препаратів 5 класу.

Крім того, позивач є власником патенту на винахід № 2381812 "Стабилизированное имуннокорригующее лекарственное средство Виферон-Форте для лечения инфекционно-воспалительных заборлеваний" (приоритет изобретения 29.12.2008 р. Також позивач є власником міжнародної реєстрації того ж знака за міжнародним реєстраційним сертифікатом № 961602 та міжнародним реєстраційним сертифікатом № 1068998.

В Україні позивач є власником свідоцтва на знак для товарів і послуг "Виферон-Ферон" № 127226 від 10.06.2010 р., зокрема, для товарів 5 класу МКТП (дата подання заявки 09.06.2010 р.). Міністерством охорони здоров'я України видані позивачу сертифікати про державну реєстрацію медичного імунобіологічного препарату "Виферон-Ферон® " № 300/10-300200000 від 01.11.2010 р. (супозиторії ректальні по 150 000 МО, 500 000 МО, 1000 000 МО та 3 000 000 МО у контурній чарунковій упаковці № 10) та № 759/10-300200000 від 01.10.2010 р (мазь для зовнішнього та місцевого застосування 40 000 МО/г по 6 г або 12 г у тубі № 1), які підтверджують відповідність медичного препарату вимогам державних стандартів та дозволений до медичного застосування в Україні.

Натомість, оскільки знаки для товарів і послуг "Виферон", "Віферон", "Viferon", "Віферон форте" в Україні зареєстровані згідно свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на ім'я відповідача-2, останній перешкоджає позивачеві у здійсненні ним прав на ТМ "Виферон-Ферон" шляхом оскарження в судовому порядку свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 127226.

Також позивач вважає, що оскільки відповідач-2 набув виключні права на назву медичного імунобіологічного препарату "Віферон" за оспорюваними свідоцтвами, зареєстровану для товарів 5 класу МКТП, то таке може зашкодити діловій репутації позивача, як розробника та єдиного виробника медичного імунобіологічного препарату "Віферон", оскільки якісні показники відповідних препаратів відповідача є недоведеними.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2011 р. порушено провадження у справі № 39/201, розгляд справи призначено на 12.12.2011 р. о 10:00 год.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 12.12.2011 р. справу № 39/201 передано для розгляду судді Картавцевій Ю.В., у зв'язку із перебуванням судді Гумеги О.В. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.12.2011 р., на підставі ст. 86 ГПК України, справу № 39/201 прийнято до провадження суддею Картавцевою Ю.В., розгляд справи призначено на 23.01.2012 р. о 12:50 год.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 15.12.2011 р. справу № 39/201 передано для розгляду судді Гумезі О.В., у зв'язку із виходом судді Гумеги О.В. з лікарняного.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.12.11 року справу № 39/201 прийнято до провадження судді Гумеги О. В., розгляд справи призначено на 23.01.12 року о 12:50 год.

05.01.12 року через відділ діловодства Господарського суду міста Києва позивач подав заяву про залучення до участі у справі Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм" в якості третьої особи.

В судовому засіданні, призначеному на 23.01.12 року, позивач звернувся до суду із заявою про забезпечення позову шляхом заборони Компанії "Ісеншл лайн ЛТД" ("ESSENTIAL LINE LTD") (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, П. О. Бокс 3469, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) до винесення судом рішення та набрання ним законної сили відчужувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 30030, 76010, 76011, 85094 відповідно на ТМ ВИФЕРОН, ВІФЕРОН, VIFERON та ВІФЕРОН-ФОРТЕ; видавати ліцензії на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг №№ 30030, 76010, 76011, 85094 відповідно на ТМ ВИФЕРОН, ВІФЕРОН, VIFERON та ВІФЕРОН-ФОРТЕ; заборони Державній службі інтелектуальної власності до винесення рішення суду та набрання ним законної сили вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про зміни, пов'язані зі зміною особи власника свідоцтв України на знаки для товарів і послуг №№ 30030, 76010, 76011, 85094 відповідно на ТМ ВИФЕРОН, ВІФЕРОН, VIFERON та ВІФЕРОН-ФОРТЕ, припинення дії цих свідоцтв.

В судовому засіданні, призначеному на 23.01.12 року, позивач підтримав подане ним клопотання про залучення до участі у справі Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2 та зобов'язання ТОВ "Капітал-Фарм" повідомити відповідача -2 про те, що предметом спору у справі № 39/201 є визнання свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 відповідно на знаки ВИФЕРОН, ВІФЕРОН, VIFERON та ВІФЕРОН-ФОРТЕ недійсними.

Клопотання позивача про залучення до участі у справі ТОВ "Капітал-Фарм" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2 судом задоволено.

Клопотання позивача про зобов'язання ТОВ "Капітал-Фарм" повідомити відповідача -2 про те, що предметом спору у справі № 39/201 є визнання свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 відповідно на знаки Виферон, ВІФЕРОН, VIFERON та ВІФЕРОН-ФОРТЕ недійсними судом відхилено як таке, що не ґрунтується на нормах ГПК України.

В судовому засіданні, призначеному на 23.01.2012 року, відповідач-1 звернувся до суду з клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи, зокрема, виписок з державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтв України № 30030, 76010, 76011, 85094 станом на 17.11.2011 р. та матеріалів заявок №№ 2001117489, 200701782, 200701783, 200717858. Клопотання відповідача-1 судом задоволено.

Відповідач-1 в судовому засіданні 23.01.2012 р. також надав відзив на позовну заяву, відповідно до якого просить відмовити в задоволенні позовних вимог, зазначаючи при цьому, що науково-технічна експертиза поданих відповідачем-2 заявок №№ 2001117489, 200701782, 200701783, 200717858 про видачу свідоцтв на знак для товарів і послуг була проведена Державним підприємством "Український інститут промислової власності", який відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" є уповноваженим Установою державним закладом для розгляду і проведення експертизи заявок; експертиза заявок була проведена відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі -Закон) і встановлених на його основі Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 (надалі -Правила); за результатами зазначеної експертизи було встановлено, що заявлені позначення ВИФЕРОН, ВІФЕРОН, VIFERON та ВІФЕРОН-ФОРТЕ відповідають умовам надання правової охорони (ст.ст. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг") відносно усього заявленого переліку товарів і послуг. Таким чином, під час видачі свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 відповідач-1 не порушив жодної з вимог законодавства України, діяв у відповідності із Законом, Правилами на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом.

Відповідач-2 в судове засідання, призначене на 23.01.2012 року, не з'явився.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.01.2012 р. відкладено розгляд справи на 13.02.2012 о 10:00 год., залучено до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2 Товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм"; вжито заходи до забезпечення позову, а саме: до вирішення спору по суті заборонено Компанії "Ісеншл лайн ЛТД" ("ESSENTIAL LINE LTD") (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, П. О. Бокс 3469, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) відчужувати знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № 30030, 76010, 76011, 85094 відповідно на ТМ ВИФЕРОН, ВІФЕРОН, VIFERON та ВІФЕРОН-ФОРТЕ; видавати ліцензії на використання знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України на знаки для товарів і послуг № 30030, 76010, 76011, 85094 відповідно на ТМ ВИФЕРОН, ВІФЕРОН, VIFERON та ВІФЕРОН-ФОРТЕ; заборонено Державній службі інтелектуальної власності вносити до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про зміни, пов'язані зі зміною особи власника свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 30030, 76010, 76011, 85094 відповідно на ТМ ВИФЕРОН, ВІФЕРОН, VIFERON та ВІФЕРОН-ФОРТЕ, припинення дії цих свідоцтв (п. 10 ухвали).

Не погоджуючись із вжиттям заходів до забезпечення позову, Товариство з обмеженою відповідальністю „Капітал-Фарм" звернулося до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати пункт 10 ухвали Господарського суду міста Києва від 23.01.2012 у справі 39/201.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 02.04.2012 року ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.01.2012 року про вжиття заходів до забезпечення позову залишено без змін.

Не погоджуючись із вказаними судовими рішеннями, Товариство з обмеженою відповідальністю „Капітал-Фарм" звернулося до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою.

Постановою Вищого господарського суду України від 05.06.2012 року ухвалу Господарського суду міста Києва від 23.01.2012 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 02.04.2012 року залишено без змін.

10.02.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав нотаріально засвідчені копії перекладів витягів на товарні знаки № 961602 та № 1068998.

13.02.2012 року позивач через відділ діловодства суду надав докази направлення третій особі позовної заяви з додатками.

Представник позивача в судове засідання, призначене на 13.02.2012 р., з"явився, проте вимоги ухвали суду в повному обсязі не виконав.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 13.02.2012 р. звернувся до суду з клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи, зокрема, службової записки про те, що міжнародна реєстрація № 961602 від 04.01.2008 р. не діє в Україні, копій міжнародної реєстрації № 961602 від 04.01.2008 р. та матеріалів стосовно даної міжнародної реєстрації, виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № 127226 станом на 09.02.2012 р. Клопотання відповідача-1 судом задоволено.

Представник відповідача-2 в судове засідання, призначене на 13.02.2012 р., не з"явився, вимоги ухвали суду не виконав.

Представник третьої особи в судовому засіданні 13.02.2012 р. звернувся до суду з усним клопотанням про відкладення розгляду справи та надання можливості представнику третьої особи ознайомитися з матеріалами справи. Клопотання третьої особи судом задоволено.

В судовому засіданні 13.02.2012 р. суд прийшов до висновку про необхідність призначити судову експертизу та забезпечити сторонам можливість надати суду питання, які на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Представники сторін в судовому засіданні, призначеному на 13.02.2012 р., звернулися до суду з спільним клопотанням про продовження термінів розгляду справи. Клопотання судом задоволено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2012 року продовжено строк вирішення спору, відкладено розгляд справи на 27.02.2012 о 10:00 год. та надано можливість сторонам і третій особі надати суду перелік питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

16.02.2012 року третя особа через відділ діловодства суду звернулася до суду з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання третьої особи судом задоволено.

27.02.2012 року третя особа через відділ діловодства суду звернулася до суду з клопотаннями про витребування доказів та оголошення перерви в судовому засіданні. Клопотання третьої особи судом відхилено.

Представник відповідача -1 в судовому засіданні, призначеному на 27.02.2012 р., подав клопотання з переліком питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Представники позивача, відповідача-2 та третьої особи наданим їм правом щодо подачі суду питань, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта, не скористалися.

Представник третьої особи в судовому засіданні 27.02.2012 р. звернувся до суду з усним клопотанням про оголошення перерви в судовому засіданні для надання можливості представнику ознайомитися з матеріалами справи. Судом клопотання відхилено.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом, визначаються судом відповідно до ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 р., на підставі ст. ст. 41, 79, 86 ГПК України, призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу та зупинено провадження у справі.

04.07.2012 р. Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності супровідним листом № 222 від 03.07.2012 р. за підписом заступника директора з експертної роботи, к.ю.н. експерта Дорошенка О.Ф., через відділ діловодства суду були повернуті матеріали справи № 39/201 разом з Висновком № 822 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.06.2012 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.07.12 року, на підставі ст. ст. 79, 86 ГПК України, поновлено провадження у справі № 39/201, розгляд справи призначено на 23.07.12 року.

20.07.2012 року позивач через відділ діловодства суду надав письмові пояснення та докази здійснення оплати за проведення судової експертизи - платіжне доручення № 2502 від 13.03.2012 р., банківська виписка за 13.03.2012 р. У наведених поясненнях позивач зазначив, що вважає висновки експерта щодо фактичних обставин справи № 39/201 та невідповідності знаків за свідоцтвами України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 умовам надання правової охорони об'єктивними, компетентними та обґрунтованими. На думку позивача, експертним висновком № 822 підтверджується, що знаки за свідоцтвами України № № 30030, 76010, 76011, 85094 здатні ввести в оману споживачів щодо особи виробника товару, а тому дані свідоцтва підлягають визнанню недійсними.

В судовому засіданні, призначеному на 23.07.2012 року, відповідач-1 надав відзив на висновок судової експертизи № 822, відповідно до якого просить прийняти викладені в ньому пояснення для повного та всебічного розгляду справи.

В судовому засіданні, призначеному на 23.07.2012 року, позивач позовні вимоги підтримав, з висновками судової експертизи погодився повністю. Крім того, позивач повідомив про передачу прав на свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 76010 та № 76011 відповідачем - 2 Товариству з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм" (третій особі, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2).

В судовому засіданні, призначеному на 23.07.2012 року, відповідач -1 надав усні пояснення, відповідно до яких повідомив про передачу прав на Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 76010 та № 76011 відповідачем - 2 Товариству з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм".

Про передачу прав на Свідоцтва України на знаки для товарів і послуг № 76010 та № 76011 відповідачем - 2 Товариству з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм" зазначено також судовим експертом у Висновку № 822 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.06.2012 року.

Відповідно до ст. 24 ГПК України, господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю власною ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

В судовому засіданні 23.07.2012 р. суд прийшов до висновку про необхідність залучення до участі у справі за ініціативою суду в якості відповідача-3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм", як власника свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 76010 та № 76011.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.07.2012 р., на підставі ст.ст. 24, 65, 86 ГПК України, залучено до участі у справі в якості відповідача-3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм", розгляд справи призначено на 06.08.2012 р. о 11:10 год.

24.07.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав клопотання у справі про визнання свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки недійсними повністю, відповідно до якого просить суд залучити до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-2 -ТОВ "Капітал-Фарм" до участі у справі як іншого відповідача. Крім того, у наведеному клопотанні позивач, додатково до поданих суду 20.07.2012 р. письмових пояснень та доказів сплати рахунку експертної установи за проведення судової експертизи у справі № 39/201, надав додаткові докази того, що платник -ТОВ "Мітек" здійснив зазначену оплату на підставі договору № 55 від 08.06.2010 р. про спільну діяльність між ТОВ "Ферон" та ТОВ "Мітек".

06.08.2012 року ТОВ «Капітал-Фарм»(відповідач-3) через відділ діловодства суду звернулося до суду з клопотанням про відкладення розгляду справи для надання можливості ознайомитися з матеріалами справи.

06.08.2012 року ТОВ «Капітал-Фарм»(відповідач-3) через відділ діловодства суду звернулося до суду з клопотанням про відмову в задоволенні позову повністю, у зв'язку з пропуском позивачем строку позовної давності.

06.08.2012 року ТОВ «Капітал-Фарм»(відповідач-3) через відділ діловодства суду звернулося до суду з клопотанням про витребування доказів.

В судовому засіданні, призначеному на 06.08.2012 року, відповідач-1 звернувся до суду з клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотання передано до відділу діловодства суду для подальшої його реєстрації, відповідно до п.2.4. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р.

В судовому засіданні, призначеному на 06.08.2012 року, здійснювався розгляд справи по суті.

Представник відповідача-3 підтримав подане ним 06.08.2012 року клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості ознайомитися з матеріалами справи. Клопотання відповідача-3 судом відхилено.

Представник відповідача-3 підтримав подане ним 06.08.2012 року клопотання про застосування строків позовної давності.

Відповідно до ст. 267 ЦК України, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Відповідач-3 вказав на пропуск позивачем строку позовної давності, тому розгляд справи № 39/201 здійснюється із застосуванням позовної давності.

Представник відповідача-3 підтримав подане ним 06.08.2012 року клопотання про витребування доказів. Клопотання про витребування доказів судом відхилено з огляду на те, що воно не відповідає вимогам ст. 38 ГПК України.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 06.08.2012 р., надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог з урахуванням висновку експертизи, позовні вимоги підтримав повністю.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 06.08.2012 р., усно проти задоволення позовних вимог заперечував.

Представник відповідача-2 в судове засідання, призначене на 06.08.2012 р., рівно як і в попередні судові засідання, не з'явився, про час та місце судового розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується матеріалами справи, письмових заяв, повідомлень суду щодо поважності причин відсутності в судовому засіданні 06.08.2012 р. від останнього до суду не надходило.

При цьому суд враховує, що додатковим доказом на підтвердження обізнаності відповідача-2 про порушення провадження у справі № 39/201 та призначення даної справи до розгляду в судових засіданнях, свідчать дії відповідача-2 стосовно передачі знаків для товарів і послуг ВІФЕРОН та VIFERON за свідоцтвами України №№ 76010, 76011 третій особі - TOB "Капітал-Фарм" після винесення ухвали Господарського суду міста Києва від 23.01.2012 р. про забезпечення позову шляхом заборони передавати конфліктні позначення.

Вищенаведене також свідчить про недобросовісність відповідача-2 як учасника судового процесу та зловживання ним своїми процесуальними правами.

Представник відповідача-3 в судове засідання, призначене на 06.08.2012 р., з'явився проти задоволення позовних вимог заперечував, зокрема, вказував на пропуск позивачем строку позовної давності.

Відповідно до приписів п. 3.9.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 р. № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" визначено, що розпочинаючи судовий розгляд, суддя має встановити, чи повідомлені про час і місце цього розгляду особи, які беруть участь у справі, але не з'явилися у засідання. Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві. У випадку нез'явлення в засідання представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи наведене, з метою запобігаючи безпідставному затягуванню розгляду спору, суд прийшов до висновку про можливість розгляду справи по суті в судовому засіданні 06.08.2012 р. без участі представника відповідача-2, оскільки неявка такого представника не перешкоджає вирішенню спору.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 06.08.2012 р. відповідно до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України, підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів .

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України, передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕРОН" (Общество с ограниченной ответственностью "ФЕРОН"), звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом, відповідно до якого просить суд визнати недійсними повністю свідоцтва України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг, зобов'язати відповідача-1 (Державну службу інтелектуальної власності України) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (надалі -ГК України).

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності -це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в ст. 1 також визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України від 15.12.1993 р. № 3689-ХІІ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (зі змінами і доповненнями) (надалі -Закон України) також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Відповідно до ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891р., яка набула чинності для України 25.12.1991р., товарний знак, який має міжнародну реєстрацію, з дати реєстрації в Міжнародному бюро користується такою ж охороною в кожній із заявлених країн, як і знаки, що зареєстровані в цій країні за національною процедурою.

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Права вітчизняних та іноземних осіб, які бажають отримати права на об'єкти промислової власності в Україні, регулюються відповідно до п. (1) ст. 2 Паризької конвенції та п. 1 ст. 4 Закону.

Зокрема, у статті 2 Паризької конвенції відносно про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута: у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1976 р.) (надалі - Паризька конвенція) зазначається наступне: відносно охорони промислової власності громадяни кожної країни Союзу користуються в усіх інших країнах Союзу тими ж привілеями, що надаються тепер чи будуть надаватися згодом відповідними законами власним громадянам, не обмежуючи при цьому прав, спеціально передбачених цією Конвенцією. Виходячи з цього, їх права будуть охоронятися так само, як і права громадян даної країни, і вони будуть користуватися тими ж законними засобами захисту від будь-якого посягання на їх права, якщо при цьому дотримуються умови та формальності, приписувані власним громадинам.

У ч. 1 ст. 4 Закону зазначено, що іноземні особи та особи без громадянства мають рівні з особами України права, передбачені цим Законом, відповідно до міжнародних договорів України чи на основі принципу взаємності.

В матеріалах справи наявні відомості про знак за міжнародною реєстрацією № 961602 "VIFERON":

04.01.2008

180 Expected expiration date of the registration/renewal

04.01.2018 зареєстровано для:

- товарів 5 класу МКТП, а саме:

«Фармацевтичні препарати».

Власником є Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostiyu "FERON" d.73, Volokolamskoe sh. RU-123424, MOSCOW Russian Federation (позивач) .

Пріоритет заявки за міжнародною реєстрацією (822 Basic registration):

RU (Russian Federation), 13.09.1994, 120337

832 Designation(s) under the Madrid Protocol

В матеріалах справи також наявні відомості про знак для товарів і послуг «ВІФЕРОН-ФЕРОН», зареєстрований 10.08.2010 р. за свідоцтвом України № 127226 . Наведений знак зареєстрований для:

- товарів 5 класу МКТП, а саме:

Фармацевтичні та ветеринарні препарати;

- послуг 35 класу МКТП:

Реклама; влаштовування і проводіння виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів; імпортно-експортні агентства; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 5 класу, що дозволяє покупцям оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; сприяння продажеві (посередництво)».

Власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 127226 є Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "Фєрон" (позивач) .

Заявник: Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "Фєрон" (позивач).

Відомості про реєстрацію знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 127226 були опубліковані 10.08.2010 року в Офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 15.

Стосовно оспорюваних свідоцтв України на знаки для товарів і послуг судом по матеріалам справи встановлено наступне:

1) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30030 "ВИФЕРОН" зареєстрований 17.02.2003 року , для:

- товарів 5 класу МКТП, а саме:

«фармацевтичні, ветеринарні і гігієнічні препарати; фармацевтичні препарати для комплексної терапії при інфекційних захворюваннях; антибіотики; фармацевтичні гелі, мазі, свічки; ліки для людини; таблетки і пігулки на фармацевтичні потреби; хімічні препарати на лікарські потреби»;

- товарів 16 класу МКТП, а саме:

папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; вивіски паперові або картонні; торбинки, пакети і мішки паперові, целофанові або пластмасові для пакування; обгортки на фармацевтичні вироби; опаковання паперове або картонне; коробки картонні або паперові; друкована продукція; бланки; брошури; буклети; довідники; етикетки для фармацевтичних виробів; інформаційні бюлетні; каталоги; наклейки; плакати; проспекти рекламні; ярлики; пластмасові матеріали для пакування, зокрема пластмасові листи, конверти, бульбашкове пластмасове опаковання»;

- послуг 35 класу МКТП, а саме:

реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: ділове оцінювання,; демонстрування товарів,; досліджування ділове,; ділове інформування,; ділові довідки,; імпортно-експортні агентства,; надавання консультаційних та маркетингових послуг; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво) фармацевтичних препаратів.

Власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 30030 є ІСЕНШЛ ЛАЙН ЛТД (відповідач-2) . Заявник: ОСОБА_10 (АДРЕСА_1, 68000 (ІІА), заявка № 2001117489 подана 22.11.2001.

Відомості про реєстрацію знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30030 були опубліковані 17.02.2003 року в Офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 2;

2) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 76010 "ВІФЕРОН" зареєстрований 25.04.2007 року , для:

- товарів 5 класу МКТП, а саме:

«фармацевтичні препарати; активні біологічні добавки; антибіотики; бадьорівники (тонізівники), що належать до 5 класу; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби; біологічні препарати на лікарські потреби; бронхорозширювальні препарати; вакцини; вітамінні напої; гомеопатичні препарати; гормони на лікарські потреби; діагностичні препарати на лікарські потреби; домішки до кормів лікарські; еліксири, що належать до 5 класу; імуностимулятори на лікарські потреби; імунобіологічні препарати на лікарські потреби; імуномоделюючі препарати на лікарські потреби; капсули на ліки; краплі на лікарські потреби; ліки для людини; лікувальні та вітамінні препарати; лікувальні напої (мікстури); лікувальні олії; лікувальні настої і настоянки; лініменти (рідкі мазі); магнезія; мазі; пігулки (пілюлі), що належать до 5 класу; поживні домішки на лікарські потреби; препарати з мікроелементами; препарати з мікроорганізмами на лікарські потреби; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; препарати для профілактики і лікування грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій; противірусні препарати; протигарячкові засоби; протипухлинні препарати; розчини для ін'єкцій; судинорозширювальні засоби; сиропи; свічки на фармацевтичні потреби; субстанції для виготовляння фармацевтичних препаратів; таблетки, що належать до 5 класу; фармацевтичні препарати для комплексної терапії при інфекційних захворюваннях; ферментні препарати на лікарські потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські потреби».

Власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 76010 станом на 21.03.2012 р. є Товариство з обмеженою відповідальнічтю "Капітал-Фарм" (відповідач-3) , проте, як вбачається з матеріалів справи, на дату подання позову власником свідоцтва був ІСЕНШЛ ЛАИН ЛТД (відповідач-2). Заявник: ОСОБА_10 (АДРЕСА_1, 68000 (UA), заявка № m 2007 01782 подана 08.02.2007.

Відомості про реєстрацію знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 76010 були опубліковані 25.04.2007 року в Офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 5;

3) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 76011 "VIFERON" зареєстрований 25.04.2007 року для:

- товарів 5 класу МКТП, а саме:

«фармацевтичні препарати; активні біологічні добавки; антибіотики; бадьорівники (тонізівники), що належать до 5 класу; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби; біологічні препарати на лікарські потреби; бронхорозширювальні препарати; вакцини; вітамінні напої; гомеопатичні препарати; гормони на лікарські потреби; діагностичні препарати на лікарські потреби; домішки до кормів лікарські; еліксири, що належать до 5 класу; імуностимулятори на лікарські потреби; імунобіологічні препарати на лікарські потреби; імуномоделюючі препарати на лікарські потреби; капсули на ліки; краплі на лікарські потреби; ліки для людини; лікувальні та вітамінні препарати; лікувальні напої (мікстури); лікувальні олії; лікувальні настої і настоянки; лініменти (рідкі мазі); магнезія; мазі; пігулки (пілюлі), що належать до 5 класу; поживні домішки на лікарські потреби; препарати з мікроелементами; препарати з мікроорганізмами на лікарські потреби; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; препарати для профілактики і лікування грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій; противірусні препарати; протигарячкові засоби; протипухлинні препарати; розчини для ін'єкцій; судинорозширювальні засоби; сиропи,; свічки на фармацевтичні потреби; субстанції для виготовляння фармацевтичних препаратів; таблетки, що належать до 5 класу; фармацевтичні препарати для комплексної терапії при інфекційних захворюваннях; ферментні препарати на лікарські потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські потреби».

Власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 76011 станом на 21.03.2012 р. є Товариство з обмеженою відповідальнічтю "Капітал-Фарм" (відповідач-3) , проте, як вбачається з матеріалів справи, на дату подання позову власником свідоцтва був ІСЕНШЛ ЛАИН ЛТД (відповідач-2). Заявник: ОСОБА_10 (АДРЕСА_1, 68000 (UA), заявка № m 2007 01782 подана 08.02.2007.

Відомості про реєстрацію знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 76011 були опубліковані 25.04.2007 року в Офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 5;

4) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 85094 "ВИФЕРОН ФОРТЕ" зареєстрований 26.11.2007 року, для:

- товарів 5 класу МКТП, а саме:

«фармацевтичні препарати; активні біологічні добавки; антибіотики; бадьорівники (тонізівники), бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби; біологічні препарати на лікарські потреби; бронхорозширювальні препарати; вакцини; вітамінні напої; гомеопатичні препарати; гормони на лікарські потреби; діагностичні препарати на лікарські потреби; домішки до кормів лікарські; еліксири (фармацевтичні препарати); імуностимулятори на лікарські потреби; імунобіологічні препарати на лікарські потреби; імуномоделюючі препарати на лікарські потреби; капсули на ліки; краплі на лікарські потреби; ліки для людини; лікувальні та вітамінні препарати; лікувальні напої; лікувальні олії; лікувальні настої і настоянки; лініменти (рідкі мазі); магнезія на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; мікстури; пігулки (пілюлі) на фармацевтичні потреби; поживні домішки на лікарські потреби; препарати з мікроелементами для людей та тварин; препарати з мікроорганізмами на лікарські потреби; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; препарати для профілактики і лікування грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій; противірусні препарати; протигарячкові засоби; протипухлинні препарати; розчини для ін'єкцій; судинорозширювальні засоби; сиропи на фармацевтичні потреби; свічки на фармацевтичні потреби; субстанції для виготовляння фармацевтичних препаратів; таблетки на фармацевтичні потреби; фармацевтичні препарати для комплексної терапії при інфекційних захворюваннях; ферментні препарати на лікарські потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські потреби».

Власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 85094 є ІСЕНШЛ ЛАЙН ЛТД (відповідач-2) .

Заявник: ОСОБА_10 (АДРЕСА_1, 68000 (UA), заявка № m 2007 17858 подана 19.10.2007.

Відомості про реєстрацію знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 85094 були опубліковані 26.11.2007 року в Офіційному бюлетені «Промислова власність»№ 19.

Як вбачається з наведеної інформації, всі перелічені знаки (оспорювані та ті що належать позивачу) зареєстровані для товарів 5 класу МКТП, а саме -для загального виду продукції фармацевтичної галузі -«фармацевтичні препарати», що включає в себе, зокрема:

фармацевтичні препарати; активні біологічні добавки; антибіотики; бадьорівники (тонізівники); бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби; біологічні препарати на лікарські потреби; бронхорозширювальні препарати; вакцини; вітамінні напої; гомеопатичні препарати; гормони на лікарські потреби; діагностичні препарати на лікарські потреби; домішки до кормів лікарські; еліксири (фармацевтичні препарати); імуностимулятори на лікарські потреби; імунобіологічні препарати на лікарські потреби; імуномоделюючі препарати на лікарські потреби; капсули на ліки; краплі на лікарські потреби; ліки для людини; лікувальні та вітамінні препарати; лікувальні напої; лікувальні олії; лікувальні настої і настоянки; лініменти (рідкі мазі); магнезія на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; мікстури; пігулки (пілюлі) на фармацевтичні потреби; поживні домішки на лікарські потреби; препарати з мікроелементами для людей або тварин; препарати з мікроорганізмами на лікарські потреби; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; препарати для профілактики і лікування грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій; противірусні препарати; протигарячкові засоби; протипухлинні препарати; розчини для ін'єкцій; судинорозширювальні засоби; сиропи на фармацевтичні потреби; свічки на фармацевтичні потреби; субстанції для виготовляння фармацевтичних препаратів; таблетки на фармацевтичні потреби; фармацевтичні препарати для комплексної терапії при інфекційних захворюваннях; ферментні препарати на лікарські потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські потреби».

Наведені товари загалом (крім товару «активні біологічні добавки») належать до такого виду фармацевтичних препаратів, як лікарські засоби.

Згідно матеріалів справи, позначення "Віферон" (у кирилиці та латиниці) використовується для маркування такого підвиду лікарських засобів як медичні імунобіологічні препарати (далі -МІБП).

Відповідно до приписів ст. 2 Закону України "Про лікарські засоби", лікарські засоби речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму.

До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», медичні імунобіологічні препарати -це вакцини, анатоксини, імуноглобуліни, сироватки, бактеріофаги, інші лікарські засоби, що застосовуються в медичній практиці з метою специфічної профілактики інфекційних хвороб.

Стаття 33 ГПК України, передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ч. 1 ст. 32 ГПК України).

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Датою подання заявки № m2001117489 на знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №30030 є 22.11.2001 р.

Датою подання заявки № m200701782 на знак для товарів і послуг «Віферон»за свідоцтвом України № 76010 є 08.02.2007 р.

Датою подання заявки № m200701783 на знак для товарів і послуг «Viferon»за свідоцтвом України № 76011 є 08.02.2007 р.

Датою подання заявки № m200717858 на знак для товарів і послуг «Віферон форте»за свідоцтвом України № 85094 є 19.10.2007 р.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Отже, відповідність заявленого на реєстрацію знаку «ВИФЕРОН»(належного відповідачу-2) за свідоцтвом України № 30030, умовам його реєстрації повинна була визначатися відповідачем- 1 згідно з Законом України N 3689-XII від 15.12.1993р. «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»у редакції Закону N 2188-III від 21.12.2000р., а знаків для товарів і послуг «Віферон», «Viferon»та «Віферон форте»за свідоцтвами України № № 76010, 76011, 85094 в редакції Закону від 22.05.2003р.

Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом (ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 22.05.2003р.).

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Так, відповідно до положень ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не можуть бути зареєстровані як знаки позначення які є оманливими або, такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з п. 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 (надалі -Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг) об'єктом правової охорони можуть бути такі знаки:

словесні у вигляді слів або сполучень літер;

зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;

об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;

комбінації вищезазначених позначень.

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Предметом спору у даній справі є, зокрема, матеріально-правова вимога позивача про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити:

Чи є знак «ВИФЕРОН»за свідоцтвом України № 30030 оманливим або таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, станом на 17.02.2003 року -дату подання відповідачем -2 заявки № m2001117489?

Чи є знак «ВІФЕРОН»за свідоцтвом України № 76010 оманливим або таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, станом на 08.02.2007 року -дату подання відповідачем -2 заявки № m200701782?

Чи є знак «Viferon»за свідоцтвом України № 76011 оманливим або таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, станом на 08.02.2007 року -дату подання відповідачем -2 заявки № m200701783?

Чи є знак «Віферон форте»за свідоцтвом України № 85094 оманливим або таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, станом на 19.10.2007 року -дату подання відповідачем -2 заявки № m200717858?

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 39/201, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу, на вирішення якого були поставлені вищенаведені питання.

У вступній частині Висновку № 822 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.06.2012 р. (надалі -Висновок) експерт зазначив, що оскільки відповідачем-2 є ІСЕНШЛ ЛАЙН ЛТД, а заявником, від імені якого було подано заявки на знаки для товарів і послуг, за якими видано свідоцтва України №№ 30030, 76010, 76011 та 85094 є ОСОБА_10, то експерт, в межах своєї компетенції, вважав необхідним вирішувати поставлені судом питання в наступній редакції:

1. Чи є знак «ВИФЕРОН»за свідоцтвом України № 30030 оманливим або таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, станом на 17.02.2003 року -дату подання заявки № m2001117489? (надалі - питання 1).

2. Чи є знак «ВІФЕРОН»за свідоцтвом України № 76010 оманливим або таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, станом на 08.02.2007 року -дату подання заявки № m200701782? (надалі - питання 2).

3. Чи є знак «Viferon»за свідоцтвом України № 76011 оманливим або таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, станом на 08.02.2007 року -дату подання заявки № m200701783? (надалі - питання 3).

4. Чи є знак «Віферон форте»за свідоцтвом України № 85094 оманливим або таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, станом на 19.10.2007 року -дату подання заявки № m200717858? (надалі - питання 4 ).

Для надання відповідей на вищезазначені питання експертом було здійснено аналіз наданих на дослідження матеріалів справи та доступних джерел, які містять відомості щодо позначення ВИФЕРОН та продукту, для якого позначення ВИФЕРОН застосовується як торгова назва.

Зокрема, експертом було встановлено, що препарат "Віферон" ("Виферон") у формі супозиторіїв і мазі було створено групою вчених НДІ ім.. Н.Ф. Гамалеї під керівництвом професора В.В. Малиновького у період 1990-1995 років.

В 1996 році на базі НДІ імені Н.Ф. Гамалеї РАМН було організоване виробництво препаратів під назвою "Віферон" ("Виферон").

Ефективність та безпечність фармкомпозиції "Виферон" (Viferon) - российский лекарственный препарат на основе рекомбинантного человеческого интерферона альфа-2Ь (IFN-a2b) - визначеного якісно-кількісного складу була доведена у ході численних клінічних випробувань при широкому спектрі захворювань у провідних клініках Росії.

Про відомість в Україні препарату ВИФЕРОН та його назви стосовно особи позивача, як розробника технології одержання субстанції інтерферону альфа-2Ь людського рекомбінантного і готових лікарських форм на його основі, зокрема, свідчить той факт, що 19 березня 2001р. позивачем одержана Премія Уряду РФ «За розробку технології одержання субстанції інтерферону альфа-2Ь людського рекомбінантного, готових лікарських засобів на його основі й впровадження їх у медичну практику», копія диплому про нагородження ООО «ФЕРОН»даною Премією Уряду РФ міститься в матеріалах справи і підтверджується інформацією в мережі Інтернет.

Стосовно особи позивача із матеріалів справи вбачається, що TOB «ФЕРОН»було створено у 1992 році відповідно до Уставу TOB «ФЕРОН»та Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб № 4885695_УД.

14.07.2000р., тобто до дати подання заявки на знак за свідоцтвом України № 30030, МІБП Віферон був зареєстрований як лікарський засіб у Російській Федерації, про що свідчить «Регистрационное удостоверение № 000017/01-2000 от 14.07.2000 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации».

Таким чином, експерт прийшов до висновку, що позначення ВИФЕРОН було створено розробниками медичного імунобіологічного препарату на основі інтерферону альфа-2b людського рекомбінантного - групою вчених НДІ ім. Н.Ф. Гамалеї під керівництвом професора В.В. Малиновської, та вперше застосовано в якості назви цього лікарського засобу антивірусної дії у 90-х роках минулого століття.

Стосовно захищеності назви МІБП ВИФЕРОН, як товарного знака, наявними у справі матеріалами підтверджується, що 13.09.1994р. торговельна марка VIFERON була зареєстрована у РФ на ім'я ТОВ «ФЕРОН»(свідоцтво РФ № 120337). На підставі цієї реєстрації в подальшому була здійснена міжнародна реєстрація за Мадридською угодою за № 961602 від 04.01.2008 (Basic registration RU (Russian Federation), 13.09.1994, 120337) з пріоритетом від 10.02.1993, дія якої поширена на Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Болгарію, Хорватію, Кубу, Чехію, Північну Корею, Киргизстан, Молдову, Монголію, Польщу, Румунію, Сербію, Словаччину, Словенію, Таджикистан, Македонію та В'єтнам.

Також, в Україні на ім'я ТОВ «ФЕРОН»10.08.2010 року зареєстровано знак для товарів і послуг ВІФЕРОН-ФЕРОН (свідоцтвом України № 127226 для товарів 5 класу МКТП, а саме - фармацевтичні та ветеринарні препарати, та послуг 35 класу МКТП), заявка № m201008893 подана 09.06.2010 р.

Враховуючи вищенаведене, заявка на знак за Свідоцтвом України № 127226 подана пізніше заявок на знаки № 30030, № 76010, № 76011, № 85094.

Проаналізувавши матеріали справи та відомості з доступних інформаційних джерел, які містять фактичні дані щодо позначення ВИФЕРОН та однойменного продукту 5 класу МКТП, експерт дійшов висновку, що заявку № 2001117489 на реєстрацію в Україні знака для товарів і послуг ВИФЕРОН було подано заявником (ОСОБА_10) в умовах існування на фармацевтичному ринку товару 5 класу МКТП (МІБП «Виферон»), що позначався цим знаком принаймні з початку 2000-х років , за наявності в РФ зареєстрованого знака VIFERON з пріоритетом від 10.02.1993, фонетично та семантично тотожного заявленому ним, що може свідчити про намір заявника ввести споживачів в оману щодо дійсного джерела походження продукту (його виробника - TOB «Фєрон»та забезпечити собі виключне право на використання назви «ВИФЕРОН»в Україні (про що, зокрема, свідчить його лист від 25.05.2001 р. до директора TOB «ФЕРОН»Малиновського Є.Ю. (наявний в матеріалах справи), в якому висловлюється бажання, щоб очолюване ним підприємство (ПП «Капітал») було ексклюзивним представником TOB «ФЕРОН»при реєстрації та продажу препарату «Віферон»в Україні

Даний висновок експерта підтверджується і дослідженням етимології назви «Виферон»та його семантичного навантаження.

Зокрема, експерт встановив, що при створенні назви ВИФЕРОН: авторами створено, нове слово, яке є одночасно фантазійним позначенням та, в той же час, слугує орієнтиром для фахівців (лікарів та провізорів) щодо призначення препарату (антивірусна активність). Ця комбінація фантазійно-сугестивних властивостей позначення ВИФЕРОН зробила знак помітним, високодистинктивним і таким, що добре запам'ятовується фахівцями та пацієнтами і, відповідно, опосередковано вказує на виробника МІБП ВИФЕРОН / ВІФЕРОН (джерело походження відповідного товару 5 класу МКТП) - TOB «Ферон».

Із документів, що складають матеріали справи, однозначно випливає, що медичне застосування препарату "ВИФЕРОН" в Україні, як і в інших країнах СНД та Східної Європи, було пов'язане виключно з його виробником - TOB «ФЕРОН»та на сьогодні асоціюється лише з ним. Про те, що фармацевтичний препарат, маркований знаком "ВИФЕРОН", асоціюється українським споживачем саме з TOB «ФЕРОН»свідчать численні публікації у наукових та практичних медико-фармацевтичних виданнях.

Крім того, торгова назва лікарського засобу (фармацевтичного препарату) «ВИФЕРОН»(окрім свого семантичного навантаження, зрозумілого лише фахівцям) включає в себе вирізняльну частину фірмового найменування TOB «ФЕРОН», до складу обох комерційних позначень (торговельної марки та комерційного (фірмового) найменування) входить частина «ФЕРОН», що також свідчить про стійку асоціацію лікарського засобу, маркованого знаком "ВИФЕРОН" саме з TOB «ФЕРОН».

Таким чином, експерт вважає, що використання знака за свідоцтвом України № 30030 його власником для товарів 5 класу МКТП, для яких цей знак зареєстрований, призведе до введення споживачів в оману стосовно виробника товарів.

У той же час, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30030 ВИФЕРОН зареєстрований для товарів 16 класу МКТП. При цьому, матеріали справи не містять доказів використання заявником або власником свідоцтва України № 30030 позначення ВИФЕРОН для товарів 16 класу МКТП (введення їх у господарський обіг під торговою назвою ВИФЕРОН).

Позначення ВИФЕРОН як назву лікарського препарату, складено з дотриманням відповідних вимог нормативних актів про лікарські засоби, що застосовуються при виборі торгових назв лікарських препаратів. У зв'язку з цим, а також через досить високу популярність препарату, позначення асоціюється у свідомості споживачів виключно з лікарськими засобами. Тому експерт вважає, що для товарів 16 класу це позначення є оманливим, тобто таким, що містить відомості, які однозначно сприймаються споживачем як неправдиві, неправильні, або як такі, що не відповідають реальним фактам щодо властивостей (істотності) або інших якісних характеристик товарів.

Експерт вважає, що те ж саме справедливо і для послуг 35 класу МКТП, які не стосуються ведення в господарський обіг та просування на ринку товарів 5 класу - позначення ВИФЕРОН, звичне для споживачів у якості назви лікарського препарату, однозначно сприймається як таке, що містить неправдиві відомості щодо характеру послуг, тобто є оманливим.

Щодо зазначених у свідоцтві послуг 35 класу, які стосуються введення в господарський обіг та просування на ринку товарів 5 класу - МІБП Віферон, знак за свідоцтвом № 30030 є таким, що вводить в оману відносно особи, що надає послуги, оскільки на дату подання заявки товар 5 класу, маркований позначенням «Виферон», уже був представлений на ринку, при цьому власник свідоцтва не мав ніякого відношення до його просування та реалізації.

Таким чином, відповідь на питання 1 експерт сформулював наступним чином:

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30030 є таким, що вводить споживача в оману стосовно джерела походження товарів 5 класу МКТП, зазначених у свідоцтві (виробника лікарських засобів), та був таким станом на 22.11.2001 року -дату подання заявки № m 2001 117489.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30030 є таким, що вводить споживача в оману відносно особи, що надає зазначені у свідоцтві послуги 35 класу МКТП, які стосуються введення в господарський обіг та просування на ринку товарів 5 класу та був таким станом на 22.11.2001 року -дату подання заявки № m2001117489.

Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30030 є оманливим для зазначених у свідоцтві товарів 16 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, які не стосуються введення в господарський обіг та просування на ринку товарів 5 класу, та був таким станом на 22.11.2001 року -дату подання заявки № m2001117489.

При дослідженні питання 2, експертом у Висновку зазначено, зокрема, що оскільки знак для товарів і послуг «Віферон»за свідоцтвом України № 76010 фонетично та семантично тотожний зареєстрованому в РФ знаку VIFERON з пріоритетом від 10.02.1993р. та знаку ВИФЕРОН за свідоцтвом України № 30030, препарат "Віферон" виробництва ООО "Ферон", Москва, зареєстрований в МОЗ України за № 300/ 02-3002 00 000 від 2002 p., дослідження, проведене при вирішенні питання 1 щодо знака за свідоцтвом № 30030 стосовно товарів 5 класу МКТП, справедливе і для знака за свідоцтвом № 76010, тобто використання цього знака його власником для товарів 5 класу МКТП, для яких він зареєстрований, призведе до введення споживачів в оману стосовно виробника товарів, причому така ситуація існувала на дату подання заявки.

Таким чином, експерт надав наступну відповідь на питання 2:

Знак для товарів і послуг «Віферон»за свідоцтвом України № 76010 є таким, що вводить споживача в оману відносно виробника товарів 5 класу МКТП, зазначених у свідоцтві та був таким станом на 08.02.2007 року -дату подання заявки № m200701782.

При дослідженні питання 3, експертом у Висновку зазначено, зокрема, що оскільки знаки для товарів і послуг «Віферон», »за свідоцтвами України №№ 76010, 76011 не відрізняються фонетично і семантично від знака для товарів і послуг «ВИФЕРОН»за свідоцтвом України № 30030, проведене дослідження на визначення оманливості знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30030 або здатності введення в оману для товарів 5 класу МКТП має місце і при визначенні оманливості, або здатності введення в оману знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України №№ 76010, 76011.

Виходячи з наведеного, експерт надав наступну відповідь на питання 3:

Знак для товарів і послуг »за свідоцтвом України № 76011 є таким, що вводить споживача в оману відносно виробника товарів 5 класу МКТП, зазначених у свідоцтві та був таким станом на 08.02.2007 року -дату подання заявки № m200701783.

При дослідженні питання 4, експерт звертає увагу, що до складу словесних позначень можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеня розрізняльної здатності в цілому таких позначень полягає на сильні елементи. Сильні елементи словесних позначень оригінальні, не мають описового характеру. До позначень, що можуть ввести в оману відносяться й такі, в яких окремі компоненти можуть ввести в оману.

До слабких елементів відносяться, зокрема, неохороноздатні позначення (наприклад, ФОРТЕ, AUTO, FITO, SOFT, MEDIA, мульті, ІНФО, ПЛЮС, БІО, A4) і форманти типа -мат, -ол, -дент, -кард тощо.

З врахуванням викладеного, знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 85094 складається з:

- сильного елементу «Віферон», який є оригінальним фантазійним словом, що має високий ступінь розрізняльної здатності і саме завдяки якому споживач відрізняє товар на ринку серед таких самих товарів інших виробників;

- слабкого (неохороноздатного) елементу «форте».

При відповіді на питання 2 експертом було встановлено, що знак для товарів і послуг «Віферон»за свідоцтвом України № 76010, який тотожний сильному елементу знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 85094, є таким, що вводить споживача в оману відносно виробника товарів 5 класу МКТП, зазначених у свідоцтві та був таким станом на 08.02.2007 року - дату подання відповідачем -2 заявки № ш200701782.

Оскільки сильний елемент «Віферон»знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 85094 є таким, що вводить в оману споживача відносно виробника товарів 5 класу МКТП, а другий елемент «форте»є неохороноздатним , то експерт надав відповідь на питання 4 наступного змісту:

Знак «Віферон форте»за свідоцтвом України № 85094 є таким, що вводить споживача в оману відносно виробника товарів 5 класу МКТП, зазначених у свідоцтві та був таким станом на 19.10.2007 року -дату подання заявки № m200717858.

Здійснюючи експертне дослідження, експерт дослідив звукову (фонетичну), графічну (візуальну), смислову (семантичну) схожість словесних позначень ВИФЕРОН, ВІФЕРОН, VIFERON (у залежності від абетки, якою відображена назва препарату Віферон); визначив сильний елемент у складі об'єкта дослідження -позначення «Віферон форте»за свідоцтвом України № 85094; визначив фактори, що зумовлюють схожість об'єктів дослідження; провів аналіз товарів та послуг, для яких зареєстровані знаки; дослідив фактори, що впливають на сплутування знаків споживачем, та визначають оманливість та/або здатність вводити в оману знаків для товарів і послуг «ВИФЕРОН», «Віферон», «Viferon»та «Віферон форте»за свідоцтвами України № № 30030, 76010, 76011, 85094.

Експерт, зокрема, зазначив, що при встановлені спорідненості товарів і/або послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживачів враження про належність їх одній особі, що виготовляє товари або надає послуги. Експерт дійшов висновку, що позначення «ВИФЕРОН», «Віферон», «Viferon»та «Віферон форте»за свідоцтвами України № № 30030, 76010, 76011, 85094 є оманливими або можуть ввести в оману споживачів у зв'язку з тим, що породжують або можуть породити у свідомості споживачів асоціації, пов'язані з певним товаром та його виробником - ТОВ «ФЕРОН»(позивачем), які насправді не відповідають дійсності. При цьому жодних доказів використання відповідачами 2 та 3 знаків для товарів і послуг «ВИФЕРОН», «Віферон», «Viferon»та «Віферон форте»за свідоцтвами України № № 30030, 76010, 76011, 85094 матеріали справи не містять.

Призначаючи судову експертизу, суд прийшов до висновку, що для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю 13.6. "Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів».

Як зазначено у висновку № 822 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.06.2012, судовий експерт Дорошенко О.Ф. має вищу технічну освіту, вищу освіту в cфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг».

Про кримінальну відповідальність згідно зі ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України судового експертів було попереджено.

Відповідно до ч. 5 ст. 31 ГПК України, судовий експерт має право відмовитися від дачі висновку якщо він не має необхідних знань для виконання покладеного на нього обов'язку.

З огляду на наведене, суд вважає, що висновок № 822 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.06.2012 р. складений кваліфікованим судовим експертом, відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Таким чином, Висновок № 822 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.06.2012 р. обґрунтовано підтвердив той факт, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30030 є таким, що вводить споживача в оману стосовно джерела походження товарів 5 класу МКТП, зазначених у свідоцтві (виробника лікарських засобів), та був таким станом на 22.11.2001 року -дату подання заявки № m 2001 117489; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30030 є таким, що вводить споживача в оману відносно особи, що надає зазначені у свідоцтві послуги 35 класу МКТП, які стосуються введення в господарський обіг та просування на ринку товарів 5 класу та був таким станом на 22.11.2001 року -дату подання заявки № m2001117489; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30030 є оманливим для зазначених у свідоцтві товарів 16 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, які не стосуються введення в господарський обіг та просування на ринку товарів 5 класу, та був таким станом на 22.11.2001 року -дату подання заявки № m2001117489; знаки для товарів і послуг за свідоцтвом України № 76010, № 76011, № 85094 є таким, що вводить споживача в оману відносно виробника товарів 5 класу МКТП, зазначених у свідоцтві та були такими станом на 08.02.2007 року -дату подання заявки № m200701782.

А тому, у відповідача-1 наявні були підстави для відмови у наданні правової охорони оспорюваним позначенням відповідно до законодавства що діяло на дату подання заявок.

Судом також враховано, що основним принципом, з якого виходять у цих випадках законодавство й світова практика, служить неприпустимість змішання знака і введення тим самим в оману споживачів. Цей принцип неприпустимості змішання є загальним для всіх країн і головним у визначенні небезпеки введення споживача в оману щодо дійсного виробника товару (асоціація з особою позивача).

Знак для товарів і послуг має виконувати такі основні функції:

відрізняльну (здатність відрізнити товари одних виробників від однорідних товарів інших виробників);

гарантії якості (здатність допомогти споживачу у виборі якісного товару або послуги);

рекламну (здатність сприяти здійсненню ефективної реклами товару або послуги).

Ці функції є взаємозалежними і з практичної точки зору їх завжди слід розглядати комплексно. Усі функції разом становлять інформативний зміст товарного знаку і впливають у певному психологічному розумінні на споживача.

Для того, щоб знак виконував зазначені функції, знак повинен мати дистинктивність (своєрідність). Поняття дистинктивності є одним з визначальних стосовно реєстрації та експертизи торговельних марок. Термін «дистинктивність»є похідним від поняття дистинкції (від лат. distinctio розрізняння) - «пізнавальний акт, у процесі якого фіксується різниця між предметами дійсності або елементами свідомості (відчуттями, уявленнями тощо)».

З документів, наявних в матеріалах справи, однозначно випливає, що медичне застосування препарату "ВИФЕРОН" в Україні, як і в інших країнах СНД та Східної Європи, було пов'язане виключно з його виробником -ТОВ «ФЕРОН»та на сьогодні асоціюється лише з ним.

За таких обставин, вимоги позивача про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг ВИФЕРОН, ВІФЕРОН, VIFERON та ВІФЕРОН-ФОРТЕ є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (відповідача-1) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг та здійснення відповідної публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(в редакції від 16.05.2008 р., що діє на момент прийняття рішення), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»).

Відповідно до п. 1.2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. № 10, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

Згідно з п. 2.3. зазначеного Положення у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що свідоцтва України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг ВИФЕРОН, ВІФЕРОН, VIFERON та ВІФЕРОН-ФОРТЕ підлягають визнанню недійсними повністю.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідач-3 вказав на пропуск позивачем строку позовної давності, тому розгляд справи № 39/201 здійснюється із застосуванням строку позовної давності.

Відповідно до ст. 256 ЦК України, позовна давність -це строк у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права та інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 258 ЦК України). Відповідно до ст. 267 ЦК України, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Звертаючись з позовом позивач вказав, що причиною звернення позивача до суду за захистом своїх прав стала спроба відповідача-2 перешкодити позивачу у здійсненні своїх законних прав на торговельну марку «ВІФЕРОН-ФЕРОН», шляхом подання позову до Господарського суду міста Києва про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 127226 (справа 59/16).

Як встановлено ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

При цьому, перебіг позовної давності починається від дня коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права (ч. 1 ст. 261 ЦК України).

За таких обставин, суд прийшов до висновку, що позивачем не було пропущено строк позовної давності, оскільки позовна давність починається від дня коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права.

Згідно з ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, державне мито покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, а суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу при задоволенні позову покладаються на відповідача.

Відповідно до п. 49 Рекомендацій Президії Вищого господарського суду України від 10.06.2004р. № 04-5/1107, за змістом ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення позову про визнання свідоцтва на знак недійсним повністю або частково суд не має права покладати сплату державного мита та інших судових витрат на Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, якщо останнього було залучено до участі у справі як одного з відповідачів, а видачу відповідного свідоцтва здійснено ним згідно з чинним законодавством.

Зібрані у справі докази свідчать, що уповноваженою особою позивача було здійснено оплату за проведення судової експертизи в розмірі 12000,00 грн. платіжним дорученням № 2502 від 13.03.2012 р.

Крім того, при розгляді справи судом було встановлено, що станом на час винесення даного рішення власниками оспорюваних свідоцтв України №№ 30030, 85094 є відповідач-2, а власником оспорюваних свідоцтв України №№ 76010, 76011 -є відповідач-3.

За таких обставин , на відповідача-2 та на відповідача-3 в рівних частинах покладаються витрати по оплаті державного мита в розмірі 85,00 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн., та витрати на проведення судової експертизи в розмірі 12000,00 грн. порівну.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 22, 24, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 30030 на знак для товарів і послуг ВИФЕРОН.

3. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 76010 на знак для товарів і послуг ВІФЕРОН.

4. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 76011 на знак для товарів і послуг VIFERON.

5. Визнати недійсним повністю свідоцтво України № 85094 на знак для товарів і послуг ВІФЕРОН-ФОРТЕ.

6. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України(03035, м. Київ, вул. Урицького, 45, ідентифікаційний код 37552556) внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

7. Стягнути з Компанії ІСЕНШЛ ЛАЙН ЛТД (Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, П.О. Бокс 3469, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (VG)) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферон" (123098, Російська Федерація, м. Москва, вул. Гамалеи, 18, корп. А) 42,50 (сорок дві гривні 50 коп.) державного мита, 118,00 грн. (сто вісімнадцять гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 6000,00 (шість тисяч гривень 00 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

8. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "КАПІТАЛ-ФАРМ" (68001, Одеська обл., м. Іллічівськ , вул. Промислова, буд. 1, ідентифікаційний код 31478378) з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферон" (123098, Російська Федерація, м. Москва, вул. Гамалеи, 18, корп. А) 42,50 (сорок дві гривні 50 коп.) державного мита, 118,00 грн. (сто вісімнадцять гривень 00 коп.) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 6000,00 (шість тисяч гривень 00 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

5. Видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 08.08.2012 р.

Суддя Гумега О. В.