Постанова

від 18.09.2012 по справі 39/201

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

cpg1251

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2012 № 39/201

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Гарник Л.Л.

Разіної Т.І.

за участю секретаря Карпюк О.С.,

представників:

від позивача - Кириченко І.А. (дов. від 06.09.2011),

від відповідача-1 - Ресенчук В.М. (дов. від 01.09.2011),

від відповідача-2 - не з'явився,

від відповідача-3 - не з'явився,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм"

на рішення Господарського суду міста Києва від 06.08.2012

у справі № 39/201 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферон" (Общества с ограниченной ответственностью "Ферон", м. Москва, Росія)

до 1. Державної служби інтелектуальної власності України,

2. Компанії "Ісеншл лайн ЛТД" ("ESSENTIAL LINE LTD", Британські Віргінські острови),

3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм"

про визнання недійсними повністю свідоцтв України № 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг, про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України № 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг та здійснення відповідної публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 06.08.2012 року у справі № 39/201 позовні вимоги задоволено повністю. Визнано недійсними повністю свідоцтво України № 30030 на знак для товарів і послуг ВИФЕРОН, свідоцтво України № 76010 на знак для товарів і послуг ВІФЕРОН, свідоцтво України № 76011 на знак для товарів і послуг VIFERON, свідоцтво України № 85094 на знак для товарів і послуг ВІФЕРОН-ФОРТЕ. Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність". Стягнуто з Компанії "Ісеншл лайн ЛТД" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферон" 42,50 грн. державного мита, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 6000,00 витрат на проведення судової експертизи. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Ферон" 42,50 грн. державного мита, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, 6000,00 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Не погоджуючись з зазначеним рішенням суду першої інстанції, відповідач-3 (ТОВ "Капітал-Фарм") звернувся з апеляційною скаргою до Київського апеляційного господарського суду, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 06.08.2012 повністю, прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позову.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 30.08.2012 прийнято до провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм".

Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 11.09.2012 змінено склад колегії суддів, доручено здійснити розгляд справи у наступному складі: головуючий суддя - Сотніков С.В., судді: Гарник Л.Л., Разіна Т.І.

Ухвалою від 11.09.2012 розгляд справи відкладено відповідно до ст. 77 ГПК України.

Позивач надав відзив, у якому просив залишити рішення суду першої інстанції без змін, апеляційну скаргу - без задоволення.

Представник відповідача-1 питання щодо задоволення апеляційної скарги або відмови у її задоволенні залишив на вирішення суду.

Представники відповідачів 1 та 2 в судове засідання не з'явились, про причини неявки суд не повідомили, про місце засідання суду повідомлені належним чином.

Колегія суддів, розглянувши доводи апеляційної скарги, дослідивши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі -ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності -це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Відповідно до ч. 2, 3, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

У статті 2 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (переглянута: у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1976 р.) (далі - Паризька конвенція) зазначається наступне: відносно охорони промислової власності громадяни кожної країни Союзу користуються в усіх інших країнах Союзу тими ж привілеями, що надаються тепер чи будуть надаватися згодом відповідними законами власним громадянам, не обмежуючи при цьому прав, спеціально передбачених цією Конвенцією. Виходячи з цього, їх права будуть охоронятися так само, як і права громадян даної країни, і вони будуть користуватися тими ж законними засобами захисту від будь-якого посягання на їх права, якщо при цьому дотримуються умови та формальності, приписувані власним громадинам.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, позивачем зареєстровано наступні знаки для товарів та послуг:

1) знак за міжнародною реєстрацією № 961602 "VIFERON":

04.01.2008

180 Expected expiration date of the registration/renewal

04.01.2018 зареєстровано для:

- товарів 5 класу МКТП, а саме:

"Фармацевтичні препарати".

Власником є Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostiyu "FERON" d.73, Volokolamskoe sh. RU-123424, MOSCOW Russian Federation (позивач).

Пріоритет заявки за міжнародною реєстрацією (822 Basic registration):

RU (Russian Federation), 13.09.1994, 120337

832 Designation(s) under the Madrid Protocol

2) знак для товарів і послуг "ВІФЕРОН-ФЕРОН", зареєстрований 10.08.2010 р. за свідоцтвом України № 127226, який зареєстрований для:

- товарів 5 класу МКТП, а саме:

Фармацевтичні та ветеринарні препарати;

- послуг 35 класу МКТП:

Реклама; влаштовування і проведення виставок або ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; допомога покупцям у виборі та придбанні товарів; імпортно-експортні агентства; рекламування через комп'ютерну мережу; розповсюджування зразків; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 5 класу, що дозволяє покупцям оглядати, замовляти та купувати ці товари у підприємствах оптової і роздрібної торгівлі; сприяння продажеві (посередництво)".

Власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 127226 є Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "Фєрон" (позивач).

Заявник: Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью "Фєрон" (позивач).

Відомості про реєстрацію знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 127226 були опубліковані 10.08.2010 року в Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 15.

Позивач звернувся до господарського суду із позовом про захист права інтелектуальної власності у зв'язку з видачею відповідачем-1 наступних свідоцтв на знаків для товарів і послуг:

1) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30030 "ВИФЕРОН" зареєстрований 17.02.2003 року, для:

- товарів 5 класу МКТП, а саме:

"фармацевтичні, ветеринарні і гігієнічні препарати; фармацевтичні препарати для комплексної терапії при інфекційних захворюваннях; антибіотики; фармацевтичні гелі, мазі, свічки; ліки для людини; таблетки і пігулки на фармацевтичні потреби; хімічні препарати на лікарські потреби";

- товарів 16 класу МКТП, а саме:

папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; вивіски паперові або картонні; торбинки, пакети і мішки паперові, целофанові або пластмасові для пакування; обгортки на фармацевтичні вироби; упакування паперове або картонне; коробки картонні або паперові; друкована продукція; бланки; брошури; буклети; довідники; етикетки для фармацевтичних виробів; інформаційні бюлетені; каталоги; наклейки; плакати; проспекти рекламні; ярлики; пластмасові матеріали для пакування, зокрема пластмасові листи, конверти, бульбашкове пластмасове пакування";

- послуг 35 класу МКТП, а саме:

реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: ділове оцінювання,; демонстрування товарів,; досліджування ділове,; ділове інформування,; ділові довідки,; імпортно-експортні агентства,; надавання консультаційних та маркетингових послуг; розповсюджування зразків; сприяння продажеві (посередництво) фармацевтичних препаратів.

Власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 30030 є Компанія ІСЕНШЛ ЛАЙН ЛТД (відповідач-2). Заявник: Красюк Володимир Петрович (вул. 1 Травня, 9, кв. 51, м. Іллічівськ, Одеська обл., 68000 (ІІА), заявка № 2001117489 подана 22.11.2001.

Відомості про реєстрацію знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30030 були опубліковані 17.02.2003 року в Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 2;

2) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 76010 "ВІФЕРОН" зареєстрований 25.04.2007 року, для:

- товарів 5 класу МКТП, а саме:

"фармацевтичні препарати; активні біологічні добавки; антибіотики; бадьорівники (тонізівники), що належать до 5 класу; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби; біологічні препарати на лікарські потреби; бронхорозширювальні препарати; вакцини; вітамінні напої; гомеопатичні препарати; гормони на лікарські потреби; діагностичні препарати на лікарські потреби; домішки до кормів лікарські; еліксири, що належать до 5 класу; імуностимулятори на лікарські потреби; імунобіологічні препарати на лікарські потреби; імуномоделюючі препарати на лікарські потреби; капсули на ліки; краплі на лікарські потреби; ліки для людини; лікувальні та вітамінні препарати; лікувальні напої (мікстури); лікувальні олії; лікувальні настої і настоянки; лініменти (рідкі мазі); магнезія; мазі; пігулки (пілюлі), що належать до 5 класу; поживні домішки на лікарські потреби; препарати з мікроелементами; препарати з мікроорганізмами на лікарські потреби; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; препарати для профілактики і лікування грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій; противірусні препарати; протигарячкові засоби; протипухлинні препарати; розчини для ін'єкцій; судинорозширювальні засоби; сиропи; свічки на фармацевтичні потреби; субстанції для виготовляння фармацевтичних препаратів; таблетки, що належать до 5 класу; фармацевтичні препарати для комплексної терапії при інфекційних захворюваннях; ферментні препарати на лікарські потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські потреби".

Власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 76010 станом на 21.03.2012 р. є Товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм" (відповідач-3), проте, як вбачається з матеріалів справи, на дату подання позову власником свідоцтва була Компанія ІСЕНШЛ ЛАЙН ЛТД (відповідач-2). Заявник: Красюк Володимир Петрович (вул. 1 Травня, 9, кв. 51, м. Іллічівськ, Одеська обл., 68000 (UA), заявка № m 2007 01782 подана 08.02.2007.

Відомості про реєстрацію знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 76010 були опубліковані 25.04.2007 року в Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5;

3) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 76011 "VIFERON" зареєстрований 25.04.2007 року для:

- товарів 5 класу МКТП, а саме:

"фармацевтичні препарати; активні біологічні добавки; антибіотики; бадьорівники (тонізівники), що належать до 5 класу; бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби; біологічні препарати на лікарські потреби; бронхорозширювальні препарати; вакцини; вітамінні напої; гомеопатичні препарати; гормони на лікарські потреби; діагностичні препарати на лікарські потреби; домішки до кормів лікарські; еліксири, що належать до 5 класу; імунностимулятори на лікарські потреби; імунобіологічні препарати на лікарські потреби; імуномоделюючі препарати на лікарські потреби; капсули на ліки; краплі на лікарські потреби; ліки для людини; лікувальні та вітамінні препарати; лікувальні напої (мікстури); лікувальні олії; лікувальні настої і настоянки; лініменти (рідкі мазі); магнезія; мазі; пігулки (пілюлі), що належать до 5 класу; поживні домішки на лікарські потреби; препарати з мікроелементами; препарати з мікроорганізмами на лікарські потреби; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; препарати для профілактики і лікування грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій; противірусні препарати; протигарячкові засоби; протипухлинні препарати; розчини для ін'єкцій; судинорозширювальні засоби; сиропи,; свічки на фармацевтичні потреби; субстанції для виготовляння фармацевтичних препаратів; таблетки, що належать до 5 класу; фармацевтичні препарати для комплексної терапії при інфекційних захворюваннях; ферментні препарати на лікарські потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські потреби".

Власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 76011 станом на 21.03.2012 р. є Товариство з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм" (відповідач-3), проте, як вбачається з матеріалів справи, на дату подання позову власником свідоцтва була Компанія ІСЕНШЛ ЛАЙН ЛТД (відповідач-2). Заявник: Красюк Володимир Петрович (вул. 1 Травня, 9, кв. 51, м. Іллічівськ, Одеська обл., 68000 (UA), заявка № m 2007 01782 подана 08.02.2007.

Відомості про реєстрацію знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 76011 були опубліковані 25.04.2007 року в Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 5;

4) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 85094 "ВИФЕРОН ФОРТЕ" зареєстрований 26.11.2007 року, для:

- товарів 5 класу МКТП, а саме:

"фармацевтичні препарати; активні біологічні добавки; антибіотики; бадьорівники (тонізівники), бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби; біологічні препарати на лікарські потреби; бронхорозширювальні препарати; вакцини; вітамінні напої; гомеопатичні препарати; гормони на лікарські потреби; діагностичні препарати на лікарські потреби; домішки до кормів лікарські; еліксири (фармацевтичні препарати); імунностимулятори на лікарські потреби; імунобіологічні препарати на лікарські потреби; імуномоделюючі препарати на лікарські потреби; капсули на ліки; краплі на лікарські потреби; ліки для людини; лікувальні та вітамінні препарати; лікувальні напої; лікувальні олії; лікувальні настої і настоянки; лініменти (рідкі мазі); магнезія на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; мікстури; пігулки (пілюлі) на фармацевтичні потреби; поживні домішки на лікарські потреби; препарати з мікроелементами для людей та тварин; препарати з мікроорганізмами на лікарські потреби; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; препарати для профілактики і лікування грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій; противірусні препарати; протигарячкові засоби; протипухлинні препарати; розчини для ін'єкцій; судинорозширювальні засоби; сиропи на фармацевтичні потреби; свічки на фармацевтичні потреби; субстанції для виготовляння фармацевтичних препаратів; таблетки на фармацевтичні потреби; фармацевтичні препарати для комплексної терапії при інфекційних захворюваннях; ферментні препарати на лікарські потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські потреби".

Власником Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 85094 є Компанія ІСЕНШЛ ЛАЙН ЛТД (відповідач-2).

Заявник: Красюк Володимир Петрович (вул. 1 Травня, 9, кв. 51, м. Іллічівськ, Одеська обл., 68000 (UA), заявка № m 2007 17858 подана 19.10.2007.

Відомості про реєстрацію знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 85094 були опубліковані 26.11.2007 року в Офіційному бюлетені "Промислова власність" № 19.

Як вірно встановлено місцевим господарським судом, всі перелічені вище знаки для товарів та послуг зареєстровані для товарів 5 класу МКТП, а саме, для загального виду продукції фармацевтичної галузі - "фармацевтичні препарати", що включає в себе, зокрема, фармацевтичні препарати; активні біологічні добавки; антибіотики; бадьорівники (тонізівники); бальзами лікувальні; бальзамічні препарати на лікарські потреби; біологічні препарати на лікарські потреби; бронхорозширювальні препарати; вакцини; вітамінні напої; гомеопатичні препарати; гормони на лікарські потреби; діагностичні препарати на лікарські потреби; домішки до кормів лікарські; еліксири (фармацевтичні препарати); імунностимулятори на лікарські потреби; імунобіологічні препарати на лікарські потреби; імуномоделюючі препарати на лікарські потреби; капсули на ліки; краплі на лікарські потреби; ліки для людини; лікувальні та вітамінні препарати; лікувальні напої; лікувальні олії; лікувальні настої і настоянки; лініменти (рідкі мазі); магнезія на фармацевтичні потреби; мазі на фармацевтичні потреби; мікстури; пігулки (пілюлі) на фармацевтичні потреби; поживні домішки на лікарські потреби; препарати з мікроелементами для людей або тварин; препарати з мікроорганізмами на лікарські потреби; препарати для лікування і профілактики різних захворювань; препарати для профілактики і лікування грипу та інших респіраторних вірусних інфекцій; противірусні препарати; протигарячкові засоби; протипухлинні препарати; розчини для ін'єкцій; судинорозширювальні засоби; сиропи на фармацевтичні потреби; свічки на фармацевтичні потреби; субстанції для виготовляння фармацевтичних препаратів; таблетки на фармацевтичні потреби; фармацевтичні препарати для комплексної терапії при інфекційних захворюваннях; ферментні препарати на лікарські потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на лікарські потреби".

Названі товари (крім товару "активні біологічні добавки") належать до такого виду фармацевтичних препаратів як лікарські засоби.

Як підтверджено матеріалами справи, позначення "Віферон" (у кирилиці та латиниці) використовується для маркування такого підвиду лікарських засобів як медичні імунобіологічні препарати (далі - МІБП).

Відповідно до приписів ст. 2 Закону України "Про лікарські засоби", лікарські засоби - речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму.

До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", медичні імунобіологічні препарати - це вакцини, анатоксини, імуноглобуліни, сироватки, бактеріофаги, інші лікарські засоби, що застосовуються в медичній практиці з метою специфічної профілактики інфекційних хвороб.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Згідно ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони або у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Пунктом 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", встановлено, що:

цей Закон застосовується до правовідносин, що виникли після введення його в дію;

заявки на видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, діловодство за якими не завершено на 1 липня 1994 року, розглядаються у порядку, встановленому цим Законом. При цьому відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки;

чинні свідоцтва України на знаки для товарів і послуг, видані відповідно до законодавства, що діяло до 1 липня 1994 року, прирівнюються щодо правового режиму до свідоцтв на знаки для товарів і послуг, виданих згідно з цим Законом;

свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що відповідність заявленого на реєстрацію знаку "ВИФЕРОН", за свідоцтвом України № 30030 належного відповідачу-2, умовам його реєстрації повинна була визначатися відповідачем-1 згідно з Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" у редакції Закону України № 2188-III від 21.12.2000р., а знаків для товарів і послуг "Віферон", "Viferon" та "Віферон форте" за свідоцтвами України №№ 76010, 76011, 85094 в редакції Закону України № 850-IV від 22.05.2003р.

Відповідно до норм Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" в редакції Закону України № 850-IV від 22.05.2003р. правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені Законом (ч. 1 ст. 5).

Статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення які є оманливими або, такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Згідно з п. 1.4. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом державного патентного відомства України від 28.07.1995 р. № 116 (надалі - Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг) об'єктом правової охорони можуть бути такі знаки:

словесні у вигляді слів або сполучень літер;

зображувальні у вигляді графічних композицій будь-яких форм на площині;

об'ємні у вигляді фігур або їх композицій у трьох вимірах;

комбінації вищезазначених позначень.

Відповідно до п. 4.3.1.9. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що воно в процесі використання як знака не виключає небезпеку введення в оману споживача.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що для визначення підстав недійсності свідоцтв на знаки для товарів і послуг необхідно встановити наступні обставини:

чи є знак "ВИФЕРОН" за свідоцтвом України № 30030 оманливим або таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, станом на 17.02.2003 року - дату подання відповідачем-2 заявки № m2001117489?;

чи є знак "ВІФЕРОН" за свідоцтвом України № 76010 оманливим або таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, станом на 08.02.2007 року - дату подання відповідачем -2 заявки № m200701782?;

чи є знак "Viferon" за свідоцтвом України № 76011 оманливим або таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, станом на 08.02.2007 року - дату подання відповідачем-2 заявки № m200701783?;

чи є знак "Віферон форте" за свідоцтвом України № 85094 оманливим або таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послуги, станом на 19.10.2007 року - дату подання відповідачем-2 заявки № m200717858?

Відповідно до Висновку № 822 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.06.2012 р. (далі - Висновок експертизи):

1. знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30030

є таким, що вводить споживача в оману стосовно джерела походження товарів 5 класу МКТП, зазначених у свідоцтві (виробника лікарських засобів), та був таким станом на 22.11.2001 року -дату подання заявки № m 2001 117489;

є таким, що вводить споживача в оману відносно особи, що надає зазначені у свідоцтві послуги 35 класу МКТП, які стосуються введення в господарський обіг та просування на ринку товарів 5 класу та був таким станом на 22.11.2001 року - дату подання заявки № m2001117489;

є оманливим для зазначених у свідоцтві товарів 16 класу МКТП та послуг 35 класу МКТП, які не стосуються введення в господарський обіг та просування на ринку товарів 5 класу, та був таким станом на 22.11.2001 року - дату подання заявки № m2001117489;

2. знак для товарів і послуг "Віферон" за свідоцтвом України № 76010 є таким, що вводить споживача в оману відносно виробника товарів 5 класу МКТП, зазначених у свідоцтві та був таким станом на 08.02.2007 року - дату подання заявки № m200701782;

3. знак для товарів і послуг "Viferon" за свідоцтвом України № 76011 є таким, що вводить споживача в оману відносно виробника товарів 5 класу МКТП, зазначених у свідоцтві та був таким станом на 08.02.2007 року - дату подання заявки № m200701783;

4. знак "Віферон форте" за свідоцтвом України № 85094 є таким, що вводить споживача в оману відносно виробника товарів 5 класу МКТП, зазначених у свідоцтві та був таким станом на 19.10.2007 року - дату подання заявки № m200717858.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не можуть одержати правову охорону також позначення, які, зокрема, є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Слід зазначити, що основним принципом, з якого виходять у цих випадках законодавство й світова практика, служить неприпустимість змішання знака і введення тим самим в оману споживачів. Цей принцип неприпустимості змішання є загальним для всіх країн і головним у визначенні небезпеки введення споживача в оману щодо дійсного виробника товару (асоціація з особою позивача).

Знак для товарів і послуг має виконувати такі основні функції:

відрізняльну (здатність відрізнити товари одних виробників від однорідних товарів інших виробників);

гарантії якості (здатність допомогти споживачу у виборі якісного товару або послуги);

рекламну (здатність сприяти здійсненню ефективної реклами товару або послуги).

Ці функції є взаємозалежними і з практичної точки зору їх завжди слід розглядати комплексно. Усі функції разом становлять інформативний зміст товарного знаку і впливають у певному психологічному розумінні на споживача.

Для того, щоб знак виконував зазначені функції, знак повинен мати дистинктивність (своєрідність). Поняття дистинктивності є одним з визначальних стосовно реєстрації та експертизи торговельних марок. Термін "дистинктивність" є похідним від поняття дистинкції (від лат. distinctio - розрізняння) - "пізнавальний акт, у процесі якого фіксується різниця між предметами дійсності або елементами свідомості (відчуттями, уявленнями тощо)".

З доказів, які наявні в матеріалах справи, вбачається, що медичне застосування препарату "ВИФЕРОН" в Україні, як і в інших країнах СНД та Східної Європи, було пов'язане виключно з його виробником - ТОВ "ФЕРОН" та на сьогодні асоціюється лише з ним.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що у відповідача-1 були наявні підстави, відповідно до законодавства, що діяло на дату подання заявок, для відмови у наданні правової охорони знакам, на які були видані спірні свідоцтва, у зв'язку з чим обґрунтованими є позовні вимоги про визнання таких свідоцтв недійсними.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до п. 1.2. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002р. № 10, Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

Згідно з п. 2.3. зазначеного Положення у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо визнання свідоцтва недійсним повністю або частково.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача-1 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсними повністю свідоцтв України №№ 30030, 76010, 76011, 85094 на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність", як вірно зазначив суд першої інстанції, є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Щодо клопотання відповідача-3 та доводів апеляційної скарги про застосування строків позовної давності, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ст. 256 Цивільного кодексу України, позовна давність - це строк у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права та інтересу.

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (ст. 258 ЦК України).

Згідно ст. 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Відповідно до ст. 267 ЦК України, позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Як вбачається з пояснень позивача та підтверджується матеріалами справи, підставою для звернення до суду із даним позовом стало звернення відповідача-2 із позовом про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів та послуг № 127226, за яким було порушено провадження у справі № 59/16 ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.01.2011.

Обставини щодо належності торгової марки МІБП "Віферон" відповідачу-2 за спірними свідоцтвами стали відомі позивачу лише із позовної заяви відповідача-2. Будь-яких належних та беззаперечних доказів на підтвердження обізнаності позивача про порушення його прав у зв'язку з видачею свідоцтв України на знаки для товарів та послуг №№ 30030, 76010, 76011, 85094, відповідачами господарському суду не надано.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідачем-3 не надано беззаперечних доказів на підтвердження тих доводів, на які він посилається в апеляційній скарзі.

Згідно ст. 101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що рішення Господарського суду міста Києва від 06.08.2012 у даній справі відповідає фактичним обставинам та матеріалам справи, прийнято з правильним застосуванням норм матеріального та процесуального права, підстав для його скасування або зміни не вбачається.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 105 ГПК України Київський апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Капітал-Фарм" залишити без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 06.08.2012 у справі № 39/201 - без змін.

2. Матеріали справи № 39/201 повернути Господарському суду міста Києва.

Головуючий суддя Сотніков С.В.

Судді Гарник Л.Л.

Разіна Т.І.