Рішення

від 09.07.2013 по справі 20/335

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 20/335 09.07.13 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Маргіт"

До 1. Державна служба інтелектуальної власності України

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Транстур"

Про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 22921 від 15.01.2002 на знак для товарів і послуг "Лужанська-7"

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача Поляк О.О. - представник (дов. № б/н від 01.06.2011)

Від відповідача-1 Потоцький М.Ю. - представник (дов. № 2-8/3908 від 23.05.2013)

Від відповідача-2 Картушин Д.М. - представник (дов. № б/н від 15.11.2012)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позовні вимоги заявлені про визнання недійсним повністю Свідоцтва України № 22921 від 15.01.2002 на знак для товарів і послуг "Лужанська-7". Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позначення "Лужанська-7", зареєстроване як знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 22921 від 15.09.2002, складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду та з позначень, що вказують на вид, властивості товару.

Ухвалою суду від 19.10.2009 суддею Палієм В.В. порушено провадження у справі № 20/335 та прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи призначено на 04.11.2009.

04.11.2009 розгляд справи не відбувся у зв'язку з тим, що станом на 04.11.2009 суддя Палій В.В. перебував на лікарняному. Про дату та час наступного судового засідання (24.11.2009) представники позивача та відповідача-2 повідомлені під розписку, а відповідач-1 -телефонограмою.

У судовому засіданні 24.11.2009 представник відповідача-2 надав суду відзив на позовну заяву, в якому просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог з урахуванням пропуску позивачем строку позовної давності для звернення з даним позовом до суду (про застосування строку позовної давності представник відповідача-2 подав окрему заяву) та у зв'язку з тим, що позивачем не доведено порушення його прав та охоронюваних законом інтересів фактом отримання відповідачем-2 оспорюваного свідоцтва.

Представник відповідача-1 у судове засідання не з'явився, витребуваних судом документів не надав.

У зв'язку з неявкою у судове засідання представника відповідача-1 та з метою витребування додаткових доказів по справі розгляд справи 24.11.2009 відкладено.

У судовому засіданні 16.12.2009 представник позивача надав суду додаткові письмові пояснення по справі, відповідно до яких зазначається, що Ліцензійні договори №5 від 01.07.2003 та №7 від 18.08.2004, на які відповідач-2 посилається у заяві про застосування позовної давності, не укладались позивачем та директором позивача не підписувались. У поясненнях зазначається, що про реєстрацію торговельної марки "Лужанська-7" відповідачем-2 позивачу стало відомо у 2009 під час ведення слідства у кримінальній справі по факту незаконного використання зазначеної торговельної марки "Лужанська-7".

У судовому засіданні 16.12.2009 представник позивача звернувся до суду з клопотанням про витребування у відповідача-1 наступних даних: чи були зареєстровані Ліцензійний договір №5 від 01.07.2003 та Ліцензійний договір № 7 від 18.08.2004 згідно чинного законодавства порядку; хто подавав вказані договори на реєстрацію.

Клопотання судом не задоволено, оскільки до заяви відповідача-2 про застосування позовної давності додано рішення Державного департаменту інтелектуальної власності від 20.10.2004 реєстраційний № 3018 про опублікування в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про видачу ліцензії на використання знака, відповідно до яких ліцензія на використання знака для товарів і послуг класів 32, 35, 42 за Свідоцтвом України № 22921 видається позивачу. Рішення прийнято за результатом розгляду заяви ТОВ "Транстур".

Представник відповідача-1 надав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти позовних вимог, посилаючись на пропуск позивачем строку позовної давності для звернення з даним позовом до суду, відсутність порушених прав позивача видачею відповідачу-2 Свідоцтва України № 22921, а також посилаючись на необґрунтованість заявлених позовних вимог.

У судовому засіданні 16.12.2009 оголошено перерву до 19.01.2010, з метою ознайомлення з наданими сторонами документами.

Представник відповідача-2 заявив усне клопотання про припинення провадження у справі, у зв'язку з відсутністю доказів порушеного права позивача видачею відповідачу-2 Свідоцтва України № 22921.

19.01.2010. судом одержано доповнення від позивача до позовної заяви, а саме, позивач просить суд визнати недійсним повністю Свідоцтво України № 22921 від 15.01.2002 на знак для товарів і послуг "Лужанська-7", зобов'язати відповідача-1 опублікувати відомості про визнання недійсним Свідоцтва України № 22921 від 15.01.2002 у Державному реєстрі свідоцтв на знаки для товарів та послуг.

Доповнені позовні вимоги прийняті судом до розгляду.

З метою витребування додаткових доказів по справі розгляд справи 19.01.2010 відкладено.

У судовому засіданні 02.02.2010 представник відповідача-2 надав суду письмові пояснення щодо початку діяльності відповідача-2 з розливу мінеральної води "Лужанська-7", а саме, починаючи з квітня 1998 року.

Представник позивача надав суду клопотання про залучення до матеріалів справи екземплярів продукції виробництва ТОВ "Маргіт", а саме, пляшку мінеральної води "Лужанська-7" з чеком придбання товару в магазині.

З метою витребування неподаних суду документів, розгляд справи 02.02.2010 відкладено.

Представник позивача у судовому засіданні 17.02.2010 на вимогу ухвали суду від 02.02.2010 надав письмові пояснення щодо порушеного права позивача, що стало підставою для звернення з даним позовом до суду. Крім того, представник позивача надав суду довідку за підписом директора позивача Салія О.В. про те, що Ліцензійні договори № 5 від 01.07.2003, № 7 від 18.08.2004 з ТОВ "Транстур" позивачем не укладись, платежі по ним не здійснювались та директором позивача Салієм О.В. не підписувались.

Представник відповідача-1 надав суду матеріали заявки, на підставі якої відповідачу-2 було видано Свідоцтво України № 22921 від 15.01.2002 на знак для товарів і послуг "Лужанська-7".

Крім того, представник відповідача-2 надав суду копії Ліцензійних договорів № 5 від 01.07.2003 та № 7 від 18.08.2004, які зберігаються у відповідача-1 та копії рішень, відповідно до яких здійснено опублікування відомостей про видачу ліцензії на використання знака за Свідоцтвом України № 22921 позивачу.

Надані сторонами документи долучені судом до матеріалів справи.

Представники сторін звернулись до суду із спільною заявою про продовження терміну розгляду справи № 20/335 на більш тривалий строк, ніж встановлено ч. 1 ст. 69 ГПК України.

Клопотання, викладене у заяві, судом задоволено.

З метою витребування додаткових доказів по справі розгляд справи 17.02.2010 відкладено.

У судовому засіданні 09.03.2010 представник позивача надав суду довідку за підписом директора позивача Салія О.В., на підтвердження того, що Ліцензійні договори № 5 від 01.07.2003, № 7 від 18.08.2004 з ТОВ "Транстур" позивачем не укладались, платежі по ним не здійснювались та директором позивача Салієм О.В. не підписувались.

Суд повторно зобов'язав позивача надати суду довідку за підписом директора позивача Салія О.В. про те, що доручення № 4 від 11.08.2004, на підставі якого уповноваженій особі надано право від імені доручителя провести реєстрацію Ліцензійного договору № 7 від 18.08.2004, Товариству з обмеженою відповідальністю "Український вексельний союз" (код ЄДРПОУ 30370465) не видавалось.

Представник відповідача-2 в усних поясненнях зазначив про те, що вимоги ухвали суду від 17.02.2010 відповідачем-2 не виконані, оскільки директор відповідача-2 перебуває у відрядженні та у представника відповідача-2 відсутній допуск до архіву.

У судовому засіданні 09.03.2010 оголошено перерву до 24.03.2010 для надання сторонам можливості виконати вимоги ухвали суду від 17.02.2010.

У судовому засіданні 24.03.2010 представник позивача надав суду довідку за підписом директора позивача на підтвердження того, що доручення № 4 від 11.08.2004, на підставі якого уповноваженій особі надано право від імені доручителя провести реєстрацію Ліцензійного договору № 7 від 18.08.2004, Товариству з обмеженою відповідальністю "Український вексельний союз" (код ЄДРПОУ 30370465) не видавалось, його текст директором позивача не підписувався.

Представник відповідача-2 звернувся до суду з клопотанням про витребування з Центру судових експертиз інституту інтелектуальної власності справи № 27/41 (12/272) за позовом ТОВ "Транстур" до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, МПП "Алекс" та за позовом МПП "Алекс" до Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, третя особа ТОВ "Транстур" про визнання недійсними Свідоцтв України № 17336 та № 22921, яка знаходиться в експертній установі, у зв'язку з призначенням експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Клопотання мотивовано тим, що в матеріалах вказаної справи знаходяться документи - відповіді на запити директора позивача та долучені представником відповідача-2 до матеріалів справи, в якості доказів своєї правові позиції. Також у справі № 27/41 (12/272) є зразки етикеток мінеральної води виробництва позивача та відповідача-2. Зазначені документи є підтвердженням того, що позивачем пропущено строк позовної давності для звернення з даним позовом до суду.

Судом відмовлено у задоволенні клопотання відповідача-2 у зв'язку з тим, що до призначення експертизи та зупинення провадження у справі № 27/41 (12/272) зазначена справа перебувала у провадженні іншого судді, відповідно під час розгляду справи № 20/335 відсутні правові підстави для витребування справи № 27/41 (12/272), яка не знаходиться у провадженні судді Палія В.В., з експертної установи.

З метою витребування додаткових доказів по справі розгляд справи 24.03.2010 відкладено.

У судовому засіданні 07.04.2010 представник позивача надав суду витребуваний ухвалою суду витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо ТОВ "Український вексельний союз" (код ЄДРПОУ 30370465).

Представник відповідача-2 в усних поясненнях повідомив суд про те, що вимоги ухвали суду від 24.03.2010 не виконано, так як ухвала суду від 24.03.2010 представником не одержана.

У судовому засіданні 07.04.2010 суд прийшов до висновку про необхідність направлення запиту до ТОВ "Український вексельний союз" (код ЄДРПОУ 30370465) з метою забезпечення повного, всебічного та об'єктивного вирішення спору.

У зв'язку з наведеним та з метою витребування неподаних суду документів розгляд справи 07.04.2010 відкладено.

07.04.2010 судом направлено запит до ТОВ "Український вексельний союз", з метою одержання необхідних доказів по справі. 13.04.2010 кореспонденція, направлена пріоритетним листом, повернута на адресу суду із відміткою поштового відділення -"за зазначеною адресою не розшукано".

У судовому засіданні 21.04.2010 суд прийшов до висновку, що для роз'яснення питань, які виникли при вирішенні господарського спору у справі № 20/335, необхідні спеціальні знання, відповідно вважає за доцільне призначити у справі експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Для надання сторонам можливості підготувати питання, які сторони вважають за доцільне поставити перед експертом, розгляд справи 21.04.2010 відкладено.

21.04.2010 судом повторно направлено запит до ТОВ "Український вексельний союз", з метою одержання необхідних доказів по справі. 27.04.2010 кореспонденція, направлена пріоритетним листом, повернута на адресу суду із відміткою поштового відділення "за зазначеною адресою не розшукано".

У судовому засіданні 27.04.2010 представники позивача та відповідача-1 надали суду переліки питань, які вважають за доцільне поставити перед експертом. В усних поясненнях представники сторін погодили доручити проведення експертизи атестованому судовому, якого включено до Державного реєстру атестованих судових експертів - Дорошенку Олександру Федоровичу.

29.04.2010 судом одержано перелік питань від відповідача-2, які він вважав за доцільне поставити перед експертом.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у ст. 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі. Суд вважав за доцільне доручити проведення експертизи безпосередньо спеціалісту, а саме, атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів - Дорошенку Олександру Федоровичу, який не є фахівцем державної спеціалізованої установи.

У зв'язку з наведеним, ухвалою від 27.04.2010 судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 20/335, провадження у справі зупинено.

24.05.2011 судом одержано матеріали справи № 20/335 із Висновком № 649 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 23.05.2011.

У зв'язку з усуненням обставин, які стали підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою від 24.05.2011 провадження у справі № 20/335 поновлено, справа призначена до розгляду на 14.06.2011.

У судовому засіданні 14.06.2011 представником позивача надані письмові пояснення по справі з урахуванням Висновку № 649 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 23.05.2011, відповідно до якого позивач просить суд позовні вимоги задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача-1 у письмових поясненнях просить суд не приймати Висновок № 649 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 23.05.2011 як доказ у справі, у зв'язку з тим, що позначення "Лужанська-7" не є видовим, таким видом товару є мінеральна вода взагалі. Зазначене позначення не є описом, оскільки воно не вказує на вид, якість, склад, властивості, призначення, цінність товару і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг. У Висновку № 649 не наведено доказів того, що зазначене позначення тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знаки для товарів і втратило розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів. Експертом вказано, що позначення "Лужанська-7" є словесним, проте, оскільки таке позначення містить у своєму складі цифру "7" та виконано не стандартним шрифтом, таке позначення є комбінованим. Таким чином, Висновок судової експертизи № 649 є необґрунтованим та таким, що викликає сумнів у його правильності.

Представник відповідача-2 в усних поясненнях заперечив проти Висновку № 649 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 23.05.2011, як доказу у справі.

У судовому засіданні 14.06.2011 судом оголошено перерву до 21.06.2011 з метою ознайомлення із додатково наданими поясненнями по справі.

У судовому засіданні 21.06.2011 представник позивача звернувся до суду з клопотанням про долучення до матеріалів справи етикеток виробників мінеральної води "Лужанська", що добувається із Голубинського (Лужанського) родовища.

Клопотання задоволено.

Представник відповідача-2 звернувся до суду з клопотанням про призначення у справі № 20/335 повторної судової експертизи з огляду на те, що Висновок № 649 є необґрунтованим, суперечливим та таким, що викликає сумнів у його правильності. Так, відповідач-2 зазначає, що лише словосполучення "мінеральна вода" є загальновживаним для певного виду товарів із різноманітними назвами, а позначення "Лужанська-7" видовим не являється. Експертом зроблено досить спірні висновки щодо того, що позначення "Лужанська-7" не потребує у споживача певної гри уяви при зоровому або звуковому сприйнятті знака. Експертом зроблено хибний висновок про те, що позначення "Лужанська-7" походить від географічної назви і вказує на місцезнаходження виробника, оскільки у місцевості, де видобувається мінеральна вода "Лужанська-7" відсутні будь-які географічні назви, які б асоціювались із назвою мінеральної води "Лужанська". Відповідачем-2 надано суду Висновок № 199 у справі № 39/166, у якому експертом Дорошенком О.Ф. було зроблено прямо протилежні по своїй суті висновки щодо загальновживаності та описовості знаку для товарів і послуг "Поляна Квасова", у зв'язку із застосуванням діаметрально протилежних підходів при проведенні експертизи.

Відповідно до ст. 42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, і копія його надсилається сторонам.

Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.

У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Згідно п. 9.2 Роз'яснення ВГСУ від 11.11.1998 № 02-5/424 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні.

З урахуванням викладених відповідачами заперечень проти Висновку експертизи №649 від 23.05.2011, що, у свою чергу, викликало сумнів у його правильності, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання відповідача-2 та призначити у справі №20/335 повторну судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності.

За наведених обставин, ухвалою від 21.06.2011 провадження у справі зупинено.

01.11.2011 судом одержано матеріали справи № 20/335 з експертної установи із супровідним листом, у якому повідомляється, що станом на 24.10.2011 оплата вартості проведення експертизи у справі № 20/335 до інституту не надійшла, відповідно матеріали справи повертаються до суду без виконання.

У зв'язку з наведеним, ухвалою від 01.11.2011 суд поновив провадження у справі №20/335 та призначив справу до судового розгляду на 28.11.2011.

28.11.2011 судом одержано клопотання від відповідача-2 про відкладення розгляду справи, з метою ознайомлення представником з матеріалами справи та надання пояснень, щодо підстав нездійснення попередньої оплати призначеної судом судової експертизи.

Представники позивача та відповідача-1 не заперечили проти відкладення розгляду справи.

Клопотання відповідача-2 задоволено.

У судовому засіданні 28.11.2011 представник відповідача-1 заявив клопотання про здійснення заміни Держдепартаменту належним відповідачем - Державною службою інтелектуальної власності України, оскільки станом на сьогоднішній день Держдепартамент не виконує повноваження по реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, у зв'язку з його ліквідацією. Належним відповідачем-1 є Державна служба інтелектуальної власності України, державна реєстрація якої проведена 21.02.2011.

Відповідно до ст. 25 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Судом встановлено, що Держдепартамент не виконує свої повноваження у сфері інтелектуальної власності, у зв'язку із створенням Державної служби інтелектуальної власності України та закінченням процесу ліквідації Держдепартаменту, як урядового органу Міністерства освіти і науки України. За наведених обставин, суд здійснює заміну Держдепартаменту Державною службою інтелектуальної власності України.

У судовому засіданні 28.11.2011 судом оголошено перерву до 06.12.2011.

Представник відповідача-2 у судовому засіданні 06.12.2011 надав суду письмові пояснення по справі, відповідно до яких просить суд призначити у справі №20/335 повторну судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності та гарантує здійснення попередньої оплати призначеної судом судової експертизи.

У поясненнях відповідача-2 зазначається, що попередня оплата призначеної судом судової експертизи (ухвалою від 21.06.2011) не була проведена відповідачем-2 у зв'язку з тим, що відповідача-2 не було повідомлено про вартість проведення експертизи та не повідомлено банківські реквізити для оплати. Також у пояснення вказується про те, що у справі № 54/247, яка знаходилась у провадження господарського суду, об'єктом судового розгляду був знак для товарів і послуг "Лужанська-7" (у вигляді етикетки), який охороняється Свідоцтвом України № 36705. Судовим рішенням у даній справі було встановлено, що словесні елементи "Лужанська-7" "не належать до позначень, які використовуються для певних товарів, і які внаслідок їх використання для одного і того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими; позначення "Лужанська-7" є описом, а цифра "7" вказує на номер свердловини, з якої ведеться видобуток води, і в свою чергу, надає розрізняльної здатності позначенню, яке використовується в якості назви води. Відповідач-2 вважає факти, що встановлені у справі № 54/247 такими, що мають преюдиційне значення для справи № 20/335 та просить суд врахувати вказані обставини, як при розгляді справи № 20/335, так і в ході проведення повторної судової експертизи.

З урахуванням викладених відповідачами заперечень проти Висновку експертизи № 649 від 23.05.2011, що, у свою чергу, викликає сумнів у його правильності, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання відповідача-2 та призначити у справі № 20/335 повторну судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності.

Ухвалою суду від 06.12.2011 залучено до участі у справі правонаступника Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України - Державну службу інтелектуальної власності України (код ЄДРПОУ 37552556), призначено повторну судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності у справі № 20/335, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6).

Розпорядженням керівника апарату суду від 28.08.2012 в зв'язку з обранням судді Палія В.В. на посаду судді Вищого господарського суду України призначено повторний автоматизований розподіл справ, відповідно до якого справу передано на розгляду судді Прокопенко Л. В.

27.09.2012 відділом діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз отримано матеріали справи та Висновок повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 237/12-53.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою суду від 29.10.2012 суддя Прокопенко Л.В. прийняла справу № 20/335 до свого провадження, поновила провадження та призначила розгляд справи на 16.11.2012.

16.11.22012 відділом діловодства суду від представника відповідача 1 надійшли пояснення на Висновок № 237/12-53 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, відповідно до яких пость прийняти висновок судової експертизи, як належний доказ у справі № 20/335.

В судовому засіданні 16.11.2012 представник відповідача 2 надав пояснення стосовно Висновків повторної судової експертизи, відповідно до яких , вказує що висновок № 237/12-53 спростовує попередні експертні дослідження та доводить необґрунтованість позовних вимог.

В судовому засіданні 16.11.2012 оголошено перерву до 21.11.2012.

В судовому засіданні 21.11.2012 представник позивача надав пояснення по справі та клопотання про призначення повторної експертизи.

В судовому засіданні 21.11.2012 оголошено перерву до 27.11.2012.

В судовому засіданні 27.11.2012 представник позивача підтримав клопотання про призначення повторної експертизи.

Представник відповідача 2 в судовому засіданні надав пояснення щодо призначення повторної експертизи, в яких зазначив що у клопотанні та поясненнях наданих ТОВ «Маргіт» не міститься підтверджень того, що Висновок № 237/12-53 визнано необгрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, наявність істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, крім тверджень про незгоду із зазначеним Висновком не зазначено ніяких підстав для встановлення того, що Висновок викликає сумнів у його правильності. Таким чином представник відповідача 2 заперечив проти задоволення клопотання про призначення повторної експертизи.

Згідно п. 15.2 Роз'яснення, що містяться у Постанові Пленуму Вищого господарського суду України № 4 від 23.03.2012 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи", повторною визнається судова експертиза, у проведенні якої експерт досліджує ті ж самі об'єкти і вирішує ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судові експертизі. Нові об'єкти на дослідження повторної судової експертизи подаватися не можуть, так само як не можуть ставитися на її вирішення питання, які не розглядалися попередньою експертизою.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Заслухавши пояснення представників сторін, з метою повного та всебічного розгляду спору суд приходить до висновку про задоволення клопотання про призначення повторної судової експертизи .

Ухвалою суду від 27.11.2012 призначено повторну судову експертизу об'єктів права інтелектуальної власності у справі № 20/335, проведення якої доручено Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності (04053, м. Київ, пл. Львівська, 4а).

21.05.2013 відділом діловодства суду від Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності отримано матеріали справи та Висновок повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 213/12.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

В судовому засіданні 19.06.2013 оголошено перерву з метою надання можливостi сторонам ознайомитись з висновком повторної судовоi експертизи.

В судовому засіданні 02.07.2013 представник позивача надав пояснення по справі з врахуванням висновку повторної судової експертизи.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 надали письмові пояснення щодо Висновку повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 20/335 від 25.04.2013.

В судовому засіданні 02.07.2013 оголошено перерву до 09.07.2013.

В судовому засіданні 09.07.2013 представник позивача надав пояснення по справі, в яких зазначив, що висновками повторної судової експертизи № 20/335 підтверджено висновки первинної судової експертизи № 649 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 23.05.2011, у зв'язку з чим просить суд задовольнити позовні вимоги повністю.

Представник відповідача-1 надав пояснення щодо висновку повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 20/335 від 25.04.2013, в яких зазначив, що при наданні висновків повторної судової експертизи № 20/335 дослідження здійснено не в повному обсязі, також суперечить матеріалам справи, у зв'язку з чим просить суд не приймати Висновок № 20/335 від 25.04.2013 та відмовити у задовольнити позовних вимог.

Представник відповідача-2 надав пояснення щодо висновку повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 20/335 від 25.04.2013, в яких зазначає про необґрунтованість та неузгодженість висновків, а також про упередженість експерта. Просить суд не приймати висновок № 20/335 від 25.04.2013 та відмовити у задовольнити позовних вимог.

В судовому засіданні 09.07.2013 після закінчення розгляду справи судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін, оглянувши оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, суд, -

ВСТАНОВИВ:

15.01.2002 Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України зареєстровано комбінований знак для товарів і послуг, який має вигляд словесного позначення виконаного оригінальним шрифтом у кольоровому виконанні, на імя відповідача-2 і видано Свідоцтво № 22921 на знак для товарів і послуг щодо товарів 32, 35, 42 класу МКТП:

- Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу;

- Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу;

- Забезпечування харчами і напоями; забезпечування тимчасовим житлом; лікарське, гігієнічне та косметичне доглядання; ветеринарні та сільськогосподарські послуги; правничі послуги; наукове та промислове досліджування; програмування; всі послуги, що включені до 42 класу.

Дата подання заявки відповідачем-2 на реєстрацію знака - 27.02.2001.

Позивач вважає, що зареєстрований комбінований знак для товарів і послуг (Свідоцтво № 22921) не відповідає умовам наданням правової охорони, з наступних підстав.

Знак для товарів і послуг «Лужанська-7» зареєстрований згідно Свідоцтва України № 22921 від 15.01.2002 включає в себе позначення, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду та позначення, що вказують на вид, властивості товару.

Відповідач-1 у відзиві просить суд у задоволенні позовних вимог відмовити, посилаючись на сплив позовної давності по заявленим вимогам, недоведеність позивачем факту порушення його прав, що є підставою для судового захисту, У наданих письмових поясненнях з урахуванням висновків експертиз, відповідач-1 просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.

Відповідач-2 у відзиві просить відмовити у задоволенні позову, посилаючись на сплив позовної давності, ненадання позивачем доказів порушення його прав фактом отримання відповідачем-2 оспорюваного свідоцтва.

З метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору у справі №20/335 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено безпосередньо спеціалісту, а саме, атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів - Дорошенку Олександру Федоровичу, який не є фахівцем державної спеціалізованої установи.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

- Чи складається позначення «Лужанська-7» за Свідоцтвом України № 22921 від 15.01.2002, лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?

- Чи складається позначення «Лужанська-7» за Свідоцтвом України № 22921 від 15.01.2002 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, властивості, призначення товарів і послуг ?

24.05.2011 судом одержано матеріали справи № 20/335 із Висновком № 649 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 23.05.2011, відповідно до якого: позначення «Лужанська 7» за Свідоцтвом України № 22921 від 15.01.2002 складається з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; позначення «Лужанська 7» за Свідоцтвом України № 22921 від 15.01.2002 складається з позначень, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид та місце походження товарів.

Відповідно до ст. 42 ГПК України висновок судового експерта повинен містити докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені господарським судом питання. Висновок подається господарському суду в письмовій формі, копія його надсилається сторонам.

Якщо під час проведення судової експертизи встановлюються обставини, що мають значення для правильного вирішення спору, з приводу яких судовому експерту не були поставлені питання, у висновку він викладає свої міркування і щодо цих обставин.

У випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності.

При необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

З урахуванням викладених відповідачами заперечень проти Висновку експертизи № 649 від 23.05.2011 та з огляду на те, що експертом зроблено досить спірні висновки щодо того, що позначення "Лужанська-7" не потребує у споживача певної гри уяви при зоровому або звуковому сприйнятті знака. Експертом зроблено хибний висновок про те, що позначення "Лужанська-7" походить від географічної назви і вказує на місцезнаходження виробника, оскільки у місцевості, де видобувається мінеральна вода "Лужанська-7", відсутні будь-які географічні назви, які б асоціювались із назвою мінеральної води "Лужанська". Відповідачем-2 надано суду Висновок № 199 у справі № 39/166, у якому експертом Дорошенком О.Ф. було зроблено прямо протилежні по своїй суті висновки щодо загальновживаності та описовості знаку для товарів і послуг "Поляна Квасова", у зв'язку із застосуванням діаметрально протилежних підходів при проведенні експертизи.

Зазначене викликало сумнів у правильності Висновку експертизи № 649 від 23.05.2011, у зв'язку з чим суд прийшов до висновку про необхідність призначення у справі №20/335 повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності.

Проведення повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності у справі № 20/335 доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

- Чи складається позначення «Лужанська-7» за Свідоцтвом України № 22921 від 15.01.2002, лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду?

- Чи складається позначення «Лужанська-7» за Свідоцтвом України №22921 від 15.01.2002 лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, властивості, призначення товарів і послуг ?

27.09.2012 судом одержано матеріали справи № 20/335 із Висновком № 237/12-53 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 14.09.2012, відповідно до якого: позначення "Лужанська-7" за заявкою № 2001021151, яке в подальшому було зареєстроване як торговельна марка за Свідоцтвом України №22921 від 15.01.2002, на дату подачі цієї заявки , тобто на 27.02.2001, не складалося лише з позначень, що були загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; позначення "Лужанська-7" за заявкою № 2001021151, яке в подальшому було зареєстроване як торговельна марка за Свідоцтвом України № 22921 від 15.01.2002, на дату подання зазначеної заявки, тобто на 27.02.2001, не було таким, що складалося лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, це позначення не вказувало на вид, властивості або призначення відповідних товарів і послуг чи місце походження товару.

Повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності, або за наявності істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

З метою повного та всебічного розгляду спору суд приходить до висновку про необхідність призначення у справі № 20/335 повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності.

Проведення повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності у справі № 20/335 доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

21.05.2013 судом одержано матеріали справи № 20/335 із Висновком № 213/12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.04.2013, складений судовим експертом Ковальовой Н.М., відповідно до якого: позначення «Лужанська-7» за Свідоцтвом України № 22921 від 15.01.2002, не складається лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; позначення «Лужанська-7» за Свідоцтвом України № 22921 від 15.01.2002, складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, вказують на вид, властивості, призначення товарів і послуг.

У матеріалах справи міститься Висновок Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 76/10 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності по господарській справі № 54/247 від 10.05.2011, складений судовим експертом Ковальовою Н.М. У тексті зазначеного висновку встановлено, що домінуюче місце у складі етикетки займає словесне позначення, яке містить назву води «Лужанська-7». Як було визначено вище, позначення «Лужанська» є описовим, а цифра « 7» вказує на номер свердловини, з якої ведеться видобуток води і, в свою чергу, надає розрізняльній здатності позначенню, яке використовується в якості назви води. Таким чином, аналізуючи одні й ті самі документи, експерт розглядає позначення «Лужанська - 7», що є домінуючим у складі знаків. Отже, наявність протилежних висновків одного експерта стосовно одного й того ж предмету дослідження не дає підстав розглядати його як належній доказ по справі. Тобто Висновком № 213/12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.04.2013 не спростовується Висновок № 237/12-53 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 14.09.2012.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», зокрема, не можуть одержати правову охорону позначення які складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду; складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг; є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до абз. 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

У вирішенні спорів, пов'язаних з визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з питань невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань господарський суд призначає судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функцій експерта.

Враховуючи наведене положення, судом призначено експертизу обєктів інтелектуальної власності у справі с судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 14.09.2012, яку доручено провести Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Згідно з висновком № 237/12-53 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.09.2012, який суд приймає у якості належного доказу по справі:

- позначення "Лужанська-7" за заявкою № 2001021151, яке в подальшому було зареєстроване як торговельна марка за Свідоцтвом України № 22921 від 15.01.2002, на дату подачі цієї заявки , тобто на 27.02.2001, не складалося лише з позначень, що були загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- позначення "Лужанська-7" за заявкою № 2001021151, яке в подальшому було зареєстроване як торговельна марка за Свідоцтвом України № 22921 від 15.01.2002, на дату подання зазначеної заявки, тобто на 27.02.2001, не було таким, що складалося лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема, це позначення не вказувало на вид, властивості або призначення відповідних товарів і послуг чи місце походження товару.

При цьому, у висновку експерт встановив, що наданий на дослідження знак, який є комбінованим і містить кілька основних елементів, як словесний так і зображувальних, не належить до таких, що складаються лише з позначень, які є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду. Буквено-цифрове сполучення «Лужанська-7» не є позначенням виду товарів як їх сукупності товарів певної групи, об'єднаних спільною назвою та призначенням. Позначення «Лужанська-7» не є загальновживаною назвою чи обов'язковим елементом маркування мінеральної води, що видобувається зі свердловини № 7-гп Голубинського (Лужанського) родовища, оскільки у межах Голубинського (Лужанського) родовища існують щонайменше дві свердловини за № 7, а саме - № 7-РК та № 7-ГП.

Позначення «Лужанська-7» за заявкою № 2001021151 не вказує на приналежність якоїсь мінеральної води до питних чи бальнеологічних вод, як не вказує й на приналежність до лікувальних, лікувально-столових чи столових мінеральних вод чи взагалі до вод, а тому не є таким, що вказує на призначення цього товару.

У наданих на експертизу матеріалах відсутні відомості про використання позначення "Лужанська-7" без дозволу власника саме у тому вигляді, у якому він зареєстрований, до дати подання заявки № 2001021151, тобто до 27.02.2001

Надані на експертизу матеріали справи не дають достатніх підстав для твердження про те, що у даному випадку мало місце одночасне, тривале та широке виробництво одного й того самого товару різними виробниками.

Суд оцінює зазначений висновок експертизи як належний доказ у справі №20/335.

Суд не приймає як належні докази по справі Висновок № 649 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 23.05.2011 та Висновком № 213/12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 25.04.2013. Зазначене обумовлено тим, що незважаючи на наявність у бібліографічному описі знака за свідоцтвом № 22921 кодів Міжнародної класифікації зображувальних елементів (Віденської класифікації) та розкриття їх змісту, а також зазначення кольору, у якому зареєстрований знак, було зроблено висновок про те, що позначення "Лужанська-7" відноситься до словесних позначень», у той час коли цей знак у дійсності є комбінованим.

Віднесення знаку до словесних позначень призвело до того, що графічні ознаки знаку, які у даному випадку є суттєвими у забезпеченні його розрізняльної здатності, при подальших дослідженнях не враховувались і знак фактично розглядався як словесно-цифрове сполучення, виконане «стандартним» шрифтом.

Надані позивачем докази на підтвердження виробництва етикетки з 1999 року не оцінюються судом, оскільки не мають значення для правильного вирішення даного спору, з урахуванням того, що, по-перше, матеріали справи не містять інформації про реєстрацію позначення, що використовується ТОВ «Маргіт», раніше за реєстрацію знака за Свідоцтвом України №22921; по-друге, встановлення права попереднього використання знака, що дає право на подальше використання такого знака без згоди власника свідоцтва (п. 6 ст. 16 Закону) не входить до предмету доказування у межах даного спору.

Таким чином, передбачені законом підстави для визнання недійсним Свідоцтва України № 22921 від 15.01.2002 на знак для товарів і послуг в редакції, яка була чинною станом на час подачі заявки на видачу Свідоцтва України № 22921, відсутні.

Щодо заяв відповідачів про застосування строків позовної давності, у зв'язку з чим відповідачі у відзивах просили суд відмовити у задоволенні позовних вимог, то суд зазначає наступне.

Позовна давність це строк у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Позивачем не доведено наявності цивільного права або охоронюваного інтересу, які б потребували захисту, шляхом звернення до суду з позовом про визнання недійсним Свідоцтва України № 22921 від 15.01.2002 на знак для товарів і послуг. Також, позивачем не обґрунтовано, які підстави для визнання спірного свідоцтва недійсним в цілому, у тому числі, щодо послуг 35, 42 класу МКТП.

За наведених обставин, поняття «позовна давність», у тому числі наслідки її спливу, не підлягають застосуванню до даного спору, який розглядається у межах справи №20/335, так як позивачем взагалі не надано доказів на підтвердження існування порушеного права або охоронюваного законом інтересу, необхідністю захисту яких обґрунтовано звернення з даним позовом до суду.

З урахуванням вищенаведеного, суд визнає позовні вимоги необґрунтованими та відмовляє у їх задоволенні.

Суд також враховує, що у позовній заяві позивачем визначено у якості відповідача-1 Державну службу інтелектуальної власності України.

Відповідно до ст. 21 ГПК України відповідачами є підприємства та організації, яким пред'явлено позовну вимогу.

Проте, жодної позовної вимоги позивачем до Державної служби інтелектуальної власності не пред'явлено.

Судові витрати, понесені відповідачем, у відповідності до ст. 49 ГПК України, покладаються на позивача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

У задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Дата складання повного тексту 15.07.2013р

Суддя Л.В.Прокопенко