Постанова

від 21.08.2013 по справі 20/296

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

cpg1251

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2013 р. Справа№ 20/296

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Ільєнок Т.В.

суддів: Тарасенко К.В.

Корсакової Г.В.

при секретарі

судового засідання Костенко К.О.

за участі представників

позивача Жухевич О.В. - дов. від 06.07.2010 р. б/н;

Трофименко О.О. - дов. від 06.07.2010 р. б/н;

відповідача-1 не з'явився, про дату, час і місце судового засідання

повідомлений належним чином;

відповідача-2 Гольберг Д.В. - дов від 01.08.2011 р. № 191-isip;

відповідача-3 не з'явився, про дату, час і місце судового засідання

повідомлений належним чином;

розглянувши матеріали

апеляційної скарги ФУДЖИКУРА Лтд.

на рішення Господарського суду міста Києва від 04.10.2011 р.

у справі № 20/296 (суддя: Палій В.В.)

за позовом ФУДЖИКУРА Лтд.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Технології

мереж" (відповідач-1), Товариства з обмеженою

відповідальністю "Хостмайстер" (відповідач-2),

Товариства з обмеженою відповідальністю "Слайд

Стандарт Лімітед" (відповідач-3)

про визнання прав на знак для товарів і послуг "Fujikura" за

Свідоцтвом України від 12.10.2009р. № 112940 порушеними,

заборону неправомірного використання знаку "Fujikura" та

про переделегування доменного імені fujikura.com.ua на

користь позивача

ВСТАНОВИВ:

Позивач - ФУДЖИКУРА Лтд. звернувся до Господарського суду м. Києва з позовною заявою до відповідачів ТОВа „Технології мереж" (відповідач-1), ТОВа „Хостмайстер" (відповідач-2) та до ТОВа „Елайд Стандарт Лімітед" (відповідач-3) про визнання прав на знак для товарів і послуг "Fujikura" за Свідоцтвом України від 12.10.2009р. №112940 порушеними, заборону неправомірного використання знаку "Fujikura" та про переделегування доменного імені fujikura.com.ua на користь позивача (т. І, арк. с. 9-13).

До прийняття судового рішення місцевим господарським судом позивач надав Заяви про уточнення позовних вимог:

1) від 26.10.2010 р. в якій просив суд:

- визнати дії відповідача-1 з використання позначення "Fujikura" у доменному імені fujikura.com.ua порушенням прав власника Свідоцтва № 112940 на знак для товарів і послуг "Fujikura";

- зобов'язати відповідача-1 припинити використання знака для товарів і послуг "Fujikura" за Свідоцтвом України № 112940 у доменному імені fujikura.com.ua;

- зобов'язати відповідача-2 прийняти рішення про відміну делегування приватного доменного імені fujikura.com.ua у публічному домені COM.UA і скасувати реєстрацію вказаного доменного імені шляхом внесення відповідних змін до Реєстраційної бази домену .UА;

- зобов'язати відповідача-2 та відповідача-3 внести до Реєстраційної бази домену .UА зміни щодо реєстранта доменного імені fujikura.com.ua шляхом внесення відповідних змін у запис про юридичну особу-реєстранта з ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед" на ФУДЖИКУРА Лтд. (Fujikura Ltd.) (т. І, арк. с. 129-130).

2) від 17.11.2010 р. за якою просив суд:

- визнати дії відповідача-1 з використання позначення "Fujikura" у доменному імені fujikura.com.ua порушенням прав власника Свідоцтва № 112940 на знак для товарів і послуг "Fujikura";

- зобов'язати відповідача-1 припинити використання знака для товарів і послуг "Fujikura" за Свідоцтвом України № 112940 у доменному імені fujikura.com.ua;

- зобов'язати відповідача-2 прийняти рішення про відміну делегування приватного доменного імені fujikura.com.ua у публічному домені COM.UA і скасувати реєстрацію вказаного доменного імені шляхом внесення відповідних змін до Реєстраційної бази домену .UА;

- зобов'язати відповідача-1, відповідача-2 та відповідача-3 внести до Реєстраційної бази домену .UА зміни щодо реєстранта доменного імені fujikura.com.ua шляхом внесення відповідних змін у запис про юридичну особу-реєстранта з ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед" на ФУДЖИКУРА Лтд. (FUJIKURA Ltd.).

- зобов'язати відповідача-1 звернутися до відповідача-2 та відповідача-3 із заявою про відміну делегування приватного доменного імені fujikura.com.ua у публічному домені COM.UА на ім'я ТОВ "Технології мереж"та скасування вказаного доменного імені (т. ІІ, арк. с. 44-45).

17.11.2010 р. позивач ФУДЖИКУРА Лтд. звернувся до Господарського суду м. Києва із Заявою про призначення судової експертизи (т. ІІ, арк. с. 46-47).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.11.2010 р. №20/296 ПРИЗНАЧЕНО СУДОВУ ЕКСПЕРТИЗУ ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз з питань, зазначених в Ухвалі Господарського суду міста Києва від 24.11.2011 р., попереджено експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України за відмову від поважних причин від виконання своїх обов'язків та надання завідомо неправдивих висновків, витрати по проведенню експертизи покладено на позивача - компанію ФУДЖИКУРА Лтд., на час проведення судової експертизи провадження у справі № 20/296 зупинено (т. ІІ, арк. с. 91-95).

15.08.2011 р. відділом діловодства суду першої інстанції отримано Висновок № 11128/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 29.07.2011 р. за справою № 20/296 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (т. ІІІ, арк. с. 18-30).

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.08.2011 р. провадження у даній справі поновлено (т. ІІІ, арк. с. 34-17).

За результатами розгляду даної справи, РІШЕННЯМ Господарського суду м. Києва від 04.10.2011 р. № 20/296 У ЗАДОВОЛЕННІ ПОЗОВНИХ ВИМОГ ВІДМОВЛЕНО ПОВНІСТЮ (т. ІІІ, арк. с. 132-143).

Не погоджуючись з вищенаведеним Рішенням, позивач ФУДЖИКУРА Лтд. звернувся з апеляційною скаргою від 14.10.2011 р. до Київського апеляційного господарського суду, в якій просив Рішення Господарського суду м. Києва від 04.10.2011 р. по даній справі скасувати, прийняти нове судове рішення, яким задовольнити позовні вимоги.

У доводах апеляційного оскарження позивач ФУДЖИКУРА Лтд. наголошував на тому, що місцевим господарським судом неповно з'ясовано обставини, що мають значення для справи, а тому неправильно застосовано норми матеріального права, а саме ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг».

Зокрема, скаржник наголошував на необ'єктивності та суперечливості Висновку судової експертизи від 29.07.2011 р. за №11128/10-12, на підставі якого було прийнято судове рішення по даній справі. При цьому, позивач стверджує, що «експертом не враховано того факту, що на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.ua, також розміщені споріднені товари, виробництва інших підприємств, таких як Южкабель, Lankore, Finmark, AKSH Optifibre, Одескабель та інші, що може призвести до змішування з діяльністю позивача» (арк. 4 апеляційної скарги). Водночас, позивач зауважує, що «здійснюючи дослідження питання змішування діяльності відповідача-1 ТОВа «Технології мереж» з діяльністю позивача ФУДЖИКУРА Лтд. шляхом неправомірного використання доменного імені fujikura.com.ua, експерт не застосував належні положення чинного законодавства (п. 4.3.1.9. Правил домену UA), провів неповне дослідження та аналіз доказів, що містяться в матеріалах справи № 20/296, що й призвело до необґрунтованого висновку за поставленими господарським судом питаннями» (арк. 5 апеляційної скарги).

28.11.2011 р. через відділ діловодства КАГС скаржник ФУДЖИКУРА Лтд. надав Клопотання про призначення додаткової судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності (т. ІV, арк. с. 32).

Обґрунтовуючи подане Клопотання позивач вказував на те, що у Висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 29.07.2011 р. № 11128-10-12 ( т. ІІІ, арк. с. 18-30) не було надано відповіді на поставлене запитання: „Чи може призвести до змішування із діяльністю позивача розміщення інформації, на сайті, який знаходиться за доменною адресою fujikura.com.ua та на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.uа (з урахуванням інформації, яка міститься у роздруківці з Інтернет сторінки сайту, що додана до позовної заяви та у роздруківці з Інтернет сторінки, що додана до складеного судом протоколу огляду та дослідження доказів від 14.10.2010р.)?".

Ухвалою КАГС від 28.12.2011 р. № 20/296 порушено апеляційне провадження за скаргою ФУДЖИКУРА Лтд. (т. VІ, арк. с. 67-68). Розгляд апеляційної скарги неодноразово відкладався.

Розпорядженням КАГС від 06.02.2012 р. № 20/296 змінено склад колегії, що розглядала справу на колегію суддів у складі головуючого судді: Ільєнок Т.В., Борисенко І.В., Шипко В.В.

Розпорядженням КАГС від 27.02.2012 р. № 20/296 у зв'язку з перебуванням суддів Шипко В.В. у черговій відпустці, змінено склад колегії, що розглядала справу на колегію суддів у складі головуючого судді: Ільєнок Т.В., Борисенко І.В., Остапенко О.М.

Розпорядженням КАГС від 12.03.2012 р. № 20/296 змінено склад колегії, що розглядала справу на колегію суддів у складі головуючого судді: Ільєнок Т.В., Борисенко І.В., Шипко В.В.

Ухвалою КАГС від 25.05.2012 р. було зупинено провадження у справі У ЗВ`ЯЗКУ З ПРИЗНАЧЕННЯМ ДОДАТКОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОБ`ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. На роз`яснення судових експертів були поставлені наступні запитання:

- Чи може призвести до змішування із діяльністю позивача розміщення інформації, на сайті, який знаходиться за доменною адресою fujikura.com.ua та на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.uа (з урахуванням інформації, яка міститься у роздруківці з Інтернет сторінки сайту, що додана до позовної заяви та у роздруківці з Інтернет сторінки, що додана до складеного судом протоколу огляду та дослідження доказів від 14.10.2010 р.)?

- Чи є товари і послуги, що можуть вироблятися або надаватись компанією ФУДЖИКУРА Лтд. згідно „Сертифікату всіх існуючих питань" (т.І, арк.с. 57-61) однорідними (спорідненими) з товарами та послугами, що пропонуються на сайті за доменною адресою fujikura.com.ua та/або nettech.dn.uа (з урахуванням інформації з Інтернет сторінок, що місяться в матеріалах справи)?

Ухвалою КАГС попереджено експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385, КК України за відмову без поважних причин від виконання своїх обов`язків та надання завідомо неправдивих висновків. Витрати по проведення експертизи було покладено на позивача ФУДЖИКУРА Лтд.

Ухвалою КАГС від 29.07.2013р. № 20/296 ПОНОВЛЕНО АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ у даній справі у зв`язку з отриманням 26.07.2012р. через канцелярію суду Висновку експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 19.07.2013 р. № 7074/12-53 від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Розгляд справи призначено на 21.08.2013 р.

Розпорядженням Голови КАГС від 29.07.2013 р. №20/296 враховуючи припинення повноважень судді Борисенко І.В., у зв'язку з обранням суддею Вищого адміністративного суду України, та перебування судді Шипка В.В. у черговій відпустці змінено склад колегії суддів, яка розглядала справу на колегію у складі головуючого судді: Ільєнок Т.В., суддів: Тарасенко К.В., Зеленін В.О.

Розпорядженням Голови КАГС від 19.08.2013 р. по даній справі змінено склад колегії суддів, яка розглядала справу на колегію у складі головуючого судді: Ільєнок Т.В., суддів: Тарасенко К.В., Корсакова Г.В.

21.08.2013 р. через канцелярію суду позивач ФУДЖИКУРА Лтд. подав Клопотання про призначення повторної судової експертизи.

У судовому засіданні від 21.08.2013 р. були присутні представники позивача та відповідача-2. Представники відповідача-1 та відповідача-3 не з`явилися, однак про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, що підтверджується наявними в матеріалах справи зворотніми поштовими повідомленнями. З урахуванням того, що присутні представники сторін не заперечували проти розгляду апеляційної скарги за відсутності представників ТОВа «Технології мереж» та ТОВа «Слайд Стандарт Лімітед», колегія суддів продовжила розгляд справи за наявними матеріалами.

Разом з цим, у вказаному судовому засіданні колегія суддів розглянула Клопотання позивача від 21.08.2013 р. про призначення повторної судової експертизи. Обґрунтовуючи заявлене Клопотання від 21.08.2013 р. представник позивача наголошував на тому, що «Питання, які були поставлені на вирішення додаткової судової експертизи співпадають з питаннями, що були поставлені на вирішення первинної судової експертизи, тому Висновок експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 19.07.2013 р. не є належним доказом у розумінні ст. 34 ГПК України» (Протокол судового засідання від 21.08.2013 р. по даній справі). Представник відповідача-2 заперечив проти задоволення зазначеного Клопотання позивача з огляду на помилковість та безпідставність тверджень представника компанії ФУДЖИКУРА Лтд. За результатом розгляду цього Клопотання колегія суддів відхилила його, як заявлене необґрунтовано.

Колегія суддів, розглянувши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального права, заслухавши пояснення присутніх представників сторін, дійшла висновку апеляційну скаргу компанії ФУДЖИКУРА Лтд. залишити без задоволення, Рішення Господарського суду м. Києва від 04.10.2011 р. №20/296 залишити без змін, приймаючи до уваги наступне.

Як встановлено судом першої інстанції та підтверджено матеріалами справи, компанія ФУДЖИКУРА Лтд. є власником Свідоцтва України №112940 від 12.10.2009р. на знак для товарів і послуг «Fujikura» (дата подання Заявки -04.10.2007р.) для товарів 8, 9, 10, 11 класів МКТП, що підтверджується Випискою з Державного реєстру Свідоцтв України на знаки і послуги (т. І, арк. с. 21-22).

До товарів 09 класу МКТП згідно Свідоцтва України №112940 відносяться: електричні та електродугові інструменти для зрощування оптичних волокон плавленням; оптичні волокна; проводи з волоконно-оптичним осердям; волоконно-оптичні шнури; пристрої для зрощування оптичних волокон плавленням; ідентифікатори оптичних волокон; лазерні генератори (немедичні); волоконно-оптичні трансивери; оптичні з'єднувачі; оптичні кабелі з оптичними з'єднувачами; волоконно-оптичні з'єднувачі; оптичні розподільні коробки; оптичні розподільні шафи; модулі оптичних розщеплювачів; оптичні розщеплювачі; закупорювальні засоби для оптичних волокон і їх деталі; моніторингове, вимірювальне обладнання, оптичні перемикачі, програмний статок; мережеві монітори для телефонного зв'язку і передавання даних; оптичні відгалужувачі для оптичного зв'язку; оптичні волокна, а саме, деталі оптичних посилювачів, оптичні волокна, виготовлені у формі катушок, легованих ербієм, для підвищення поглинальної здатності, всі вищезазначені товари, які продаються окремо і як модулі разом з оптичними відгалужувачами; оптичні посилювачі; пристрої та апаратура для керування оптичним зв'язком; модулі для телекомунікаційних пристроїв та апаратури; волоконно-оптичні кабелі; немедичні волоконно-оптичні ендоскопи; з'єднувальні адаптери для камер; волоконно-оптичні передавальні пристрої; модулі оптичних відгалужувачів; маршрутизатори для телекомунікаційних і комп'ютерних мереж; комунікаційні пристрої та апаратура для підключення телекомунікаційних мереж; оптичні перетворювачі; концентратори і/або комутатори для комп'ютерних мереж; модеми; перемикачі дистанційного керування для телевізорів і радіоприймачів, цифрових приймачів широкомовної трансляції; радіатори з тепловими трубами для телекомунікаційних пристроїв і апаратури та електронних пристроїв і апаратури; тепловідводи для телекомунікаційних пристроїв і апаратури та електронних пристроїв і апаратури; ізольовані проводи; електричні проводи; матеріали і компоненти для електричних проводів; кабелі; матеріали і компоненти для кабелів; вимірники ізоляції; мережеві з'єднувачі.

Як зазначала Компанія ФУДЖИКУРА Лтд. у позові, про використання відповідачем-1 ТОВом «Технології мереж» доменного імені fujikura.com.ua їй стало відомо у всесвітній мережі Інтернет. Під час введення в адресний рядок браузера доменного імені fujikura.com.ua відбувається перенаправлення (переадресація) на веб-сайт http://www.netech.dn.ua, який відповідач-1 використовує для рекламування, пропозиції до продажу, продажу електрокомпонентів та волоконно-оптичних кабелів. При цьому, реєстрантом та реєстратором доменного імені fujikura.com.ua є відповідач-3 ТОВ «Слайд Стандарт Лімітед». За оцінкою позивача, використання позначення "fujikura" у складі доменного імені fujikura.com.ua порушує права позивача на торговельну марку за Свідоцтвом України №112940, оскільки позначення "fujikura" у складі доменного імені fujikura.com.ua є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою за Свідоцтвом України №112940 стосовно наведених у Свідоцтві товарів 09 класу МКТП. Також Компанія ФУДЖИКУРА Лтд. посилалася на те, що реєстрація доменного імені не є використанням торговельної марки у розумінні ст. 16 Закону, так як торговельна марка вважається використаною лише у випадку її використання стосовно товарів та послуг, для яких вона зареєстрована. Отже, компанія ФУДЖИКУРА Лтд. вважає, що відповідачем-1 ТОВом «Технології мереж» не надано жодних доказів використання торговельної марки до дати подання Заявки позивачем.

З урахуванням вищевикладених обставин, колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду про те, що позовні вимоги задоволенню не підлягають з огляду на слідуюче.

Відповідно до пп. 2, ст. 16 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Позивач компанія ФУДЖИКУРА Лтд. є власником Свідоцтва України №112940 від 12.10.2009р. на знак для товарів і послуг «Fujikura» (дата подання заявки - 04.10.2007р.) для товарів 8, 9, 10, 11 класів МКТП. Дата подання заявки на реєстрації знака -04.10.2007р.

Як вбачається із матеріалів справи, зокрема, пояснень відповідача-2 ТОВ "Хостмайстер" та відповідача-3 ТОВа "Елайд Стандарт Лімітед", доменне ім'я fujikura.com.ua було зареєстроване 30.01.2007р. При цьому, реєстрантом зазначеного доменного імені є відповідач-1 ТОВ "Технології мереж", що не заперечується останнім. Згідно Сертифікату ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед" підтверджено, що Інтернет назва fujikura.com.ua зареєстрована на ім'я власника ТОВ "Технології мереж". Строк делегування -30.01.2007р. -30.01.2008р.

Домен .UA - це домен верхнього рівня ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, створений на основі кодування назв країн відповідно до міжнародних стандартів, для обслуговування адресного простору українського сегмента мережі Інтернет (ст. 1 ЗУ "Про телекомунікації" від 18.11.2003р.).

Домен другого рівня - частина адресного простору мережі Інтернет, що розташовується на другому рівні ієрархії імен у цій мережі.

Таким чином, публічним доменом другого рівня є власне домен "com.ua", зареєстрований у домені верхнього рівня .UA.

Відповідно, "fujikura.com.ua "- це домен третього рівня, зареєстрований у публічному домені другого рівня com.ua.

Згідно ст. 16 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції Закону від 22.05.2003р., чинній на час делегування доменного імені -30.01.2007р.) ВИКОРИСТАННЯМ ЗНАКА визнавалось:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО В ДІЛОВІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЧИ В РЕКЛАМІ ТА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, У ТОМУ ЧИСЛІ В ДОМЕННИХ ІМЕНАХ.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Станом на час звернення Компанії ФУДЖИКУРА Лтд. з позовом до суду - 20.08.2010 р. (в редакції Закону 10.04.2008р.) використанням знака визнавалося:

1. нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

2. застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

3. ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО В ДІЛОВІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЧИ В РЕКЛАМІ ТА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.

Відповідно до п. 5 ст. 16 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" СВІДОЦТВО НАДАЄ ЙОГО ВЛАСНИКУ ВИКЛЮЧНЕ ПРАВО ЗАБОРОНЯТИ ІНШИМ ОСОБАМ ВИКОРИСТОВУВАТИ БЕЗ ЙОГО ЗГОДИ, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОМ:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ст. 20 ЗУ "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

ПОРУШЕННЯМ ПРАВ СВІДОЦТВА ВВАЖАЄТЬСЯ ТАКОЖ ВИКОРИСТАННЯ БЕЗ ЙОГО ЗГОДИ В ДОМЕННИХ ІМЕНАХ ЗНАКІВ ТА ПОЗНАЧЕНЬ, ВКАЗАНИХ У П. 5 СТ. 16 ЗУ «ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ» (в редакції закону 10.04.2008р.).

Як зазначає скаржник компанія ФУДЖИКУРА Лтд., використання позначення "fujikura" у складі доменного імені fujikura.com.ua порушує права позивача на торговельну марку "за Свідоцтвом України №112940, оскільки позначення "fujikura" у складі доменного імені fujikura.com.ua є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою "за Свідоцтвом України №112940 стосовно наведених у свідоцтві товарів 09 класу МКТП.

14.10.2010р. господарським судом здійснено огляд та дослідження доказів у мережі Інтернет, та встановлено, що при відкриванні у вікні веб-браузера сторінки з адресою http://fujikura.com.ua відбувається перенаправлення (переадресація) на веб-сайт http://www.netech.dn.ua. Згідно із роздрукованою сторінкою із мережі Інтернет на веб-сайті http://www.netech.dn.ua пропонуються товари Компанії ФУДЖИКУРА, зокрема, апарати для зварки оптичних волокон (Протокол огляду та дослідження доказів від 14.10.2010 р. по даній справі т. І, арк. с. 116).

Таким чином, суд першої інстанції дійшов до висновку, що для повного, всебічного, об'єктивного вирішення спору у справі №20/296 необхідні спеціальні знання, що стало підставою для призначення у справі судової експертизи.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

- Чи використано знак для товарів і послуг "Fujikura" за свідоцтвом України №112940 від 12.10.2009р. у доменному імені fujikura.com.ua?

- Чи використано знак для товарів і послуг "Fujikura" за свідоцтвом України №112940 від 12.10.2009р. на сайті, який знаходиться за доменною адресою fujikura.com.ua та на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.uа (з урахуванням інформації, яка міститься у роздруківці з Інтернет сторінки сайту, що додана до позовної заяви та у роздруківці з Інтернет сторінки, що додана до складеного судом протоколу огляду та дослідження доказів від 14.10.2010р.)?

- Чи є розрізняльна частина доменного імені fujikura.com.ua та доменне ім'я fujikura.com.ua схожими настільки, що їх можна сплутати із знаком для товарів і послуг "Fujikura" за свідоцтвом України №112940 від 12.10.2009р., щодо наведених у свідоцтві товарів 09 класу МКТП?

- Чи є тими самими або спорідненими товари, які пропонуються на сайті, який знаходиться за доменною адресою fujikura.com.ua та на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.uа (з урахуванням інформації, яка міститься у роздруківці з Інтернет сторінки сайту, що додана до позовної заяви та у роздруківці з Інтернет сторінки, що додана до складеного судом протоколу огляду та дослідження доказів від 14.10.2010р.) із товарами 09 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "Fujikura" за свідоцтвом України №112940 від 12.10.2009р.?

- Чи може призвести до змішування із діяльністю позивача розміщення інформації, на сайті, який знаходиться за доменною адресою fujikura.com.ua та на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.uа (з урахуванням інформації, яка міститься у роздруківці з Інтернет сторінки сайту, що додана до позовної заяви та у роздруківці з Інтернет сторінки, що додана до складеного судом протоколу огляду та дослідження доказів від 14.10.2010р.)?

У Висновку №11128/10-12 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 29.07.2011р. (т. ІІІ, арк. с. 1830), експерт надав відповіді на поставлені питання частково. Так, експерт частково не надав відповіді на поставлені питання, зазначивши, що доменна адреса http:// www.fujikura.com.ua є засобом переадресації на сайт http:// www. nettech.dn.uа. На Інтернет -сторінці словесне позначення "fujikura" наявне тільки у адресній строчці браузера. Інші відомості, що викладені на цій сторінці, відносяться до Windows Internet Explorer. Будь-які відомості про товари 8-11 класів МКТП або інші товари чи послуги на цій сторінці відсутні.

Враховуючи наведене, а також те, що у наданих на дослідження матеріалах справи №20/296 відсутні роздруківки сторінок сайту fujikura.com.ua та будь-які інші відомості щодо вказаного сайту, експерт вирішував поставлені питання лише в частині, що стосувалось спорідненості товарів, які пропонуються на сайті, що знаходиться за доменною адресою nettech.dn.uа, а також лише в частині питання, що стосувалось використання знака для товарів і послуг за Свідоцтвом України №112940 від 12.10.2009р. на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.uа.

Також експертом не надано відповіді на п'яте питання резолютивної частини Ухвали Господарського суду від 24.11.2010 р., оскільки у матеріалах справи відсутні відомості щодо того, які саме види діяльності на території України здійснює Компанія ФУДЖИКУРА Лтд.

Експертом вказано наступні відповіді на поставлені питання:

- на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.uа (з урахуванням інформації, яка міститься у роздруківці з Інтернет сторінки, що додана до складеного судом протоколу огляду та дослідження доказів від 14.10.2010р.) у числі інших пропонуються товари, які є тими самими або спорідненими з товарами 09 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №112940 від 12.10.2009р. та які конкретно зазначені у таблиці Додатку 1 до Висновку від 29.07.2011 р.;

- розрізняльна частина "fujikura"доменного імені fujikura.com.ua, а отже, і доменне ім'я fujikura.com.ua є схожими зі словесним елементом "Fujikura" знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України №112940 від 12.10.2009р. за фонетичними та семантичними знаками, проте ЦЯ СХОЖІСТЬ НЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СПЛУТУВАННЯ розрізняльної частини "fujikura" доменного імені "fujikura.com.ua" зі знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом України №112940 від 12.10.2009р. стосовно товарів 09 класу МКТП, оскільки споживачу при перегляді відомостей щодо товарів, розміщених на сайті http:// www. nettech.dn.uа надається інформація про компанію - виробника цих товарів;

- у доменному імені fujikura.com.ua знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №112940 від 12.10.2009р. не використано;

- на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.uа (з урахуванням інформації, яка міститься у роздруківці з Інтернет сторінки, що додана до складеного судом протоколу огляду та дослідження доказів від 14.10.2010р.) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №112940 від 12.10.2009р. не використано;

Згідно мотивувальної частини Висновку експерта від 29.07.2011 р., підставою для висновку про те, що у доменному імені fujikura.com.ua знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №112940 від 12.10.2009р. не використано стали наступні обставини, встановлені експертом.

НА МОМЕНТ РЕЄСТРАЦІЇ ДОМЕННОГО ІМЕНІ FUJIKURA.COM.UA , ЗАРЕЄСТРОВАНОГО НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ ЗНАКУ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ ЗА СВІДОЦТВОМ УКРАЇНИ №112940 ВІД 12.10.2009р. НЕ ІСНУВАЛО.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач-1 ТОВ «Технології мереж», заперечуючи позовні вимоги Компанії ФУДЖИКУРА Лтд. посилався на право попереднього користувача згідно ст. 500 ЦК України.

Так, відповідно до ст. 500 ЦК України будь-яка особа, яка ДО ДАТИ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ В УКРАЇНІ або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності ДОБРОСОВІСНО ВИКОРИСТАЛА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ В УКРАЇНІ або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Матеріалами справи підтверджується, що доменне ім'я fujikura.com.ua було зареєстроване 30.01.2007р. Доказом делегування доменного імені, починаючи з 30.01.2007р. на ім'я ТОВ " Технології Мереж", є Сертифікат ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед" від 30.01.2007 р. (т. ІІІ, арк. с. 4).

При цьому, як встановлено місцевим господарським судом, НА ІНТЕРНЕТ -СТОРІНЦІ HTTP://FUJIKURA.COM.UA СЛОВЕСНЕ ПОЗНАЧЕННЯ "FUJIKURA" НАЯВНЕ ТІЛЬКИ У АДРЕСНІЙ СТРОНЦІ БРАУЗЕРА. Інші відомості, що викладені на цій сторінці, відносяться до Windows Internet Explorer. Будь-які відомості про товари 8-11 класів МКТП або інші товари чи послуги на цій сторінці відсутні. Таким чином, факт існування сайту, а саме, сукупності веб-сторінок, об'єднаних за змістом з доменною адресою fujikura.com.ua не доведений. Ця доменна адреса використовується для передаресації на інший сайт - nettech.dn.uа.

Окрім цього сторонами не доведено того факту, що з моменту делегування доменного імені fujikura.com.ua доменна адреса http://fujikura.com.ua використовувалась не лише для здійснення переадресації, але і містила відомості про певні товари і послуги, зокрема, товари 09 класу МКТП.

З урахуванням вищезгаданого, господарський суд дійшов вірного висновку про те, що РЕЄСТРАЦІЯ ДОМЕННОГО ІМЕНІ НЕ Є ВИКОРИСТАННЯМ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ У РОЗУМІННІ СТ. 16 ЗУ «ПРО ОХОРОНУ ПРАВ НА ЗНАКИ ДЛЯ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ», ТАК ЯК ТОРГОВЕЛЬНА МАРКА ВВАЖАЄТЬСЯ ВИКОРИСТАНОЮ ЛИШЕ У ВИПАДКУ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ СТОСОВНО ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ, ДЛЯ ЯКИХ ВОНА ЗАРЕЄСТРОВАНА. Таким чином, до дати подання позивачем ФУДЖИКУРА Лтд. заявки на торговельну марку за Свідоцтвом України №112940, а саме, з 30.01.2007р., відповідачем-1 ТОВом «Технології мереж», як власником доменного імені fujikura.com.ua, було здійснено використання позначення "fujikura" у доменному імені, при цьому, словесний елемент "fujikura", згідно Висновку експерта від 29.07.2011 р., є розрізняльною частиною доменного імені fujikura.com.ua. Окрім цього, за оцінкою колегії суддів, суд першої інстанції правильно вказав про те, що на сайті, який знаходиться за доменною адресою fujikura.com.ua, не пропонуються товари та послуги, зокрема, товари 09 класу МКТП, для яких зареєстрований знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №112940, власником якого є позивач, отже, не здійснюється використання торговельної марки, власником якої є позивач, стосовно товарів та послуг, для яких вона зареєстрована.

Таким чином, колегія суддів погоджується з висновком місцевого господарського суду про те, що при використанні позначення "fujikura" у доменному імені fujikura.com.ua відповідачем-1 ТОВом «Технології мереж», як власником доменного імені, не порушуються права позивача ФУДЖИКУРА Лтд., як власника знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України №112940 та не здійснюється використання знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України №112940 у розумінні ст. 16 ЗУ «Про охорону прав на знак для товарів та послуг».

Окрім цього, як вірно зауважив суд першої інстанції, на сайті за доменною адресою nettech.dn.uа, на який здійснюється переадресація, знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №112940 не використовується. На даному сайті у числі інших, пропонуються товари, які, як встановлено експертом, є тими самими або спорідненими з товарами 09 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №112940, проте, споживачу при перегляді відомостей щодо товарів, розміщених на даному сайті, надається інформація про компанію -виробника цих товарів -Fujikura (Фуджикура), що виключає можливість сплутування розрізняльної частини "fujikura" у доменному імені fujikura.com.ua зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №112940, оскільки на даному сайті знак для товарів і послуг за Свідоцтвом України №112940 не використовується для пропонування до продажу (надання) та рекламування товарів або послуг, які виробляються (надаються) безпосередньо відповідачем-1.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач просив господарський суд зобов'язати відповідача-2 ТОВ "Хостмайстер" прийняти рішення про відміну делегування приватного доменного імені fujikura.com.ua в публічному домені та скасувати реєстрацію вказаного доменного імені, шляхом внесення відповідних змін до Реєсттраційної бази домену .UA.

При цьому, позивач посилався на Правила домену .UA (т. ІІ, арк. с. 69-78), відповідно до яких передбачено, що адміністратор публічного домену приймає рішення про відміну делегування приватного доменного імені в публічному домені і скасування вказаного доменного імені, зокрема, за рішенням суду.

Правила домену .UA -це документ, який розроблений ТОВом "Хостмайстер" з дотриманням чинних правил ICANN та з урахуванням рекомендацій, зокрема, названої Інтернет - корпорації і міжнародного досвіду та є умовами надання адміністратором домену .UA третім особам послуг з адміністрування і технічного супроводу домену .UA.

Як вбачається із п. 1.3 Правил домену .UA, такі Правила є невід'ємною частиною договорів, які укладаються адміністратором домену .UA, з приводу делегування та адміністрування доменних імен в домені .UA та конкретизують права і обов'язки сторін таких договорів.

Таким чином, Правила домену .UA є додатком до договорів, які укладаються адміністратором домену .UA і конкретизують права та обов'язки сторін таких договорів. Відповідно, Правила домену .UA як додаток до договору, є обов'язковими до застосування сторонами відповідних договірних відносин та не розповсюджують свою дію на осіб, які не є сторонами договору, відповідно, не породжують для них певні права та обов'язки.

За наведених обставин, господарський суд правомірно вказав про необґрунтованість та безпідставність посилань позивача на Правила домену .UA в обґрунтування заявлених позовних вимог, оскільки між позивачем ФУДЖИКУРА Лтд. та відповідачем-2 ТОВ "Хостмайстер" ВІДСУТНІ ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ. При цьому, відповідно до ЗУ "Про телекомунікації" відповідач-2, як уповноважена організація, не наділений повноваженнями щодо прийняття рішення про відміну делегування приватного доменного імені в публічному домені і скасування вказаного доменного імені.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 21 ГПК України позивачами є підприємства та організації, що подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Статтею 16 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу, та встановлено способи такого захисту.

Однак, як вірно встановлено судом першої інстанції позивачем ФУДЖИКУРА Лтд. не доведено факту на підтвердження того, що відповідачем ТОВом "Хостмайстер" допущено порушення, невизнання або оспорювання прав позивача, що було б підставою для судового захисту. Так, відповідач-2 не здійснював неправомірного використання знаку для товарів і послуг, власником якого є позивач, та не надавав послуг з делегування доменного імені з порушенням норм чинного законодавства. Крім того, ні статтею 16 ЦК України, ні ЗУ "Про телекомунікації" чи іншим чинним нормативно-правовим актом не передбачено способу захисту, який визначений позивачем у позові.

Щодо позовної вимоги про зобов'язання відповідачів внести до Реєстраційної бази домену .UA зміни щодо реєстранта доменного імені fujikura.com.ua , шляхом внесення відповідних змін у запис про юридичну особу -з ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед"на позивача, необхідно зазначити наступне.

Фактично, у даній позовній вимозі іде мова про внесення запису про переделегування доменного імені fujikura.com.ua іншій особі -позивача у справі.

Переделегування приватного доменного імені у публічному домені відбувається шляхом призупинення делегування цього імені до моменту укладення новим реєстрантом відповідного договору з приводу цього доменного імені.

При цьому, як встановлено господарським судом, відповідач-3 ТОВ "Елайд Стандарт Лімітед" не є реєстрантом доменного імені fujikura.com.ua , а виступає реєстратором. Тобто, спочатку здійснюється переделегування, шляхом призупинення делегування цього імені до моменту укладення новим реєстрантом відповідного договору з приводу цього доменного імені (якого на даний час не існує), а потім запис про це вноситься до Реєстраційної бази. Таким чином, внесення запису до Реєстраційної бази має похідний характер і залежить від здійснення основної дії -переделегування, а не є самостійною та незалежною дією.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про необґрунтованість та безпідставність позовних вимог Компанії ФУДЖИКУРА Лтд., а тому задоволенню вони не підлягають.

Колегією суддів при апеляційному перегляді даної справи Ухвалою від 15.05.2012 р. №20/296 було призначено додаткову судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності за клопотанням позивача Компанії ФУДЖИКУРА Лтд.

На вимогу колегії суддів через канцелярію суду 26.07.2013 р. надійшов Висновок експерта №7074/12-53 за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності від 19.07.2013 р., здійснений Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз.

За висновками судової експертизи визначено:

«1.В числі товарів і послуг, що можуть вироблятися або надаватись компанією ФУДЖИКУРА Лтд. згідно «Сертифікату всіх існуючих питань» (т.І, а.с. 57-61) наявні товари та послуги, що є СПОРІДНЕНИМИ з товарами та послугами, що пропонуються на сайті за доменною адресою fujikura.com.ua та/або nettech.dn.ua (з урахуванням інформації з Інтернет сторінок, що містяться в матеріалах справи) за виключенням таких товарів «Антивандальные боксы. Винтовой замок. Дверной замок. Сувальдный замок»; «Разное. Арматура. Грозозащита. Защитная труба. Лента сигнальная. Тара».

2.Розміщення інформації на сайті, який знаходиться за доменною адресою fujikura.com.ua та на сайті, який знаходиться за доменною адресою nettech.dn.ua (з урахуванням інформації, яка міститься у роздруківці з Інтернет сторінки сайту, що додана до позовної заяви та роздруківці з Інтернет сторінки, що додана до складено судом протоколу огляду та дослідження доказів від 14.10.2010 р.), НЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ЗМІШУВАННЯ із діяльністю Позивача.

Колегія суддів, приймаючи до уваги вищенаведені Висновки додаткової судової експертизи дійшла висновку про те, що правові висновки за Рішенням Господарського суду м. Києва від 04.10.2011 р. № 20/296 є правомірними та такими що ґрунтуються на наявних доказах у справі.

З урахуванням вищенаведеного колегія суддів дійшла висновку про необхідність залишити без задоволення апеляційну скаргу позивача ФУДЖИКУРА Лтд., Рішення Господарського суду м. Києва від 04.10.2011 р. № 20/296 залишити без змін.

Судові витрати за апеляційним оскарженням відповідно до ст. 49 ГПК України покладаються на позивача ФУДЖИКУРА Лтд.

Керуючись ст.ст. 32-34, 43, 85, 99, 101-105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу позивача ФУДЖИКУРА Лтд. залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 04.10.2011 р. №20/296 залишити без змін.

Постанова Київського апеляційного суду від 21.08.2013 р. №20/296 набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова Київського апеляційного суду від 21.08.2013 р. №20/296 може бути оскаржена у касаційному порядку до Вищого господарського суду України у 20-денний строк.

Матеріали справи №20/296 повернути до Господарського суду м. Києва.

Головуючий суддя Ільєнок Т.В.

Судді Тарасенко К.В.

Корсакова Г.В.