Рішення

від 23.06.2014 по справі 39/254

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 39/254 23.06.14

За позовом Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Біоцид"

2) Державної служби інтелектуальної власності України

про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 55611 на знак для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ"

Суддя Гумега О.В.

Представники сторін:

від позивача: Сарделлі Т.Ю. за довіреністю б/н від 20.05.2014 р.

від відповідача-1: Шаповалов Д.В. за довіреністю б/н від 22.05.2014 р., Долінська О.В. за довіреністю № 06/05-2014 від 22.05.2014 р.

від відповідача-2: Ресенчук В.М. за довіреністю № 2-8/3903 від 23.05.2013 р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Закрите акціонерне товариство "Українські екологічні технології" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Біоцид" (відповідач-2) про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 55611 на знак для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ"; зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності здійснити публікацію про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 55611 "ПОЛІДЕЗ" від 15.11.2005 року в офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності "Промислова власність"; зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної власності внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 55611 "ПОЛІДЕЗ" від 15.11.2005 року.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 55611 "ПОЛІДЕЗ" не відповідає умовам правової охорони і виданий внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.11.2010 р. порушено провадження у справі № 39/254 та призначено справу до розгляду на 22.11.2010 р. о 11:30 год.

16.11.2010 р. представник відповідача-2 через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Судом клопотання задоволено.

Представник позивача в судове засідання, призначене на 22.11.2010 року, не з'явився, вимоги ухвали суду від 08.11.2010 р. не виконав.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні, призначеному на 22.11.2010 року, звернувся до суду з усним клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотання відповідача-1 судом задоволено.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 22.11.2010 року, звернувся до суду з усним клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотання відповідача -2 судом задоволено.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2010 р., на підставі ст. 77 ГПК України, розгляд справи було відкладено на 13.12.2010 р. о 10:30 год.

10.12.2010 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволено.

10.12.2010 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав клопотання про вжиття заходів забезпечення позову.

13.12.2010 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав пояснення.

13.12.2010 р. представник позивача через відділ діловодства суду подав пояснення щодо наявності порушених прав, як підстави звернення до суду.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 13.12.2010 року, звернувся до суду з усним клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотання позивача судом задоволено.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 13.12.2010 року, подав відзив на позовну заяву, в якому зазначив, що посилання позивача на невідповідність знаку для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ" за свідоцтвом України № 55611 умовам надання правової охорони як на підставу позову, є безпідставними та необґрунтованими, також відповідач вважає необґрунтованими докази того, що позначення "ПОЛІДЕЗ" є описовим відносно виду, складу та властивостей або призначення засобу, що ним позначається, оскільки таке позначення утворено завдяки творчій діяльності.

Представник відповідача-1 в судове засідання, призначене на 13.12.2010 року, не з'явився, вимоги ухвали суду від 22.11.2010 р. не виконав.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.12.2010 року розгляд справи відкладено на 20.12.2010 року о 10:10 год.

16.12.2010 року позивач через відділ діловодства Господарського суду міста Києва надав суду перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

В судовому засіданні, призначеному на 20.12.2010 року, відповідач - 2 звернувся до суду з клопотанням про зупинення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2010 р., на підставі ст. ст. 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, зупинено провадження у справі № 39/254 до визначення правонаступника Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідач-1).

08.02.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволено.

16.02.2012 р. позивач через відділ діловодства суду подав клопотання про поновлення провадження у справі.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.02.2012 р., на підставі ст.ст. 79, 86 ГПК України, поновлено провадження у справі № 39/254, розгляд справи призначено на 12.03.2012 р. о 10:10 год.

Представник Державної служби інтелектуальної власності України в судовому засіданні, призначеному на 12.03.2012 р., звернувся до суду з клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи, до якого додав: відзив на позовну заяву, клопотання про призначення судової експертизи та перелік питань, які, на його думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта, копію витягу з ЄДРПОУ стосовно Державного департаменту інтелектуальної власності (серія АЄ № 962798) та довідку АА № 3678822 з ЄДРПОУ стосовно Державної служби інтелектуальної власності України. Клопотання з додатками передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Відповідно до поданого суду Державною службою інтелектуальної власності України відзиву на позовну заяву, останній заперечував проти позовних вимог, оскільки вважає, що знак за свідоцтвом України № 55611 був зареєстрований відповідачем-1 у повній відповідності до вимог Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі - Закон). Зокрема, за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи було встановлено, що заявлене відповідачем-2 позначення за заявкою № 2003032351 відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом, а в подальшому було прийнято рішення про реєстрацію знака за вказаною заявкою відносно всього переліку заявлених послуг та видано свідоцтво України № 55611 на знак "ПОЛІДЕЗ". Державна служба інтелектуальної власності України також не погодилась з твердженнями позивача про невідповідність знака "ПОЛІДЕЗ" за свідоцтвом України № 55611 умовам надання правової охорони. На думку Державної служби інтелектуальної власності України, словесне позначення "ПОЛІДЕЗ" є фантазійним поєднанням двох складових "ПОЛІ" (що означає "багато") та "ДЕЗ"(означає "дезінфекант"), тобто як єдине ціле, а не його окремі складові частини, таке слово не має визначальної семантики (смислового поняття) і для його розуміння потрібні додаткові логічні побудови із семантики його двох складових, а відтак висновки щодо його сприйняття можуть бути абсолютно різними. Державна служба інтелектуальної власності України також звернула увагу, що позивачем не наведено жодних обґрунтувань описовості оспорюваного знака відносно всіх інших зареєстрованих за цим свідоцтвом товарів 5 класу МКТП (крім "дезінфікувальних засобів") та послуг 35, 40 і 42 класу МКТП. Крім того, зазначено, що позивачем не надано доказів порушення, невизнання або оспорювання його прав, свобод чи інтересів.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 12.03.2012 р., звернувся до суду з клопотанням про залучення доказів до матеріалів справи. Клопотання передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник позивача в судове засідання, призначене на 12.03.2012 р., не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду не виконав.

Відповідно до ч. 3 ст. 24 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити заміну первісного відповідача належним відповідачем.

Оскільки представник позивача в судове засідання 12.03.2012 р. не з'явився, згоди на заміну неналежного відповідача належним відповідачем не надав, суд не може допустити заміну неналежного відповідача належним відповідачем.

В той же час, відповідно до ч. 1 ст. 24 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

Відповідно до Указу Президента України "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" від 9 грудня 2010 року N 1085/2010 (зі змінами і доповненнями), постановлено, зокрема, утворити Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Державну службу інтелектуальної власності України, Державну службу молоді та спорту України, реорганізувавши Міністерство освіти і науки України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту.

Зібрані у справі докази свідчать про припинення Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, як юридичної особи та створення Державної служби інтелектуальної власності України (ідентифікаційний код 37525256).

За таких обставин, суд прийшов до висновку про необхідність залучити до участі у справі у якості відповідача-3 Державну службу інтелектуальної власності України.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Учасники судового процесу мають право пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз'яснені судовим експертом.

За таких обставин, суд прийшов до висновку про необхідність призначити судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності та забезпечити сторонам можливість надати суду питання, які, на їх думку, необхідно поставити на вирішення судового експерта.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2012 р. розгляд справи відкладено на 02.04.2012 о 10:00 год. та залучено до участі у справі у якості відповідача-3 - Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Урицького, 45).

Згідно з ч. 3 ст. 24 ГПК України про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного відповідача виноситься ухвала, і розгляд справи починається заново.

В судовому засіданні, призначеному на 02.04.2012 року, здійснювався розгляд справи по суті.

В судовому засіданні, призначеному на 02.04.2012 року, відповідач - 2 звернувся до суду з клопотанням, в якому надав суду перелік питань, які, на його думку, можуть бути поставлені на вирішення судового експерта. Клопотання передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Відповідач - 3 підтримав перелік питань, які були надані в судовому засіданні, призначеному на 12.03.2012 року.

Позивач в судове засідання, призначене на 12.03.2012 року, не з'явився.

Остаточне коло питань, які повинні бути роз'яснені судовим експертом встановлюється господарським судом, відповідно до ч. 2 ст. 41 ГПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судому експертизу".

Для проведення судової експертизи у даній справі експерт має бути атестований за спеціальністю 13.6. "Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, комерційні найменування, зазначення походження товарів". Таким чином, суд вважав за доцільне призначити судову експертизу безпосередньо атестованому за експертною спеціальністю 13.6. судовому експерту, який внесений до Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого здійснює Міністерство юстиції України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.04.2012 року призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу, провадження у справі № 39/254 зупинено до закінчення проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

З огляду на тривалий час, який минув з моменту винесення ухвали від 02.04.2012 р. у справі № 39/254, Господарський суд міста Києва неодноразово звертався до судового експерта Дорошенка О.Ф. про надання інформації стосовно проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі № 39/254, а також просив в разі її проведення - повернути матеріали справи № 39/254 разом з висновком судового експерта до Господарського суду міста Києва.

04.04.2014 р. через відділ діловодства суду надійшов лист № 114 від 02.04.2014 р. за підписом керівника центру експертних досліджень Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України С.А. Петренка, в якому повідомлено про закінчення проведення судової експертизи за матеріалами справи № 39/254, висновок якої буде направлено до Господарського суду міста Києва.

28.04.2014 р. через відділ діловодства суду при листі експерта О.Ф.Дорошенка № 136 від 25.04.2014 р. одержано Висновок № 828 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/254 від 22.04.2014 р. та матеріали справи № 39/254 в 2-х томах.

Відповідно до ч. 3 ст. 79 ГПК України господарський суд поновлює провадження у справі після усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.05.2014 р. поновлено провадження у справі № 39/254 та призначено розгляд справи на 26.05.2014 р. о 10:40 год.

23.05.2014 р. через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

23.05.2014 р. через відділ діловодства суду від представника відповідача-3 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

23.05.2014 р. через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про заміну позивача правонаступником, відповідно до якого позивач повідомив суд про те, що згідно із рішенням Загальних зборів учасників ЗАТ "Українські екологічні технології" в результаті реорганізації шляхом перетворення на підставі чинного законодавства створене Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС", яке є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Українські екологічні технології". На підтвердження вищезазначеного позивач надав суду копію витягу зі Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС" та витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС".

23.05.2014 р. через відділ діловодства суду від позивача надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, у зв'язку із неможливістю забезпечити участь представника у судовому засіданні, призначеному на 26.05.2014 р.

26.05.2014 р. через відділ діловодства суду від відповідача-2 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи та надання більш тривалого часу для ознайомлення з матеріалами справи.

В судове засідання, призначене на 26.05.2014 р., представники відповідача-2 та відповідача-3 з'явилися.

Представник позивача в судове засідання, призначене на 26.05.2014 р., не з'явився, але повідомив суд про поважні причини неявки, подавши 23.05.2014 р. через відділ діловодства суду клопотання про відкладення розгляду справи.

Представник відповідача-1 в судове засідання не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, вимоги ухвали суду від 12.05.2014 р. не виконав.

В судовому засіданні, призначеному на 26.05.2014 р., здійснювався розгляд клопотань позивача та відповідача-2 про відкладення розгляду справи.

Заслухавши пояснення сторін та оглянувши документи, наявні в матеріалах справи, суд прийшов до висновку про задоволення вищезазначених клопотань позивача та відповідача-2.

В судовому засіданні, призначеному на 26.05.2014 р., клопотання позивача про заміну позивача його правонаступником, подане 23.05.2014 р. через відділ діловодства суду, залучене судом до матеріалів справи і буде розглянуте в наступному судовому засіданні.

Враховуючи вищезазначене та положення ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд прийшов до висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 26.05.2014 р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.05.2014 р. відкладено розгляд справи на 16.06.2014 р. о 09:50 год.

30.05.2014 р. через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

16.06.2014 р. через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли пояснення, зі змісту яких вбачається, що позивач підтримує клопотання про вжиття заходів забезпечення позову, подане 10.12.2010 р. через відділ діловодства суду.

16.06.2014 р. через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли пояснення щодо здійснення оплати за проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. На підтвердження вищезазначеного позивач надав копію листа № 117 від 09.04.2012 р. за підписом Керівника центру експертних досліджень Науково-дослідницького інституту інтелектуальної власності Національної академії правовиї наук України С.Петренка щодо оплати ЗАТ "Українські екологічні технології" рахунку від 09.04.2012 р. № 33 за проведення судової експертизи та виписку № 38 від 18.04.2012 р. щодо перерахованих коштів в сумі 12000,00 грн. за проведення судової експертизи.

16.06.2014 р. через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли пояснення по справі з урахуванням Висновку № 828 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/254 від 22.04.2014 р., відповідно до яких позивач просив суд не приймати зазначений висновок як доказ у справі з огляду на те, що останній є необгрунтованим та таким, що викликає сумнів у його правильності.

В судове засідання, призначене на 16.06.2014 р., представники позивача, відповідача-2 та відповідача-3 з'явилися.

Представник відповідача-1 в судове засідання, призначене на 16.06.2014 р., не з'явився.

Представник відповідача-2 в судовому засіданні, призначеному на 16.06.2014 р., подав пояснення по справі з урахуванням Висновку № 828 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 22.04.2014 р. та відзив на позовну заяву, відповідно до яких просив суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог. Пояснення та відзив відповідача-2 залучені судом до матеріалів справи та передані до відділу діловодства суду.

В судовому засіданні, призначеному на 16.06.2014 р., представник відповідача-3 подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме: копії довідки АБ № 516062 з ЄДРПОУ та копії свідоцтва про державну реєстрацію відповідача-3. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 16.06.2014 р., представник відповідача-2 подав клопотання про долучення документів до матеріалів справи, а саме: копії витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно відповідача-2. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні, призначеному на 16.06.2014 р., здійснювався розгляд клопотання позивача про заміну позивача його правонаступником.

Відповідно до ч. 1 ст. 25 ГПК України, у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (перетворення), господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони на будь-якій стадії судового процесу.

Враховуючи вищезазначене та дослідивши документи, подані позивачем 23.05.2014 р. через відділ діловодства суду разом з клопотанням про заміну позивача правонаступником, суд прийшов до висновку про заміну Закритого акціонерного товариства "Українські екологічні технології" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС" (ідентифікаційний код 31826657). Відповідно до ч. 2 ст. 25 ГПК України, усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

В судовому засіданні, призначеному на 16.06.2014 р., здійснювався розгляд клопотання позивача про вжиття заходів забезпечення позову, поданого 10.12.2010 р. через відділ діловодства суду. Суд відмовив у задоволенні даного клопотання.

В судовому засідання 16.06.2014 р. здійснювався розгляд справи по суті.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 16.06.2014 р., надав усні пояснення щодо заявлених позовних вимог, позов підтримав у повному обсязі.

Представники відповідача-2 та відповідача-3 в судовому засіданні, призначеному на 16.06.2014 р., заперечували проти задоволення позовних вимог та просили суд відмовити позивачу в задоволенні останніх.

В судовому засіданні, призначеному на 16.06.2014 р., представники сторін подали спільне клопотання про продовження строку вирішення спору. Клопотання судом задоволене та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.06.2014 р. замінено позивача Закрите акціонерне товариство "Українські екологічні технології" його правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС" (08600, Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, 72), продовжено строк вирішення спору, відкладено розгляд справи на 23.06.2014 об 11:50 год.

В судове засідання, призначене на 23.06.2014 р., представники позивача, відповідача-2 та відповідача-3 з'явилися.

Представник відповідача-1 в судове засідання, призначене на 23.06.2014 р., не з'явився.

З огляду на наявні в матеріалах справи докази, зокрема, спеціальний витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за електронним запитом судді від 19.06.2014 р. за № 18866819, судом встановлено припинення юридичної особи Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідача-1).

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою чи припинено діяльність суб'єкта господарювання, які були однією із сторін у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Враховуючи наведене, в судовому засіданні 23.06.2014 р. суд виніс ухвалу, якою припинив провадження у справі № 39/254 стосовно відповідача-1 - Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, у зв'язку з припиненням діяльності останнього, а також ухвалив вважати відповідачем-1 по справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Біоцид", а відповідачем-2 - Державну службу інтелектуальної власності України.

З огляду на припинення провадження у справі № 39/254 стосовно Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, представник позивача в судовому засіданні 23.06.2014 р. подав заяву, відповідно до якої просив:

1) визнати свідоцтво України № 55611 на знак для товарів і послуг від 15.11.2005 р. недійсним повністю;

2) зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України здійснити публікацію про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 55611 від 15.11.2005 р. в офіційному бюлетені "Промислова власність";

3) зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 55611 від 15.11.2005 року.

Суд прийняв до розгляду вищенаведену заяву позивача та передав її до відділу діловодства суду для реєстрації.

Представник відповідача-1 (Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Біоцид") в судовому засіданні подав пояснення на пояснення позивача по справі з урахуванням Висновку № 828 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/254 від 22.04.2014 р. Пояснення відповідача-1 суд залучив до справи та передав для реєстрації до відділу діловодства суду.

В судовому засіданні 23.06.2014 р. здійснювався розгляд справи по суті.

Представник позивача в судовому засіданні 23.06.2014 р. надав усні пояснення щодо заявлених позовних вимог, просив суд не брати до уваги Висновок № 828 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/254 від 22.04.2014 р. як необґрунтований та такий, що викликає сумнів у його правильності, позовні вимоги підтримав в редакції заяви, поданої в даному судовому засіданні.

Представники відповідача-1 та відповідача-2 в судовому засіданні 23.06.2014 р. заперечували проти задоволення позовних вимог, зазначили, що повністю погоджуються з Висновком № 828 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/254 від 22.04.2014 р., просили суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог повністю.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 23.06.2014 р. у відповідності до ч. 2 ст. 85 ГПК України було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

15.11.2005 р. Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України видане Товариству з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Біоцид" свідоцтво України № 55611 на знак для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ" згідно заявки на реєстрацію № 2003032351 від 11.03.2003 р.

Згідно бібліографічних даних свідоцтва на знак для товарів і послуг № 55611 (а.с. 22 т. 1) вбачається, що знак для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ" зареєстровано для наступних товарів 5 класу та послуг 35, 40, 42 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг (надалі - МКТП), а саме:

Кл.5: Фармацевтичні, ветеринарні і гігієнічні препарати; дієтичні речовини на медичні потреби; дитяче харчування; пластирі; перев'язувальні матеріали; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення шкідливих тварин; фунгіциди; гербіциди; антисептичні засоби; біоциди; морська вода до ванн; грязі до ванн; лікувальні склади до ванн; солі до ванн з мінеральних вод; ванни кисневі; солі для лікувальних ванн; вода мелісова на фармацевтичні потреби; кропова вода; водний розчин хлоралю на фармацевтичні потреби; солі до лікувальних ванн із мінеральних вод; солі мінеральних вод; води мінеральні на медичні потреби; води термальні; препарати для стерилізування грунту; дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби; дезодоранти, крім особистих; інсектициди; мазі на ветеринарні потреби; мазі на медичні потреби; пестициди; реактиви хімічні на медичні або ветеринарні потреби; солі на медичні потреби; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на медичні потреби; хірургічні перев'язувальні матеріали; хірургічні тканини;

Кл.35: Реклама; менеджмент в сфері бізнесу; адміністративна діяльність в сфері бізнесу; офісна служба; аукціонний продаж; вивчання суспільної думки; вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; сприяння продажеві (посередництво); розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; розповсюджування рекламних об'яв; оформляння вітрин; радіорекламування; розсилання поштою рекламних матеріалів (проспектів, брошур і т. ін.); рекламування телевізійне; випускання рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; розміщування об'яв, афіш поза приміщеннями;

Кл.40: Обробляння матеріалів; переробляння відходів; обробляння води; обробляння тканин; консервування харчів і напоїв;

Кл.42: Правничі послуги; наукове та промислове досліджування; досліджування в біології; вивчання технічних проектів; використовування патентів; випробування матеріалів; випробування текстилю; дизайн пакування (послуги); досліджування підводне; експертування; інженерне експертування; інженерні роботи конструкторські (креслення); консультування щодо інтелектуальної власності; ліцензування інтелектуальної власності; консультування щодо захисту довкілля; досліджування в косметології; забезпечування охорони авторських прав; пошуки і розробляння нових товарів; правниче досліджування; досліджування в техніці; досліджування в хімії; послуги фахівців з хімії;

дата видачі свідоцтва України № 55611 - 15.11.2005 р., дата подання заявки № 2003032351 - від 11.03.2003 р., публікація про видачу свідоцтва України № 55611 здійснена 15.11.2005 р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" № 11; знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 55611 є словесним та виконаний чорними заголовковими літерами української абетки на білому тлі.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами (надалі - ГК України).

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України) визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Відповідно до визначень, наведених у ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (зі змінами і доповненнями) (надалі - Закон України) знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 ГК України).

Частиною 1 ст. 494 ЦК України та ч. 3 ст. 5 Закону України також встановлено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК України).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону України, обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру (Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг згідно ст. 1 Закону України, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Суб'єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи (ч. 1 ст. 493 ЦК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону України, право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Частина 2 ст. 6 Закону України містить перелік позначень, які згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону, серед яких, позначення, які, зокрема:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг (абз. 2, 4 ч. 2 ст. 6 Закону України).

Частиною 1 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Стаття 20 ГК України встановлює, що кожний суб'єкт господарювання має право на захист своїх прав і законних інтересів.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення зазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту порушеного права чи інтересу.

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС", яке є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Українські екологічні технології"- звернувся до господарського суду з позовом, відповідно до якого просить визнати свідоцтво України № 55611 на знак для товарів і послуг від 15.11.2005 р. недійсним повністю та зобов'язати відповідача-2 внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" з наступних підстав.

Позивач стверджує, що з 2002 року використовує в якості назви дезінфікуючого засобу позначення "ПОЛІДЕЗ", що підтверджує наступними документами:

- Висновком Державної санітарно-гігієнічної експертизи № 5.10/15482 від 25.04.2002 року на технічні умови "Засіб дезінфікуючий Полідез" ТУ У 24.2-3 1826657.001-2002;

- Технічними умовами ТУ У 24.2-31826657.001-2002 "Засіб дезінфікуючий Полідез ", розробленими та затвердженими ЗАТ "Українські екологічні технології" 18.02.2002р., узгодженими Міністерством охорони здоров'я України 25.04.2002 р. та зареєстрованими Українським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації 20.05.2002 р. за № 081/026432;

- Посвідченням № 0119 від 16.12.2002 р., виданим ЗАТ "Українські екологічні технології" Міністерством охорони здоров'я України на дезінфекційний засіб "Полідез";

- Методичними вказівками щодо застосування засобу "Полідез", затвердженими Заступником Головного державного лікаря України 17.12.2002 р.

Позивач також стверджує, що дезінфекційний засіб "Полідез" виробництва ЗАТ "Українські екологічні технології" надійшов у господарський оборот на території України принаймні з січня 2003 року, що підтверджується:

- Рахунком № 1 від 20.01.2003 р. на поставку дезінфікуючого засобу "Полідез 20%" ТОВ "Харчова індустрія";

- Податковою накладною № 1 від 20.01.2003 р., виписаною ТОВ "Харчова індустрія".

Факт використання позначення "ПОЛІДЕЗ" на етикетках продукції "дезінфекційний засіб" позивач підтверджує доданими до позовної заяви копіями зразків етикеток, виготовлених ТОВ "Діал-В" за рахунком-фактурою № Х-9 від 14.01.2003 р. та отриманих ЗАТ "Українські екологічні технології" за видатковою накладною № Х-9 від 20.01.2003 р., копіями зразків етикеток, виготовлених ТОВ "Діал-В" за рахунком-фактурою № Х-39 від 26.02.2003 р. та отриманих ЗАТ "Українські екологічні технології" за видатковою накладною № Х-39 від 28.02.2003 р.

Позивач також зазначив, що в період з 2002 року ЗАТ "Українські екологічні технології" здійснило повторну реєстрацію дезінфекційного засобу "ПОЛІДЕЗ", отримавши Свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу № 0070 від 18.01.2005 р. та продовжувало виробництво та продаж дезінфекційного засобу "ПОЛІДЕЗ", який застосовується для цілей:

"Поточна та заключна дезінфекція в закладах охорони здоров'я та у осередках інфекційних хвороб при кишкових і крапельних інфекціях бактеріальної (включаючи туберкульоз) етіології, вірусних (включаючи герпес, гепатити, ВІЛ-інфекцію) і грибкових (кандидози, дерматомікози) інфекціях, а також профілактична дезінфекція у закладах охорони здоров'я, дитячих і навчальних (включаючи дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, професійно-технічні, вищі) закладах, на комунальних об'єктах та місцях загальногромадського користування (готелі, гуртожитки, сауни, лазні, перукарні, косметичні та масажні кабінети тощо), в закладах культури, спортивно-оздоровчих, розважальних та транспортно-дорожніх об'єктах (включаючи рухомий склад всіх видів транспорту, вокзали, аеропорти, морські та річкові порти, кемпінги, мотелі), на підприємствах громадського харчування та торгівлі".

Разом з тим, позивачу стало відомо, що Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства охорони здоров'я України видав Товариству з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Біоцид" (відповідачу-2) свідоцтво України про реєстрацію знаку для товарів і послуг № 55611 "ПОЛІДЕЗ" від 15.11.2005 р. для товарів 5 класу МКТП та послуг 35, 40 та 42 класів МКТП, дата подання заявки - 11.03.2003 р.

Натомість, позивач вважає, що свідоцтво України № 55611 на знак для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ" видане відповідачем-2 внаслідок подання відповідачем-1 заявки № 2003032351 про реєстрацію знака з порушенням прав третіх осіб - виробників товару з такою назвою, зокрема, прав позивача як виробника дезінфекційних засобів добросовісно використовувати таке позначення, а відтак, з порушенням пункту "в" частини 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг". Зокрема, відповідач-1 як власник наведеного свідоцтва, має право забороняти використовувати зареєстрований ним знак для товарів і послуг.

Позивач також вважає, що знак для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ" за свідоцтвом України № 55611 не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме є описовим: вказує на вид, склад, властивості та призначення товарів і послуг.

Відповідач-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Біоцид"- проти задоволення позовних вимог заперечив з підстав, зазначених у відзивах на позовну заяву, які були подані в судових засіданнях 13.12.2010 р. та 16.06.2014 р. та у поясненнях по справі з урахуванням Висновку № 828 судової експертизи, поданих в судовому засіданні 16.06.2014 р.

Відповідач-2 - Державна служба інтелектуальної власності України - проти задоволення позовних вимог заперечив з підстав, зазначених у поданих відповідачем-2 в судовому засіданні 23.06.2014 р. поясненнях.

Зокрема відповідач-2 вважає, що знак за свідоцтвом України № 55611 був зареєстрований у повній відповідності до вимог Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", так, за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи було встановлено, що заявлене ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Біоцид" позначення за заявкою № 2003032351 відповідає умовам надання правової охорони, визначеним Законом, а в подальшому було прийнято рішення про реєстрацію знака за вказаною заявкою відносно всього переліку заявлених послуг та видано свідоцтво України № 55611 на знак "ПОЛІДЕЗ". Відповідач-2 також не погодився з твердженнями позивача про невідповідність знака "ПОЛІДЕЗ" за свідоцтвом України № 55611 умовам надання правової охорони.

Стаття 33 ГПК України, передбачає, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору (ч. 1 ст. 32 ГПК України).

Господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 34 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги є необґрунтованими та не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі:

а) невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони;

б) наявності у свідоцтві елементів зображення знака та переліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

в) видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені статтею 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Частина 2 ст. 6 Закону України містить перелік позначень, які згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону, серед яких, зокрема, позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Відповідно до п. 4.3.1.7. Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28.07.95 № 116 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного патентного відомства України від 20.08.97 № 72 (далі - Правила), до позначень, які вказують на вид, якість, кількість, властивості, склад, призначення, цінність товарів і/або послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту, належать прості найменування товарів; зазначення категорії якості товарів; зазначення властивостей товарів, в тому числі таких, що носять хвалебний характер; зазначення матеріалу або складу сировини; зазначення ваги, об'єму, ціни товарів, дати виробництва товарів; історичні дані щодо заснування виробництва, зображення нагород, що присуджені товарам; видові найменування підприємств, адреси виробників товарів або посередників.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно визначити:

- чи складається знак для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ" за свідоцтвом України №55611 лише з позначень чи даних, що є описовими, зокрема, такими, що вказують на вид, склад, властивості, призначення товарів і послуг при використанні щодо зареєстрованих товарів і послуг або у зв'язку з ними, станом на 11.03.2003 року - дату подання заявки № 2003032351?

- чи має знак для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ" за свідоцтвом України № 55611 розрізняльну здатність для товарів 5 класу МКТП та послуг 35, 40, 42 класів МКТП, для яких його зареєстровано?

З метою об'єктивного вирішення спору у справі № 39/254, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування цих фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовому експерту Дорошенку Олександру Федоровичу, на вирішення судового експерта були поставлені вищенаведені питання, які з урахуванням необхідності їх вирішення станом на дату подання заявки № 2003032351 вирішувались у наступних редакціях:

- Чи складався знак для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ" за свідоцтвом України №55611 лише з позначень чи даних, що є описовими, зокрема, такими, що вказують на вид, склад, властивості, призначення товарів і послуг при використанні щодо зареєстрованих товарів і послуг або у зв'язку з ними, станом на 11.03.2003 року - дату подання заявки № 2003032351?

- Чи мав знак для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ" за свідоцтвом України № 55611 розрізняльну здатність для товарів 5 класу МКТП та послуг 35, 40, 42 класів МКТП, для яких його зареєстровано, станом на 11.03.2003 року - дату подання заявки № 2003032351?

Відповідно до Висновку № 828 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/254 від 22.04.2014 р. (надалі - Висновок) судовий експерт надав наступні відповіді на поставлені судом питання:

1. Станом на 11.03.2003 року (дату подання заявки № 2003032351) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 55611 не складався лише з позначень чи даних, що є описовими, зокрема, такими, що вказують на вид, склад, властивості, призначення товарів і послуг.

2. У наданих на експертизу матеріалах господарської справи № 39/254 відсутні достовірні, документально підтверджені відомості про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №55611 до дати подачі заявки № 2003032351, тобто до 11.03.2003 р., використовувався щодо зареєстрованих товарів і послуг або у зв'язку з ними.

3 . Знак для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ" за свідоцтвом України № 55611 станом на 11.03.2003 року - дату подання заявки № 2003032351 - мав розрізняльну здатність для товарів 5 класу МКТП та послуг 35, 40, 42 класів МКТП, для яких його зареєстровано.

При наданні відповідних відповідей на поставлені судом питання судовим експертом були визначені зміст понять "описове позначення" та "розрізняльна здатність".

Судовий експерт зазначив, що до описових відносяться позначення (елементи позначень), які вказують на вид та будь-які властивості чи характеристики товарів (в тому числі їх вартість, місце походження, час виготовлення) стосовно яких позначення використовується або призначене для використання, а також позначення, які містять відомості про виробника (особу, що надає послугу).

При вирішенні питань щодо описовості позначень необхідно враховувати, чи можуть споживачі сприймати позначення як таке, що вказує на комерційне джерело походження товару (послуги), або вони скоріш сприйматимуть його як вказівку на властивості (характеристики) товарів чи їх територіальне походження. У першому випадку позначення може розглядатися як дистинктивне. У другому - як описове. При цьому необхідно також враховувати характеристики споживачів та дійсні характеристики товарів (послуг), які маркуються таким позначенням.

При вирішенні питання щодо описовості позначень основними критеріями є:

- семантичне значення позначення;

- характеристики споживача, в тому числі його здатність визначити семантику позначення (наприклад, навіть якщо позначення є описовим, проте виконано ієрогліфами, навряд чи пересічний український споживач зможе чітко визначити його семантику);

- дійсні характеристики (в т.ч. споживчі) товарів чи послуг, стосовно яких позначення використовується чи планується до використання.

Судовий експерт зазначив, що при вирішенні питання щодо описовості знаку необхідно виходити з такого.

Звичайно описові позначення містять досить зрозумілу споживачу характеристику товару (послуги) або виробника. У випадку, коли для формулювання описової характеристики товару або виробника, потрібні додаткові міркування, домислювання, асоціації, можна визнати, що такий знак чи досліджуваний його елемент не є описовим.

Таким чином, знак або його елемент слід розглядати як описові, якщо:

- пересічному споживачу семантика такого знака чи елемента зрозуміла без додаткових міркувань і домислювання;

- такий знак чи елемент сприймається або може бути сприйнятий споживачем як такий, що прямо (не через асоціації) вказує на характеристики товару або виробника.

Розрізняльна здатність - це властивість позначень, яка має визначальне значення для їх реєстрації. Ця властивість обумовлена двома основними факторами. Перший - це об'єктивна наявність у знака індивідуально-характерного комплексу ознак, який дозволяє виокремити такий знак від усіх інших знаків, що застосовуються для маркування певних товарів (послуг) у межах певної території. Другий - це здатність знаку створювати у свідомості споживачів стійку асоціацію між товаром з певними характеристиками та його виробником. Обидва ці фактори взаємопов'язані, оскільки чим більш виразним є знак, тим більше ймовірність виникнення зазначеної асоціації. Разом з цим виробник може активним чином впливати на підсилення дії другого фактору за рахунок застосування ефективних реклами, засобів просування товару на ринок та інших методів впливу на споживача. З останніх випливає можливість створення зазначених вище стійких асоціацій внаслідок тривалого використання знаку у межах певної території, та, як наслідок, набуття ним розрізняльної здатності. Оскільки таке набуття розрізняльної здатності знаком у значній мірі залежить від інтенсивності та обсягів зусиль виробника, очевидним є те, що у кожному конкретному випадку період використання знаку, який можна визначити як тривалий, буде індивідуальним.

Поняття дистинктивності є одним з визначальних стосовно реєстрації та експертизи торговельних марок.

Таким під дистинктивністю торговельних марок слід розуміти їх здатність бути ідентифікованими (розрізненими), виокремленими із маси інших знаків, призначених для використання стосовно тих самих або споріднених (однорідних) товарів (послуг) у межах визначеної території. Іншими словами, розрізняльний характер торговельної марки полягає в її здатності ідентифікувати товар або послугу і дозволяти споживачу розпізнати цю марку, а, відповідно, і товар або послугу серед однорідної продукції та послуг. Саме дистинктивність знаків є головним чинником, який запобігає їх змішуванню та введенню споживачів у оману стосовно товарів (послуг) та їх виробників. При цьому дистинктивність знаку повинна оцінюватися відносно тих товарів (послуг), для маркування яких він призначений, а також з урахуванням характеристик споживачів (обізнаності та ін.).

Поняття дистинктивності щільно пов'язане з індивідуальністю знака. Знак може вважатися індивідуальним якщо він є довільним або вигаданим (часто вживають термін "фантазійний"). Це означає, що він не є зображенням продукту або загальноприйнятим позначенням, що символізує певний товар або послугу, для яких він повинен використовуватись, а складається зі слова або зображення чи іншого об'єкту, що відображає якусь ідею, відмінну від передавання природи продукту або послуги, чи являє собою цілком нове слово або зображення, що не відображає ніякої ідеї.

У Висновку зазначено, якщо позначення на дату подання заявки не є дистинктивним, воно не повинно бути допущено до реєстрації, а якщо таке позначення все ж було зареєстроване, то відсутність дистинктивності є достатньою підставою для визнання цього позначення таким, що не відповідало умовам правової охорони на дату подання заявки.

Судовим експертом було встановлено, що слово "полідез" є неологізмом, що воно утворене від початкової частини складних слів "полі", що відповідає слову багато, та префіксу "дез", який вказує здійснення дії, протилежної мотивувальному слову. При цьому у даному випадку мотивувальні слова, які були б поєднані з морфемами "полі" та "дез", відсутні, а тому слово "полідез" не має визначеного семантичного значення.

В свою чергу, оскільки слово "полідез" не має визначеного семантичного значення, створення семантичного зв'язку між цим словом та певним товаром (послугою) чи його (її) призначенням можливе лише внаслідок усвідомлення споживачем наявності семантичних зв'язків цього слова з певним товаром (послугою) чи його (її) призначенням, в тому числі внаслідок утворення асоціативних зв'язків між цими об'єктами (словесне позначення - товар (послуга)), які актуалізуються при сприйнятті позначення.

Отже, як зазначив судовий експерт, у будь-якому випадку встановлення семантичного, в т.ч. асоціативного, зв'язку словесного позначення "полідез" з певним товаром (послугою) чи його (її) призначенням потребує додаткових міркувань чи домислювання.

З огляду на наведене, судовий експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №55611 не складається лише з позначень чи даних, що є описовими, зокрема, такими, що вказують на вид, склад, властивості, призначення товарів і послуг.

Судовим експертом по матеріалам справи також було встановлено наступне (станом на 11.03.2003 р., тобто на дату подання заявки № 2003032351):

Відомості про використання для маркування товарів (послуг) позначення ПОЛІДЕЗ ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Біоцид" до дати подачі заявки № 55611 відсутні.

Як доказ використання позначення "Полідез" у комерційній діяльності ЗАТ "Українські екологічні технології", зокрема, надано:

- рахунок № 1 від 20.01.2003 р. на поставку дезінфікуючого засобу "Полідез 20%" ТОВ "Харчова індустрія" (т. 1, а.с. 29);

- податкову накладну № 1 від 20.01.2003 р. (т. 1, а.с. 30).

Як зазначив судовий експерт, ці документи не можуть бути прийняті ним до уваги, оскільки:

- рахунок № 1 від 20.01.2003 р. на поставку дезінфікуючого засобу "Полідез 20%" ТОВ "Харчова індустрія" (т. 1, а.с. 29) не підтверджує введення вказаного засобу в оборот, на відміну від документів, які у сукупності підтверджують оплату рахунку та фактичне передання товару покупцеві рахунок виписаний усього на 40 кг товару;

- податкова накладна № 1 від 20.01.2003 р. (т. 1, а.с. 30) не підтверджується зазначеним у ній рахунком № 11 від 20.01.2003 р., який у матеріалах справи відсутній.

Судовим експертом також не були прийняті до уваги наступні відомості та документи:

- відомості щодо виробництва засобу "Полідез" Зат "белАсептика" (м. Мінськ) та ТОВ "НТЦ "Вербена" (м. Київ) (т.1, а.с. 11-12), оскільки вони стосуються більш пізніх дат (2006 - 2007 рр.), ніж дата подання заявки № 2003032351 (11.03.2003 р.), на підставі якої було видане Свідоцтво № 55611 на знак для товарів і послуг;

- видаткова накладна № Х-9 від 20.01.2003 р. та рахунок-фактура № Х-9 від 14.01.2003 р. (т. 1, а.с. 31), а також зразки етикетки (т.1, а.с. 32), оскільки вони не свідчать про конкретну дату введення товару з цими етикетками у цивільний оборот;

- видаткова накладна № Х-39 від 28.02.2003 р. та рахунок-фактура № X- 39 від 26.02.2003 р. (т. 1, а.с. 33), а також зразки етикетки (т.1, а.с. 34), оскільки вони не свідчать про конкретну дату введення товару з цими етикетками у цивільний оборот;

- інші документи, що стосуються виробництва засобу "Полідез" після дати подачі заявки № 2003032351 (11.03.2003 р.).

Як зазначив судовий експерт, викладене вище свідчить про те, що достовірні відомості про використання ЗАТ "Українські екологічні технології" станом на дату подачі заявки № 2003032351, тобто на 11.03.2003 р., позначення "Полідез" для маркування товарів (послуг), що ним вироблялися, у наданих на експертизу матеріалах справи відсутні.

Також у Висновку зазначено, що у період з травня 1999р. по червень 2004р. в Україні діяли Положення про порядок спеціалізованої оцінки (експертизи) та обліку дезінфекційних засобів в Україні та Положення про Обліковий перелік дезінфекційних засобів в Україні, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України 24.04.1999 р. N 97. Посвідчення №0119 про можливість застосування в Україні дезінфекційного засобу "Полідез" видане МО України на ім'я ЗАТ "Українські екологічні технології" 16.12.2002 р. (т. 1, а.с. 70). Таким чином, до 16.12.2002 р. ЗАТ "Українські екологічні технології" не могло вводити у цивільний оборот дезінфекційний засіб "Полідез".

Враховуючи приписи п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно яких визначено що саме вважається використанням знака, судовий експерт звернув увагу також на ситуацію щодо використання знаку стосовно послуг та зазначив: послуги не можна маркувати як товари (нанесенням торговельної марки та ін.). Власне саме з цієї причини використанням знаку стосовно послуг визнається застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано.

З огляду на зазначене, судовий експерт дійшов висновку, що у наданих на експертизу матеріалах справи відсутні відомості щодо використання знака (позначення) ПОЛІДЕЗ ЗАТ "Українські екологічні технології" чи ТОВ "Науково-виробниче підприємство "Біоцид" під час пропонування та надання будь-яких послуг або у зв'язку з ними до дати подачі заявки № 2003032351 (11.03.2003 р.).

При проведенні дослідження судовий експерт встановив, що Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №55611 не має визначеного семантичного значення, відповідно цей знак є фантазійним, а тому цей знак:

- не відображує індивідуальну природу продукту або послуги чи їх промислові функції;

- не складається виключно з позначень або ознак, які традиційно слугують для зазначення сорту, ґатунку, кількості, заданої мети, об'єму, місця та часу виробництва або поставки продуктів, надання послуг;

- не складається виключно з позначень або ознак, які стали в українській мові чи в торговій практиці України родовим (видовим) позначенням продуктів або послуг;

- не був на дату подачі заявки неспроможним відокремлювати продукти або послуги підприємства з маси інших конкуруючих підприємств.

Таким чином, судовий експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ" за свідоцтвом України № 55611 станом на 11.03.2003 року - дату подання заявки № 2003032351 мав розрізняльну здатність для товарів 5 класу МКТП та послуг 35, 40, 42 класів МКТП, для яких його зареєстровано.

Відповідно до ч. 3 ст. 41 ГПК України, проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу".

Як зазначено у Висновку № 828 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/254 від 22.04.2014 р., проведення судової експертизи доручено експерту Дорошенку Олександру Федоровичу - заступнику директора НДІ інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з експертної роботи, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6: "Дослідження, пов'язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, комерційні найменування, зазначення походження товарів" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933, безстрокове), стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи - з 2001 року., про кримінальну відповідальність відповідно до ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України експерта попереджено.

З огляду на наведене, суд вважає, що Висновок № 828 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/254 від 22.04.2014 р. складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", а тому приймається судом в якості належного та допустимого доказу по справі № 39/254.

Разом з тим, в матеріалах справи також наявний висновок № 68/10-НМ експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 30.11.2010 р. (а.с. 2-15 т. 2), який складений експертом ОСОБА_8 на прохання Закритого акціонерного товариства "Українські екологічні технології", правонаступником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЮС" (позивач). Вказаний висновок не може вважатись актом судової експертизи та не приймається судом у якості належного і допустимого доказу по справі № 39/254 з огляду на наступне.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні суду . Водночас і згідно з частиною першою статті 41 ГПК України експертиза призначається для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань.

Як зазначено в абз. 5 п. 2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 23.03.2012 р. № 4 "Про деякі питання практики призначення судової експертизи" (далі - постанова Пленуму Вищого господарського суду України, від 23.03.2012 р. № 4), не може вважатися актом судової експертизи висновок спеціаліста, наданий заявникові (юридичній чи фізичній особі) на підставі його заяви , - навіть якщо відповідний документ має назву "висновок судового експерта" або подібну до неї, оскільки особа набуває прав та несе обов'язки судового експерта тільки після одержання нею ухвали про призначення експертизи.

Згідно абз. 4 п. 4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 23.03.2012 р. № 4, за наявності в одній і тій же справі протилежних за змістом висновків як спеціаліста, так і судового експерта, їх оцінка здійснюється за правилами статей 42, 43 ГПК України з наданням у зазначеному випадку переваги висновкові судового експерта .

Питання про призначення судової експертизи вирішується лише після ґрунтовного вивчення обставин справи і доводів сторін щодо необхідності такого призначення (абз 1 п. 5 наведеної постанови Пленуму Вищого господарського суду України).

Зі змісту абз. 2 п. 16 постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 23.03.2012 р. № 4 вбачається необхідність попередження господарським судом особи, яка проводитиме судову експертизу, про відповідальність, передбачену статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України за дачу завідомо неправдивого висновку або відмову дати висновок та за відмову без поважних причин від покладених на неї обов'язків.

Як вбачається з матеріалів справи, пунктом 3 резолютивної частини ухвали суду від 02.04.2012 р., якою призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності у справі № 39/254 та зупинено провадження у цій справі, відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" судового експерта Дорошенка О.Ф. попереджено про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

Враховуючи наведене, підставним є висновок про те, що судова експертиза у справі № 39/254 за результатами якої був складений Висновок № 828 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/254 від 22.04.2014 р. була проведена на підставі всіх наявних в даній справі матеріалів та з урахуванням обставин даної справи, які мають значення для проведення призначеної ухвалою суду від 02.04.2012 р. судової експертизи. Крім цього, судовий експерт Дорошенко О.Ф. відповідно до ст. 4 Закону України "Про судову експертизу" був попереджений про кримінальну відповідальність за статтями 384 та 385 Кримінального кодексу України.

Таким чином, за наявності в даній справі протилежних за змістом висновків як спеціаліста, так і судового експерта, судом здійснена їх оцінка за правилами статей 42, 43 ГПК України з наданням у зазначеному випадку переваги висновкові судового експерта Дорошенка О.Ф.

Виходячи з вищевикладеного, Висновок № 828 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у господарській справі № 39/254 від 22.04.2014 р. обґрунтовано підтвердив той факт, що станом на 11.03.2003 року (дату подання заявки № 2003032351) знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 55611 не складався лише з позначень чи даних, що є описовими , зокрема, такими, що вказують на вид, склад, властивості, призначення товарів і послуг; у наданих на експертизу матеріалах господарської справи № 39/254 відсутні достовірні, документально підтверджені відомості про те, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України №55611 до дати подачі заявки № 2003032351, тобто до 11.03.2003 р., використовувався щодо зареєстрованих товарів і послуг або у зв'язку з ними ; знак для товарів і послуг "ПОЛІДЕЗ" за свідоцтвом України № 55611 станом на 11.03.2003 року - дату подання заявки № 2003032351 - мав розрізняльну здатність для товарів 5 класу МКТП та послуг 35, 40, 42 класів МКТП, для яких його зареєстровано.

А отже, станом на 11.03.2003 року - дату подання Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Біоцид" (відповідача-1) заявки № 2003032351 на реєстрацію знаку для товарів і послуг, у Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, на якого станом на час подання та розгулу заявки були покладені відповідні функції, які на даний час покладені на Державну службу інтелектуальної власності України (відповідача-2)) не було підстав для відмови відповідачу-1 у наданні правової охорони оспорюваному позначенню відповідно до абз. 2, 4 ч. 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Таким чином, позивачем не доведено суду належними і допустимими доказами в розумінні ст.ст. 32, 33, 34 ГПК України підставність заявлених ним позовних вимог, на яких він наголошував при зверненні до суду з посиланням на приписи частини 1 статті 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", згідно яких свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони; видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

За наведених обставин, вимоги позивача про визнання свідоцтва України № 55611 на знак для товарів і послуг від 15.11.2005 р. недійсним повністю суд вважає необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

У зв'язку із зазначеним, не підлягають задоволенню і вимоги позивача про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (відповідача-2) здійснити публікацію про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 55611 від 15.11.2005 р. в офіційному бюлетені "Промислова власність" та про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 55611 від 15.11.2005 року.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати при відмові в позові покладаються на позивача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 22, 33, 34, 43, 41, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовних вимог відмовити повністю.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 25.06.2014 р.

Суддя Гумега О. В.