Постанова

від 22.07.2019 по справі 755/16186/16-ц

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

апеляційне провадження №22-ц/824/6025/2019

справа №755/16186/16-ц

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2019 року м.Київ

Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду цивільних справ:

судді-доповідача Поліщук Н.В.

суддів Шкоріної О.І., Соколової В.В.

за участю секретаря судового засідання Голопапи Д.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду справу за апеляційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Дніпровського районного суду міста Києва, ухваленого під головуванням судді Чех Н.А. 22 листопада 2018 року,

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 про захист прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг ,-

встановив:

В листопаді 2016 року ТОВ "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" звернулось до суду з позовом, який уточнило в ході розгляду справи та просить ухвалити рішення, яким:

заборонити ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 кожному окремо та/або всім разом використовувати будь-якими способами як сам знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що охороняється на підставі свідоцтва України на знак товарів і послуг НОМЕР_3, так і будь-яке позначення, включаючи позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" (комбіноване та словесне), "ІНФОРМАЦІЯ_2", які схожі на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" настільки, що ці позначення і знак можна сплутати, зокрема, при пропонуванні послуг, для яких знак зареєстрований, а також суміжних послуг, в рекламі таких послуг і в мережі Інтернет, в тому числі, але не виключно, на сайтах "Вконтакте", "Facebook" "Youtube" та інших; використовувати у відеофільмах (відео кліпах) "ІНФОРМАЦІЯ_3", "ІНФОРМАЦІЯ_4" та інших; використовувати на концертах, виступах, гастролях тощо та у засобах масової інформації;

стягнути з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 солідарно на користь ТОВ "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" збитки (упущену вигоду) за порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" у зв`язку з використанням позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" ("ІНФОРМАЦІЯ_2"), що схоже зі знаком настільки, що ці позначення і знак можна сплутати, при проведенні концерту, що відбувся 24 серпня 2016 року у місті Калуші Івано-Франківської області, у розмірі 250000 грн.;

зобов`язати ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 кожного опублікувати у будь-якому на власний розсуд друкованому засобі масової інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, щоденний тираж якого становить понад 100000 (сто тисяч) примірників, повний текст рішення суду у даній справі протягом 1 (одного) місяця з дня набрання рішенням законної сили.

Вимоги обґрунтовує тим, що товариство володіє правами інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що охороняється згідно із Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 для товарів 41 класу МКТП.

Товариству стало відомо, що влітку 2016 року ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 організували музичний колектив із назвою "ІНФОРМАЦІЯ_2" ("ІНФОРМАЦІЯ_2"), та під цією назвою ведуть концертну діяльність. Крім того, відповідачі використовують сам знак "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Зокрема, 24 серпня 2016 року у місті Калуші Івано-Франківської області був проведений концерт цього колективу та із використанням назви "ІНФОРМАЦІЯ_2" ("ІНФОРМАЦІЯ_2"). Також знято два відео кліпи на пісні "ІНФОРМАЦІЯ_3", "ІНФОРМАЦІЯ_4".

Товариство вважає, що позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" є схожим із знаком " ІНФОРМАЦІЯ_1", що охороняється згідно із Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3. Дозволу на використання знаку "ІНФОРМАЦІЯ_1" товариство не надавало.

Обґрунтовуючи збитки, у вигляді упущеної вигоди, у розмірі 250000 грн., товариство посилається на те, що середній розмір доходу з одного концерту, аналогічному тому, що був проведений 24 серпня 2016 року у місті Калуші Івано-Франківської, становить 10000 доларів США, що приблизно відповідає 250000 грн.

Посилаючись на викладені обставини звернулось до суду із цим позовом.

Рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 22 листопада 2018 року позовні вимоги задоволено, вирішено:

Заборонити ОСОБА_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_3 ) кожному окремо та/або всім разом використовувати будь-якими способами: як сам знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що охороняється на підставі свідоцтва України на знак товарів і послуг НОМЕР_3, так і будь-яке позначення, включаючи позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" (комбіноване та словесне), "ІНФОРМАЦІЯ_2", які схожі на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" настільки, що ці позначення і знак можна сплутати, - зокрема, при пропонуванні послуг, для яких знак зареєстрований, а також суміжних послуг, в рекламі таких послуг і в мережі Інтернет, в тому числі, але не виключно, на сайтах "Вконтакте", "Facebook" "Youtube" та інших; використовувати у відеофільмах (відео кліпах) "ІНФОРМАЦІЯ_3", "ІНФОРМАЦІЯ_4" та інших; використовувати на концертах, виступах, гастролях тощо та у засобах масової інформації.

Стягнути з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 солідарно на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" збитки (упущену вигоду) за порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" у зв`язку з використанням позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" ("ІНФОРМАЦІЯ_2"), що схоже зі знаком настільки, що ці позначення і знак можна сплутати, при проведенні концерту, що відбувся 24 серпня 2016 року у місті Калуші Івано-Франківської області, у розмірі 250 000,00 грн.

Зобов`язати ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 кожного опублікувати у будь-якому на власний розсуд друкованому засобі масової інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, щоденний тираж якого становить понад 100 000 (сто тисяч) примірників, повний текст рішення суду у даній справі протягом 1 (одного) місяця з дня набрання рішенням законної сили.

Стягнути з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , з кожного, по 2 168 грн. 66 коп. судового збору.

Додатковим рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 06 грудня 2018 року вирішено:

Стягнути з ОСОБА_2 (адреса: АДРЕСА_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" (код ЄДРПОУ 38221827, адреса: Житомирська область, Радомишльський район, с. Раковичі, вулиця Центральна, будинок №41) витрати за проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності в розмірі 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень).

Стягнути з ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" (код ЄДРПОУ 38221827, адреса: Житомирська область, Радомишльський район, с. Раковичі, вулиця Центральна, будинок №41) витрати за проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності в розмірі 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень).

Стягнути з ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_3 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" (код ЄДРПОУ 38221827, адреса: Житомирська область, Радомишльський район, с. Раковичі, вулиця Центральна, будинок № 41) витрати за проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності в розмірі 4000,00 грн. (чотири тисячі гривень).

Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 06 грудня 2018 року в резолютивній частині рішення від 22 листопада 2018 року виправлено описку і зазначено, що резолютивну частину рішення читати:

"Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" до ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 про захист прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг - задовольнити.

Заборонити ОСОБА_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_1 (адреса: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_3 (адреса: АДРЕСА_3 ) кожному окремо та/або всім разом використовувати будь-якими способами: як сам знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що охороняється на підставі свідоцтва України на знак товарів і послуг НОМЕР_3, так і будь-яке позначення, включаючи позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" (комбіноване та словесне), "ІНФОРМАЦІЯ_2", які схожі на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" настільки, що ці позначення і знак можна сплутати, - зокрема, при пропонуванні послуг, для яких знак зареєстрований, а також суміжних послуг, в рекламі таких послуг і в мережі Інтернет, в тому числі, але не виключно, на сайтах "Вконтакте", "Facebook" "Youtube" та інших; використовувати у відеофільмах (відео кліпах) "ІНФОРМАЦІЯ_3", "ІНФОРМАЦІЯ_4" та інших; використовувати на концертах, виступах, гастролях тощо та у засобах масової інформації.

Стягнути з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 солідарно на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" збитки (упущену вигоду) за порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" у зв`язку з використанням позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" ("ІНФОРМАЦІЯ_2"), що схоже зі знаком настільки, що ці позначення і знак можна сплутати, при проведенні концерту, що відбувся 24 серпня 2016 року у місті Калуші Івано-Франківської області, у розмірі 250 000,00 грн.

Зобов`язати ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 кожного опублікувати у будь-якому на власний розсуд друкованому засобі масової інформації із загальнодержавною сферою розповсюдження, щоденний тираж якого становить понад 100 000 (сто тисяч) примірників, повний текст рішення суду у даній справі протягом 1 (одного) місяця з дня набрання рішенням законної сили.

Стягнути з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , з кожного, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" (код ЄДРПОУ 38221827, адреса: Житомирська область, Радомишльський район, с. Раковичі, вулиця Центральна, будинок №41) по 2 168 грн. 66 коп. судового збору.".

Не погодившись з рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 22 листопада 2018 року ОСОБА_1 подано апеляційну скаргу, у якій просить рішення скасувати та ухвалити нове про відмову у задоволенні позову.

В апеляційній скарзі посилається на те, що судом першої інстанції не установлено обставин стосовно того, чи є відповідачі засновниками гурту "ІНФОРМАЦІЯ_2" та чи використовували вони знак, що схожий із тим, права на який належать позивачу.

Так, зазначає, що 13 червня 2016 року створене ТОВ "ДЗІДЗ`ОФФ", англійською, згідно Статуту, "ІНФОРМАЦІЯ_2" Ltd. Учасниками цього товариства в рівних частках є ОСОБА_1 та ОСОБА_4

Між ТОВ "ДЗІДЗ`ОФФ" та відповідачами укладені трудові договори. Зі створенням цього товариства пов`язане створення гурту та набір артистів. Назва цього товариства і була використана під час концерту, а не знак для товарів і послуг, що належить позивачу.

З огляду на викладене зазначає, що відповідачем має бути ТОВ "ДЗІДЗ`ОФФ", а спір розглядатись в порядку господарського судочинства.

Окрім того, вказує, що позивач, експерт та суд уважали правильним написанням українською мовою назву гурту "ІНФОРМАЦІЯ_2", коли правильним є "ІНФОРМАЦІЯ_2". У зазначеному різняться фонетичні ознаки із знаком "ІНФОРМАЦІЯ_1", що належить позивачу. Окрім того існує окрема частина "ІНФОРМАЦІЯ_5" ("ІНФОРМАЦІЯ_5"), яка може сприйматись споживачами. Також зазначає, що у написанні "ІНФОРМАЦІЯ_2" в одному випадку присутній графічний елемент (зображення голови тварини у літері "О"), а в іншому написання "ІНФОРМАЦІЯ_2" поєднається із окремим графічним елементом - головою тварини у колі.

Зазначає, що творцем знаку "ІНФОРМАЦІЯ_1" є він та ОСОБА_5 , відтак йому належать особисті немайнові права інтелектуальної власності щодо цього знака. Створення ним надалі знака "ІНФОРМАЦІЯ_2" та використання його приблизно протягом року призвело до набуття розрізняльної здатності серед споживачів у зв`язку із проведенням концертів, відео кліпів, публікацій, що пов`язані із створенням нового гурту та його діяльністю.

Вказує, що у дослідженні доказів суд обмежився констатацією наявності доказів, на які посилався позивач, без їх оцінки.

Посилається на безпідставність вимог про стягнення упущеної вимоги у зв`язку із концертом у місті Калуші Івано-Франківської. Вказує, що цей концерт був безкоштовний; позивач не довів можливості отримання ним вигоди у з`язку із проведенням цього концерту та власне наміру його проведення.

Представник позивача подав відзив на апеляційну скаргу, в якому вказав на відсутність доказів про те, що використання позначень "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2", а також "ІНФОРМАЦІЯ_1" здійснювалось не відповідачами, а ТОВ "ДЗІДЗ`ОФФ" та його працівниками під час виконання трудових обов`язків. Зазначив про правильність висновку суду першої інстанції щодо схожості позначень, врахування висновків експертизи, а також уважає правильним підхід суду до визначення розміру збитків.

В судовому засіданні представник скаржника ОСОБА_1 - ОСОБА_6 апеляційну скаргу підтримав та просив задовольнити.

Представник позивача ОСОБА_7 проти доводів апеляційної скарги заперечував, посилаючись на законність та обгрунтованість рішення суду першої інстанції.

Інші учасники справи в судове засідання не з`явились, про дату, час і місце розгляду справи повідомлялись належним чином.

Відповідно до статті 372 ЦПК України колегія суддів ухвалила розглянути справу за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення осіб, які з`явились в судове засідання, розглянувши справу в межах доводів апеляційної скарги, перевіривши законність і обґрунтованість ухваленого по справі судового рішення, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до частини 1 статті 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними в ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Відповідно до частини 2 статті 367 ЦПК України суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї.

Відповідно до статті 263 ЦПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з того, що надані позивачем докази підтверджують його вимоги як в частині порушення права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг, так і щодо заподіяння збитків та їх розрахунку.

Відповідно до частини 1 статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Частиною 2 цієї статті визначено, що право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Згідно із частиною 3 цієї статті право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до частини першої статті 423 ЦК України особистими немайновими права інтелектуальної власності є:

1) право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) об`єкта права інтелектуальної власності;

2) право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об`єкта права інтелектуальної власності;

3) інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 424 ЦК України визначено:

1. Майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

2. Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження та винятки не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної власності та здійснення законних інтересів суб`єктів цих прав.

3. Майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов`язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

Статтею 432 ЦК України установлено:

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

2. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів;

4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Відповідно до частини 1 стаття 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Частиною 2 цього Закону передбачено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом.

Частиною 5 цього Закону визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг":

1. Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

2. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати.

Вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Відповідно до статті 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою (знаком для товарів і послуг) може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів/послуг однієї особи, від товарів/послуг інших осіб. Згідно із Законом України Про охорону прав на знаки для товарів і послуг , знак (торговельна марка) - це позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Виходячи із визначення торговельної марки, властивість вирізняти товари або послуги різних осіб, тобто мати розрізняльну здатність, є основною її функцією. Розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначення певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб з?поміж таких самих товарів або послуг інших осіб.

До торговельних марок, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товарів, послуг або особи, яка виробляє товар чи надає послугу, належать позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов`язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг, з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності. Позначення може бути визнане оманливим або таким, що здатне вводити в оману, коли є очевидним, що у процесі використання як знака воно не виключає небезпеку введення в оману споживача.

З матеріалів справи убачається, що згідно Свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_3, зареєстрованого в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 27 лютого 2012 року, власниками знаку "ІНФОРМАЦІЯ_1" є ОСОБА_5 та ОСОБА_1 . Індекс міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг: створювання видовищ; створювання відеофільмів; влаштовування видовищ (послуги імпресаріо); дозвілля (забав, розваги); наймання (прокат) звукозаписувачів; мюзик-холи; монтування відеострічок; послуги щодо музичного композиціювання; нічні клуби; готування радіо- і телевізійних програм; розважання (послуги артистів); послуги студій записування; телевізійні передачі розважальні; створювання фільмів.

11 жовтня 2012 року між ОСОБА_5 , ОСОБА_1 та ТОВ "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" укладено Договір №1 про передачу виключних майнових прав на знак для товарів і послуг, згідно із яким ОСОБА_5 , ОСОБА_1 зобов`язались передати ТОВ "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" виключні майнові права на право власності на цей знак за Свідоцтвом № НОМЕР_2 як вклад в статутний капітал товариства його учасниками.

11 жовтня 2012 року між сторонами договору складено Акт приймання-передачі майнових прав на знак для товарів і послуг.

Згідно рішення Державної служби інтелектуальної власності України від 18 грудня 2012 року останнім розглянуто заяву ТОВ "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внесення до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомостей про передачу права власності на знак та прийнято рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова власність" та внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про передачу прав власності на знак, відповідно до яких право власності на знак для: послуг класу 41, на які зареєстровано знак, свідоцтво України НОМЕР_3, передається власниками свідоцтва ОСОБА_5 , ОСОБА_1 - ТОВ "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ". Реєстраційний номер 13854, дата публікації та реєстрації - 10 січня 2013 року.

Відповідно до матеріалів справи відповідачі організували музичний колектив та використовують у концертній діяльності позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" (словесне та комбіноване), "ІНФОРМАЦІЯ_2" .

Вказаний факт доводами апеляційної скарги не спростовується.

Згідно із приєднаними до апеляційної скарги доказами, що не були подані до суду першої інстанції, 13 червня 2016 року проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "ДЗІДЗ`ОФФ". Засновниками в рівних частках є ОСОБА_4 та ОСОБА_1 . Згідно витягу із Статуту найменування цього товариства англійською мовою таке: "ІНФОРМАЦІЯ_2", Ltd.

Згідно із Висновком №1149 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 06 червня 2017 року, проведеною на підставі ухвали суду у цій справі:

"Словесні позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2" та комбіновані позначення (наводяться візуалізовані позначення із використанням "ІНФОРМАЦІЯ_2"), які використовуються всіма разом та кожним окремо ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 при пропонування та наданні послуг артистів, розважання, влаштовування видовищ, створення відеофільмів, є схожими зі знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України НОМЕР_3 настільки, що їх можна сплутати".

Доводи апеляційної скарги про те, що відповідачі є працівниками ТОВ "ДЗІДЗ`ОФФ" та діяли від імені юридичної особи, відтак спір належить до юрисдикція господарського судочинства, відхиляється колегіє суддів з огляду на таке.

Як убачається з матеріалів справи, позивачем - власником свідоцтва на знак заявлено вимоги до відповідачів - фізичних осіб з тих підстав, що останні в концертній діяльності використовують позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" (словесне та комбіноване), "ІНФОРМАЦІЯ_2", ІНФОРМАЦІЯ_2".

Особа, якій належить право інтелектуальної власності, має право на захист права і законного інтересу у спосіб, передбачений законом, в тому числі і шляхом пред`явлення позову до особи, яка без згоди позивача використовує спірне позначення, що схоже з відповідним знаком позивача настільки, що їх можна сплутати.

Позначення визнається використаним, якщо його застосовано у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами (якщо це не змінює в цілому відмітності знака).

Судом першої інстанції правильно установлено, що використання позначень "ІНФОРМАЦІЯ_2" (словесне та комбіноване), "ІНФОРМАЦІЯ_2", ІНФОРМАЦІЯ_2" здійснюється відповідачами.

Доказів на підтвердження того, що відповідачі є працівниками юридичної особи ТОВ "ДЗІДЗ`ОФФ" та діяли від її імені, матеріали справи не містять.

Відтак оскільки судом установлено, що саме відповідачами було здійснено використання спірного позначення, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що ці фізичні особи відповідальні за публічне використання позначення, що схоже з відповідним знаком позивача настільки, що їх можна сплутати, отже мають нести цивільно-правову відповідальність у цьому спорі.

Доводи апеляційної скарги в частині оцінки висновку експертизи №1149 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 06 червня 2017 року, колегія суддів відхиляє, оскільки такий не містить порушень, відповідає вимогам законодавства та не викликає сумнівів у його правильності.

Висновок №1149 складено судовим експертом Соповою К.А. та викладено на бланку атестованого судового експерта і скріплено її печаткою, що відповідає вимогам пункту 1.12 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року №1950/5), а також пункту 14 Розділу ІІІ Інструкції про особливості здійснення діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12 грудня 2011 року №3505/5.

При встановленні схожості словесних позначень між знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" і позначеннями "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2" експертом досліджено звукову (фонетичну) схожість, смислову (семантичну) схожість, графічну (візуальну) схожість.

При цьому суд апеляційної інстанції відхиляє доводи скарги, що позивач, експерт та суд уважали правильним написанням українською мовою назву гурту "ІНФОРМАЦІЯ_2", коли правильним є "ІНФОРМАЦІЯ_2", що має різні фонетичні ознаки, оскільки такі твердження є хибними.

Висновок експертизи відповідає на питання щодо схожості не тільки найменування гурту "ІНФОРМАЦІЯ_2", але і щодо "ІНФОРМАЦІЯ_2", "ІНФОРМАЦІЯ_2" та комбінованих позначень (наводяться візуалізовані позначення із використанням "ІНФОРМАЦІЯ_2").

Доводи скаржника в тій частині, що створення ним знака "ІНФОРМАЦІЯ_2" та використання його приблизно протягом року призвело до набуття розрізняльної здатності серед споживачів у зв`язку із проведенням концертів, відео кліпів, публікацій, що пов`язані із створенням нового гурту та його діяльністю, відхиляються колегією суддів, оскільки матеріали справи не містять доказів на підтвердження цієї обставини, а доводи апеляційної скарги зводяться лише до формального посилання на таку обставину.

Доводи скаржника про те, що суд першої інстанції не розглянув та не надав належної правової оцінки усім доказам у справі, відхиляються колегією суддів, оскільки в мотивувальній частині рішення викладено посилання на докази, які суд визнав такими, що підтверджують позовні вимоги, натомість апеляційна скарга не містить посилань на докази, якими такий висновок суду спростовується.

Посилання скаржника в суді апеляційної інстанції на ту обставину, що за даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг станом на 06 вересня 2019 року власником знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_3 є ТОВ "ДЗІДЗІДЗІ" відхиляються колегією суддів, оскільки передача права власності відбулась 25 березня 2019 року, тобто після ухвалення судом рішення, що переглядається, відтак не є підставою для його скасування.

Разом з тим, колегія суддів погоджується з доводами апеляційної скарги щодо неправильного вирішення спору в частині стягнення з відповідачів упущеної вигоди з огляду на таке.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 22 збитками є доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено ( упущена вигода).

Вимагаючи відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди, особа повинна довести, що за звичайних обставин вона мала реальні підстави розраховувати на одержання певного доходу. При цьому важливим елементом доказування наявності неодержаних доходів (упущеної вигоди) є встановлення причинного зв`язку між протиправною поведінкою боржника та збитками потерпілої особи. Слід довести, що протиправна поведінка, дія чи бездіяльність заподіювача є причиною, а збитки, які виникли в потерпілої особи - наслідком такої протиправної поведінки.

Колегія зазначає, що збитки - це об`єктивне зменшення будь-яких майнових благ кредитора, яке пов`язане з утиском його інтересів як учасника певних суспільних відносин і яке виражається у понесених ним витратах, втраті або пошкодженні його майна, у втраті доходів, які він повинен був отримати.

При цьому пред`явлення вимоги про відшкодування неодержаних доходів (упущеної вигоди) покладає на позивача обов`язок довести, що ці доходи (вигода) не є абстрактними, а дійсно були б ним отримані в разі, якби право позивача не було порушено.

Само по собі відшкодування збитків є одним із видів цивільно-правової відповідальності і для застосування такої міри відповідальності необхідна наявність всіх елементів складу правопорушення, а саме: протиправної поведінки, дії чи бездіяльності особи; шкідливого результату такої поведінки (збитків), наявності та розміру понесених збитків; причинного зв`язку між протиправною поведінкою та збитками; вини особи, яка заподіяла шкоду. У разі відсутності хоча б одного з елементів відповідальність у вигляді відшкодування збитків не наступає.

Виходячи із викладеного, позивач повинен довести факт спричинення збитків, обґрунтувати їх розмір, довести безпосередній причинний зв`язок між правопорушенням та заподіянням збитків і розмір відшкодування. Важливим елементом доказування наявності збитків є встановлення причинного зв`язку між протиправною поведінкою та шкодою потерпілої сторони.

Окрім цього, доказуючи наявність упущеної вигоди, позивач має довести фактичне вжиття ним певних заходів щодо одержання таких доходів.

Тобто підставою для відшкодування упущеної вигоди є протиправні дії, які мали наслідком не отримання позивачем доходу, на який він розраховував.

Разом з тим, упущеною вигодою, на спричинення якої вказує позивач у цій справі, у зв`язку із порушенням прав інтелектуальної власності, є упущений матеріальний прибуток чи інший вираз, який носить негативний характер.

Упущена вигода не має бути абстрактною. Особа, яка вказує, що у зв`язку із порушенням прав вона упустила вигоду має довести, що при звичайних обставинах вона б отримала прибуток чи інші блага.

В контексті обставин цієї справи упущена вигода пов`язується із концертною діяльністю музичного колективу. Позивач не підтвердив існування реальної можливості для товариства отримання прибутку у розмірі 250000 грн., перешкодою чому була протиправна поведінка відповідачів, що дає підстави для висновку про недотримання стандарту доведення.

Позивач обґрунтовує упущену вигоду та її розмір умовними припущеннями, проте наявність теоретичного обґрунтування можливості отримання доходу не є підставою для його стягнення.

З огляду на наведене, колегія у дійшла висновку про скасування рішення суду в частині вирішення позовних вимог про стягнення суми упущеної вигоди та ухвалення нового рішення про відмову в задоволенні цих позовних вимог. Колегія суддів зазначає, що оскільки заявлені позивачем вимоги в цій частині обґрунтовані спільними діями відповідачів та судом першої інстанції стягнення збитків було визначено в солідарному порядку, відтак в цій частині рішення суду підлягає скасуванню стосовно усіх відповідачів у зв`язку із неправильним застосуванням норми матеріального права.

Відповідно до частини 1 статті 141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

На розгляді в суді першої інстанції перебували дві вимоги немайнового характеру, за кожну із яких підлягав сплаті судовий збір у сумі 1378 грн., всього 2756 грн., та одна вимога майнового характеру, за подання якої підлягав сплаті судовий збір у сумі 3750 грн., всього 6506 грн., які фактично і були сплачені позивачем.

Оскільки суд дійшов висновку про відмову у стягненні збитків у розмірі 250000 грн., то 5625 грн. судового збору, що сплачені ОСОБА_1 за оскарження в апеляційному порядку цих вимог, підлягають відшкодуванню позивачем.

Разом з тим, 2756 грн. судового збору за розгляд вимог немайнового характеру підлягають розподілу між відповідачами в рівних частинах, тобто по 918,66 грн. з кожного.

З урахуванням правил частини 10 статті 141 ЦПК України з позивача на користь відповідача ОСОБА_1 підлягає стягненню 5293,66 грн. (5625 грн. - 918,66 грн.).

Керуючись статтями. 259, 268, 367, 374, 376, 381-384, 390 ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

Рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 22 листопада 2018 року в частині стягнення з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 солідарно на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" збитків (упущеної вигоди) за порушення прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг у розмірі 250000 грн. скасувати та ухвалити в цій частин нове судове рішення, яким відмовити у задоволенні цих вимог.

Рішення Дніпровського районного суду міста Києва від 22 листопада 2018 року в частині розподілу судових витрат змінити, стягнувши з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" по 918,66 грн. з кожного.

В іншій частині рішення суду залишити без змін.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "МЕЙСОН ЕНТЕРТЕЙМЕНТ" на користь ОСОБА_1 5293,66 грн. у рахунок відшкодування судових витрат по сплаті судового збору.

Постанова апеляційного суду набирає законної сили з дня її прийняття, касаційна скарга на постанову може бути подана протягом тридцяти днів з дня її проголошення безпосередньо до Верховного Суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 29 липня 2019 року.

Суддя-доповідач Н.В. Поліщук

Судді О.І. Шкоріна

В.В. Соколова