Рішення

від 14.10.2011 по справі 12/415

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мі ста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницьк ого,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 12/415 14.10.11

За позовом Товари ства з обмеженою відповідаль ністю Виробничо-торгівельна фірма "Фармаком"

До 1) Державно го департаменту інтелектуал ьної власності Міністерства освіти і науки України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Еліт-фарм "

Про визнан ня частково недійсним Свідоц тва України № 57155

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

Від позивача ОСОБА _1 - предст. (дов. б/н від 20.08.2009 р.)

Від відповідачів 1) не з'яви вся

2) ОСОБА_ 2 - предст. (дов. № 27/10 від 21.09.2010 р.) ,

Експерт не з'яви вся

Суть спору:

Позивач звернувся до суду з позовом до Державного депа ртаменту інтелектуальної вл асності Міністерства освіти і науки України та Товариств а з обмеженою відповідальніс тю "Еліт-фарм" в якому просить суд: 1) визнати частково недійс ним Свідоцтво України № 57155 від 15.12.2005 р. на знак для товарів і пос луг КАПІЛЯР (комбінований) ві дносно наступних товарів 5 кл асу МКТП: дієтичні речовини н а лікарські (медичні) потреби , вітамінні препарати, дієтич ні харчові продукти на лікар ські потреби, мінеральні хар чові домішки, харчові продук ти дієтичні лікарські (медич ні); 2) зобов'язати Державний де партамент інтелектуальної в ласності внести відповідні з міни до Державного реєстру з наків для товарів та послуг і здійснити відповідну публік ацію в офіційному бюлетені "П ромислова власність".

Ухвалою суду від 25.11.2009 р. за заз наченою вище позовною заявою порушено провадження у спра ві № 12/415 та призначено розгляд справи на 11.12.2009 р.

Відповідачем 1 відзив на поз ов не подано.

В судовому засіданні 11.12.2009 р. п редставником відповідача 2 п одано відзив на позов (вих. № 78/0 9 від 09.12.2009 р.), відповідно до яког о відповідач 2 проти позову за перечує та просить суд відмо вити у задоволенні позову з п ідстав, викладених у відзиві .

Також представником відпо відача 2 подано Клопотання (ви х. № 79/09 від 09.12.2009 р.), в якому відпові дач 2 просить суд провадження по справі № 12/415 за позовною зая вою ТОВ Виробничо-торгівельн а фірма «Фармаком»до Державн ого департаменту інтелектуа льної власності Міністерств а освіти та науки України та Т ОВ «Еліт-фарм»про визнання ч астково недійсним Свідоцтва України № 57155 від 15.12.2005 р. на знак д ля товарів і послуг «КАПІЛЯР », в зв'язку зі спливом позовно ї давності припинити та відм овити у позові з підстав, викл адених у клопотанні.

Ухвалою суду від 11.12.2009 р. відкл адено розгляд справи на 27.01.2010 р. в зв' язку з неподанням витр ебуваних доказів, зобов' яза но відповідача 1 виконати вим оги ухвали Господарського су ду міста Києва від 25.11.2009 р. про по рушення провадження у справі № 12/415, зокрема, надати відзив (пи сьмові пояснення) по суті поз овної заяви з наданням доказ ів, що стверджують викладені в ньому обставини, а позивачу його копію у порядку, передба ченому статтею 59 ГПК України, матеріали заявок, на підстав і яких видані Свідоцтва Укра їни: № 94703 на знак для товарів і п ослуг "КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ", № 57155 на знак для товарів і послу г "КАПІЛЯР (комбінований)" та С відоцтва України № 94703 та № 57155 (ор игінали для огляду, належним чином засвідчені копії до ма теріалів справи).

Ухвалою суду від 02.02.2010 р. призн ачено розгляд справи на 02.03.2010 р. , зобов' язано відповідача 1 в иконати вимоги Ухвали Господ арського суду міста Києва ві д 25.11.2009 р. про порушення провадж ення у справі № 12/415, зокрема, на дати відзив (письмові поясне ння) по суті позовної заяви з н аданням доказів, що стверджу ють викладені в ньому обстав ини, а позивачу його копію у по рядку, передбаченому ст. 59 ГПК України, матеріали заявок, на підставі яких видані Свідоц тва України: № 94703 на знак для то варів і послуг "КАПІЛЯРУМ КАП ИЛЯРУМ", № 57155 на знак для товарі в і послуг "КАПІЛЯР (комбінова ний)" та Свідоцтва України № 94703 та № 57155 (оригінали для огляду, н алежним чином засвідчені коп ії до матеріалів справи).

В судовому засіданні 02.03.2010 р. п редставником відповідача 1 п одано відзив на позов відпов ідно до якого відповідач 1 про сить суд відмовити у задовол енні позовних вимог повністю з підстав, викладених у відзи ві.

Ухвалою суду від 02.03.2010 р. відкл адено розгляд справи на 09.04.2010 р. , зобов' язано відповідача 1 в иконати вимоги Ухвали Господ арського суду міста Києва ві д 25.11.2009 р. про порушення провадж ення у справі № 12/415, зокрема, над ати відзив (письмові пояснен ня) по суті позовної заяви з на данням доказів, що стверджую ть викладені в ньому обстави ни, а позивачу його копію у пор ядку, передбаченому статтею 59 ГПК України, матеріали заяво к, на підставі яких видані Сві доцтва України: № 94703 на знак дл я товарів і послуг "КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ", № 57155 на знак для тов арів і послуг "КАПІЛЯР (комбін ований)" та Свідоцтва України № 94703 та № 57155 (оригінали для огляд у, належним чином засвідчені копії до матеріалів справи).

В судове засідання 09.04.2010 р. пре дставник відповідача 2 не з'яв ився, про причини неявки в суд ове засідання суд не повідом ив.

09.04.2010 р. відділом діловодства суду отримано від представн ика позивача клопотання про призначення по справі судово ї експертизи.

Ухвалою суду від 09.04.2010 р. відкл адено розгляд справи на 26.05.2010 р. в зв'язку з нез' явленням в су дове засідання представника відповідача 2, зобов' язано в ідповідача 1 виконати вимоги Ухвали Господарського суду міста Києва від 25.11.2009 р. про пору шення провадження у справі № 12/415, зокрема, надати відзив (пис ьмові пояснення) по суті позо вної заяви з наданням доказі в, що стверджують викладені в ньому обставини, а позивачу й ого копію у порядку, передбач еному статтею 59 ГПК України, м атеріали заявок, на підставі яких видані Свідоцтва Украї ни № 94703 на знак для товарів і по слуг "КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ", № 5 7155 на знак для товарів і послуг "КАПІЛЯР (комбінований)" та Св ідоцтва України № 94703 та № 57155 (ори гінали для огляду, належним ч ином засвідчені копії до мат еріалів справи).

В судовому засіданні 26.05.2010 р. п редставник позивача підтрим ав подане раніше клопотання про призначення судової експ ертизи.

Представник відповідача 1 п роти задоволення клопотання позивача про призначення су дової експертизи не заперечи в, заперечив проти запропоно ваних позивачем на розсуд ек сперта питань.

Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав заявлене п озивачем клопотання про приз начення судової експертизи о бґрунтованими та задовольни в його, оскільки суд дійшов ви сновку, що для вирішення пост авлених в клопотанні питань необхідні спеціальні знання .

Ухвалою суду від 26.05.2010 р. призн ачено у справі № 12/415 судову екс пертизу об' єктів інтелекту альної власності, проведення якої доручено атестованим с удовим експертам Київського науково-дослідного інститут у судових експертиз Міністер ства юстиції України, на час п роведення судової експертиз и провадження у справі № 12/415 зу пинено.

27.09.2010 р. відділом діловодств а суду отримано від Київсько го науково-дослідного інстит уту судових експертиз Мініст ерства юстиції України Висно вок № 4939/10-12 від 17.09.2010 р. судової екс пертизи об' єктів інтелекту альної власності по господар ській справі № 12/415.

Ухвалою суд від 01.10.2010 р. понов лено провадження у справі № 12/ 415, призначено розгляд справи на 10.11.2010 р.

09.11.2010 р. відділом діловодств а суду отримано клопотання в ід представника відповідача 2 про участь в судовому процес і судового експерта.

В судовому засіданні 10.11.2010 р. п редставник відповідача 2 під тримав заявлене клопотання п ро участь в судовому процесі судового експерта.

В судовому засіданні 10.11.2010 р. п редставник відповідача 1 над ав клопотання про виклик в су дове засідання судового експ ерта, який проводив судову ек спертизу об' єктів права інт електуальної власності та го тував Висновок № 4939/10-12.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 10.01.2011 р. викли кано в судове засідання для д ачі пояснень стосовно Виснов ку №4939/10-12 судової експертизи об ' єктів інтелектуальної вла сності по господарській спра ві № 12/415 від 17.09.2010 р. експерта, заві дувача лабораторії судових е кспертиз об' єктів інтелект уальної власності КНДІСЕ, ка ндидата юридичних наук Прохо рова-Лукіна Г. В.

02.02.2011 р. відділом діловодства суду отримано від відповіда ча 2 клопотання про припиненн я провадження по справі з пос иланням на те, що 25.11.2010 р. Державн им департаментом інтелектуа льної власності було здійсне но державну реєстрацію догов ору про передачу права власн ості на знак для товарів і пос луг "КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ", що с аме підтверджується рішення м від 09 листопада 2010 р. про публі кацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та вне сення до державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг відомості п ро передачу права власності на знак, відповідно до яких пр аво власності на знак "КАПІЛЯ РУМ КАПИЛЯРУМ", зареєстрован ий для товарів 03, 05 класів МКТП за Свідоцтвом України № 94703 пер едано Калініченку Віталію Ва лентиновичу та Випискою з Де ржавного реєстру свідоцтв Ук раїни на знак для товарів і по слуг за № 1469 від 15.12.2010 р.

В судове засідання 02.02.2011 р. пр едставник відповідача-2 не з'я вився, про причини неявки суд не повідомив.

Ухвалою суду від 02.02.2011 р. від кладено розгляд справи на 04.03.20 11 р., повторно викликано в судо ве засідання для дачі поясне нь стосовно Висновку № 4939/10-12 суд ової експертизи об' єктів ін телектуальної власності по г осподарській справі № 12/415 від 17.09.2010 р. експерта, завідувача ла бораторії судових експертиз об' єктів інтелектуальної в ласності КНДІСЕ кандидата ю ридичних наук Прохорова-Лукі на Г. В. Експерту п. Прохорову-Л укіну Г. В. запропонувано нада ти у письмовому вигляді відп овіді на поставлені йому пре дставниками сторін запитанн я.

Ухвалою суду від 04.03.2011 р. розгл яд справи відкладено на 24.05.2011 р. та викликано в судове засіда ння для дачі пояснень стосов но Висновку № 4939/10-12 судової експ ертизи об' єктів інтелектуа льної власності по господарс ькій справі № 12/415 від 17.09.2010 р. експ ерта, завідувача лабораторії судових експертиз об' єктів інтелектуальної власності К НДІСЕ, кандидата юридичних н аук Прохорова-Лукіна Г. В.

24.05.2011 р. відділом діловодства суду від відповідача 2 отрима но додаткові пояснення.

В судове засідання 24.05.2011 р. суд овий експерт не з'явився.

Ухвалою суду від 24.05.2011 р. відкл адено розгляд справи на 24.06.2011 р. , втретє викликано в судове за сідання для дачі пояснень ст осовно Висновку № 4939/10-12 судової експертизи об' єктів інтеле ктуальної власності по госпо дарській справі № 12/415 від 17.09.2010 р. експерта, завідувача лаборат орії судових експертиз об' є ктів інтелектуальної власно сті КНДІСЕ кандидата юридичн их наук Прохорова-Лукіна Г. В., зобов' язано експерту п. Про хорову-Лукіну Г. В. надати у пи сьмовому вигляді відповіді н а поставлені йому представни ками сторін запитання.

22.06.2011 р. відділом діловодства суду отримано від Науково-до слідного інституту судових е кспертиз роз' яснення щодо В исновку № 4939/10-12 судової експерт изи об' єктів інтелектуальн ої власності по господарські й справі № 12/415.

24.06.2011 р. відділом діловодства суду від представника відпо відача 1 отримано клопотання про розгляд справи без участ і представника відповідача 1.

Клопотання задоволено.

В судовому засіданні 24.06.2011 р. о голошено перерву.

В судовому засіданні 14.10.2011 р. о голошено повний текст рішенн я.

Проаналізувавши матеріали справи, заслухавши поясненн я представників сторін, суд, -

ВСТАНОВИВ:

15.12.2005 р. відповідач 1 здійсни в державну реєстрацію знака для товарів і послуг “КАПІЛЯ Р (комбінований)” та видав Сві доцтво України № 57155 на ім' я ві дповідача 2.

Позивач вважає, що знак для товарів і послуг “КАПІЛЯР (ко мбінований)” за зазначеним с відоцтвом не відповідає умов ам надання правової охорони, відповідно до Закону Україн и “Про охорону прав на знаки д ля товарів і послуг” № 3689-ХІІ ві д 15.09.1993 з подальшими змінами та доповненнями.

Позовні вимоги полягають у визнанні частково недійсним Свідоцтва України № 57155 на зна к для товарів і послуг КАПІЛЯ Р (комбінований), а саме стосов но наступних товарів 5 класу М КТП: дієтичні речовини на лік арські (медичні) потреби, віта мінні препарати, дієтичні ха рчові продукти на лікарські потреби, мінеральні харчові домішки, харчові продукти ді єтичні лікарські (медичні).

Позовні вимоги обґрунтова ні тим, що відповідачем 1 зареє стровано знак для товарів і п ослуг КАПІЛЯР (комбінований) для зазначеної частини това рів 05 класу МКТП і видане відп овідне Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № 57155 від 15.12.2005 на ім' я відповідача 2 та 15.12.2005 здійснена публікація в ідомостей про реєстрацію зна ка для товарів і послуг в офіц ійному бюлетені «Промислова власність»№ 12 від 15.12.2005 р. Разом з цим, домінуюче положення в з аявленому позначенні займає елемент КАПІЛЯР, який є описо вим та відтворює загальновжи ваний термін. Вищенаведене є підставою для відмови в нада нні правової охорони відпові дно до ч. 2 ст. 6 Закону України "П ро охорону прав на знаки для т оварів і послуг".

Описовість елемента КАПІ ЛЯР позивач обгрунтовує поси ланнями на спеціалізовані ме дичні видання (словники та ен циклопедії), де наявне визнач ення терміну "капіляр", а саме найважливіший елемент систе ми кровообігу, найтонша кров оносна судина, що є кінцевою ч астиною розгалуженої артері альної системи; через стінку кровоносного капіляра відбу вається обмін речовин між кр ов' ю та тканинами.

В обґрунтування своїх тве рджень щодо наявності поруше них прав позивач посилається на те, що реєстрація знаку для товарів і послуг порушує йог о права як виробника препара ту, основним призначенням як ого є покращення роботи капі лярів, він повинен використа ти при оформленні упакування до препарату термін «капіля р»для інформування споживач ів про його призначення, а так ож з метою сприяння задоволе нню попиту споживачів на пре парат. Необхідність використ ання позначення «капіляр»по яснює тим, що це випливає з хар актеристики складових препа рату - кверцетину та рутину, кожний з яких відомий своєю л ікувальною дією, спрямованою насамперед на капіляри.

Представник позивача позо вні вимоги підтримав в повно му обсязі.

Представники відповідачів проти задоволення позову за перечували, посилаючись на н едоведеність, необгрунтован ість та незаконність позовни х вимог та сплив строку позов ної давності.

Відповідно до ст. 1 Господа рського процесуального коде ксу України(далі - ГПК Украї ни) підприємства та організа ції мають право звертатися д о господарського суду за зах истом своїх порушених або ос порюваних прав і охоронювани х законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного ко дексу України (далі - ЦК Укра їни) передбачено, що кожна осо ба має право на захист свого ц ивільного права у разі його п орушення, невизнання або осп орювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК Укра їни кожна особа має право зве рнутися до суду за захистом с вого особистого немайнового або майнового права та інтер есу. Частиною другою цієї ста тті визначено способи захист у цивільних прав та інтересі в. Суд може захистити цивільн е право або інтерес іншим спо собом, що встановлений догов ором або законом.

Відповідно до ст. 20 ЦК Україн и, право на захист особа здійс нює на свій розсуд.

З огляду на положення зазна ченої норми та принцип диспо зитивності у господарському судочинстві, позивач має пра во вільно обирати способи за хисту порушеного права чи ін тересу.

Позивач звернувся до суду з позовом про визнання частк ово недійсним Свідоцтва Укра їни № 57155 на знак для товарів і п ослуг, а саме щодо наступних т оварів 5 класу МКТП: дієтичні р ечовини на лікарські (медичн і) потреби, вітамінні препара ти, дієтичні харчові продукт и на лікарські потреби, мінер альні харчові домішки, харчо ві продукти дієтичні лікарсь кі (медичні).

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Госпо дарського кодексу України (д алі ГК України), відносини, пов 'язані з використанням у госп одарській діяльності та охор оною прав інтелектуальної вл асності, регулюються ГК Укра їни та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з ви користанням у господарській діяльності прав інтелектуал ьної власності, застосовують ся положення ЦК України з ура хуванням особливостей, перед бачених ГК України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України ви значено, що право інтелектуа льної власності - це право осо би на результат інтелектуаль ної, творчої діяльності або н а інший об'єкт права інтелект уальної власності, визначени й ЦК України та іншим законом .

Право інтелектуальної вла сності є непорушним відповід но до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений пра ва інтелектуальної власност і чи обмежений у його здійсне нні, крім випадків, передбаче них законом.

До об'єктів права інтелекту альної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 ЦК Україн и, торговельною маркою може б ути будь-яке позначення або б удь-яка комбінація позначень , які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляют ься (надаються) однією особою , від товарів (послуг), що вироб ляються (надаються) іншими ос обами. Такими позначеннями м ожуть бути, зокрема, слова, літ ери, цифри, зображувальні еле менти, комбінації кольорів.

Статтею 1 Закону України «Пр о охорону прав на знаки для то варів і послуг»також визначе но, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних о сіб відрізняються від товарі в і послуг інших осіб.

Об'єктом знака може бути буд ь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Таким и позначеннями можуть бути, з окрема, слова, у тому числі вла сні імена, літери, цифри, зобра жувальні елементи, кольори т а комбінації кольорів, а тако ж будь-яка комбінація таких п означень (ч. 2 ст. 5 Закону Україн и «Про охорону прав на знаки д ля товарів і послуг»).

Згідно ч. 1 ст. 494 ЦК України, на буття права інтелектуальної власності на торговельну ма рку засвідчується свідоцтво м, умови та порядок видачі яко го встановлюються законом.

Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і по слуг»в ч. 3 ст. 5 також визначає, що право власності на знак за свідчується свідоцтвом.

Обсяг правової охорони тор говельної марки визначаєтьс я наведеними у свідоцтві її з ображенням та переліком това рів і послуг, якщо інше не вста новлено законом (ч. 2 ст. 494 ЦК Укр аїни).

Згідно ч. 4 ст. 5 Закону Україн и «Про охорону прав на знаки д ля товарів і послуг», обсяг пр авової охорони, що надається , визначається зображенням з нака та переліком товарів і п ослуг, внесеними до Реєстру (Д ержавний реєстр свідоцтв Укр аїни на знаки для товарів і по слуг згідно ст. 1 Закону Україн и «Про охорону прав на знаки д ля товарів і послуг»), і засвід чується свідоцтвом з наведен ими у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послу г.

Проаналізувавши матеріал и справи та пояснення предст авників сторін, суд приходит ь до висновку про те, що позовн і вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з ог ляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 499 ЦК Укр аїни, права інтелектуальної власності на торговельну мар ку визнаються недійсними з п ідстав та в порядку, встановл ених законом.

Згідно ч. 1 ст. 19 Закону Україн и «Про охорону прав на знаки д ля товарів і послуг»в редакц ії від 10.04.2008р., чинній на момент п рийняття рішення, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково; зокрема, у разі н евідповідності зареєстрова ного знака умовам надання пр авової охорони.

Відповідно до абз. 5 п. 3 Поста нови Верховної Ради України від 23.12.1993р. № 3771-XII «Про введення в д ію Закону України «Про охоро ну прав на знаки для товарів і послуг», Свідоцтво України м оже бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визн аченим законодавством, що ді яли на дату подання заявки.

Як вбачається з матеріалі в справи, зокрема, з виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно Свідоцтва України № 57155 від 15.12.2005 р. та копій матеріалів заявки № 2004033079 за ци м свідоцтвом, датою подання з аявки на реєстрацію знаку є 25. 03.2004 р., отже відповідність заяв леного на реєстрацію знаку у мовам його реєстрації повинн а була визначатися відповіда чем 1 згідно Закону України «П ро охорону прав на знаки для т оварів і послуг»в редакції в ід 22.05.2003 р.

Підстави для відмови в над анні правової охорони, як і дл я висновку про невідповідніс ть вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охо рони, визначені ст. 6 Закону Ук раїни «Про охорону прав на зн аки для товарів і послуг».

Так, відповідно до по ложень ст. 6 Закону України «Пр о охорону прав на знаки для то варів і послуг»в редакції ві д 22.05.2003 р. згідно з цим Законом не можуть одержати правову охо рону також позначення, які: зв ичайно не мають розрізняльно ї здатності та не набули тако ї внаслідок їх використання; складаються лише з позначен ь, що є загальновживаними як п означення товарів і послуг п евного виду; складаються лиш е з позначень чи даних, що є оп исовими при використанні щод о зазначених у заявці товарі в і послуг або у зв'язку з ними , зокрема вказують на вид, якіс ть, склад, кількість, властиво сті, призначення, цінність то варів і послуг, місце і час виг отовлення чи збуту товарів а бо надання послуг; є оманливи ми або такими, що можуть вве сти в оману щодо товару, послу ги або особи, яка виробляє тов ар або надає послугу; складаю ться лише з позначень, що є заг альновживаними символами і т ермінами; відображають лише форму, що обумовлена природн им станом товару чи необхідн істю отримання технічного ре зультату, або яка надає товар ові істотної цінності. Позна чення, вказані в абзацах друг ому, третьому, четвертому, шос тому та сьомому цього пункту , можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняють ся, якщо вони не займають домі нуючого положення в зображен ні знака.

Відповідно до п. 4.3.1.8. Правил складання і подання заявки н а видачу Свідоцтва України н а знак для товарів і послуг, по значення, що зазначені у пунк ті 4.3.1.3 а), б), в), г) Правил, можуть б ути включені до знака, як елем енти, що не охороняються. При ц ьому приймається до уваги см ислове та/або просторове зна чення такого елемента.

Для вирішення справи по су ті необхідно визначити, чи є з нак для товарів і послуг “КАП ІЛЯР (комбінований)” за Свідо цтвом України № 57155 таким, що є е лемент знака для товарів і по слуг “КАПІЛЯР (комбінований) ” описовим при використанні щодо зазначених у заявці тов арів і послуг або у зв' язку з ними, зокрема таким, що вказує на вид, якість, склад, кількіс ть, властивості, призначення , цінність товарів і послуг, мі сце і час виготовлення чи збу ту товарів або надання послу г, а також чи є такий елемент є загальновживаним символом ч и терміном.

Відповідно до ч.1 ст. 41 ГПК Укр аїни для роз' яснення питань , що виникають при вирішенні г осподарського спору і потреб ують спеціальних знань, госп одарський суд призначає судо ву експертизу.

Оскільки вказані питання н алежать до предмета доказува ння по даній справі, а для вста новлення цих фактів необхідн і спеціальні знання, судом бу ло призначено судову експер тизу об' єктів інтелектуаль ної власності, проведення як ої було доручено Київському науково-дослідному інститут у судових експертиз.

На вирішення експертів пос тавлені наступні питання:

Питання позивача:

1) Чи є словесне позначення КАПІЛЯР домінуючим елементо м знака для товарів і послуг з а Свідоцтвом України № 57155 від 1 5.12.2005 р.?

2) Чи є позначення КАПІЛЯР оп исовим щодо наступних товарі в 5 класу: дієтичні речовини на лікарські (медичні) потреби, в ітамінні препарати, дієтичні харчові продукти на лікарсь кі потреби, мінеральні харчо ві домішки, харчові продукти дієтичні лікарські (медичні ) у разі, коли ці товари призна чені для покращення роботи к апілярів?

3) Чи є позначення КАПІЛЯР за гальновживаним терміном, хар актерним для конкретних (мед ицини та фармацевтики) галуз ей науки і техніки?

Питання відповідача 1:

1) Чи складається знак "КА ПІЛЯР" за Свідоцтвом України № 57155 лише з позначень, що є зага льновживаними символами і те рмінами?

2) Чи складається знак "КАП ІЛЯР" за Свідоцтвом України № 57155 лише з позначень чи даних, щ о є описовими при використан ні щодо зазначених у заявці т оварів і послуг або у зв'язку з ними?

3) Чи має знак "КАПІЛЯР" за Сві доцтвом України № 57155 розрізня льну здатність?

Питання відповідача 2:

1) Чи має знак «Капіляр»за С відоцтвом України № 57155 від 15.12.2005 року розрізняльну здатність ?

2) Чи складається знак «Капі ляр»за Свідоцтвом України № 57155 від 15.12.2005 року лише з позначен ь, що є загальновживаними сим волами і термінами?

3) Чи складається знак "Капіл яр" за Свідоцтвом України № 57155 від 15.12.2005 року лише з позначень чи даних, що є описовими при ви користанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними?

Згідно з Висновком судово ї експертизи об' єктів інтел ектуальної власності № 4939/10-12 ві д 17.09.2010, експертом були надані н аступні відповіді:

1. Словесний елемент (познач ення) «КАПІЛЯР»є домінуючим елементом знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом України № 57155.

2. Стосовно таких товарів 5 кл асу МКТП, як дієтичні речовин и на лікарські (медичні) потре би, вітанні препарати, дієтич ні харчові продукти на лікар ські потреби, мінеральні хар чові домішки, харчові продук ти дієтичні лікарські (медич ні), призначені дляпокращенн я роботи капілярів (найдрібн іших кровоносних судин), позн ачення “КАПІЛЯР” є описовим.

3. Знак за Свідоцтвом У країни № 57155 не складається лиш е з позначень чи даних, що є оп исовими при використанні щод о зазначених у заявці товарі в і послуг або у зв' язку з ним и, а саме: описовими є домінуюч ий елемент знаку - “КАПІЛЯР” та позначення “ВИРОБНИК ТОВ “ЕЛІТ-ФАРМ” ДНІПРОПЕТРОВСЬК ”; стилізоване зображення ко рони та абревіатура EF з асоціа тивними (сугестивними) елеме нтами знаку, які не займають у ньому домінуючого положення .

4. Словесне позначення “КАПІ ЛЯР” відтворює загальновжив аний термін, характерний для медицини і фармацевтики.

5. Знак за Свідоцтвом Україн и № 57155 не складається лише з по значень, що є загальновживан ими символами і термінами.

Суд оцінює зазначений висн овок експертизи як належний доказ у справі.

Суд вважає необгрунтовани ми посилання відповідача 1 на те, що експертом було невірно визначено об'єкт експертног о дослідження та те, що виснов ки стосовно домінуючого поло ження елемента КАПІЛЯР, його описовості, а також того, що з азначений елемент відтворює загальновживаний термін, ха рактерний для медицини і фар мацевтики, не мають значення для суті спору, з огляду на на ступне.

В обгрунтування позовних в имог позивач посилається на те, що знак не відповідає вимо гам надання правової охорони , визначеним ст. 6 Закону Украї ни "Про охорону прав на знаки д ля товарів і послуг". Зокрема, з аналізу частини 2 зазначено ї статті вбачається, що позна чення, які є описовими, можуть бути включені до складу позн ачення як елементи, що не охор оняються за умови, що вони не з аймають у позначенні доміную чого положення. Отже, у протил ежному випадку, знак, доміную чий елемент якого є описовим , не відповідає умовам наданн я правової охорони.

Отже, доводи відповідача 1 с тосовно того, що Законом Укра їни "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" не перед бачена вищезазначена підста ва для відмови в наданні прав ової охорони, є такими, що супе речать законодавству.

Таким чином, визначення тог о, який елемент позначення є д омінуючим та те, чи є такий еле мент описовим та чи відтворю є він загальновживаний термі н, характерний для медицини і фармацевтики, є важливим для правильного вирішення спору по суті.

При цьому висновки судової експертизи стосовно визначе ння елемента КАПІЛЯР як домі нуючого елемента знаку для т оварів і послуг за Свідоцтво м України № 57155, а також описово сті зазначеного елемента та того, що вказане позначення в ідтворює загальновживаний т ермін, характерний для медиц ини і фармацевтики, сторонам и по суті не оспорюється, про х ибність зазначених висновкі в не зазначалось.

Відповідно до ст. 33 ГПК Укра їни, кожна сторона повинна до вести обставини, на які вона п осилається як на підставу св оїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відпо відно до законодавства повин ні бути підтверджені певними засобами доказування, не мож уть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 ГПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 43 ГПК Укр аїни, господарський суд оцін ює докази за своїм внутрішні м переконанням, що ґрунтуєть ся на всебічному, повному і об 'єктивному розгляді в судово му процесі всіх обставин спр ави в їх сукупності, керуючис ь законом. Ніякі докази не маю ть для господарського суду з аздалегідь встановленої сил и.

Таким чином, в матеріалах справи містяться належні і д опустимі докази того, що знак для товарів і послуг “КАПІЛЯ Р (комбінований)” за Сві доцтвом України № 57155, не відпов ідає умовам надання правової охорони, передбачених закон одавством що діяло на дату по дання заявки на нього.

В обгрунтування позовних в имог позивачем було зазначен о, що він є виробником препара ту, основним призначенням як ого є покращення роботи капі лярів. Зазначена обставина в ідповідачами не оспорюється .

В додаткових поясненнях, по даних через відділ діловодст ва суду 24.05.2011, відповідач 2 проси ть в позові відмовити, оскіль ки рішенням Господарського с уду міста Києва у справі № 20/184 в ід 19.10.2010 Свідоцтво України № 94703 в ід 25.07.2008р. на знак для товарів і п ослуг “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ” визнано недійсним повністю, зобов' язано Державний депа ртамент інтелектуальної вла сності Міністерства освіти і науки України здійснити пуб лікацію в офіційному бюлетен і "Промислова власність" щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України № 94703 від 25.07.200 8 р. на знак для товарів і послу г “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, заб оронено Товариству з обмежен ою відповідальністю Виробни чо-торгівельна фірма “ФАРМА КОМ” використовувати познач ення “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, шляхом нанесення його на тов ар та упаковку, в якій містить ся такий товар, зберігання та кого товару із зазначеним на несенням знака з метою пропо нування для продажу, зобов' язано Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо -торгівельна фірма “ФАРМАКОМ ” вилучити із торгової мереж і товар в упакуванні “добавк а дієтична вітамінка”, марко ваний позначенням “КАПІЛЯРУ М КАПИЛЯРУМ”, виробник ТОВ ВТ Ф “ФАРМАКОМ”. Таким чином, ос порюване свідоцтво на знак д ля товарів і послуг „КАПІЛЯР ” комбінований не може обмеж увати можливостей позивача в икористовувати знак для това рів і послуг “КАПІЛЯРУМ КАПИ ЛЯРУМ”. В ході судового засід ання 24.05.2011, відповідач 2 уточнив надані пояснення, зазначивш и, що з огляду на вищезазначен е, предмет спору у справі відс утній, відповідно, проваджен ня у справі підлягає припине нню, проте заявлене клопотан ня не підлягає задоволенню з огляду на таке.

В додаткових поясненнях, по даних через відділ діловодст ва суду 24.06.2011, позивач зазначив про те, що після набрання зако нної сили рішенням Господар ського суду міста Києва від 19. 10.2010 року, яким було визнано нед ійсним свідоцтво Украни № 94703 н а знак „КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ” та заборонено позивачеві ма ркувати даним позначенням св ою продукцію, позивачем було виконано всі приписи даног о судового рішення, та, відпов ідно припинено нанесення поз начення „ КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУ М” на упакувння продукції вл асного виробництва.

Разом з тим, з наданих відпо відачем 2 доказів вбачається , що позивачу не було забороне но здійснювати виробництво б іологічних та дієтичних доба вок, зокрема, капіляропротек торів. Позивач, в свою чергу, п осилається на те, що продовжу є здійснювати виробництво ка піляропротекторів - дієтич них добавок, дія яких спрямов ана на профілактику хвороб і зміцнення капілярів, як перв инних елементів кровоносної системи людини, а відповідно , зацікавлений у використанн і для своєї продукції термін у „капіляр”, проте обмежений в цьому праві, через належніс ть виключних прав на дане опи сове та загальновживане позн ачення відповідачу 2.

Таким чином, позивач не обґр унтовувє позовні вимоги в да ній справі існуванням власно го свідоцтва № 94703 на знак для т оварів і послуг «КАПІЛЯРУМ К АПИЛЯРУМ». Отже, наявність аб о відсутність у позивача пра ва власності на вказаний зна к не впливає на охороноспром ожність опорюваного позначе ння, оскільки позовні вимоги не ґрунтувались на наявност і у нього виключних майнових прав на знак для товарів і пос луг «КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ»за свідоцтвом України № 94703, предм ету рогляду у цій справі не ст осуються.

Суд погоджується з наведен ими доводами щодо того, що під ставою позову в даній справі є не визнане недійсним Свідо цтво позивача на знак для тов арів і послуг „КАПІЛЯРУМ КАП ИЛЯРУМ”, а невідповідність п означення КАПІЛЯР (комбінова ний) за свідоцтвом України № 57 155 умовам надання правової охо рони, з огляду на те, що доміну ючий елемент зазначеного поз начення є загальновживаним т а описовим, а також обмеження права позивача, як виробника препаратів - капіляропроте ктрів використовувати для м аркувння своєї продукції тер мін „капіляр” через належніс ть виключних прав на позначе ння КАПІЛЯР (комбінований) за свідоцтвом України № 57155 відпо відачу 2.

Відповідно до ст. 1 ГПК Украї ни підприємства, установи, ор ганізації, інші юридичні осо би мають право звертатися до господарського суду за захи стом своїх порушених або осп орюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також дл я вжиття передбачених цим Ко дексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушен ням.

Щодо клопотання відповіда ча 2 про застосування наслідк ів спливу строку позовної да вності та відмову в задоволе нні позовних вимог з огляду н а їх необґрунтованість, суд з азначає, що такі вимоги є взає мовиключними з огляду на те, щ о строк позовної давності мо же бути застосовано лише у ви падку обґрунтованості позов них вимог. Крім того, суд зазна чає, що клопотання відповіда ча 2 в частині застосування на слідків спливу строку позовн ої давності не підлягає задо воленню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 261 ЦК Україн и, перебіг позовної давності починається від дня, коли осо ба довідалась або могла дові датись про порушення свого п рава або про особу, яка його по рушила.

Після реєстрації торговел ьної марки виникають лише пр ава у власника торговельної марки. Право ж вимагати визна ння такої реєстрації недійсн ою виникає у третіх осіб післ я того, коли вони дізналися як про факт реєстрації, так і про те, що така реєстрація порушу є їх права і охоронювані зако ном інтереси.

Водночас, при подачі заяви п ро застосування строку позов ної давності, відповідач 2 не н адав відповідних доказів, як і б підтверджували, що перебі г строку позовної давності р озпочався 15.12.2005, тобто з дати пу блікації відомостей про реєс трацію спірного свідоцтва.

Позивач, в наданих суду по ясненнях, зазначає про те, що й ому стало відомо про існуван ня зареєстрованого знака “КА ПІЛЯР (комбінований)” та про т е, що даний знак може бути пере шкодою для реєстрації власно го знака для товарів і послуг “ КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ” лише 28.03.2008 - після отримання повідом лення про можливу відмову в р еєстрації знака на підставі наявності зареєстрованого н а ім' я Відповідача 2 знака дл я товарів і послуг “КАПІЛЯР (к омбінований)” під час процед ури його реєстрації, а саме, - п ід час кваліфікаційної експе ртизи цього позначення.

Отже, клопотання відповіда ча 2 про застосування строків позовної давності не підляг ає задоволенню з вищезазначе них підстав.

Таким чином, приймаючи до уваги вищенаведене, суд вваж ає, що знак для товарів і послу г “КАПІЛЯР (комбінований)” за свідоцтвом України № 57155 не ві дповідає умовам надання прав ової охорони, що також підтве рджується Висновком судової експертизи об' єктів інтеле ктуальної влсності за № 4939/10-12 ві д 17.09.2010.

Відповідно до положень п. 1 ст.19 Закону свідоцтво може бу ти визнано у судовому порядк у недійсним повністю або час тково у разі невідповідності зареєстрованого знака умова м надання правової охорони т а видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

З урахуванням наведеного суд приходить до висновку пр о обгрунтованість позовних в имог позивача.

Згідно ст. 44 ГПК України, судо ві витрати складаються з дер жавного мита, сум, що підлягаю ть сплаті за проведення судо вої експертизи, призначеної господарським судом, витрат, пов' язаних з оглядом та дос лідженням доказів у місці їх знаходження, оплати послуг п ерекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне за безпечення судового процесу та інших витрат, пов' язаних з розглядом справи.

Ухвалою суду від 26.05.2010 р. на по зивача було покладено обов' язок провести оплату витрат за проведення експертизи об' єктів інтелектуальної власн ості. Позивачем було надано н алежні докази оплати за пров едення судових експертиз у р озмірі 9069,84 грн. За таких обстав ин витрати за проведення суд ової експертизи в розмірі 9069,84 покладаються на відповідача 2. Відповідно до ст.ст. 44, 49 ГПК Ук раїни, сплачені позивачем де ржавне мито та витрати на ІТЗ також підлягають відшкодува нню позивачу за рахунок відп овідача 2.

На підставі вищенаведено го та керуючись ст. ст. 32, 33, 44, 47, 49, 82-89 , 93 ГПК України, ст. 19 Закону Укра їни „Про охорону прав на знак и для товарів і послуг”, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву з адовольнити.

2. Визнати частково нед ійсним Свідоцтво України № 5715 5 від 15.12.2005 р. на знак для товарів і послуг КАПІЛЯР (комбінован ий) відносно наступних товар ів 5 класу: дієтичні речовини н а лікарські (медичні) потреби , вітамінні препарати, дієтич ні харчові продукти на лікар ські потреби, мінеральні хар чові домішки, харчові продук ти дієтичні лікарські (медич ні).

3. Зобов`язати Державни й департамент інтелектуальн ої власності внести відповід ні зміни до Державного реєст ру знаків для товарів та посл уг і здійснити відповідну пу блікацію в офіційному бюлете ні “Промислова власність”.

4. Стягнути з Товариств а з обмеженою відповідальніс тю „Еліт-фарм” (Юридична адре са: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. К орнійчука, 4 кв. 94. Фактична адре са: 49032, м. Дніпропетровськ, вул. А еродром, 250 Код ЄДРПОУ 32547646) на кор исть товариства з обмеженою відповідальністю „ВТФ „Фарм аком” (61050, м. Харків, вул. Юр' євс ька, 17, Код ЄДРПОУ 30590731) 85 (вісімде сят п' ять) грн державного ми та, 236 (двісті тридцять шість) гр н витрат на інформаційно-тех нічне забезпечення судового процесу, 9069,84 (дев' ять тисяч ші стдесят дев' ять грн. 84 коп) ви трат на проведення судової е кспертизи.

5. Накази видати після н абрання рішенням законної си ли.

6. Рішення господарськ ого суду набирає законної си ли після закінчення строку п одання апеляційної скарги, я кщо апеляційну скаргу не бул о подано. У разі подання апеля ційної скарги рішення, якщо й ого не скасовано, набирає зак онної сили після розгляду сп рави апеляційним господарсь ким судом.

Суддя Л.В. Прокопенко