Постанова

від 12.03.2012 по справі 12/415

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙН ИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01601, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2012 № 12/415

Київський апеляційний гос подарський суд у складі коле гії суддів:

головуючого: Зубець Л.П.

суддів: Новікова М.М.

Мартюк А.І.

при секретарі: Риба руку М.М.

за участю представників:

позивача: ОСОБ А_1 - дов. б/н від 28.03.2011р.;

відповідача-1: ОСОБА _2 - дов. №16-8/45 від 10.01.2011р.;

відповідача-2: ОСОБА _3 - дов. №27/10 від 21.09.2010р.;

розглядаючи у відкритому с удовому засіданні

апеляційну скаргу Товарис тва з обмеженою відповідальн істю „Еліт-фарм”

на рішення Госп одарського суду міста Києва

від 14.10.2011р.

у справі №12/415 (суд дя Прокопенко Л.В.)

за позовом Товарис тва з обмеженою відповідальн істю „Виробничо-торгівельна фірма „Фармаком”

до 1) Дер жавної служби інтелектуальн ої власності України

2) Товарист ва з обмеженою відповідальні стю „Еліт-фарм”

про визн ання частково недійсним Свід оцтва України №57155

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою від повідальністю „Виробничо-то ргівельна фірма „Фармаком” ( далі - позивач) звернулося д о Господарського суду міста Києва з позовом до Державног о департаменту інтелектуаль ної власності Міністерства о світи і науки України, правон аступником якого є Державна служба інтелектуальної влас ності України (далі - відпов ідач-1) та Товариства з обмежен ою відповідальністю „Еліт-фа рм” (далі - відповідач-2) про в изнання частково недійсним с відоцтва України №57155 від 15.12.2005р. на знак для товарів і послуг „ КАПІЛЯР (комбінований)” відн осно наступних товарів 5 клас у МКТП: дієтичні речовини на л ікарські (медичні) потреби, ві тамінні препарати, дієтичні харчові продукти на лікарськ і потреби, мінеральні харчов і домішки, харчові продукти д ієтичні лікарські (медичні), а також про зобов'язання відпо відача-1 внести відповідні зм іни до Державного реєстру зн аків для товарів та послуг і з дійснити відповідну публіка цію в офіційному бюлетені „П ромислова власність”, обґрун товуючи свої вимоги наступни м:

- відповідач-1 зареєстрував знак для товарів і послуг „КА ПІЛЯР (комбінований)” для час тини товарів 05 класу МКТП і ви дав відповідне свідоцтво Укр аїни на знак для товарів і пос луг №57155 від 15.12.2005р. на ім' я відпо відача-2, не звернувши увагу на те, що в заявленому позначенн і домінуюче положення займає елемент „капіляр”, який є опи совим та відтворює загальнов живаний термін, що в свою черг у є підставою для відмови в на данні правової охорони відпо відно до ч.2 ст. 6 Закону України „Про охорону прав на знаки дл я товарів і послуг”;

- описовість елемента „капі ляр” позивач обґрунтовує пос иланням на спеціалізовані ме дичні видання (словники та ен циклопедії);

- реєстрація знаку для товар ів і послуг порушує права поз ивача, як виробника препарат у, основним призначенням яко го є покращення роботи капіл ярів, він повинен використат и при оформленні упакування до препарату термін “капіляр ” для інформування споживачі в про його призначення, а тако ж з метою сприяння задоволен ню попиту споживачів на преп арат;

- необхідність використанн я позивачем позначення “капі ляр” зумовлюється характери стиками складових препарату , а саме: кверцетину та рутину, кожний з яких відомий своєю л ікувальною дією, спрямованою насамперед на капіляри.

Відповідачі проти позову з аперечували, просили суд в за доволенні позовних вимог від мовити у зв' язку з їх необґр унтованістю та недоведеніст ю. Зокрема, відповідачі нагол ошували на наступному:

- позивачем не доведено факт у порушення, оспорення або не визнання його прав чи законн их інтересів;

- позивачем пропущено строк позовної давності для зверн ення з позовом до суду;

- рішенням Господарського с уду міста Києва від 19.10.2010р. у спр аві №20/184 визнано недійсним пов ністю свідоцтво України №94703 в ід 25.07.2008р. на знак для товарів і п ослуг „КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ” , на який в обґрунтування свої х вимог посилається позивач;

- під час видачі оспорюваног о свідоцтва вимоги законодав ства України не були порушен і.

Рішенням Господарського с уду міста Києва від 14.10.2011р. у спр аві №12/415 позов було задоволено ; визнано частково недійсним свідоцтво України №57155 від 15.12.2005 р. на знак для товарів послуг „ КАПІЛЯР (комбінований)” відн осно наступних товарів 5 клас у: дієтичні речовини на лікар ські (медичні) потреби, вітамі нні препарати, дієтичні харч ові продукти на лікарські по треби, мінеральні харчові пр одукти дієтичні лікарські (м едичні); зобов' язано відпов ідача-1 внести відповідні змі ни до Державного реєстру зна ків для товарів та послуг і зд ійснити відповідну публікац ію в офіційному бюлетені „Пр омислова власність”; присудж ено до стягнення з відповіда ча-2 на користь позивача 85,00 грн . державного мита, 236,00 грн. витра т на інформаційно-технічне з абезпечення судового процес у, 9 069,84 грн. витрат на проведенн я судової експертизи.

Не погоджуючись із прийнят им рішенням суду, відповідач -2 звернувся до Київського апе ляційного господарського су ду з апеляційною скаргою, в як ій просить скасувати рішення Господарського суду міста К иєва від 14.10.2011р. у справі №12/415 та п рийняти нове рішення, яким в п озові відмовити повністю.

Вимоги та доводи апеляційн ої скарги обґрунтовані тим, щ о судом першої інстанції бул о неповно з' ясовано обстави ни, які мають значення для спр ави, а також невірно застосов ано норми матеріального і пр оцесуального права. Зокрема, відповідач-2 звертав увагу су ду апеляційної інстанції на наступні обставини:

- висновок судової експерти зи №4939/10-12 від 17.09.2010р. не може вважат ись належним доказом у справ і, оскільки судовим експерто м при дослідженні і проведен ні судової експертизи не бул о взято до уваги певний перел ік питань, які були запропоно вані відповідачами і які бул и зазначені судом, як обов'язк ові для подальшого роз'яснен ня спірних питань по справі. О крім того, у дослідницькій ча стині висновку було змінено об'єкти дослідження, внаслід ок чого досліджено лише част ину знаку для товарів і послу г за оспорюваним свідоцтвом (словесне позначення „КАПІЛЯ Р”), з посиланням на те, що воно є домінуючим;

- знак за оспорюваним свідоц твом України №57155 від 15.12.2005р. скла дається не лише із словесног о елементу „Капіляр”, але й мі стить зображувальний елемен т, тобто логотип, належний від повідачу-2, який підвищує ріве нь індивідуалізації знаку, а тому знак відповідає умовам надання правової охорони;

- позначення „Капіляр” не мо жна вважати таким, що безпосе редньо характеризує фармаце втичний препарат або дієтичн у речовину, оскільки для пере січного споживача очевидно, що „Капіляр” не є лікарською речовиною, складовою препар ату, формою його введення, тощ о;

- знак за свідоцтвом України №57155 від 15.12.2005р. не складається ли ше з позначень, що є описовими для товарів 5 класу МКТП;

- позивачем було пропущено с трок позовної давності, в меж ах якого він мав підстави зве рнутися до суду з вимогою про захист свого цивільного пра ва або інтересу шляхом визна ння недійсним свідоцтва Укра їни №57155 від 15.12.2005р.;

- рішенням Господарського с уду міста Києва від 19.10.2010р. у спр аві №20/184 визнано недійсним пов ністю свідоцтво України №94703 в ід 25.07.2008р. на знак для товарів і п ослуг „КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ” , тому твердження позивача пр о те, що знак для товарів і пос луг за свідоцтвом України №5715 5 від 15.12.2005р. обмежує його можлив ості використовувати знак дл я товарів і послуг „КАПІЛЯРУ М КАПИЛЯРУМ” є безпідставним и.

Ухвалою Київського апеляц ійного господарського суду в ід 09.11.2011р. апеляційну скаргу від повідача-2 було прийнято до пр овадження та призначено до р озгляду в судовому засіданні на 28.11.2011р.

Розпорядженням Секретаря судової палати Київського ап еляційного господарського с уду від 25.11.2011р. було змінено скл ад колегії суддів та передан о справу для здійснення апел яційного провадження колегі ї у складі головуючого судді Зубець Л.П., суддів Новіко ва М.М., Мартюк А.І.

25.11.2011р. через Відділ документ ального забезпечення Київсь кого апеляційного господарс ького суду від позивача наді йшли відзив на апеляційну ск аргу та клопотання про відкл адення розгляду справи на ін шу дату у зв' язку з неможлив істю забезпечити явку повнов ажного представника у судове засідання, призначене на 28.11.2011р .

В судовому засіданні 28.11.2011р. п редставник відповідача-1 зая вив клопотання про заміну Де ржавного департаменту інтел ектуальної власності Мініст ерства освіти і науки Україн и (відповідача-1 по справі) йог о правонаступником - Держав ною службою інтелектуальної власності України.

Ухвалою Київського апеляц ійного господарського суду в ід 28.11.2011р., на підставі ст. ст. 25, 77 Г осподарського процесуально го кодексу України, клопотан ня позивача та відповідача-1 б ули задоволені, здійснено за міну Державного департамент у інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (відповідача-1 по спра ві) його правонаступником - Державною службою інтелекту альної власності України та відкладено розгляд справи на 12.12.2011р.

В судовому засіданні 12.12.2011р. п редставник відповідача-2 под ав клопотання про призначенн я у справі повторної судової експертизи об' єктів інтеле ктуальної власності, обґрунт овуючи його тим, що при провед енні первісної експертизи ек спертне дослідження було про ведено не в повному обсязі, ос кільки судовим експертом фак тично було змінено об' єкт д ослідження із зображення зна ка за Свідоцтвом України №57155 н а словесне позначення. Викла дене, на думку відповідача-2, д ає підстави вважати наявний в матеріалах справи висновок судової експертизи об' єкті в інтелектуальної власності №4939/10-12 від 17.09.2010р. таким, що виклик ає сумнів у його правильност і та об' єктивності.

З метою надання представни кам сторін можливості подати письмові пояснення по суті з аявленого представником від повідача-2 клопотання, в судов ому засіданні 12.12.2011р., на підста ві ст. 77 Господарського процес уального кодексу України, бу ло оголошено перерву до 14.12.2011р.

В судовому засіданні 14.12.2011р. п редставник відповідача-2 під тримав клопотання про призна чення у справі повторної суд ової експертизи.

Представник позивача у суд овому засіданні 14.12.2011р. подав пи сьмові пояснення, в яких запе речував проти клопотання від повідача-2 про призначення у с праві судової експертизи та просив відмовити в задоволен ні цього клопотання.

Представник відповідача-1 у судовому засіданні 14.12.2011р. пода в відзив на апеляційну скарг у, а також підтримав клопотан ня про призначення у справі с удової експертизи.

Ухвалою Київського апеляц ійного господарського суду в ід 14.12.2011р., на підставі ст . 79 Господарського процесуаль ного кодексу України, провад ження у справі №12/415 було зупине но у зв' язку з призначенням повторної судової експертиз и об' єктів інтелектуальної власності, проведення якої д оручено судовому експерту Жи лі Б.В.

31.01.2012р. до Відділу документал ьного забезпечення Київсько го апеляційного господарськ ого суду від судового експер та Жили Б.В. надійшли матеріал и справи №12/415 та висновок судов ої експертизи об' єктів інте лектуальної власності №33 від 31.01.2012р.

Ухвалою Київського апеляц ійного господарського суду в ід 03.02.2012р., на підставі ст . 79 Господарського процесуаль ного кодексу України, провад ження у справі №12/415 було поновл ено і призначено справу до ро згляду в судовому засіданні на 29.02.2012р.

24.02.2012р. через Відділ документ ального забезпечення Київсь кого апеляційного господарс ького суду від позивача наді йшли письмові пояснення щодо висновку повторної судової експертизи у справі.

Розпорядженням в.о. Голови К иївського апеляційного госп одарського суду від 28.02.2012р. було змінено склад колегії судді в та передано справу для здій снення апеляційного провадж ення колегії у складі голову ючого судді Зубець Л.П., суддів Остапенко О.М., Разіної Т.І.

В судовому засіданні 29.02.2012р. п редставник відповідача-2 над ав письмові пояснення щодо в исновку судової експертизи у справі, а також підтримав апе ляційну скаргу з урахуванням додаткових пояснень до неї, п росив суд скаргу задовольнит и, скасувати рішення Господа рського суду міста Києва від 14.10.2011р. у справі №12/415 та прийняти нове рішення, яким в позові ві дмовити повністю.

В судовому засіданні 29.02.2012р. п редставник відповідача-1 над ав пояснення по справі, в яких підтримав апеляційну скаргу , просив суд скаргу задовольн ити, скасувати рішення Госпо дарського суду міста Києва в ід 14.10.2011р. у справі №12/415 та прийнят и нове рішення про відмову в п озові.

Представник позивача в суд овому засіданні 29.02.2012р. запереч ував проти доводів відповіда ча-2, викладених в апеляційній скарзі, з підстав, наведених у відзиві на апеляційну скарг у, просив суд залишити скаргу без задоволення, а оскаржува не рішення місцевого господа рського суду без змін, як таке , що було прийнято з повним, вс ебічним та об' єктивним з' я суванням обставин, які мають значення для справи, а також з дотриманням норм матеріальн ого і процесуального права.

В судовому засіданні 29.02.2012р., н а підставі ст. 77 Господарськог о процесуального кодексу Укр аїни, було оголошено перерву до 12.03.2012р.

Розпорядженням Секретаря судової палати Київського ап еляційного господарського с уду від 12.03.2012р. було змінено скл ад колегії суддів та передан о справу для здійснення апел яційного провадження колегі ї у складі головуючого судді Зубець Л.П., суддів Но вікова М.М., Мартюк А.І.

В судовому засіданні 12.03.2012р. п редставники сторін підтрима ли пояснення, надані у попере дніх судових засіданнях.

Розглянувши доводи апеляц ійної скарги, перевіривши ма теріали справи, заслухавши п ояснення представників стор ін, проаналізувавши правильн ість застосування судом перш ої інстанції норм законодавс тва, колегія встановила наст упне.

Як уже зазначалось вище, пре дметом розгляду у даній спра ві є вимоги позивача про визн ання частково недійсним свід оцтва України №57155 від 15.12.2005р. на з нак для товарів і послуг „КАП ІЛЯР (комбінований)” відносн о наступних товарів 5 класу МК ТП: дієтичні речовини на ліка рські (медичні) потреби, вітам інні препарати, дієтичні хар чові продукти на лікарські п отреби, мінеральні харчові д омішки, харчові продукти діє тичні лікарські (медичні), обґ рунтовані тим, що зареєстров аний знак не відповідає умов ам наданням правової охорони , а свідоцтво видано внаслідо к подання заявки з порушення м прав інших осіб.

Відповідачі заперечували проти позову, наголошуючи на відсутності порушень діючог о законодавства при проведен ні реєстрації оспорюваного п озивачем свідоцтва.

Місцевий господарський су д задовольнив позовні вимоги в повному обсязі, визнавши їх обґрунтованими, нормативно та документально підтвердже ними. Зокрема, суд зазначив, що в матеріалах справи містять ся належні і допустимі доказ и на підтвердження того, що зн ак для товарів і послуг „КАПІ ЛЯР (комбінований)” за свідоц твом України №57155 від 15.12.2005р. не ві дповідає умовам надання прав ової охорони, передбаченим з аконодавством, чинним на дат у подання заявки на реєстрац ію вказаного знаку, а саме: вис новок судової експертизи об' єктів інтелектуальної власн ості №4936/10-12 від 17.09.2010р. Заяви відпо відачів про застосування нас лідків спливу строку позовно ї давності та відмову в задов оленні позовних вимог у зв' язку з необґрунтованістю ост анніх були залишені судом бе з задоволення, оскільки вимо ги цих заяв є взаємовиключни ми. Строк позовної давності м оже бути застосовано лише у в ипадку обґрунтованості позо вних вимог.

Київський апеляційний гос подарський суд не погоджуєть ся з висновками місцевого го сподарського суду, вважає їх необґрунтованими та такими, що не відповідають фактични м обставинам справи, з наступ них підстав.

Відносини, що виникають у зв 'язку з набуттям і здійснення м права власності на знаки дл я товарів і послуг (далі - знак ) в Україні врегульовані Зако ном України „Про охорону пра в на знаки для товарів і послу г”.

Згідно з п.3 Постанови Верхо вної Ради України №3771-XII від 23.12.1993р . „Про введення в дію Закону Ук раїни „Про охорону прав на зн аки для товарів і послуг” сві доцтво України може бути виз нано недійсним у разі невідп овідності знака умовам його реєстрації, визначеним закон одавством, що діяло на дату по дання заявки.

В процесі судового розгляд у було встановлено, що датою п одання заявки на реєстрацію спірного знаку є 25.03.2004р., тому дл я визначення відповідності з аявленого на реєстрацію знак у умовам його реєстрації нео бхідно застосовувати норми З акону України “Про охорону п рав на знаки для товарів і пос луг” в редакції від 22.05.2003р.

В ст. 5 Закону України „Про ох орону прав на знаки для товар ів і послуг” (тут і далі в реда кції від 22.05.2003р.) визначено, що пр авова охорона надається знак у, який не суперечить суспіль ним інтересам, принципам гум анності і моралі та на який не поширюються підстави для ві дмови в наданні правової охо рони, встановлені цим Законо м.

Згідно з п.2 ст. 6 Закону Украї ни „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” не можу ть одержати правову охорону також позначення, які:

звичайно не мають розрізня льної здатності та не набули такої внаслідок їх використ ання;

складаються лише з позначе нь, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

складаються лише з позначе нь чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначени х у заявці товарів і послуг аб о у зв'язку з ними, зокрема вка зують на вид, якість, склад, кі лькість, властивості, призна чення, цінність товарів і пос луг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо то вару, послуги або особи, яка ви робляє товар або надає послу гу;

складаються лише з позначе нь, що є загальновживаними си мволами і термінами;

відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отри мання технічного результату , або яка надає товарові істот ної цінності.

Позначення, вказані в абзац ах другому, третьому, четверт ому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені д о знака як елементи, що не охор оняються, якщо вони не займаю ть домінуючого положення в з ображенні знака.

Відповідно до Закону Украї ни „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” були розроблені Правила складанн я, подання та розгляду заяв ки на видачу свідоцтва Укра їни на знак для товарів і посл уг (далі - Правила), затверджен і наказом Державного патентн ого відомства України №116 від 28.07.1995р., які визначають вимоги д о заявки, встановлюють прави ла подання та процедуру розг ляду заявки на видачу свідоц тва України на знак для товар ів і послуг.

Так, в пп.4.3.1.3 Правил (в редакці ї наказу №72 від 20.08.1997р.) вказано, щ о при перевірці позначення, з аявленого на реєстрацію як з нак, щодо наявності підстав д ля відмови в наданні правово ї охорони, відповідно до пунк ту 2 статті 6 Закону, встановлю ється, чи не являються познач ення такими, що: а) не мають роз різняльної здатності; б) є заг альновживаними як позначенн я товарів певного виду; в) явля ють собою загальновживані си мволи і терміни; г) вказують на вид, якість, кількість, власти вості, склад, призначення, цін ність товарів і/або послуг, а т акож на місце і час їх виготов лення чи збуту; ґ) є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги аб о особи, яка виробляє товар аб о надає послугу.

Позначення, що зазначені у п ункті 4.3.1.3 „а”, „б”, „в”, „г” Прав ил, можуть бути включені до зн ака, як елементи, що не охороня ються. При цьому приймається до уваги смислове та/або прос торове значення такого елеме нта (пп.4.3.1.8 Правил).

Згідно з пп. „а”, „в” п.1 ст. 19 За кону України “Про охорону пр ав на знаки для товарів і посл уг” свідоцтво може бути визн ано у судовому порядку недій сним повністю або частково у разі невідповідності зареєс трованого знака умовам надан ня правової охорони та видач і свідоцтва внаслідок поданн я заявки з порушенням прав ін ших осіб.

Позивач просив визнати час тково недійсним свідоцтво Ук раїни №57155 від 15.12.2005р. саме з посил анням на вищевказані підпунк ти пункту 1 ст. 19 Закону України “Про охорону прав на знаки дл я товарів і послуг”.

Як вбачається з матеріалів справи, під час вирішення спо ру у місцевого господарськог о суду виникла необхідність в з' ясуванні ряду питань, ро зв' язання яких потребувало спеціальних знань, зокрема:

- чи є елемент знака для това рів і послуг “КАПІЛЯР (комбін ований)” описовим при викори станні щодо зазначених у зая вці товарів і послуг або у зв' язку з ними, а саме таким, що вк азує на вид, якість, склад, кіл ькість, властивості, признач ення, цінність товарів і посл уг, місце і час виготовлення ч и збуту товарів або надання п ослуг;

- чи є елемент знака для това рів і послуг “КАПІЛЯР (комбін ований)” загальновживаним си мволом чи терміном;

- встановлення тотожності п означень, спорідненості това рів і послуг, а також оманливо сті позначень.

Відповідно до ч.1 ст. 41 Господ арського процесуального код ексу України для роз'яснення питань, що виникають при вирі шенні господарського спору і потребують спеціальних знан ь, господарський суд признач ає судову експертизу.

Ухвалою Господарського су ду міста Києва від 26.02.2010р. у спра ві №12/415 було призначено судову експертизу об' єктів інтеле ктуальної власності, проведе ння якої доручено атестовани м судовим експертам Київсько го науково-дослідного інстит уту судових експертиз Мініст ерства юстиції України (том с прави - 1, аркуші справи - 199-201) .

За результатами проведенн я експертного дослідження бу ло складено висновок №4939/10-12 від 17.09.2010р. (том справи - 2, аркуші сп рави - 3-11), в якому встановлено , що:

- словесний елемент (позначе ння) “КАПІЛЯР” є домінуючим е лементом знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом Україн и №57155;

- стосовно таких товарів 5 кл асу МКТП, як дієтичні речовин и на лікарські (медичні) потре би, вітамінні препарати, дієт ичні харчові продукти на лік арські потреби, мінеральні х арчові домішки, харчові прод укти дієтичні лікарські (мед ичні), призначені для покраще ння роботи капілярів (найдрі бніших кровоносних судин), по значення “КАПІЛЯР” є описови м;

- знак за Свідоцтвом Україн и №57155 не складається лише з поз начень чи даних, що є описовим и при використанні щодо зазн ачених у заявці товарів і пос луг або у зв' язку з ними, а са ме: описовими є домінуючий ел емент знаку - “КАПІЛЯР” та п означення “ВИРОБНИК ТОВ “ЕЛІ Т-ФАРМ” ДНІПРОПЕТРОВСЬК”; ст илізоване зображення корони та абревіатура з асоціативн ими (сугестивними) елементам и знаку, які не займають у ньом у домінуючого положення;

- словесне позначення “КАПІ ЛЯР” відтворює загальновжив аний термін, характерний для медицини і фармацевтики;

- знак за Свідоцтвом України №57155 не складається лише з позн ачень, що є загальновживаним и символами і термінами.

Вищезгаданий висновок суд ової експертизи був визнаний місцевим господарським судо м належним доказом у справі, я кий підтверджував, що знак дл я товарів і послуг “КАПІЛЯР (к омбінований)” за свідоцтвом України №57155 від 15.12.2005р. не відпов ідає умовам надання правової охорони.

З наявних у справі матеріал ів вбачається, що після прове дення судової експертизи від повідач-2 звертався до суду з к лопотанням про проведення по вторної експертизи (том спра ви - 2, аркуш справи - 32-35) та пр о участь у судовому процесі с удового експерта (том справи - 2, аркуші справи - 36-37). Експе рт, який проводив експертне д ослідження, неодноразово вик ликався у судові засідання м ісцевим господарським судом для надання пояснень віднос но висновку судової експерти зи об' єктів інтелектуально ї власності №4939/10-12 від 17.09.2010р. На ви клик суду експерт жодного ра зу не з' явився, натомість на діслав роз' яснення щодо вис новку судової експертизи об' єктів інтелектуальної власн ості №4939/10-12 від 17.09.2010р. (том справи - 2, аркуші справи - 85-89).

Згідно з ч.4 ст. 42 Господарськ ого процесуального кодексу У країни при необхідності госп одарський суд може призначит и повторну судову експертизу і доручити її проведення інш ому судовому експерту.

Дослідивши наявний в матер іалах справи висновок судово ї експертизи об' єктів інтел ектуальної власності №4939/10-12 ві д 17.09.2010р. та роз' яснення по вка заному висновку, а також врах увавши пояснення і зауваженн я відповідачів про проведенн я експертного дослідження не в повному обсязі, колегія суд дів ухвалою від 14.12.2011р. призначи ла по справі повторну судову експертизу об' єктів права інтелектуальної власності, п роведення якої доручила судо вому експерту Жилі Б.В.

На вирішення експерта були поставлені питання, які на ду мку відповідачів, не були роз глянуті під час проведення п ервісної експертизи, а саме:

- чи складається знак „КАПІЛ ЯР” за Свідоцтвом №57155 від 15.12.2005р . лише з позначень, що є загаль новживаними символами і терм інами?

- чи має знак „КАПІЛЯР” за Св ідоцтвом України №57155 від 15.12.2005р. розрізняльну здатність?

- чи складається знак „КАПІЛ ЯР” за Свідоцтвом України №5715 5 від 15.12.2005р. лише з позначень чи д аних, що є описовими при викор истанні щодо зазначених у за явці товарів і послуг або у зв 'язку з ними?

Згідно з висновком №33 від 31.01.2 012р. повторної судової експерт изи об' єктів інтелектуальн ої власності (том справи - 3, а ркуші справи - 62-80) експертом н адані наступні відповіді на поставлені апеляційним госп одарським судом питання:

- знак „КАПІЛЯР” за Свідоцтв ом №57155 від 15.12.2005р. не складається лише з позначень, що є загальн овживаними символами і термі нами;

- знак „КАПІЛЯР” за Свідоцтв ом №57155 від 15.12.2005р. має розрізняль ну здатність;

- знак „КАПІЛЯР” за Свідоцтв ом №57155 від 15.12.2005р. не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці тов арів і послуг або у зв'язку з н ими.

При цьому, в ході проведення експертизи експерт дійшов в исновку про те, що слово „капі ляр” є терміном таких галузе й науки, як фізика та анатомія , що не згадуються у спеціальн ій літературі як такі, чия тер мінологія використовується при формуванні фармацевтичн ої термінології. Внаслідок ц ього відсутні підстави ствер джувати, що слово „капіляр” є загальновживаним терміном т ієї галузі, до якої належать р озглядувані товари 5 класу МК ТП (11 сторінка висновку).

Дослідження знака за свідо цтвом України №57155 на відповід ність критеріям, якими харак теризується відсутність роз різняльної здатності показа ла, що знак „КАПІЛЯР” не підпа дає під критерії, наведені в а бз.2 п.4.3.1.4 Правил складання, пода ння та розгляду заявки на вид ачу свідоцтва України на зна к для товарів і послуг, оскіль ки містить у своєму складі сл овесні та зображувальні елем енти, зокрема - малюнок та напи си.

Знак „КАПІЛЯР” не підпадає під критерії, наведені в абз.3 п.4.3.1.4. Правил складання, подан ня та розгляду заявки на вида чу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, оскільк и не містить зображень лікар ських засобів або інших това рів 5 класу МКТП, присутніх у с відоцтві України №57155, в якості яких могли б виступати триві альні зображення різних виді в лікарських форм - таблеток, д раже, гранул, капсул, упаковок (вторинних) аерозолів або спр еїв, порошків тощо.

Знак „КАПІЛЯР” є комбінова ним словесно-зображувальним позначенням, чим обумовлюєт ься його розміщення у двох ви мірах, на відміну від об'ємних знаків, що, в переважній більш ості, є тривимірними об'єктам и. В зв'язку з цим, досліджуван ому позначенню не властиві к ритерії, наведені в абз.4 п.4.3.1.4 П равил складання, подання та р озгляду заявки на видачу сві доцтва України на знак для то варів і послуг.

Матеріали справи не містят ь інформації про те, що знак „К АПІЛЯР” тривалий час викорис товувався в Україні кількома виробниками як знак для това рів, що мають спільну якість а бо інші характеристики, і втр атив розрізняльну здатність як індивідуальний знак відн осно таких товарів, що вказує на відсутність підстав вваж ати його таким, що підпадає пі д критерії, передбачені абз.5 п .4.3.1.4 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак дл я товарів і послуг (12 сторінка висновку).

Відповідь на друге питання , поставлене на вирішення пов торної судової експертизи, р ізниться з позицією експерта Прохорова-Лукіна Г.В., який у п ервісній експертизі визнав н еможливим надати на нього ві дповідь з огляду на відсутні сть у формулюванні питання д ати, на яку слід визначити роз різняльну здатність знака за свідоцтвом України №57155.

В даному дослідженні експе рт виходив з того, що оскільки п.1 ст. 16 Закону України “Про ох орону прав на знаки для товар ів і послуг” передбачає, що пр ава, які випливають із свідоц тва, діють від дати подання за явки, за відсутності у питанн і вказівки на іншу дату, охор оноспроможність знака має ви значатись станом на дату под ання заявки, з якої обраховує ться строк дії виключних пра в на нього. Отже, відсутність у питанні зазначення дати, на я ку слід визначити наявність у знака розрізняльної здатно сті, не може бути перешкодою д ля проведення відповідного д ослідження (сторінки 12-13 висно вку).

Відносно того, чи складаєть ся знак за свідоцтвом Україн и №57155 з позначень, які

вказу ють на властивості та/або при значення товарів, експертом було встановлено наступне.

При дослідженні знаків на п редмет наявності у їх складі позначень, що вказують на той чи інший їх показник, функції або призначення товарів чи п ослуг, стосовно яких заявлен і (зареєстровані) знаки, необх ідно виходити з того, що такі в казівки обов'язково мають бу ти прямими, повинні мати безп осередній характер. Якщо зв'я зок між досліджуваним знаком та характеристикою товару п рямо (безпосередньо) не виявл яється при сприйнятті знака, а для встановлення такого зв 'язку потрібні додаткові роз мірковування - знак повинен в важатись не описовим, а асоці ативним (сугестивним), тобто т аким, що підлягає охороні. В як ості прикладів описових позн ачень для товарів 5 класу МКТП , що безпосередньо вказують н а їх призначення або властив ості можна навести такі як: „п окращення проникності капіл ярів”, „зміцнює капіляри”, „з вужує капіляри”, тощо. У випад ку з розглядуваним знаком, зі словесного елементу „капіля р” безпосередньо не можливо зробити висновок про признач ення або властивості засобу, маркованого знаком. Такий ви сновок вимагає додаткових ро змірковувань щодо того, в чом у саме полягає вплив маркова ного позначенням засобу на в ідповідну частину організму .

Таким чином, елемент „капіл яр” у складі знака за свідоцт вом України №57155 є сугестивним (асоціативним), однак не опису є безпосередньо властивості та призначення наведених у с відоцтві товарів. Решта слов есних елементів досліджуван ого знака - написи „ВИРОБНИК” , „ТОВ”, „ЕЛІТ-ФАРМ”, „ДНІПРОПЕ ТРОВСЬК”, „EF” не містять безпо середніх вказівок на властив ості або призначення товарів (17 сторінка висновку).

Відповідаючи на третє пита ння, поставлене на вирішення повторної експертизи, судов ий експерт дійшов висновку, щ о знак „КАПІЛЯР” за Свідоцтв ом №57155 від 15.12.2005р. не складається лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці тов арів і послуг або у зв'язку з н ими.

Дана відповідь має суттєву розбіжність з відповіддю №3 в исновку первісної судової ек спертизи, де було вказано, що д омінуючий словесний елемент знака - „КАПІЛЯР” є описови м. Причиною розбіжності є те, щ о зі словесного елементу „ка піляр” не можливо зробити бе зпосередній висновок про при значення або властивості зас обу, маркованого знаком. Для п одібного висновку необхідні додаткові розмірковування щ одо того, в чому саме полягає в плив маркованого позначення м засобу на відповідну части ну організму. Така обставина вказує не на описовий, а на ас оціативний (сугестивний) хар актер елементу „КАПІЛЯР” зна ка за свідоцтвом України №57155 (1 9 сторінка висновку).

Позивач в письмових поясне ннях на висновок повторної с удової експертизи зазначив п ро необґрунтованість виснов ку експерта щодо асоціативно го характеру позначення „кап іляр”, оскільки останнє може бути визнане описовим стосо вно товарів 5 класу МКТП. Окрім того, на думку позивача, судов им експертом було допущено р яд процесуальних порушень пі д час проведення експертного дослідження.

З цього приводу колегія суд дів вважає за необхідне зазн ачити наступне.

Згідно зі ст. 31 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни в судовому процесі мож е брати участь судовий експе рт. Судовий експерт зобов'яза ний за ухвалою господарськог о суду з'явитись на його викли к і дати мотивований висново к щодо поставлених йому пита нь.

Зазначаючи про необґрунто ваність висновку поторної су дової експертизи, а також йог о невідповідність наявним у справі матеріалам, позивач н е навів конкретний перелік п итань, які на його думку потре бували додаткового роз' ясн ення експертом та не заявляв клопотань про виклик експер та у судове засідання для над ання відповідних роз' яснен ь.

Згідно зі ст. 43 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни господарський суд оцін ює докази за своїм внутрішні м переконанням, що грунтуєть ся на всебічному, повному і об 'єктивному розгляді в судово му процесі всіх обставин спр ави в їх сукупності, керуючис ь законом.

Повторне експертне дослід ження, проведене судовим екс пертом у даній справі, здійсн ювалось безпосередньо з урах уванням матеріалів, наявних у справі, методом описування та порівнювання. В пояснення х позивача не наведено обста вин, які б свідчили про те, що в исновок повторної судової ек спертизи є неправдивим, супе речливим, необґрунтованим аб о таким, що викликає сумнів у й ого правильності. Запереченн я позивача проти експертного висновку по суті є лише його в ласною позицією як особи, що н е має кваліфікації судового експерта.

Колегія суддів вважає, що ви сновок повторної судової екс пертизи №33 від 31.01.2012р. є належним і допустимим доказом у даній справі. Доказів, які б спросто вували висновки експерта, не надано.

Таким чином, за результатам и проведення повторної судов ої експертизи було встановле но, що знак „КАПІЛЯР” за свідо цтвом №57155 від 15.12.2005р. не складаєт ься лише з позначень, що є зага льновживаними символами і те рмінами, а також не складаєть ся лише з позначень чи даних, щ о є описовими при використан ні відносно зазначених у зая вці товарів і послуг або у зв'я зку з ними. Окрім того, вказани й знак має розрізняльну здат ність.

Наведене свідчить про те, що знак „КАПІЛЯР” за оспорюван им позивачем свідоцтвом №57155 в ід 15.12.2005р. відповідає умовам над ання правової охорони, а пода ння заявки на реєстрацію зна ка та видача свідоцтва не при звело до порушення прав інши х осіб.

Належних та допустимих док азів, які б підтверджували пр отилежне суду не надано, тому колегія суддів не вбачає під став для визнання частково н едійсним свідоцтва України № 57155 від 15.12.2005р. на знак для товарів і послуг „КАПІЛЯР (комбінова ний)” відносно наступних тов арів 5 класу МКТП: дієтичні реч овини на лікарські (медичні) п отреби, вітамінні препарати, дієтичні харчові продукти н а лікарські потреби, мінерал ьні харчові домішки, харчові продукти дієтичні лікарські (медичні), тому позов в цій час тині вимог задоволенню не пі длягає.

Що ж до решти вимог позивача , а саме про зобов' язання від повідача-1 внести зміни до Дер жавного реєстру знаків для т оварів та послуг і здійснити відповідну публікацію в офі ційному бюлетені „Промислов а власність”, то вказані вимо ги є похідними від вимоги про визнання частково недійсним свідоцтва України №57155.

Оскільки за результатами р озгляду справи колегія судді в дійшла висновку про те, що зн ак для товарів і послуг “КАПІ ЛЯР (комбінований)” за свідоц твом України №57155 відповідає у мовам надання правової охоро ни та не порушує прав позивач а, вимоги про зобов' язання в ідповідача-1 внести зміни до Д ержавного реєстру знаків для товарів та послуг і здійснит и відповідну публікацію в оф іційному бюлетені „Промисло ва власність” щодо часткової недійсності вказаного свідо цтва не підлягають задоволен ню.

Як вбачається з матеріалів справи, місцевий господарсь кий суд відхилив посилання в ідповідача-2 на рішення Госпо дарського суду міста Києва в ід 19.10.2010р. у справі №20/184, яким визн ано повністю недійсним свідо цтво України №94703 від 25.07.2008р. на зн ак для товарів і послуг “КАПІ ЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, зазначивши про те, що вищезгаданим рішен ням у справі №20/184 позивачу було заборонено використовувати позначення “КАПІЛЯРУМ КАПИЛ ЯРУМ” шляхом нанесення його на товар та упаковку, в якій мі ститься такий товар, а також з берігання такого товару із з азначеним нанесенням знака з метою пропонування для прод ажу. Однак, обґрунтовуючи сво ї вимоги у справі №12/415, позивач не посилався на існування у н ього свідоцтва №94703 на знак для товарів і послуг “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, тобто наявність або відсутність у позивача п рава власності на вказаний з нак не впливає на охороноспр оможність опорюваного позна чення, оскільки позовні вимо ги не ґрунтувались на наявно сті у нього виключних майнов их прав на знак для товарів і п ослуг “КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ” за свідоцтвом України №94703, а т ому названі обставини не сто суються предмету спору у спр аві №12/415.

Натомість колегія суддів в важає за необхідне зазначити , що безпосередньо у позовній заяві (том справи - 1, аркуші с прави - 6-7) позивач зазначає п ро те, що однією з його оригіна льних розробок є дієтична ві тамінка „КАПІЛЯРУМ” і 25.07.2008р. ві дповідачем-1 дане позначення було зареєстровано на ім' я позивача як знак „КАПІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ” за свідоцтвом №9470 3 від 25.07.2008р. На думку позивача, ос кільки він є виробником преп арату, основним призначенням якого є покращення роботи ка пілярів, то повинен використ ати при оформленні упакуванн я до препарату термін „капіл яр” для інформування спожива чів про його призначення, а та кож з метою сприяння задовол енню попиту споживачів на пр епарат. Необхідність викорис тання позначення „капіляр” т акож випливає з характерист ики складових препарату - кве рцетину та рутину, кожен з яки х відомий своєю лікувальною дією, спрямованою насамперед на капіляри. Однак позивач є о бмеженим у можливості викори стати даний термін з огляду н а те, що відповідач-1 зареєстру вав на ім' я відповідача-2 зна к для товарів і послуг “КАПІЛ ЯР” за свідоцтвом України №5715 5 від 15.12.2005р.

Тобто висновок місцевого г осподарського суду про те, що позивач, обґрунтовуючи свої вимоги, не посилався на існув ання у нього свідоцтва №94703 на з нак для товарів і послуг “КАП ІЛЯРУМ КАПИЛЯРУМ”, є безпідс тавним.

Відносно твердження відпо відача-2 про те, що позивачем б уло пропущено строк позовної давності, судом апеляційної інстанції було встановлено наступне.

Згідно з нормами ст. 261 Цивіль ного кодексу України перебіг позовної давності починаєть ся від дня, коли особа довідал ась або могла довідатись про порушення свого права або пр о особу, яка його порушила.

Звертаючись до суду із заяв ою про застосування строків позовної давності, відповіда чі зазначали про те, що згідно з даними Державного реєстру свідоцтв України на знаки дл я товарів і послуг відомості про видачу спірного свідоцт ва України №57155 були опубліков ані 15.12.2005р., тому позивач міг дов ідатись про факт видачі свід оцтва з дня публікації, а саме з 15.12.2005р., і строк позовної давно сті для звернення з позовом п ро визнання свідоцтва недійс ним сплинув 15.12.2008р. Натомість по зивач звернувся з відповідно ю позовною заявою до місцево го господарського суду лише у листопаді 2009р., тобто після сп ливу строку позовної давност і.

Відмовляючи в задоволенні заяв про застосування строк у позовної давності, Господа рський суд міста Києва зазна чав про те, що відповідачі про сили застосувати наслідки сп ливу строку позовної давност і та відмовити в задоволенні позовних вимог з огляду на їх необґрунтованість. Однак су д першої інстанції дійшов ви сновку про те, що вимоги відпо відачів є взаємовиключними, оскільки строк позовної давн ості може бути застосовано л ише у випадку обґрунтованост і позовних вимог. Окрім того, с удом були прийняті до уваги п ояснення позивача про те, що в ін довідався про існування з ареєстрованого знака “КАПІЛ ЯР (комбінований)”, а також про те, що даний знак може бути пе решкодою для реєстрації влас ного знака для товарів і посл уг “КАПИЛЯРУМ КАПІЛЯРУМ” лиш е 28.03.2008р. після отримання повідо млення про можливу відмову в реєстрації знака, у зв' язку з наявністю зареєстрованого на ім' я відповідача-2 знака д ля товарів і послуг “КАПІЛЯР (комбінований)”, під час проце дури його реєстрації, а саме п ід час кваліфікаційної експе ртизи цього позначення.

Колегія суддів не погоджує ться з таким висновком місце вого господарського суду, ос кільки згідно зі ст. ст. 32-34 Госп одарського процесуального к одексу України доказами у сп раві є будь-які фактичні дані , на підставі яких господарсь кий суд у визначеному законо м порядку встановлює наявніс ть чи відсутність обставин, н а яких ґрунтуються вимоги і з аперечення сторін, а також ін ші обставини, які мають значе ння для правильного вирішенн я господарського спору. Кожн а сторона повинна довести ті обставини, на які вона посила ється як на підставу своїх ви мог і заперечень. Обставини с прави, які відповідно до зако нодавства повинні бути підтв ерджені певними засобами док азування, не можуть підтверд жуватись іншими засобами док азування.

В порушення вищенаведених правових норм, позивачем не н адано належних доказів, які б беззаперечно свідчили про т е, що він дізнався про існуван ня оспорюваного ним свідоцтв а лише 28.03.2008р., а не раніше, тому в даному випадку підлягав зас тосуванню строк позовної дав ності за заявою відповідачів , що відповідно до ч.4 ст. 267 Цивіл ьного кодексу України є підс тавою для відмови у позові. Од нак вказані обставини залиши лись поза увагою суду першої інстанції.

Підсумовуючи вищевикладен е, колегія суддів вважає за не обхідне зазначити про те, що д оводи апеляційної скарги від повідача-2 підтвердились під час розгляду даної справи, що в свою чергу свідчить про неп овне з' ясування місцевим го сподарським судом обставин, які мають значення для справ и, а також невірне застосуван ня норм матеріального і проц есуального права.

Згідно зі ст. 104 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни, підставами для скасув ання або зміни рішення місце вого господарського суду є: н еповне з'ясування обставин, щ о мають значення для справи; н едоведеність обставин, що ма ють значення для справи, які м ісцевий господарський суд ви знав встановленими; невідпов ідність висновків, викладени х у рішенні місцевого господ арського суду, обставинам сп рави; порушення або неправил ьне застосування норм матері ального чи процесуального пр ава.

Приймаючи до уваги вищевик ладені обставини справи в їх сукупності, апеляційний гос подарський суд дійшов виснов ку про те, що апеляційна скарг а підлягає задоволенню, ріше ння Господарського суду міст а Києва від 14.10.2011р. у справі №12/415 м ає бути скасовано та прийнят о нове рішення про відмову в п озові повністю.

Відповідно до ст. 49 Господар ського процесуального кодек су України, судові витрати за звернення з позовом до суду т а проведення первісної судов ої експертизи під час розгля ду справи місцевим господарс ьким судом покладаються на п озивача.

Зважаючи на задоволення ап еляційної скарги, судові вит рати за її подання та витрати за проведення повторної суд ової експертизи підлягають в ідшкодуванню відповідачу-2 з а рахунок позивача.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 32-34, 77, 79, 86, 99, 102-105 Господа рського процесуального коде ксу України, Київський апеля ційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товарис тва з обмеженою відповідальн істю „Еліт-фарм” задовольнит и.

2. Рішення Господарського су ду міста Києва від 14.10.2011р. у спра ві №12/415 скасувати та прийняти н ове рішення, яким в позові від мовити повністю.

3. Стягнути з Товариства з об меженою відповідальністю „В иробничо-торгівельна фірма „ Фармаком” (61050, м. Харків, вул. Юр' євська, 17; пошт.адреса: 61054, м. Харк ів, вул. Бобруйська, 44, код ЄДРПО У 30590731) на користь Товариства з о бмеженою відповідальністю „ Еліт-фарм” (юр.адреса: 49000, м. Дніп ропетровськ, вул. Корнійчука , 4, кв. 94; факт.адреса: 49032, м. Дніпроп етровськ, вул. Аеродром, 250, код ЄДРПОУ 32547646) 42,50 грн. (сорок дві гри вні 50 копійок) витрат по оплат і державного мита за подання апеляційної скарги та 8 000,00 грн . (вісім тисяч гривень 00 копійо к) витрат по оплаті вартості п роведення повторної судової експертизи об' єктів права інтелектуальної власності.

4. Доручити Господарському с уду міста Києва видати наказ .

5. Матеріали справи №12/415 повер нути до Господарського суду міста Києва.

6. Постанова набирає законно ї сили з дня її прийняття та мо же бути оскаржена до суду кас аційної інстанції у встановл ені законом порядку та строк и.

Головуючий суддя Зубець Л.П.

Судді Новіков М.М.

Март юк А.І.