Постанова

від 07.12.2011 по справі 39/352

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУ Д УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2011 р. Справа № 39/352

Вищий господарський суд України у складі колегії суд дів:

Козир Т.П. - головуючого, Го льцової Л.А., Іванової Л.Б.,

за участю представників: по зивача - ОСОБА_1 дов. б/н ві д 8 липня 2010 року, ОСОБА_2 дов . б/н від 22 січня 2010 року та треть ої особи - ОСОБА_3 дов. б/н в ід 17 січня 2011 року,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в м. Києві к асаційні скарги American Norton Corporation та Bayer Schering Pharma AG на постанову Київськог о апеляційного господарсько го суду від 10 жовтня 2011 року у сп раві господарського суду міс та Києва за позовом Bayer Schering Pharma AG до Міністерства охорони здоров ' я України та American Norton Corporation, 3-я особ а - ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров' я України", про припи нення порушення права власни ка патенту на винахід,

УСТАНОВИВ:

У жовтні 2009 року Bayer Schering Pharma AG (далі - позивач) зверну лось до Міністерства охорони здоров' я України (далі - ві дповідач-1) та American Norton Corporation (далі - в ідповідач-2) з позовом про зобо в' язання відповідача-2 прип инити дії, спрямовані на вико ристання у будь-якій спосіб в инаходу, який належить Bayer Schering Pharm a AG і охороняється патентом Ук раїни № 35554, визнання незаконни м та скасування наказу Мініс терства охорони здоров' я Ук раїни від 1 жовтня 2009 року № 699 "Пр о державну реєстрацію (перер еєстрацію) лікарських засобі в та внесення змін у реєстрац ійні матеріали" в частині дер жавної реєстрації на ім' я к омпанії American Norton Corporation лікарських з асобів "Моксифлоксацин-Норто н" (розчин для інфузій, 4 мг/л по 100 мл у флаконах № 1; реєстраційн е посвідчення № UA/10008/01/01) та "Мокси флоксацин-Нортон" (розчин для інфузій, 4 мг/л по 100 мл in bulk у флако нах № 200); реєстраційне посвідч ення № UA/10009/01/01), зобов' язання М іністерства охорони здоров' я України відмовити компанії American Norton Corporation в реєстрації лікарсь кого засобу "Моксифлоксацин- Нортон" (таблетки, вкриті обол онкою 400 мг № 50 (5х10) у блістерах; in bulk № 5000 (5х1000).

Позовні вимоги обґрунтова но порушенням відповідачами виключного права на виготов лення та реалізацію продукті в з використанням речовин, як і є об' єктом винаходу, засві дчених патентом України № 35554, я кий належить позивачу.

До участі у справі у якості третьої особи залучено ДП "Де ржавний експортний центр Мін істерства охорони здоров' я України".

Рішенням господарського с уду міста Києва від 8 серпня 2011 року позовні вимоги задоволе но частково.

Зобов' язано компанію American Nor ton Corporation припинити дії, спрямован і на використання у будь-який спосіб винаходу, який належи ть компанії Bayer Schering Pharma AG і охороня ється патентом № 35554.

Визнано незаконним та скас овано наказ Міністерства охо рони здоров' я України від 1 ж овтня 2009 року № 699 "Про державну р еєстрацію (перереєстрацію) л ікарських засобів та внесенн я змін у реєстраційні матері али" в частині державної реєс трації на ім' я компанії Bayer Scheri ng Pharma AG лікарських засобів "Мокс ифлоксацин-Нортон" (розчин дл я інфузій, 4 мг/л по 100 мл у флакон ах № 1; реєстраційне посвідчен ня № UA/10008/01/01) та "Моксифлоксацин-Н ортон" (розчин для інфузій, 4 мг /л по 100 мл in bulk у флаконах № 200).

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 10 жовтня 2011 року апеляці йні скарги Bayer Schering Pharma AG, Державног о підприємства "Державний ек спертний центр Міністерства охорони здоров' я" та компан ії American Norton Corporation залишено без задов олення, а рішення господарсь кого суду міста Києва від 8 сер пня 2011 року залишено без змін.

У касаційній скарзі Bayer Schering Pharma A G просить змінити рішення гос подарського суду міста Києва від 8 серпня 2011 року та постано ву Київського апеляційного г осподарського суду від 10 жовт ня 2011 року в частині розподілу судових витрат та стягнути з відповідача-2 на користь пози вача за проведення судової е кспертизи.

Заявник вважає, що судами по рушено норми ст. ст. 41, 49 Господа рського процесуального коде ксу України.

У касаційній скарзі American Norton Corpora tion просить скасувати рішення господарського суду міста Ки єва від 8 серпня 2011 року та пост анову Київського апеляційно го господарського суду від 10 ж овтня 2011 року та прийняти нове рішення, яким відмовити Bayer Schering Pharma AG у задоволенні позовних ви мог.

Заявник вважає, що судами не повно з' ясовано істотні для справи обставини, що призвел о до порушення та неправильн ого застосування норм матері ального та процесуального пр ава.

Посилається на те, що в пору шення вимог ст. 87 Господарсько го процесуального кодексу Ук раїни, місцевим господарськи м судом не направлено заявни ку примірник ухвали про поно влення провадження у справі, що призвело до порушення вим ог ст. 7 Закону України "Про суд оустрій та статус суддів".

Також зазначає, що судами по рушено ст. 42 Господарського пр оцесуального кодексу Україн и та проігноровано клопотанн я заявника про відкладення р озгляду справи.

Крім того, відповідач-2 зазн ачає, що судами прийнято до ув аги висновок експертизи, яки й є неналежним доказом у спра ві, чим допущено порушення ст .ст. 41, 42 ГПК України.

Також, посилається на те, що судами невірно застосовано ч. 6 ст. 9 Закону України "Про лік арські засоби" та ст. 28 Закону У країни "Про охорону прав на ви находи і корисні моделі".

Представники відповідачів у судове засідання не з' яви лись.

Враховуючи, що про час та мі сце розгляду касаційних скар г відповідачі повідомлені на лежним чином, суд вважає за мо жливе розглянути справу за ї х відсутності.

Вислухавши пояснення пред ставників позивача та третьо ї особи, обговоривши доводи к асаційних скарг та вивчивши матеріали справи, суд вважає , що касаційні скарги не підля гають задоволенню з наступни х підстав.

Судами попередніх інстанц ій встановлено, Bayer Schering Pharma AG є прав онаступником Bayer Healthcare AG, тому є вл асником патенту України № 35554 н а активну речовину.

Згідно витягу з електронно го торгового реєстру міста К ельна та виписки з Державног о реєстру патентів України н а винаходи від 12 липня 2011 року в казаний патент набрав чиннос ті 16 квітня 2001 року (заявка № 93002762 в ід 16 квітня 1994 року), строк його д ії продовжено до 16 квітня 2018 ро ку.

На підставі наданих сторон ами доказів судами попередні х інстанцій встановлено, що п озивач є власником державних реєстрацій № № UA/4071/01/01, UA/4071/02/01 медич ного препарату "AVELOX", а також вла сником патенту України на ви нахід № 35554.

Також встановлено, що у бере зні 2008 року компанія American Norton Corporation з вернулась до Державного фарм акологічного центру Міністе рства охорони здоров' я Укра їни щодо реєстрації препарат у "Моксифлоксацин-Нортон" та в подальшому здійснювала дії, направлені на забезпечення реєстрації цього лікарськог о засобу.

1 жовтня 2009 року Міністерство м охорони здоров' я України видано наказ № 699 "Про держав ну реєстрацію (перереєстраці ю) лікарських засобів та внес ення змін у реєстраційні мат еріали", яким зареєстровано т а внесено до Державного реєс тру лікарських засобів Украї ни лікарські засоби згідно п ереліку (додаток 1), зокрема, лі карський засіб "Моксифлоксац ин-Нортон", заявником якого за значено компанію American Norton Corporation.

В преамбулі зазначеного на казу вказано, що він прийняти й відповідно до ст. 9 Закону Ук раїни "Про лікарські засоби", п . 5 Порядку державної реєстрац ії (перереєстрації) лікарськ их засобів, затвердженого по становою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 року № 37 6, на підставі результатів екс пертизи реєстраційних матер іалів лікарських засобів та контролю якості тих, що подан і на державну реєстрацію, про ведену Державним фармаколог ічним центром Міністерства о хорони здоров' я України.

Позивач, як на підставу свої х вимог, посилається на те, що у вказаних лікарських засоба х в якості активної діючої ре човини зазначено речовину, я ка є об' єктом винаходу, що на лежить позивачу та охороняєт ься патентом України № 35 554.

Винаходи, згідно ч. 1 ст. 155 Госп одарського кодексу України т а ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу У країни, належать до об' єкті в права інтелектуальної влас ності.

Відповідно до ч. 2 ст. 459 ЦК Укра їни об' єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речов ина тощо) або процес у будь-які й сфері технологій.

Згідно ст. 462 ЦК України набут тя права інтелектуальної вла сності на винахід засвідчуєт ься патентом. Обсяг правової охорони визначається формул ою винаходу.

Відповідно до ст. 463 ЦК Україн и суб' єктами права інтелект уальної власності на винахід , корисну модель та промислов ий зразок є: винахідник, автор промислового зразка; інші ос оби, які набули прав на винахі д за договором чи законом.

Згідно ст. 464 ЦК України майно вими правами інтелектуально ї власності на винахід є:

1) право на використанн я винаходу;

2) виключне право дозво ляти використання винаходу ( видавати ліцензії);

3) виключне право переш коджати неправомірному вико ристанню винаходу, в тому чис лі забороняти таке використа ння;

4) інші права інтелекту альної власності, встановлен і законом.

Майнові права інтелектуал ьної власності на винахід на лежать володільцю відповідн ого патенту, якщо інше не вста новлено договором чи законом .

Статтею 35 Закону України "Пр о охорону прав на винаходи і к орисні моделі" встановлено с пособи захисту прав, зокрема , здійснення захисту прав на в инахід (корисну модель) у судо вому та іншому встановленому законом порядку.

Відповідно до ст. 28 Закону Ук раїни "Про охорону прав на вин аходи і корисні моделі" проду кт визнається виготовленим і з застосуванням запатентова ного винаходу (корисної моде лі), якщо при цьому використан о кожну ознаку, включену до не залежного пункту формули вин аходу (корисної моделі), або оз наку, еквівалентну їй.

Отже, для вирішення питання чи виготовлено лікарські за соби відповідача-1 з застосув анням запатентованого позив ачем винаходу, тобто, встанов лення факту наявності або ві дсутності порушення виключн ого права позивача на винахі д, необхідні спеціальні знан ня.

Ухвалою господарського су ду міста Києва від 4 жовтня 2010 р оку призначено судову експер тизу об' єктів інтелектуаль ної власності, на вирішення я кої поставлено такі питання: чи використовуються у лікар ському засобі "Моксифлоксаци н-Нортон" (реєстраційне посві дчення № UA/10008/01/01, видане Міністер ством охорони здоров' я Укра їни) всі ознаки незалежних пу нктів формули винаходу за па тентом України на винахід № 355 54 або ознаки, еквівалентні їм; чи використовуються у лікар ському засобі "Моксифлоксаци н-Нортон" (реєстраційне посві дчення № UA/10009/01/01, видане Міністер ством охорони здоров' я Укра їни) всі ознаки незалежних пу нктів формули винаходу за па тентом України на винахід № 355 54 або ознаки, еквівалентні їм.

Згідно висновку судової ек спертизи об' єктів інтелект уальної власності № 682 від 19 лип ня 2011 року у лікарському засоб і "Моксифлоксацин-Нортон" (реє страційне посвідчення № UA/10009/01/0 1, видане Мністерством охорон и здоров' я України) викорис тані всі ознаки незалежних п унктів 1, 6 формули винаходу за патентом України на винахід № 35554.

У касаційній скарзі American Norton Corpora tion зазначає, що експертне досл ідження проведено особами, я кі не мають спеціальних знан ь у галузі хімії та є неповним , а експертний висновок є нена лежним доказом порушення пра в Bayer Schering Pharma AG на патент.

Судами встановлено, що судо ві експерти Дорошенко О.Ф. та П етренко С.А. є кваліфікованим и експертами, мають вищу техн ічну освіту, вищу освіту у сфе рі інтелектуальної власност і, наукові ступені кандидата юридичних наук, кваліфікаці ю судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальніст ю 13.3 "Дослідження, пов' язані з винаходами і корисними моде лями".

Тому зазначені доводи підс тавно відхилені судами попер едніх інстанцій.

Посилання заявника скарги на неналежність висновку ек сперта як доказу порушення п рав на патент позивача не мож уть бути прийняті до уваги су дом касаційної інстанції, вр аховуючи межі повноважень, в становлені ч. 2 ст. 1117 ГПК Україн и.

Також експертами встановл ено, що патентом України № 35554 о хороняється хімічна речовин а моксифлоксацин, яка є актив ною діючою речовиною лікарсь кого засобу "Моксифлоксацин- Нортон" та використовується в ньому у фармацевтично прид атній формі гідрохлориду. Ек сперт встановив, що кожна озн ака, яка включена до незалежн ого пункту 1 формули винаходу за патентом України № 35554 і яка характеризує моксифлоксаци н (структурна формула хімічн ої сполуки, значення радикал ів та взаємозв' язок між ним и) використана у лікарському засобі "Моксифлоксацин-Норт он". Крім того, кожна ознака, як а включена до незалежного пу нкту 6 формули винаходу за пат ентом України № 35554 і яка характ еризує фармацевтичну композ ицію з антибактеріальною акт ивністю (якісний склад), до скл аду якої в якості активного к омпоненту входить моксифлок сацин або його кислотно-адит ивна сіль моксифлоксацин гід рохлорид, використані у ліка рському засобі "Моксифлоксац ин-Нортон".

Враховуючи наведене, суди п опередніх інстанції дійшли в ірного висновку про порушенн я American Norton Corporation прав позивача на ви нахід, що охороняється патен том України № 35554, а саме: викори стання відповідачем-2 в лікар ських препаратах "Моксифлокс ацин-Нортон" всіх ознак незал ежних пунктів 1 та 6 формули ви находу за патентом України н а винахід № 35554.

При цьому, судами попередні х інстанцій вірно зазначено, що той факт, що кожна ознака, я ка включена до незалежного п ункту 5 формули винаходу за па тентом України № 35554, не викорис тана у лікарському засобі "Мо ксифлоксацин-Нортон", з огляд у на обґрунтування, зазначен і в експертному дослідженні, не спростовує ту обставину, щ о відповідачем-2 порушуються права позивача на винахід, як ий охороняється патентом Укр аїни № 35554.

Водночас, відповідно до п. п . 5, 7 ст. 28 Закону України "Про охо рону прав на винаходи і корис ні моделі" патент надає його в ласнику виключне право забор оняти іншим особам використо вувати винахід (корисну моде ль) без його дозволу, за винятк ом випадків, коли таке викори стання не визнається згідно з цим Законом порушенням пра в, що надаються патентом.

Власник патенту має право д ати будь-якій особі дозвіл (ви дати ліцензію) на використан ня винаходу (корисної моделі ) на підставі ліцензійного до говору, а щодо секретного вин аходу (корисної моделі) такий дозвіл надається тільки за п огодженням із Державним експ ертом.

Доказів надання позивачем American Norton Corporation дозволу на використа ння у лікарських засобах акт ивної діючої речовини, яка ох ороняється патентом на винах ід, що належить позивачу, суда м не надано.

В силу вимог п. 3 ст. 30 Закону Ук раїни "Про охорону прав на вин аходи і корисні моделі" з мето ю забезпечення здоров'я насе лення, оборони держави, еколо гічної безпеки та інших інте ресів суспільства Кабінет Мі ністрів України може дозволи ти використання запатентова ного винаходу (корисної моде лі) визначеній ним особі без з годи власника патенту (декла раційного патенту) у разі йог о безпідставної відмови у ви дачі ліцензії на використанн я винаходу (корисної моделі).

Водночас, як зазначено суда ми, відповідачем-2 не доведено наявність відповідного дозв олу уповноваженого органу на використання запатентовано го винаходу.

Також, з урахуванням вимог с т. 31 Закону України "Про охорон у прав на винаходи і корисні м оделі", яка визначає дії, що не визнаються порушенням прав власника патенту, відповідач ем-2, як зазначено судами, не на дано доказів повідомлення вл асника патенту про використа ння патенту та доказів випла ти останньому відповідної ко мпенсації, тобто, не доведено обставин, за наявності яких в икористання винаходу не є по рушенням прав власника патен ту.

Враховуючи наведене, суди п опередніх інстанцій дійшли о бґрунтованих висновків про в ідсутність у American Norton Corporation правови х підстав використання винах оду за патентом України № 35554 в порядку, встановленому ст.ст . 30, 31 Закону України "Про охорон у прав на винаходи на корисні моделі", так і будь-яких інших правових підстав такого вик ористання.

У касаційній скарзі American Norton Corpora tion посилається на те, що факт пр оведення державної реєстрац ії не підтверджує наявності порушення права позивача на винахід з огляду на те, що така реєстрація здійснюється з м етою встановлення контролю я кості та безпечності лікарсь кого засобу.

Втім, з такими твердженнями відповідача-2 погодитись не м ожна, оскільки лікарські зас оби, відповідно до вимог ч. 1 ст . 9 Закону України "Про лікарсь кі засоби", допускаються до за стосування в Україні після ї х державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим З аконом.

Тобто, метою проведення дер жавної реєстрації лікарськи х засобів є саме можливість в икористання такого засобу.

Також, законом встановлено , що у разі, коли внаслідок дер жавної реєстрації будуть пор ушені захищені патентом чинн і майнові права інтелектуаль ної власності, в тому числі, пр и виробництві, використанні, продажу лікарських засобів, у такій реєстрації може бути відмовлено.

Відповідно до ст. 34 Закону Ук раїни "Про охорону прав на вин аходи і корисні моделі" будь-я ке посягання на права власни ка патенту, передбачені стат тею 28 цього Закону, вважається порушенням прав власника па тенту, що тягне за собою відпо відальність згідно з чинним законодавством України. На в имогу власника патенту таке порушення повинно бути припи нено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патен ту заподіяні збитки.

Відповідно до ст. 16 ЦК Україн и одним із способів захисту п рав є саме визнання незако нними рішення, дій чи бездіял ьності органу державної влад и.

В силу ч. 1 ст. 21 ЦК України суд визнає незаконним та скасову є правовий акт індивідуально ї дії, виданий органом держав ної влади, органом влади Авто номної Республіки Крим або о рганом місцевого самоврядув ання, якщо він суперечить акт ам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

За таких обставин судами по передніх інстанцій підставн о задоволено позовні вимоги Bayer Schering Pharma AG про визнання незаконн им та скасування наказу Міні стерства охорони здоров' я У країни від 1 жовтня 2009 року № 699 “ Про державну реєстрацію (пер ереєстрацію) лікарських засо бів та внесення змін у реєстр аційні матеріали” в частині державної реєстрації на ім' я American Norton Corporation лікарських засобів “Моксифлоксацин-Нортон” (ро зчин для інфузій, 4 мг/мл по 100 мл у флаконах № 1, реєстраційне п освідчення № UA/10008/01/01) та “Моксифл оксацин-Нортон” (розчин для і нфузій, 4 мг/мл по 100 мл in bulk у флако нах № 200, реєстраційне посвідч ення № UA/10009/01/01).

Як встановлено судами, пози вачем не доведено вчинення в ідповідачем-2 будь-яких дій, на правлених на реєстрацію ліка рського засобу “Моксифлокса цин-Нортон” (таблетки, вкриті оболонкою 400 мг № 50 (5х10) у блістер ах in bulk № 5000 (5х1000), а тому суди дійшли обґрунтованого висновку про відсутність підстав задовол ення позовних вимог в частин і зобов' язання Міністерств а охорони здоров' я України відмовити American Norton Corporation в реєстрац ії лікарського засобу “Мокси флоксацин-Нортон”(таблетки, вкриті оболонкою 400 мг № 50 (5х10) у б лістерах in bulk № 5000 (5х1000).

Твердження American Norton Corporation щодо то го, що ухвала господарського суду міста Києва від 21 липня 201 1 року про поновлення провадж ення у справі не була надісла на останньому, не підтверджу ється матеріалами справи.

Також безпідставні доводи заявника про неправомірніст ь відхилення клопотання оста ннього про відкладення розгл яду справи з огляду на те, що в силу вимог ст. 69 та ч. 1 ст. 77 ГПК Ук раїни господарський суд відк ладає розгляд справи у межах , встановлених процесуальним законом, строків та за наявно сті обставин, що унеможливлю ють розгляд справи у даному с удовому засіданні.

Втім, у даному випадку місце вий господарський суд визнав матеріали справи достатніми для вирішення спору по суті, а тому підстави для відкладен ня розгляду справи були відс утні.

Помилковими є твердження з аявника касаційної скарги пр о порушення судом першої інс танції обов' язку з надсилан ня копії висновку експерта с торонам у справі, оскільки ух валою суду першої інстанції від 4 жовтня 2010 року, зокрема, зо бов' язано експертів після п роведення дослідження та під готовки письмового висновку направити належним чином за свідчені копії висновку стор онам у справі та третій особі відповідно до змісту ч. 1 ст. 42 Г ПК України.

Тому посилання відповідач а-2 у касаційній скарзі на пору шення місцевим господарськи м судом норм процесуального права як на підставу скасува ння оскаржуваних судових ак тів не приймаються до уваги с удом касаційної інстанції.

Касаційна скарга Bayer Schering Pharma AG об ґрунтована тим, що судами пер шої та апеляційної інстанцій , у порушення норм ст. ст. 41, 49 Гос подарського процесуального кодексу, не вирішено питання про розподіл судових витрат , пов' язаних з проведенням е кспертизи.

Відповідно до п. 5 ст. 49 Господ арського процесуального код ексу України суми, які підляг ають сплаті, зокрема, за прове дення судової експертизи пок ладаються: при задоволенні п озову - на відповідача; при в ідмові в позові - на позивач а; при частковому задоволенн і позову - на обидві сторони пропорційно розміру задовол ених вимог.

Втім, з матеріалів справи вб ачається та встановлено суда ми, що позивачем не надано док азів на підтвердження суми т а оплати вартості проведеної у справі експертизи.

Водночас, з урахуванням вим ог ст. ст. 33, 34 ГПК України, як уже зазначалось судами, визначе ння суми витрат, понесених по зивачем у зв' язку з проведе нням судової експертизи, та, в ідповідно, суми, яка підлягає відшкодуванню, може бути зді йснена судом лише на підстав і належного та допустимого д оказу здійснення такої оплат и, зокрема, її розміру.

Враховуючи викладене, ріше ння суду першої та постанова суду апеляційної інстанції законні та обґрунтовані, а то му підстави їх зміни чи скасу вання відсутні.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117-1119, 11111 Госп одарського процесуального к одексу України, суд

ПОСТАНОВИВ :

Касаційні скарги зали шити без задоволення, а поста нову Київського апеляційног о господарського суду від 10 жо втня 2011 року - без зміни.

Головуючий Т. Козир

Судді Л. Гольцова

Л. Іванова