Ухвала

від 31.01.2012 по справі 39/5-12/129

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міс та КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельниць кого,44-Б тел. 284-18-98

У Х В А Л А

№39/5-12/129 31.01.12

За позовом Грома дської організації "Центр со ціально-політичних технолог ій"

До 1) Товарис тва з обмеженою відповідальн істю "Срібна Хвиля"

2) Фізичної особи-пі дприємця ОСОБА_1

Про захист п рава інтелектуальної власно сті та відшкодування збитків в сумі 115 000 грн. солідарно

Суддя Про копенко Л. В.

Представники:

Від позивача ОСОБА_2- предст. (довіреніс ть № б/н від 20.01.2011 р.)

Від відповідача 1 ОСОБА_3 - предст. (довірен ість № б/н від 13.04.2011 р.)

Від відповідача 2 ОСОБА_4 - предст. (довірені сть № 266 від 20.01.2010 р)

ОСОБА_5 - предст. (довірені сть № 266 від 20.01.2010 р.)

Суть спору:

Громадська організація "Ц ентр соціально-політичних те хнологій" (позивач) звернулас я до Господарського суду міс та Києва з позовом до Товарис тва з обмеженою відповідаль ністю "Срібна Хвиля" (відпові дач-1), Фізичної особи-підприєм ця ОСОБА_1 (відповідач-2) пр о захист права інтелектуальн ої власності та відшкодуванн я збитків, а саме:

- про заборону солідарно від повідачу-1 та відповідачу-2 без погодження з позивачем здій снювати виробництво, розповс юдження, продаж зареєстрован ого торгового знаку зі слово сполученням "Золоте перо ";

- про заборону солідарно від повідачу-1 та відповідачу-2 без погодження з позивачем здій снювати виробництво, будь-як е розповсюдження, продаж зар еєстрованого за Позивачем то ргового знаку, а саме: статует ки, на якій зображена підстав ка у вигляді античної колони під гусячим пером;

- про зобов'язання солідарно відповідача-1 та відповідача -2 протягом семи календарних д нів з моменту набрання чинно сті судового рішення опублік увати в засобах масової інфо рмації відомості про незакон не використання ними словосп олучення "Золоте перо" у н азві сувеніру та незаконне в иготовлення, продаж, зареєст рованого за позивачем товарн ого знаку;

- про стягнення з солідарно відповідача-1 та відповідача -2 на користь позивача витрат н а юридичні послуги у сумі 5 000,00 г рн.;

- про стягнення солідарно з відповідача-1 та відповідача -2 на користь позивача 115 000,00 грн. з битків у зв'язку з втратою мат еріальної підтримки на орган ізацію та проведення конкурс у "Золоте перо" від ПП "Роб ота Плюс".

Позовні вимоги позивач обґ рунтовує тим, що він є власник ом Свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 27799 "Зо лоте перо", № 27800 "Золоте перо зображення", № 27801 "Всеукраїнс ький щорічний конкурс засобі в масової інформації "Золот е перо"; вказані товарні зна ки зареєстровані для товарів та послуг, що належать до 9, 16, 35, 38 , 41, 42 класів Міжнародної класиф ікації товарів і послуг для р еєстрації знаків (МКТП), зокре ма, в класах 16 та 35 МКТП передба чено виключне право на вироб ництво та розповсюдження ста туетки "Золоте перо". У зв'я зку з наведеним позивач вваж ає, що саме він має виключні пр ава щодо виготовлення та реа лізації на території України вказаних зареєстрованих зна ків тощо. Натомість, як зазнач ає позивач, відповідачі пору шили його виключне право на в икористання, виробництво та розповсюдження зареєстрова ного знака "Золоте перо". К рім того, вказані незаконні д ії відповідачів призвели до зниження престижу та популяр ності конкурсу "Золоте перо ", на організацію та проведе ння якого позивач отримує бл агодійні внески, в т.ч. і від ПП "Робота Плюс". Останнє надісла ло позивачу лист, в якому було зазначено, що надання благод ійної допомоги позивачу буде переглянуто. А тому позивач в важає, що відповідачі повинн і солідарно відшкодувати йом у збитки в сумі 115 000 грн.

Рішенням Господарського с уду міста Києва від 29.11.2010 р. в зад оволенні позовних вимог відм овлено повністю.

Постановою Київського апе ляційного господарського су ду від 01.02.2011 р. Рішення Господар ського суду міста Києва від 29. 11.2010 р. залишено без змін.

Постановою Вищого господа рського суду України від 19.04.2011 р . Постанову Київського апеля ційного господарського суду від 01.02.2011 р. та Рішення Господар ського суду міста Києва від 29. 11.2010 р. - скасовано, справу пере дано на новий розгляд до Госп одарського суду міста Києва.

Відповідно до протоколу ро зподілу справи між суддями в ід 29.04.2011 р., справу призначено го ловуючому судді Прокопенко Л . В.

Ухвалою суду від 04.05.2011 р. призн ачено розгляд справи на 25.05.2011 р. та присвоєно справі новий но мер, а саме: 39/5-12/129.

У судовому засіданні 25.05.2011 р. о голошувалася перерва до 22.06.2011 р.

У судовому засіданні 22.06.2011 р. о голошена перерва до 01.07.2011 р.

Представник позивача у суд ове засідання з' явився, над ав клопотання про призначенн я по справі додаткової експе ртизи, крім того надав питанн я, які мають бути роз' яснені судовим експертом.

Представник відповідача-1 у судове засідання з' явився, надав письмові пояснення по справі, відповідно до яких за перечував проти призначення по справі додаткової експер тизи.

Представник відповідача-2 у судове засідання з' явився , надав пояснення по справі.

У судовому засіданні предс тавник позивача та відповіда ча-1 запропонували суду перел ік питань, які повинні бути ро з' ясненні судовим експерто м.

Ухвалою суду від 01.07.2011 р. призн ачено повторну судову е кспертизу, проведення якої д оручено Науково-дослідному ц ентру судової експертизи з п итань інтелектуальної власн ості, провадження у справі № 39 /5-12/129 зупинено на час проведенн я повторної судової експерти зи.

15.11.2011 р. судом отримано від Нау ково-дослідного центру судов ої експертизи з питань інтел ектуальної власності Виснов ок № 53/11 повторної судової експ ертизи з питань інтелектуаль ної власності та матеріали с прави з додатками.

Враховуючи наведене, прова дження у справі підлягає пон овленню.

Ухвалою суду від 21.11.2011 р. понов лено провадження у справі №39/5 -12/129, призначено розгляд справи на 14.12.2011 р.

В судовому засіданні 14.12.2011 р. п редставники сторін надали кл опотання про продовження стр оку розгляду спору.

Клопотання судом задоволе но, оскільки, відповідно до пр иписів ст. 69 ГПК України, у виня ткових випадках за клопотанн ям сторони, з урахуванням осо бливостей розгляду спору, го сподарський суд ухвалою може продовжити строк розгляду с пору.

В судовому засіданні 14.12.2011 р. п редставник відповідача нада в клопотання про виклик експ ертів.

Клопотання задоволено.

Ухвалою суду від 14.12.2011 р. розгл яд справи відкладено на 31.01.2012 р . та зобов'язано представникі в сторін надати питання до ек спертів у письмовому вигляді .

26.12.2011 р. відділом діловодства суду отримано клопотання по зивача з питаннями до експер тів Андрєєвій А.В. та Байдошві лі І.Б.

27.12.2011 р. відділом діловодства суду отримані питання відпо відача 1 з питаннями до експер тів Андрєєвій А.В. та Байдошві лі І.Б.

За таких обставин та керуюч ись ст. ст. 31, 77, 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

1. Відкласти розгляд справи на 24.02.2012 о 10 год. 30 хв.

2. Викликати в судове за сідання судового експерта На уково-дослідного центра судо вої експертизи з питань інте лектуальної власності І.Б. Ба йдошвілі (04053, м. Київ, Львівська площа, 4а) та експерта, науково го співробітника Київського науково-дослідного інститут у судових експертиз Андрєєву А.В. (03680, м. Київ-680,Смоленська, 6).

3. Зобов'язати експерті в надати письмові відповіді на наступні питання сторін:

Питання позивача:

Питання для експерта Андр єєвої А. В.:

1. Чи проводилось під час експертного дослідження ознайомлення з матеріалами судової справи №39\5?

2. Чому у переліку об'єк тів дослідження (на сторінці 1 Висновку) відсутні посиланн я на окремий об'єкт досліджен ня - на ярлик під виробом у виг ляді пера на позначенні «Зо лоте перо»?

3. Відповідно до ухвали господарського суду м. Києва від 15.03.2010 р. для експертного дос лідження було поставлено пер ше питання наступного змісту : «Чи є товари (послуги), які пов 'язані з ярликом статуетки, фі скальним чеком від 22.06.2009 р., това рним чеком від 22.06.2009 р. № 476, наклад ною від 03.06.2009 р. № 30, що видана на пі дставі договору від 20.11.2007 р. № 65 т ими самими або спорідненими з товарами (послугами), для мар кування яких призначені знак и для товарів і послуг за Свід оцтвом України №№ 27799 для товар ів і послуг 9, 16, 35, 38, 41, 42 класів МКТГ І, за Свідоцтвом України №№ 27801 для товарів і послуг 9, 16, 35, 38, 41, 42 кл асів МК'ГП, за Свідоцтвом Укра їни №№ 27800 для товарів і послуг 9, 16, 35, 38, 41, 42 класів МКТГІ».

Водночас у Висновку № 2277\10 - 12 на сторінках 1, 8, 28, зазначено, щ о на вирішення експертизи по ставлені питання: «Чи є товар и (послуги), які пов'язані з ярл иком статуетки, фіскальним ч еком від 22.06.2009 р., товарним чеком від 22.06.2009 р. № 476, накладною від 03.06.200 9 р. № 30, що видана на підставі до говору від 20.11.2007 р. № 65 тими самим и або спорідненими з товарам и (послугами), для маркування я ких призначені знаки для тов арів і послуг за Свідоцтвом У країни №№ 27799 для товарів 9, 16, 35, 38, 41, 42 класів МКГП, за Свідоцтвом У країни №№ 27801 для товарів 9, 16, 35, 38, 41, 42 класів МКТП, за свідоцтвом У країни №№ 27800 для товарів 9, 16, 35, 38, 41, 42 класів МКТП».

На підставі якого пункту Ін струкції, затвердженої наказ ом Мінюсту, від 08.10.1998 р., № 53/5 "Про за твердження Інструкції про пр изначення та проведення судо вих експертиз та експертних досліджень та Науково-методи чних рекомендацій з питань п ідготовки та призначення суд ових експертиз та експертних досліджень" була замінена ре дакція першого питання, пост авленого судом в ухвалі від 15. 03.2010 р. і після слова «...товарів...» вилучені слова «і послуг»?

4. З якої причини у Вис новку № 2277\10 - 12 відсутнє зазначе ння способу доставки та вид у паковки досліджуваних об'єкт ів із зазначенням у необхідн их випадках відомостей про т е, чи впливав спосіб упаковки на їх збереженість?

5. При відповіді у Висно вку № 2277\10 - 12 на перше запитання н а сторінках з 11 по 13 експертом п роводиться аналіз терміну «т овар»до якого відноситься су венір «Золоте перо»у виг ляді статуетки та наводиться перелік класів: 6, 14, 16, 19, 20 та 21 МКТП до яких відноситься товар як статуетка.

6. 3 якої причини при від повіді на перше запитання на сторінках 8 - 13 у Висновку № 2277\10 - 1 2 відсутній аналогічний анал із терміну «послуга», перелі к та аналіз класів: 35, 38, 41, 42 МКТП н а які розповсюджується товар ний знак - словесне позначенн я «Золоте перо», а також в ідсутній аналіз класу 9 МКТП, в ідповідно до поставленого су дом питання?

7. З якої причини у досл ідницькій частині Висновку № 2277\10 - 12 відсутні відомості про с тан об'єктів дослідження, зас тосовані методи (методики) до слідження, їх реєстраційний номер, умови їх використання , посилання на ілюстрації, дод атки та необхідні роз'ясненн я до них, експертну оцінку рез ультатів дослідження, що пря мо передбачено п. 4.14 Інструкці ї ?

8. Як зазначено на сторі нці 3 Висновку № 2277\10 - 12 об'єктами дослідження є матеріали суд ової справи № 39\5, які містять в собі позовну заяву, поясненн я та інші документи Позивача в яких звертається увага (зая ва від 01.02.2010 р.) на порушення клас ів 16 та 35 МКТП, то чи проводилос ь експертне дослідження, а в р азі якщо ні, то з якої причини не проводилось експертне дос лідження таких термінів, як: « Сприяння продажеві (посередн ицтво), «Роздрібний продаж (пр едставлення продуктів через засоби комунікації з метою)» , «Рекламування через комп'ют ерну мережу», «Рекламування» , «Рекламні тексти (публікува ння, написання)», «Рекламні ма теріали (розповсюдження, оно влення, коригування та удоск оналення рекламних матеріал ів)», «Послуги постачання для інших (закуповування товарі в та надавання постачальниць ких послуг іншим фірмам)», «Ко мерційна інформація і консул ьтації для споживання», «Інф ормування ділове», «Демонстр ування товарів», «Видання (др уковані) друкові», «Друкарсь ка продукція», які є невід'ємн ою частиною вищезазначених к ласів МКТП та Свідоцтв № № 27799, 278 00, 27801 Позивача?

Питання для експерта Б айдошвілі І. Б.:

1 Враховуючи, що екс пертом у Висновку № 227740 «...не бул о враховано п. 4.3.2.5 Правил склад ання, подання та розгляду зая вки на видачу свідоцтва Укра їни на знак для товарів і посл уг, та не була визначена принц ипова імовірність виникненн я у споживача враження про на лежність товарів, а також тов арів і послуг одній і тій самі й особі, що виготовляє товар а бо надає послуг...», про що гово риться на сторінці 24 Висновку № 53\11 при відповіді на перше пи тання, чи означає цей висново к, що саме з вищезазначених пр ичин, експерт надав неправил ьну відповідь на перше питан ня у висновку № 2277М0?

2 Чи означає відповідь на друге питання на сторінці 30 Висновку № 53\11, що позначення «Золоте перо», яке зазнач ене у ярлику статуетки є схож ими за звуковою (фонетичною), г рафічною (візуальною) та смис ловими (семантичними) ознака ми і настільки, що його можна с плутати зі знаками для товар ів і послуг Свідоцтвами Укра їни №№ 27799, 27800, 27801, оскільки воно ас оціюється з ними в цілому?

3. Чи означає відповід ь на четверте та п'яте питання Висновку № 53\11, що позначення « Золоте перо», яке містить ся на копії товарного чеку № 47 6 та накладній № ЗО від 03.06.2009 р. та словесний елемент знаку для товарів і послуг за Свідоцтв ами України № № 27799, 27800, 27801, є схожим и за фонетикою (звучанням) та с мисловими (семантичними) озн аками і настільки, що його мож на сплутати зі знаками для то варів і послуг Свідоцтвами У країни № № 27799, 27800, 27801, оскільки вон о асоціюється з ними в цілому ?

Питання відповідача 1:

1. В зв'язку з наявніс тю принципових розбіжностей у дослідженнях і висновках е кспертів щодо спорідненості товару, віднесеного до 14-го кл асу МКТП (ювелірного виробу - с татуетки з дорогоцінних мета лів „Золоте перо", що був р еалізований 22.06.2009р.), та товару, в іднесеного до 16 класу (фігурки , статуетки із пап'є-маше), а так ож послуг, віднесених до 41 кла су (влаштовування видовищ то що), та у зв'язку з тим, що на про тилежних висновках з цього п ринципового питання експерт и потім дають протилежні від повіді на майже всі питання е кспертних досліджень, просим о обох експертів:

роз'яснити мотиви та п ідстави їх висновків про від сутність спорідненості (експ ерт Андрєєва А.В., сторінки 11-13 в исновку № 2277/10- 12 від 08.11.2010 р.) та про н аявність спорідненості (експ ерт Байдошвілі І.Б., сторінки 1 9-23 висновку № 53/11 від 31.10.2011 р.) товар у, віднесеного до 14-го класу МК ТП (ювелірного виробу - статуе тки з дорогоцінних металів „ Золоте перо", що був реаліз ований 22.06.2009р.), та товару, віднес еного до 16 класу (фігурки, стат уетки із пап'є-маше), а також по слуг, віднесених до 41 класу, з у рахуванням:

того, що у Пункті 4.3.2.5 Пра вил складання і подання заяв ки на видачу свідоцтва Украї ни на знак для товарів і послу г (Затверджених наказом Держ патенту України від 28 липня 1995 р. № 116) міститься перелік ознак , які треба враховувати для вс тановлення однорідності тов арів або товарів і послуг, а са ме: рід (вид) товарів і послуг; ї х призначення; вид матеріа лу, з якого товари виготовлен і; умови та канали збуту то варів, коло споживачів;

того, що „Обсяг правов ої охорони торговельної марк и визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послу г, якщо інше не встановлен о законом" (ч.2 ст.494ЦК);

того, що „Обсяг правов ої охорони, що надається, визн ачається зображенням знака т а переліком товарів і посл уг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією вн есеного до Реєстру зображенн я знака та переліком товар ів і послуг" (Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (ч.4 ст.5)).

2. На підставі яких норм ативно-правових актів або на підставі яких інших джерел, в она використала для визначен ня спорідненості об'єктів до слідження „допоміжні" ознаки , а саме - взаємодоповнюваніст ь або взаємозамінність, трад иційний або особливий уклад вибору та використання товар ів, термін використання (стор інки 19 та 22 висновку №53/11 від 31.10.2011р .).

3. Чому експерт Байдошв ілі І.Б. зробила висновок про с порідненість товару, віднесе ного до 14-го класу МКТП (ювелір ного виробу - статуетки з доро гоцінних металів), та товару, в іднесеного до 16 класу (фігурки , статуетки із пап'є-маше), на пі дставі фотографії (посереднь ої якості) та НЕ ОГЛЯНУВШИ при мірник ювелірного виробу (су веніру „Золоте перо", що є основним доказом по справі) з метою з'ясування можливості або неможливості схожості ю велірного виробу надзвичайн о тонкої роботи і високого рі вня деталізації з виробом із клейкої паперової маси.

Засідання відбудеться в п риміщенні Господарського су ду міста Києва (01030, м. Київ, вул. Б . Хмельницького,44-В) в залі суд ових засідань № 21.

Участь експертів та пре дставників сторін у судовому засіданні обов' язкова.

Суддя Л. В. Про копенко

24.02.2012 о 10:30.