Рішення

від 27.11.2012 по справі 12/336

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 12/336 27.11.12

За позовом ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША

До 1. Державної служби інтелектуальної власності України

2. ФЕЙЮЇ ГРУП КО., ЛТД

Про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації № 862173 на торговельну марку »

Суддя Прокопенко Л.В.

Представники:

від позивача Жухевич О.В., довіреність № б/н від 05.04.2010 р.,

Самусь К.О., довіреність № б/н від 05.04.2010 р.

від відповідача-1 Запорожець Л.Г. -представник (дов. № 2-8/9285 від 16.11.2012)

від відповідача-2 не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач звернувся до суду з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідача-1) та ФЕЙЮЇ ГРУП КО., ЛТД (FEIYUE GROUP CO., LTD) (відповідача-2) в якому просить суд: 1) визнати недійсною повністю в Україні зареєстровану на ім'я відповідача-2 міжнародну реєстрацію № 862173 на торговельну марку "YAMATA"; 2) заборонити відповідачу-2 будь-яке використання в Україні позначення "YAMATA"; 3) зобов'язати відповідача-1 повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання повністю недійсною в Україні міжнародної реєстрації № 862173.

Ухвалою суду від 17.08.2009 за зазначеною вище позовною заявою порушено провадження у справі № 12/336 та призначено розгляд справи на 22.09.2009.

Відповідач-2 відзив на позовну заяву не надав, представника в судове засідання 22.09.2009 не направив.

Відповідач-1 відзив на позовну заяву не надав, натомість від представника відповідача-1 відділом діловодства суду 22.09.2009 отримано клопотання, в якому відповідач-1 просить суд належним чином повідомити про час і місце розгляду справи відповідача-2 (ФЕЙЮЇ ГРУП КО., ЛТД), який є нерезидентом України та не має свого представництва на території України. Клопотання відповідача-1 судом задоволено.

Судом встановлено, що відповідач-2 є нерезидентом, який не має свого представництва на території України. Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якого Україна приєдналася 19.10.2000 року, прийнявши відповідних акт». Згідно з даним актом, орган влади чи судовий працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з формуляром, що додається до цієї Конвенції, без потреби легалізації або виконання інших аналогічних формальностей. Якщо документ має бути вручений відповідно до ч. 1 ст. 5 вказаної Конвенції, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією із мов запитуваної держави. Відповідно до ч. 2 п. b) ст. 15 Конвенції кожна договірна держава може заявити, що суддя, незалежно від положень частини першої цієї статті, може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку, у разі, якщо виконані всі наступні умови, зокрема, з дати направлення документів сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців. За таких обставин відповідачу-2 по справі для належного повідомлення про розгляд справи, необхідно вручати судові документи та матеріали по справі в нотаріально засвідченому перекладі на англійську мову через орган юстиції.

Ухвалою суду від 22.09.2009 відкладено розгляд справи на 31.03.2010 та зобов'язано позивача здійснити нотаріально посвідчений переклад ухвали від 22.09.2009 на англійську мову та надати суду 3 примірники для направлення ухвали від 22.09.2009 відповідачу-2 з дотриманням вимог Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

16.10.2009 позивач через відділ діловодства суду супровідним листом подав документи на виконання вимог ухвали суду від 22.09.2009.

В судове засідання 31.03.2010 представники позивача та відповідача-2 не з'явились.

За таких обставин, а саме у зв'язку з нез'явленням в судове засідання представників позивача та відповідача-2, розгляд справи підлягає відкладенню.

З метою забезпечення належного повідомлення відповідача-2 про розгляд справи ухвала суду підлягає направленню відповідачу-2 у відповідності до вимог Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах та Декларації Китайської народної республіки про приєднання.

Ухвалою суду від 31.03.2010 розгляд справи відкладено на 12.10.2010, зобов'язано позивача здійснити нотаріально посвідчений переклад ухвали від 31.03.2010 на китайську мову та надати суду 3 примірники.

22.06.2010 позивач надав суду нотаріально засвідчений переклад ухвали.

10.07.2010 Господарським судом міста Києва в Міністерство юстиції України надіслано прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів з додатками.

В судове засідання 12.10.2010 представник відповідача-2 не з'явився, відомостей про вручення відповідачу-2 ухвали суду від 31.03.2010 не надходило.

Ухвалою суду від 12.10.2010 розгляд справи відкладено на 11.02.2011.

В судове засідання 11.02.2011 представник відповідача-2 не з'явився, відомостей про вручення відповідачу-2 ухвали суду від 12.10.2010 не надходило.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 11.02.2011 надав суду відзив на позовну заяву про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації № 862173 на торговельну марку ».

Ухвалою суду від 11.02.2011 відкладено розгляд справи на 06.09.2011 та зобов'язано позивача здійснити нотаріально посвідчений переклад ухвали від 11.02.2011 на китайську мову та надати суду для направлення ухвалу від 11.02.2011 відповідачу-2 з метою належного повідомлення про слухання справи.

24.03.2011 позивач через відділ діловодства суду супровідним листом подав документи на виконання вимог ухвали суду від 11.02.2011.

В судовому засіданні 06.09.2011 представник позивача надав пояснення по справі, а також звернувся до суду з клопотанням про призначення судової експертизи. Клопотання позивача судом задоволено.

Як передбачено ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями.

Ухвалою суду від 06.09.2011 провадження у справі № 12/336 зупинено та призначено судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

06.12.2011 відділом діловодства суду отримано прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів, що повернулось з Китайської народної республіки з підтвердженням про вручення документу відповідачу-2.

06.12.2011 отримано висновок № 57/11 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 12/336 від 02.12.2011.

У зв'язку з усуненням обставин, що зумовили зупинення провадження у справі, ухвалою суду від 06.12.2011 провадження у справі № 12/336 поновлено, розгляд справи призначено на 27.01.2012.

Розпорядженням Заступника голови Господарського суду міста Києва від 27.01.2012 справу було передано в провадження судді Шаптала Є.Ю.

Ухвалою суду від 27.01.2012 прийнято справу № 12/336 до свого провадження, призначено розгляд справи на 17.02.2012.

Розпорядженням Заступника голови Господарського суду міста Києва від 30.01.2012 справу було передано в провадження судді Прокопенко Л. В. в зв'язку з виходом з лікарняного.

В судове засідання 17.02.2012 представник відповідача-2 не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Представник позивача в судовому засіданні 17.02.2012 надав пояснення по справі щодо висновку судової експертизи № 57/11.

В судовому засіданні 17.02.2012 представник відповідача-1 надав пояснення по справі щодо висновку судової експертизи № 57/11, відповідно до яких просив суд не приймати висновок судової експертизи як доказ у справі, та заявив клопотання про проведення повторної судової експертизи. Клопотання відповідача-1 судом задоволено.

Як передбачено ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу. Проведення судової експертизи має бути доручено компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які володіють необхідними для цього знаннями.

Ухвалою суду від 17.02.2012 провадження у справі № 12/336 зупинено та призначено у справі судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

18.10.2012 відділом діловодства суду від Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) отримано матеріли справи та Висновок повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 4752/12-53 від 12.10.2012.

У зв'язку з усуненням обставин, що зумовили зупинення провадження у справі, ухвалою суду від 06.11.2012 провадження у справі № 12/336 поновлено, розгляд справи призначено на 27.11.2012.

В судове засідання 27.11.2012 представник відповідача-2 не з'явився, відзив на позовну заяву та пояснення по справі з врахуванням висновків судових експертиз не надав.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні 17.02.2012 надав усні пояснення щодо висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 4752/12-53 від 12.10.2012.

В судовому засіданні 27.11.2012 представник позивача надав пояснення по справі, в яких зазначив, що висновками повторної судової експертизи № 4752/12-53 повністю підтверджено висновки первинної судової експертизи № 57/11 об'єктів інтелектуальної власності, у зв'язку з чим просить суд задовольнити позовні вимоги повністю.

В судовому засіданні 27.11.2012 після закінчення розгляду справи судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін, оглянувши оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, суд, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач набув в Україні статус володільця міжнародної реєстрації № 772010 на торговельну марку », яка діє на території України у повному обсязі з 20.09.2002 для товарів 07 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі -МКТП), а саме: «швейні машини».

07.04.2005 відповідачем-1 було проведено міжнародну реєстрацію торговельної марки AMATA»на території України за № 862173, що належить відповідачу-2.

Позивач вважає, що зареєстрована відповідачем-1 торговельна марка »за міжнародною реєстрацією № 862173 не відповідає умовам наданням правової охорони, з наступних підстав:

- торговельна марка «YAMATA»за міжнародною реєстрацією № 862173 є схожою настільки, що її можна сплутати з торговельною маркою позивача »стосовно наведених у міжнародній реєстрації № 772010 товарів 07 класу МКТП (абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону);

- торговельна марка «YAMATA»за міжнародною реєстрацією № 862173 є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, оскільки породжує або може породити у свідомості споживача асоціації, пов'язані з географічним походженням товарів, які насправді не відповідають дійсності (абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону, п. 4.3.1.9. Правил);

- торговельна марка «YAMATA»за міжнародною реєстрацією № 862173 є схожою настільки, що її можна сплутати з фірмовим (комерційним) найменуванням, що відоме в Україні і належать іншій особі (Позивачу), яка одержала право на нього до дати подання до Установи заявки щодо таких же та споріднених товарів і послуг (абз. 4 ч. 3 статті 6 Закону).

За наведених обставин, позивач звернувся до суду з позовом, у якому просить суд визнати недійсною в Україні зареєстровану на ім'я відповідача-2 міжнародну реєстрацію № 862173 на торговельну марку А»; заборонити відповідачу-2 будь-яке використання в Україні позначення А»; зобов'язання відповідача-1 повідомити Міжнародне бюро ВОІВ про визнання повністю недійсною в Україні міжнародної реєстрації № 862173.

Відповідач-1 у відзиві заперечив проти позовних вимог, посилаючись на те, що дослідження звукової (фонетичної) графічної (візуальної) та смислової (семантичної) схожості спірних позначень свідчить про наявність значного ступеня розрізняльної здатності позначення »відповідача-2; повне фірмове найменування позивача, крім О», має ще три суттєві та домінуючі частини, а саме «МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША», отже, в цілому його сплутати з позначенням AMATA»відповідача-2 є неможливим; враховуючи азіатське походження слова »та відповідну його асоційованість з країнами Азії в цілому, твердження позивача про те, що позначення відповідача-2 »може породити у свідомості споживача асоціації, пов'язані з географічним походженням товарів не відповідають дійсності та є не доведеними.

З метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору у справі № 12/336 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

- Чи є торговельна марка » за міжнародною реєстрацією № 862173 схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою О»за міжнародною реєстрацією № 772010 щодо товарів 7 класу МКТП?

- Чи є торговельна марка » за міжнародною реєстрацією № 862173 такою, що може ввести в оману щодо дійсного географічного походження товарів 7 класу МКТП?

- Чи було відомим в Україні фірмове найменування позивача О»(«Ямато») на дату розповсюдження дії міжнародної реєстрації № 862173 на території України (07.04.2005 р.)?

- Чи є торговельна марка », що охороняється за міжнародною реєстрацією № 862173 схожою настільки, що її можна сплутати з фірмовим найменуванням О»(«Ямато»), яке належить Позивачу?

06.12.2011 Господарським судом міста Києва отримано матеріали справи №12/336 із висновком № 57/11 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 02.12.2011, відповідно до якого торговельна марка TA», яка охороняється міжнародною реєстрацією № 862173, є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою »за міжнародною реєстрацією № 772010 щодо товарів 7 класу МКТП; є схожою настільки, що її можна сплутати з фірмовим найменуванням TO»(Ямато), яке належить Позивачу; є такою, що не може ввести в оману щодо дійсного географічного походження товарів 7 класу МКТП; фірмове найменування Позивача O»(Ямато) було відомим в Україні на дату розповсюдження дії міжнародної реєстрацій № 862173 на території України.

У наданих письмових поясненнях з урахуванням висновку експертизи, відповідач-1 просить суд не приймати висновок судової експертизи № 57/11 як доказ у справі та просить призначити повторну судову експертизу.

Позивач, у наданих письмових поясненнях, погоджується з висновками судової експертизи № 57/11 частково.

Відповідач-2 в судове засідання не з'явився, відзив на позовну заяву та пояснення з урахуванням висновку судової експертизи суду не подав та не надіслав.

З метою роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначив повторну судову експертизу, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

На вирішення експерта були поставлені наступні питання:

- Чи є знак »за міжнародною реєстрацією № 862173 схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком О»за міжнародною реєстрацією № 772010 щодо товарів 7 класу МКТП?

- Чи є знак »за міжнародною реєстрацією № 862173 таким, що може ввести в оману щодо дійсного географічного походження зареєстрованих товарів 7 клас МКТП?

- Чи було відомим в Україні фірмове найменування Позивача станом на 07.04.2005 - дату розповсюдження дії міжнародної реєстрації № 862173 на території України?

- Чи є знак »за міжнародною реєстрацією № 862173 схожим настільки що його можна сплутати з фірмовим найменуванням Позивача?

18.10.2012 Господарським судом міста Києва отримано матеріали справи № 12/336 із висновком № 4752/12-53 судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 12.10.2012, відповідно до якого знак »за міжнародною реєстрацією №862173 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком »за міжнародною реєстрацією №772010 щодо товарів 7 класу МКТП; є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу щодо товарів 7 класу МКТП; є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням Позивача «Ямато»; фірмове найменування Позивача було відомим в Україні станом на 07.04.2005 -дату розповсюдження дії міжнародної реєстрацій № 862173 на території України.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про обґрунтованість заявленого позову та задовольняє позовні вимоги у повному обсязі, з огляду на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991 (надалі - Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків) з дати реєстрації, зробленої в міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Відповідно до пп. 2, 3 ст. 6 Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.1993 № 3689-ХІІ, в редакції від 22.05.2003, яка була чинною на момент завершення поширення торговельної марки »за міжнародною реєстрацією № 862173 на територію України (07.04.2005р.) не можуть одержати правову охорону позначення, які:

- звичайно не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;

- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;

- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;

- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;

- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

Позначення, вказані в абзацах другому, третьому, четвертому, шостому та сьомому цього пункту, можуть бути внесені до знака як елементи, що не охороняються, якщо вони не займають домінуючого положення в зображенні знака.

Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з:

- знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;

- фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів". Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;

- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими у встановленому порядку.

Відповідно до п. 4.3.1.9 Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту від 28.07.1995 № 116 (в редакції наказу Держпатенту від 20.08.1997 № 72, зареєстрованого в Мін'юсті України 22.09.1997 за № 416/2220) до позначень, що є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу, відносяться позначення, які породжують у свідомості споживача асоціації, пов'язані з певною якістю, географічним походженням товарів або послуг або з певним виробником, які насправді не відповідають дійсності.

У п. 45 рекомендацій Президії ВГСУ від 10.06.2004р. № 04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності»роз'яснено, що відповідно до статті 41 ГПК для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

У вирішенні спорів, пов'язаних із визнанням недійсними свідоцтв на знаки для товарів і послуг з підстав невідповідності зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, для з'ясування питань, що потребують спеціальних знань (зокрема, про те, чи займає певний елемент домінуюче положення у зображенні знака; чи є підстави вважати, що знак може вводити споживача в оману щодо місця походження та якості товарів, позначених цим знаком; які частини зображення є тотожними з іншим зображенням; чи є схожими знаки настільки, що їх можна сплутати тощо) господарському суду необхідно призначати судову експертизу, не перебираючи на себе не притаманні суду функції експерта. Господарські суди не повинні встановлювати схожість знаків для товарів і послуг на власний розсуд. Відповідно до частини шостої статті 42 ГПК у разі відхилення господарським судом висновку судового експерта це повинно бути вмотивовано у рішенні.

Відповідно до пп. 3.3 п. 3 Рекомендації Президії ВГСУ від 29.03.2005 № 04-5/76 "Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності" з урахуванням обставин справи та суті спору господарські суди за допомогою експертного дослідження мають з'ясовувати фактичні дані щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні торговельній марці правової охорони. З метою такого з'ясування слід вирішувати, зокрема, питання про те, чи торговельна марка:

- є оманливою або такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послуги, зокрема, чи є конкуруючі позначення тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати;

- збігається з комерційним (фірмовим) найменуванням або промисловим зразком іншої особи.

За наведених обставин, ухвалою від 06.09.2011 у справі судом було призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до висновку № 57/11 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 02.12.2011, який суд приймає у якості належного доказу по справі:

- торговельна марка », яка охороняється міжнародною реєстрацією №862173, є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованою в Україні торговельною маркою »за міжнародною реєстрацією № 772010 щодо товарів 7 класу МКТП: швейні машини, машини для обметування, машини блокування кнопок, машини для ланцюжків, машини для обшивки, машини для зашивання, машини для виправлення взуття, педальні приводи для швейних машин, машини для роботи зі шкірою;

- торговельна марка », яка охороняється міжнародною реєстрацією №862173, є схожою настільки, що її можна сплутати з фірмовим найменуванням »(Ямато), яке належить Позивачу;

- торговельна марка », яка охороняється міжнародною реєстрацією №862173, є такою, що не може ввести в оману щодо дійсного географічного походження товарів 7 класу МКТП;

- фірмове найменування Позивача »(Ямато) було відомим в Україні на дату розповсюдження дії міжнародної реєстрацій № 862173 на території України.

За клопотанням відповідача-1, з метою роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначив повторну судову експертизу, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз (КНДІСЕ).

Відповідно до висновку № 4752/12-53 повторної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 12.10.2012.:

- знак »за міжнародною реєстрацією № 862173 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком »за міжнародною реєстрацією № 772010 щодо товарів 7 класу МКТП: швейні машини, машини для обметування, машини блокування кнопок, машини для ланцюжків, машини для обшивки, машини для зашивання, машини для виправлення взуття, педальні приводи для швейних машин, машини для роботи зі шкірою;

- знак »за міжнародною реєстрацією № 862173 є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу щодо товарів 7 класу МКТП;

- фірмове найменування Позивача було відомим в Україні станом на 07.04.2005 -дату розповсюдження дії міжнародної реєстрацій № 862173 на території України;

- знак »за міжнародною реєстрацією № 862173 є схожим настільки, що його можна сплутати з фірмовим найменуванням Позивача «Ямато»;

Згідно з Висновком № 4752/12-53 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, експертом повністю підтверджені висновки первинної судової експертизи № 57/11 об'єктів інтелектуальної власності від 02.12.2011.

При цьому у Висновку повторної судової експертизи № 4752/12-53 експерт встановив, що переважна більшість українських споживачів, які володіють загальними знаннями про історію і культуру Японії, знак за міжнародною реєстрацією № 862173 », будуть сприймати як такий, що походить з країн Далекого Сходу, без прямого чи опосередкованого посилання на конкретне географічне походження товарів. Тому знак »за міжнародною реєстрацією № 862173 не є таким, що може ввести в оману щодо дійсного географічного походження товарів 7 класу МКТП, проте у зв'язку з виявленою схожістю та спорідненістю (однорідністю) товарів, відносно яких використовуються позначення, існує ймовірність введення в оману споживача відносно особи, яка виробляє товар. Отже, експертом зроблено висновок про те, що знак »за міжнародною реєстрацією № 862173 є таким, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу щодо товарів 7 класу МКТП.

Суд приймає зазначений експертний висновок у якості належного доказу по справі. Посилання представника відповідача-1 на те, що експертом було проігноровано окремі факти, внаслідок чого експерт прийшов до помилкових висновків, суд відхиляє, оскільки зазначені твердження є особистою позицією представника відповідача-1, який не має статусу експерта. У той же час, експертиза № 4752/12-53 у справі № 12/336 проведена судовим експертом, який має вищу економічну освіту та спеціальну освіту у галузі інтелектуальної власності та кваліфікацію судового експерта І класу з правом проведення експертиз, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, серед них за спеціальністю 13.6. «Дослідження, пов'язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями», (свідоцтво від 04.04.2006 № 4), стаж експертної роботи з 2002 року.

Таким чином, експертним Висновком № 4752/12-53 підтверджується посилання позивача на те, що позначення за міжнародною реєстрацією № 862173 є таким, що не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим абз. 2 ч. 3 ст. 6, абз. 5 ч. 2 ст. 6 та абз. 4 ч. 3 ст. 6 Закону про торговельні марки.

Відповідно до ст. 499 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

За наведених вище обставин, на підставі вивчення матеріалів справи, результатів експертиз та пояснень сторін, суд приходить до висновку, що торговельна марка »за міжнародною реєстрацією № 862173 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки є схожою настільки, що її можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні знаком позивача щодо товарів 7 класу МКТП (абз. 2 ч. 3 ст. 6 Закону); є такою, що може ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу щодо товарів 7 класу МКТП (абз. 5 ч. 2 ст. 6 Закону); є схожим настільки, що її можна сплутати з фірмовим найменуванням позивача, що відоме в Україні, право на яке одержане позивачем до дати подання до Відомства заявки щодо однорідних товарів і послуг (абз. 4 ч. 3 ст. 6 Закону).

За таких обставин вимога позивача про визнання недійсною в Україні міжнародної реєстрації № 862173 на торговельну марку A»у зв'язку з невідповідністю зареєстрованого знака умовам надання правової охорони є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно з ч. 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво (міжнародна реєстрація) надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до з п.4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

З огляду на те, що відповідач-2 відзив на позовну заяву не подав та не заперечив проти факту використання в Україні промислових швейних машин під торговельною маркою AMATA»та враховуючи те, що суд прийшов до висновку, що торговельна марка »за міжнародною реєстрацією № 862173 є схожою настільки, що її можна сплутати з фірмовим найменуванням ATO»(Ямато), яке належить позивачу та яке було відоме в Україні на дату розповсюдження дії міжнародної реєстрації № 862173 на території України (07.04.2005р.), відповідно вважається обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню позовна вимога про заборону відповідачу-2 будь-яке використання в Україні позначення ».

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (відповідача-1) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною повністю в Україні міжнародної реєстрації № 862173 на торговельну марку ».

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. В ст. 2 цього Закону встановлено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов'язання відповідача-1 здійснити повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною повністю в Україні міжнародної реєстрації № 862173 на торговельну марку »є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України, стороні на користь якої відбулося рішення, господарський суд відшкодовує мито за рахунок другої сторони і в тому разі, коли друга сторона звільнена від сплати судового збору.

Витрати по сплаті судового збору відповідно ст. 49 ГПК України покладаються на відповідача-2.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 49, 75, 82-85, 116, 123, 124 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША задовольнити повністю.

2. Визнати недійсною повністю в Україні міжнародну реєстрацію № 862173 на торговельну марку », яка видана на ім'я ФЕЙЮЇ ГРУП КО., ЛТД (FEIYUE GROUP CO., LTD).

3. Заборонити ФЕЙЮЇ ГРУП КО., ЛТД (FEIYUE GROUP CO., LTD) адреса: No.109 Мідл Еірпорт Рд.,Тайжоу Сіті Жейянг Провінс 318010 (No. 109 Middle Airport Rd., Taizhou City Zhejiang Province 318010) будь-яке використання в Україні позначення ».

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (вул. Урицького, 45, МСП 03680, м. Київ, 03035; код ЄДРПОУ: 37552556) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про визнання недійсною повністю в Україні міжнародної реєстрації № 862173 на торговельну марку ».

5. Стягнути з ФЕЙЮЇ ГРУП КО., ЛТД (FEIYUE GROUP CO., LTD), адреса: No.109 Мідл Еірпорт Рд.,Тайжоу Сіті Жейянг Провінс 318010 (No. 109 Middle Airport Rd., Taizhou City Zhejiang Province 318010), з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання рішення суду, на користь ЯМАТО МІШІН СЕЙЗО КАБУШІКІ КАЙША (YAMATO MISHIN SEIZO KABUSHIKI KAISHA), адреса: 4-12, Нішітемма 4-хоме, Кіта-ку, Осака (4-12, Nishitemma 4-chome, Kita-ku, Osaka), 85 (вісімдесят п'ять) грн. 00коп. - державного мита та 118 (сто вісімнадцять) грн. 00коп. - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

6. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (ч. 1 ст. 93 ГПК України), якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Прокопенко Л.В

Повне рішення складено 05.12.2012