Постанова

від 17.01.2013 по справі 9/496

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

cpg1251

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

04116 м.Київ, вул. Шолуденка, 1 (044) 230-06-58

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2013 р. Справа№ 9/496

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Новікова М.М.

суддів: Зубець Л.П.

Мартюк А.І.

за участю представників

від позивача: Сопільняк В.Ю. - дов. №14975 від 25.08.2011

від відповідача-1: Сахненко Т.В. - дов. №01/020 від 16.01.2013

від відповідача-2: не з'явились

від третьої особи-1: не з'явились

від третьої особи-2: не з'явились

від третьої особи-3: Шкурай Д.Б. - дов. б/н від 09.01.2013

від третьої особи-4: не з'явились

розглянувши у відкритому судовому засіданні

апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Нортон-Україна"

на рішення господарського суду міста Києва

від 26.04.2012

у справі № 9/496 (суддя Бондаренко Г.П.)

за позовом Глаксо Груп Лімітед

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю „Нортон-Україна"

2) Товариства з обмеженою відповідальністю „Старвайс Фарм"

третя особа без самостійних вимог на стороні позивача

1) Товариство з обмеженою відповідальністю „Глаксосміткляйн Фармасьютікалс Україна"

треті особи без самостійних вимог на стороні відповідачів

2) Міністерство охорони здоров'я України

3) Державне підприємсто „Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України"

4) Компанія Ципла ЛТД

про припинення порушення прав на патент України на винахід №56231

ВСТАНОВИВ:

На розгляд господарського суду міста Києва були передані позовні вимоги Глаксо Груп Лімітед (надалі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю „Нортон-Україна" (надалі - відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю „Старвайс Фарм" (надалі - відповідач-2) про припинення порушення прав на патент України на винахід №56231.

У ході розгляду справи позивач подав заяву про зміну предмету позову, відповідно до якої просив суд:

- Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю „Нортон-Україна" припинити порушення прав власника патенту України №56231 на винахід „Гемісульфат (1S, 4R)-цис-4-[2-аміно-6-(циклопропіламіно)-9Н-пурин-9-іл]-2-циклопентен-1-метанолу або його сольват та фармацевтична композиція".

- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю „Нортон-Україна" виготовлення, застосування, пропонування для продажу, продаж, імпорт (ввезення), зберігання в зазначених цілях та інше введення в цивільний оборот лікарського засобу АБАМУН, що містить речовину абакавіру сульфат, на території України.

- Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю „Нортон-Україна" здійснювати продаж лікарського засобу АБАМУН до Міністерства охорони здоров'я України по результатам закупівлі товарів за державні кошти лікарських засобів Абакавір, що проводилися Міністерством охорони здоров'я України згідно з оголошенням № 40337 у Віснику державних закупівель 43 (431) від 25.10.2010.

- Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю „Старвайс Фарм" припинити порушення прав власника патенту України № 56231 на винахід „Гемісульфат (1S, 4R)-цис-4-[2-аміно-6-(циклопропіламіно)-9Н-пурин-9-іл]-2-циклопентен-1-метанолу або його сольват та фармацевтична композиція".

Рішенням господарського суду міста Києва від 26.04.2012 у справі №9/496 позов задоволено повністю.

Не погоджуючись із вказаним рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю „Нортон-Україна" звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 26.04.2012 у справі №9/496 та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Вимоги та доводи апеляційної скарги відповідача-1 мотивовані тим, що рішення суду прийнято з порушенням норм процесуального права, а також судом не з'ясовано обставин, що мають значення для справи. На думку, відповідача-1, судом першої інстанції було неналежним чином проведено оцінку доказів у справі, а саме висновку №737 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, оскільки останній був складений з порушенням вимог чинного законодавства і не відповідає об'єктивним обставинам справи.

Ухвалою від 20.06.2012 провадження у справі №9/496 зупинено до проведення повторної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, виконання якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

20.11.2012 до Київського апеляційного господарського суду із Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України без виконання експертизи повернулися матеріали справи №9/496.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 22.11.2012 провадження у справі поновлено.

Представник позивача у судовому засіданні проти задоволення апеляційної скарги заперечувала.

Представником відповідача-1 було заявлено усне клопотання про призначення повторної судової експертизи а також письмові клопотання, у яких запропоновано доручити проведення повторної судової експертизи Харківському науково-дослідному інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, або Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, або Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, залучивши експертів Натовського Ігора Вікторовича та Струтинську Наталію Юріївну.

Розглянувши вказані клопотання колегія суддів дійшла висновку про відсутність підстав для їх задоволення, у зв'язку поданням позивачем додаткових доказів у справі, які виключають необхідності проведення експертизи.

Представники відповідача-2, третьої особи-1, третьої особи-2 та третьої особи-4 у судове засідання не з'явився, поважних причин неявки суду не повідомили, хоча про час та місце судового засідання повідомлялися належним чином.

Перевіривши матеріали справи, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, колегія встановила наступне.

Як вбачається із матеріалів справи, свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що він є власником патенту України №56231 на винахід „Гемісульфат (1S, 4R)-цис-4-[2-аміно-6-(циклопропіламіно)-9Н-пурин-9-іл]-2-циклопентен-1-метанолу або його сольват та фармацевтична композиція" (дата подання заявки -14.05.1998, дата реєстрації - 15.05.2003). Вказаним патентом захищена сполука гемісульфату абакавіру, а саме Гемісульфат (1S, 4R)-цис-4-[2-аміно-6-(циклопропіламіно)-9Н-пурин-9-іл]-2-циклопентен-1-метанолу або його сольват та фармацевтична композиція.

Вказане підтверджується наявною в матеріалах справи випискою з державного реєстру патентів України на винаходи.

Таким чином, на підставі ст. ст. 462, 463 ЦК України позивачеві належать пава інтелектуальної власності на винахід за патентом України №56231.

Відповідачі вчинили дії, які на думку позивача є порушенням його прав інтелектуальної власності, що випливають з патенту України №56231 на винахід.

Як встановлено судом першої інстанції, лікарський засіб „АБАМУН" виробництва компанії Ципла ЛТД був введений до цивільного обігу на території України, що підтверджується укладеним між Міністерством охорони здоров'я України та ТОВ „Нортон-Україна" договором №488/21-24-407/1201-22 від 03.12.2010 про закупівлю товарів за державні кошти, згідно умов якого за державні кошти було закуплено лікарський засіб „АБАМУН" виробництва компанії Ципла ЛТД, про що свідчать специфікації до договору.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що відповідач-1 та відповідач-2 пропонували для продажу лікарський засіб „Абамун" виробництва Ципла ЛТД під час участі у оголошеному МОЗ України тендері, що підтверджується наявною у матеріалах справи документацією конкурсних торгів „24.42.1. Препарати лікарські (Абакавір, табл., капс., драже 300 мг)" за 2010. Серед іншого, в тендерній документації містяться тендерні пропозиції обох відповідачів, згідно яких останні пропонуються для продажу лікарський засіб „Абамун" виробництва Ципла ЛТД.

Місцевим господарським судом встановлено, що гемісульфат абакавіру, який захищений патентом України №56231, є активною діючою речовиною оригінального (інноваційного) лікарського засобу „Зіаген", який був вперше зареєстрований в Україні у 2006 згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України №56 від 07.02.2006 (поз. 14 додатку 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України №56 від 07.02.2006 „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали"). На вказаний лікарський засіб було видане реєстраційне посвідчення №UA/4163/02/01 від 07.02.2006 строком на 5 років. Станом на дату вирішення спору лікарський засіб „Зіаген" перереєстровано згідно наказу МОЗ України №3 від 06.01.2011 та на нього видане реєстраційне посвідчення UA/4163/02/01 від 11.01.2011. Зазначений лікарський засіб виробляється групою компаній „ГлаксоСмітКляйн" та поставляється в Україну, де реалізується в установленому законом порядку.

Державним підприємством „Державний фармацевтичний центр Міністерства охорони здоров'я України" (правопопередник Державного підприємства „Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України") було прийнято до розгляду заяву про державну реєстрацію лікарського засобу під торговою назвою „АБАМУН" з активною діючою речовиною абакавір (таблетки, вкриті оболонкою по 300 мг, N 30). Заявником вказаного лікарського засобу була компанія Ципла ЛТД, Індія.

За результатами розгляду даної заяви Державним підприємством „Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" було надано висновки про можливість державної реєстрації вищевказаного лікарського засобу, а Міністерством охорони здоров'я України було зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів України лікарський засіб „АБАМУН" (поз. 53 додатку 1 до наказу Міністерства охорони здоров'я України №195 від 19 квітня 2007 року „Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали").

На лікарський засіб „АБАМУН", таблетки, вкриті оболонкою по 300 мг, N 30, видане реєстраційне посвідчення UA/6342/01/01 від 19.04.2007.

Відповідно до ст. 9 Закону України „Про лікарські засоби" лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

Як встановлено судом першої інстанції, активною діючою речовиною лікарського засобу „АБАМУН" є абакавір. Наведене, зокрема, підтверджується Інструкцією з медичного застосування препарату „АБАМУН", яка міститься в матеріалах справи та згідно якої одна таблетка лікарського засобу „АБАМУН" містить 300 мг абакавіру (у вигляді абакавіру сульфату).

Відповідно до приписів ст. 28 Закону України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", використанням винаходу визнається виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях; застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Вказаною статтею також передбачено, що продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу (корисної моделі), або ознаку, еквівалентну їй.

У ході розгляду справи судом першої інстанції, з метою об'єктивного вирішення спору у справі № 9/496, відповідно до ст. 41 ГПК України призначалась судова експертиза, проведення якої було доручено атестованим судовим експертам Дорошенку Олександру Федоровичу та Петренку Сергію Анатолійовичу

В межах своїх повноважень судові експерти Дорошенко О.Ф. та Петренко С.А. вирішували наступні питання:

- Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № 56231, або ознака еквівалентна їй, у лікарському препараті „АБАМУН"(реєстраційне посвідчення UA/6342/01/01)?

- Чи охороняється патентом України про винахід № 56231 активна діюча речовина препарату сульфат абакавіру лікарського препарату „АБАМУН"(реєстраційне посвідчення UA/6342/01/01)?

За результатами проведення судової експертизи судовими експертами Дорошенко О.Ф. та Петренко С.А. було складено Висновок № 737 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.02.2012 року.

Вищевказаним висновком встановлено, що:

1) Патентом України про винахід №56231 охороняється активна діюча речовина лікарського препарату „АБАМУН" (реєстраційне посвідчення UA/6342/01/01) - сульфат абакавіру у стехіометричному співвідношенні (2:1) абакавіру та сульфатної кислоти, а саме гемісульфат абакавіру;

2) У лікарському препараті „АБАМУН" (реєстраційне посвідчення UA/6342/01/01) використана кожна ознака включена до незалежних пунктів формули винаходу за патентом України на винахід №56231.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 20.06.2012 у справі 9/496 задоволено клопотання відповідача-1 та призначено у справі повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Від відповідача-1 до апеляційного господарського суду 13.11.2012 надійшло клопотання, в якому останній стверджував, що КНДІСЕ не має можливості провести судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, оскільки не має у своєму розпорядженні спеціалістів, які володіють достатніми знаннями в галузі хімії, у зв'язку із чим просив залучити до проведення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності у межах справи №9/496 одного із запропонованих ним спеціалістів у галузі хімічних наук.

Аналогічні клопотання із зазначенням запропонованих експертів та експертних установ були заявлені представником відповідача-1 і у день судового засідання.

20.11.2012 матеріали справи були повернені до Київського апеляційного господарського суду без виконання повторної судової експертизи, у зв'язку із відсутністю у штаті Інституту фахівців у галузі фармацевтичної хімії.

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України своїм листом №14740-12 від 27.11.2012 на запит Київського апеляційного господарського суду від 16.11.2012 №09-23/2981 повідомив про можливість проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності у справі №9/946, за умови залучення фахівців-фармацевтів у якості судових експертів та вирішення питання про оплату їх послуг.

Однак, 06.12.2012 від позивача надійшло клопотання про залучення доказів, яке обґрунтоване неможливістю їх подання під час розгляду справи судом першої інстанції, оскільки про документи, які просить долучити до справи позивач, йому стало відомо після того як вони були передані ДП „Державний експертний центр МОЗ України" до Господарського суду міста Києва під час розгляду справи №20/155 у травні 2012 року, тобто після прийняття місцевим господарським судом рішення у даній справі. Вказане клопотання задоволене судом.

Серед долучених до матеріалів справи документів наявні матеріали на перереєстрацію лікарського засобу „АБАМУН", у яких безпосередньо вказується, що даний лікарський засіб є генериком, тобто аналогом лікарського засобу „ЗІАГЕН". Крім того, у вказаних матеріалах, наданих для перереєстрації лікарського засобу „АБАМУН", вказується назва активної діючої речовини даного лікарського засобу, а саме: (1s,4r)-4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9h-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol hemi sulfate, тобто гемісульфат абакавіру.

Саме вказана діюча речовина захищена патентом України №56231 на винахід „Гемісульфат (1S, 4R)-цис-4-[2-аміно-6-(циклопропіламіно)-9Н-пурин-9-іл]-2-циклопентен-1-метанолу або його сольват та фармацевтична композиція".

Таким чином, колегія суддів погоджується із доводами позивача про відсутність підстав для проведення повторної судової експертизи, оскільки компанією Ципла Лтд. безпосередньо вказано на використання при виробництві лікарського засобу „АБАМУН" гемісульфату абакавіру, який захищений патентом України №56231.

Оскільки подані позивачем докази підтверджують обставини, які мали бути предметом дослідження експертів в ході проведення повторної судової експертизи, зокрема щодо використання у лікарському препараті „АБАМУН" винаходу за патентом України №56231, необхідність у проведені повторної експертизи відпала, а відтак висновок судової експертизи №737 від 21.02.2012 узгоджується з іншими наявними у матеріалах справи доказами.

За таких обставин, суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що позивач належними засобами доказування довів, що відповідач-1 та відповідач-2 здійснили використання винаходу „ГЕМІСУЛЬФАТ (1S, 4R)-ЦИС-4-(2-АМІНО-6-(ЦИКЛОПРОПІЛАМІНО)-9Н-ПУРИН-9-ІЛ)-2-ЦИКЛОПЕНТЕН-1-МЕТАНОЛУ АБО ЙОГО СОЛЬВАТ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ", що належить позивачу та охороняється патентом України №56231 (дата подання заявки -14.05.1998, дата реєстрації -15.05.2003) шляхом застосування, пропонування для продажу, продажу, зберігання в зазначених цілях, імпорту (ввезення) та введення в цивільний оборот лікарського засобу „АБАМУН", таблетки, вкриті оболонкою по 300 мг, N 30 (реєстраційне посвідчення UA/6342/01/01 від 19.04.2007), оскільки патентом України про винахід №56231 охороняється активна діюча речовина лікарського препарату „АБАМУН" (реєстраційне посвідчення UA/6342/01/01) - сульфат абакавіру у стехіометричному співвідношенні (2:1) абакавіру та сульфатної кислоти, а саме гемісульфат абакавіру, а у лікарському препараті „АБАМУН" (реєстраційне посвідчення UA/6342/01/01) використана кожна ознака включена до незалежних пунктів формули винаходу за патентом України на винахід № 56231.

Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга Товариства з обмеженою відповідальністю „Нортон-Україна" задоволенню не підлягає, а рішення господарського суду міста Києва від 26.04.2012 у справі №9/496 має бути залишене без змін.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України, витрати по сплаті судового збору за розгляд апеляційної скарги залишаються за відповідачем-1.

Керуючись ст. ст. 33, 49, 99, 101, 103, 105 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю „Нортон-Україна" залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 26.04.2012 у справі №9/496 залишити без змін.

Матеріали справи №9/496 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з моменту її проголошення та може бути оскаржена до касаційного суду у встановленому законом порядку.

Головуючий суддя Новіков М.М.

Судді Зубець Л.П.

Мартюк А.І.