Ухвала

від 22.12.2011 по справі 54/43

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА



ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа №  54/43

22.12.11

За позовом      Товариства з обмеженою відповідальністю "Українські   промислові

                         ресурси"

До                     1) Компанії "Сано-Брунос Ентерпрайзис Лтд."; 

                       2) Державної служби інтелектуальної власності України

Про                   визнання недійсним свідоцтва України № 118400 на знак "SANO

                         MAXIMA"                              

Суддя   Бондаренко Г.П.

Представники сторін:

Від позивача             ОСОБА_1 (дов. б/н від 09.12.2011р.)

Від відповідача        1) ОСОБА_2 (дов. б/н від 12.08.2010р.)

                                   2) ОСОБА_3 (дов. №16-8/6276-с від 01.09.2011р.)

За участю судових   ОСОБА_4 (свід. №НОМЕР_1 від 27.04.2011р.);

експертів                    ОСОБА_5 (свід. №НОМЕР_2 від 09.06.2011р.)

          ОБСТАВИНИ СПРАВИ :

Товариство з обмеженою відповідальністю “Українські промислові ресурси” (далі по тексту позивач) звернулося до суду з позовною заявою до Компанії “Сано-Брунос Ентерпрайзес ЛТД” (далі по тексту відповідач-1) про визнання недійсним свідоцтва України № 118400 на знак для товарів та послуг "SANO MAXIMA", зобов'язання Державний департамент інтелектуальної власності МОН України (далі по тексту відповідач-2) внести відповідні зміни до Державного реєстру знаків для товарів та послуг здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені “Промислова власність”.

Позовні вимоги обґрунтовані невідповідністю позначення за свідоцтвом № 118400 умовам надання правової охорони, передбаченим ст. cт. 5, 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", а саме ч. 1 ст. 5, п. 4 ч. 2 ст. 6 та п. 1 ч. 3 ст. 6 цього Закону, а саме оскаржуване позначення є схожим до ступеня сплутування з позначенням, що належить позивачеві,  щодо однорідних товарів та послуг.

Ухвалою суду від 12.04.2010 р. порушено провадження у справі № 54/43, розгляд справи призначено на 17.11.2010 р.  Ухвалою суду від 12.04.10р. заяву про забезпечення позову задоволено частково.

Розпорядженням Заступника Голови Господарського суду міста Києва від 11.10.10р. справу передано для подальшого розгляду судді Бондаренко Г.П., в зв'язку з перебуванням судді Демченко Т.С. на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.10.2010 року справу №54/43 прийнято до провадження, розгляд справи призначено на 17.11.2010 року.

Ухвалою суду від 17.11.2010р. розгляд  справи було відкладено на 01.12.10р. для надання представникові відповідача процесуальної можливості подати перелік питань  та перелік експертних установ, яким може бути запропоновано проведення експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.12.2010 року суд призначив у даній справі судову експертизу об‘єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз, зупинив провадження у справі до надання висновків судової експертизи об‘єктів інтелектуальної власності, призначеної у справі.

11.10.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва надійшов висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №1707/11-12 від 07.09.2011р. разом з матеріалами справи №54/43.

В зв'язку з усуненням обставин,  що стали підставою для зупинення провадження у справі, ухвалою Господарського суду міста Києва від 17.10.2011 року поновлено провадження у даній справі, розгляд справи призначено на 08.11.2011 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.11.2011 року продовжено строк вирішення спору у справі на п'ятнадцять днів, замінено відповідача-2 правонаступником - Державною службою інтелектуальної власності України у відповідності до ст. 25 ГПК України. Оголошено перерву в судовому засіданні до 22.11.2011 року, про що представників сторін повідомлено під розписку.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2011 року розгляд справи відкладено на 08.12.2011 року, у зв'язку з неявкою відповідача-1 в судове засідання, невиконанням вимог ухвали суду та задоволенням клопотання відповідача -1 про відкладення розгляду справи. Цією ж ухвалою, суд зобов'язав судових експертів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 надати суду письмові пояснення, в порядку ст. 31 ГПК України, з урахуванням поданих відповідачем-2 пояснень на висновок судової експертизи №1707/11-12 від 07.08.2011р.

07.12.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва позивачем направлено повідомлення, в якому просить суд відкласти розгляд справи.

В судове засідання 08.12.2011 року позивач та експерти не з'явились, витребувані ухвалою суду пояснення не надали.

Представником відповідача-1 подано письмові пояснення на висновок судової експертизи та клопотання про призначення повторної судової експертизи, оскільки на думку відповідача-1 висновок судової експертизи є упередженим, необґрунтованим, таким, що суперечить обраній експертами методиці, здійснений з порушенням процесуального порядку проведення дослідження.

У поданому клопотанні про проведення повторної судової експертизи, відповідачем-1 запропоновано перелік питань та перелік експертів, яким може бути призначена судова експертиза.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.12.2011 року розгляд справи відкладено на 22.12.2011 року. З метою повного, всебічного та об'єктивного вирішення спору, повторно викликано в судове засідання судових експертів ОСОБА_4 та   ОСОБА_5 для надання ними роз'яснень з приводу експертного висновку у справі №54/43 з урахуванням поданих відповідачем-1 та відповідачем-2 пояснень, клопотання відповідача-1 про призначення у справі повторної судової експертизи. Розгляд клопотання про призначення у справі повторної експертизи об'єктів інтелектуальної власності відкладено до наступного судового засідання.

16.12.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва від КНДІСЕ надійшли роз'яснення на висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №1707/11-12 від 07.09.2011р.

22.12.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва позивачем подано клопотання про відкладення розгляду справи, яке судом залишено без задоволення, в зв'язку з явкою представника позивача в судове засідання, а також обмеженістю процесуальних строків розгляду справи.

В судовому засіданні 22.12.2011р. представником відповідача-1 підтримано подане клопотання про призначення повторної експертизи, надано усні пояснення по суті поданого клопотання, яке обґрунтовано упередженістю, необґрунтованістю та суперечливістю висновку, а також порушенням процесуального порядку проведення дослідження.

Експертами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні 22.12.2011 року надано усні та письмові пояснення щодо висновку судової експертизи №1707/11-12 від 07.09.2011р. у справі №54/43, в яких просять суд відхилити пояснення представників відповідача-1 та відповідача-2 щодо висновку судової експертизи, клопотання про призначення у справі повторної експертизи та прийняти висновок судової експертизи №1707/11-12 від 07.09.2011р., як такий, що є ясним, обґрунтованим та таким, що не викликає сумнівів у його правильності.

Представником відповідача-2 надано усні пояснення по справі, підтримано клопотання відповідача-1 про призначення у справі повторної експертизи.

Представником позивача надано усні пояснення та заперечення проти задоволення клопотання про призначення повторної експертизи у справі, підтримано позовні вимоги.

Розглянувши наявні матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд –

ВСТАНОВИВ:

Предметом розгляду даної справи є  визнання повністю недійсним свідоцтва України № 118400 на знак для товарів і послуг  "SANO MAXIMA", яке належить відповідачеві-1 з підстав невідповідності оскаржуваного позначення умовам надання правової  охорони, а саме, за твердженням позивача, оскаржуване позначення на день подання заявки було схоже до ступеня сплутування з знаком для товарів та послуг «МАКСИМА», що належить позивачеві, а отже така схожість знаку може ввести в оману споживача щодо однорідних товарів та послуг відносно яких зареєстровано конкуруючі позначення.

Дійшовши висновку про необхідність вирішення питань, які потребують спеціальних знань, суд ухвалою від 01.12.2011 року  призначиву даній справі судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

11.10.2011 року через відділ канцелярії Господарського суду міста Києва надійшов висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності №1707/11-12 від 07.09.2011р. разом з матеріалами справи №54/43.

У відповідності до ч. 4 ст. 42 ГПК України, при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.

Пунктом 9.2. роз'яснення Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” від 11.11.1998 р. N 02-5/424 визначено, що повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам).

Відповідно до п. 10.2 вищевказаного роз'яснення, у перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з'ясовувати:

- чи було додержано вимоги законодавства у призначенні та проведенні судової експертизи;

- чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі;

- компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень;

- достатність поданих експертові об'єктів дослідження;

- повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним;

- узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи;

- обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

За таких обставин, враховуючи сумніви відповідача-1 та відповідача-2 у справі відносно об'єктивності проведеного дослідження та неусунення даних сумнівів шляхом заслуховування роз'яснень експерта щодо дослідження частини комбінованого знаку, що належить відповідачеві-1 "SANO", наявністю у позивача серії знаків з даним позначенням, а також особливістю маркування товарів оскаржуваним знаком відповідачем-1, а також  наявністю сумнівів щодо застосування  різної методики для визначення фонетичної, семантичної та графічної схожості двох порівнюваних позначень, суд приходить до висновку про задоволення клопотання відповідача-1 про призначення у справі повторної судової експертизи для усунення сумнівів у правильності висновку судової експертизи.

Згідно п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону України “Про судову експертизу”, незалежність судового експерта та правильність його висновку забезпечуються, зокрема, можливістю призначення повторної судової експертизи.

Враховуючи необхідність усунення сумнівів у правильності висновків судової експертизи, керуючись нормами ст. 41 ГПК України, Закону України “Про судову експертизу" суд призначає у справі повторну судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності.

Судом доручається проведення повторної судової експертизи судовому експерту ОСОБА_6, правом на відвід якому сторони не скористалися. При визначенні експертної установи, якій доручається проведення судової експертизи суд керувався ст. 7 Закону України “Про судову експертизу”, відповідно до якої судово-експертну діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, а також у випадках і на умовах, визначених цим Законом, судові експерти, які не є працівниками зазначених установ.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 79 ГПК України, суд зупиняє провадження у справі до отримання висновків повторної експертизи по поставленим питанням.

Керуючись ст. ст. 41, 42, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва –

УХВАЛИВ:

1.Призначити по справі повторну судову експертизу об‘єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручити судовому експерту ОСОБА_6 (Свідоцтво №НОМЕР_3; АДРЕСА_1).

2. На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1) Чи є позначення, що охороняється за свідоцтвом України № 118400 на знак для товарів та послуг "SANO MAXIMA" та позначення, що охороняється свідоцтвом України № 27501 на знак для товарів та послуг "МАКСИМА" схожими настільки, що їх можна сплутати?

2) Чи буде використано знак для товарів і послуг "МАКСИМА" за свідоцтвом України № 27501 при використанні знаку для товарів і послуг "SANO MAXIMA" за свідоцтвом України № 118400 шляхом нанесення на товари "Мийні препарати у вигляді порошку; тканинні м'якшівники для прання; чистильні речовини; вибілювальні речовини для прання", упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продажу, імпорту (ввезення) та експорту (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет?

3) Чи існує можливість введення споживача в оману щодо особи, яка виробляє товар чи надає послугу, в результаті присутності на ринку товарів, які марковані знаком для товарів та послуг  "SANO MAXIMA" за свідоцтвом України № 118400, та товарів, маркованих знаком для товарів та "МАКСИМА" за свідоцтвом України № 27501?

4) Чи є використання позначення "SANO MAXIMA" у формі, у якій воно використовується для маркування продукції Відповідача-1, таким, що не змінює в цілому відмітності знаку за свідоцтвом України № 118400?

5)          Чи є елемент "MAXIMA" домінуючим на пакуванні товарів виробництва Відповідача- 1 відповідно до зображень пакувань, наявних в матеріалах справи № 54/43?

6)          Чи є схожими настільки, що їх можна сплутати, позначення "МАКСИМА" за свідоцтвом України № 27501 та позначення "SANO MAXIMA", у формі, у якій воно використовується для маркування продукції Відповідача- 1 ?

7) Чи є позначення ANO МАХІМЛ” за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № 118400 схожим настільки, що його можна сплутати з позначенням “МАКСИМА” за свідоцтвом України №27501 у разі їх використання для зареєстрованих товарів 3 класу МКТП? ,

          8) Чи є знак МАХІМА” за свідоцтвом України № 118400 таким, що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар, породжуючи у них асоціації, пов'язані з певним виробником товарів 3 класу МКТП, маркованих знаком “МАКСИМА” за свідоцтвом України № 27501, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю “Українські промислові ресурси”?

3. Попередити експерта про необхідність проведення експертизи у відповідності до Закону України "Про судову експертизу" та про кримінальну відповідальність у разі дачі неправдивих висновків, передбачену ст.ст. 384, 385 Кримінального кодексу України.

4. Витрати по проведенню повторної судової експертизи покласти на Компанію "Сано-Брунос Ентерпрайзис Лтд." з наступним віднесенням на винну сторону. Зобов'язати Компанію "Сано-Брунос Ентерпрайзис Лтд." провести своєчасну та повну оплату експертизи.

5. Зобов‘язати сторони надавати додаткові матеріали справи, необхідні для проведення експертизи, на вимогу експерта.

6. Провадження у справі №54/43 зупинити до надання висновків повторної судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, призначеної у справі.

7. Дану ухвалу може бути оскаржено в порядку, передбаченому чинним законодавством України, в частині зупинення провадження по справі.

8. У разі необхідності та великим експертним навантаженням суд надає свою згоду на проведення експертизи у термін понад 3 місяці.

9. Ухвалу направити сторонам, експерту разом з матеріалами справи.

Суддя                                                                                                     Г.П. Бондаренко