Ухвала

від 26.01.2012 по справі 20/265

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

20/265

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б     тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа №  20/265

26.01.12

За позовом      Акціонерного товариства «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA

                         SPOLKA AKCYJNA)

До                   1. Закритого акціонерного товариства Науково-виробничий центр

                          «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

2.          Державної служби інтелектуальної власності України

3.          Міністерства охорони здоров'я України

Третя особа, яка не заявляє

самостійних вимог на предмет

спору на стороні відповідача  Державне підприємство «Державний експертний центр

                                                      МОЗ України»

Про                  захист права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «ІБУФЕН»

                         за свідоцтвом України №30130 від 17.03.2003р.

За зустрічним позовом Закритого акціонерного товариства Науково-виробничий центр

                                         «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»

До                     1. Акціонерного товариства «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA

                             SPOLKA AKCYJNA)

          2. Державної служби інтелектуальної власності України

Про                 визнання недійсним  повністю свідоцтва України №30130 від 17.03.2003р. на

                       знак для товарів і послуг «ІБУФЕН»

                            Суддя Палій В.В.

Представники сторін:

Без виклику

            ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Первісні позовні вимоги заявлені про визнання недійсним повністю свідоцтва України №133183 від 27.12.2010р. на знак для товарів і послуг «Бофен»; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести відповідні зміни щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України №133183 від 27.12.2010р. на знак для товарів і послуг «Бофен»до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, здійснити публікацію у бюлетені «Промислова власність», зобов'язання Закритого акціонерного товариства Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»припинити використання у своїй господарській діяльності позначення «Бофен»(у тому числі, у назві лікарського засобу); часткове скасування наказу МОЗ України «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»від 03.11.2009р. №799 в частині реєстрації лікарського засобу «БОФЕН»;  зобов'язання Міністерства охорони здоров'я України виключити з Державного реєстру лікарських засобів лікарський засіб «БОФЕН». Позовні вимоги мотивовані тим, що  знак  для товарів і послуг «Бофен»за свідоцтвом України №133183 є схожим з раніше зареєстрованим знаком «ІБУФЕН»за свідоцтвом України №30130 настільки, що знак «Бофен»можна сплутати зі знаком «ІБУФЕН», власником якого є позивач за первісним позовом; використання ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»позначення «Бофен»як назви лікарського засобу «БОФЕН»є порушенням прав інтелектуальної власності позивача за первісним позовом  на знак «ІБУФЕН», який використовується позивачем за первісним позовом як назва лікарського засобу. Так як державна реєстрація лікарського засобу «БОФЕН»дозволяє ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»використовувати як назву лікарського засобу позначення «Бофен», яке є схожим  до ступеня змішування з раніше зареєстрованим знаком «ІБУФЕН», та порушує  тим самим права власності позивача за первісним позовом на знак «ІБУФЕН»,  відповідно, наказ МОН України №799 підлягає скасуванню в частині державної реєстрації лікарського засобу «БОФЕН».

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.11.2011р. суддею Палієм В.В. порушено провадження у справі №20/265, позовну заяву прийнято до розгляду, розгляд справи призначено на 29.11.2011р.

29.11.2011р. судом одержано від позивача за первісним позовом додаткові матеріали по справі на виконання вимог ухвали суду, які долучені судом до матеріалів справи.

У судовому засіданні 29.11.2011р. представник ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»звернувся до суду із клопотанням про надання часу для підготовки відзиву на позовну заяву, враховуючи складність справи, великий обсяг матеріалів,  у зв'язку з чим, просить суд відкласти розгляд справи.

Представник позивача за первісним позовом не заперечив про задоволення вказаного клопотання.

           Представник Міністерства охорони здоров'я України звернувся до суду із клопотанням про залучення до участі у справі  у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача –ДП «Державний експертний центр МОЗ України». Клопотання мотивовано тим, що державна реєстрація лікарського засобу Міністерством охорони здоров'я України здійснюється на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів на такий засіб та контролю його якості, проведеним Державним експертним центром МОЗ України. Таким чином, державна реєстрація лікарських засобів залежить від одержання позитивних висновків та рекомендацій щодо здійснення державної реєстрації від Центру.

Представник позивача за первісним позовом підтримав заявлене представником Міністерства охорони здоров'я України клопотання.

Також, представник Міністерства охорони здоров'я України надав суду відзив на позовну заяву, у якому заперечив проти позовних вимог, зазначаючи, що  МОЗ України було одержано позитивні висновки Державного експертного центру МОЗ України та рекомендації  щодо здійснення державної реєстрації лікарського засобу «БОФЕН», відповідно, з урахуванням позитивного висновку Державного експертного центру МОЗ України, відповідачем-3 за первісним позовом у відповідності до вимог Закону України «Про лікарські засоби»було здійснено реєстрацію вказаного лікарського засобу.

У судовому засіданні 29.11.2011р. судом задоволено клопотання представника відповідача-1 за первісним позовом про відкладення розгляду справи та клопотання відповідача-3 за первісним позовом про залучення до участі у справі  у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача –ДП «Державний експертний центр МОЗ України».

У зв'язку з наведеним, розгляд справи 29.11.2011р. відкладено.

            09.12.2011р. судом одержано зустрічний позов Закритого акціонерного товариства Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»до                     Акціонерного товариства «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA  SPOLKA AKCYJNA), Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсним  повністю свідоцтва України №30130 від 17.03.2003р. на знак для товарів і послуг «ІБУФЕН»; зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, опублікувати у своєму офіційному бюлетені «Промислова власність»відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України №30130 від 17.03.2003р. на знак для товарів і послуг «ІБУФЕН».

            Зустрічний позов мотивовано тим, що позначення «ібуфен»не є фантазійним, вказує на склад лікарського препарату та походить від міжнародної непатентованої назви «ібупрофен», а отже, не могло одержати правову охорону. Крім того, зареєстрований знак «ІБУФЕН»суперечить принципам моралі (поєднання складових частин у позначенні «ІБУФЕН»сприймається споживачами як реклама непередбаченого інструкцією способу застосування фену).

         Ухвалою від 09.12.2011р. зустрічний позов прийнято судом для спільного розгляду із первісним позовом по справі №20/265.

        13.12.2011р. судом одержано від Акціонерного товариства «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA  SPOLKA AKCYJNA) докази направлення на адресу залученої третьої особи копії первісної позовної заяви з доданими до неї документами.

      13.12.2011р. судом одержано від Акціонерного товариства «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA  SPOLKA AKCYJNA) клопотання про відкладення розгляду справи, з метою підготовки та надання відзиву на зустрічний позов.

         13.12.2011р. судом одержано від Акціонерного товариства «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA  SPOLKA AKCYJNA) письмові заперечення на відзив Міністерства охорони здоров'я України на первісний позов, у яких зазначається, що відсутність у МОЗ України обов'язку перевіряти, чи не порушуються внаслідок реєстрації лікарського засобу права третіх осіб на знак для товарів і послуг, не позбавляє власника прав інтелектуальної власності в судовому порядку оскаржувати акт органу державної влади, який призводить до порушення прав інтелектуальної власності. Саме державна реєстрація лікарського засобу «БОФЕН»дозволяє відповідачу-1 за первісним позовом використовувати як назву лікарського засобу позначення «Бофен», яке є схожим до ступеня змішування з раніше зареєстрованим знаком «ІБУФЕН», та порушувати тим самим права власності позивача за первісним позовом на знак «ІБУФЕН».

        У судовому засіданні 13.12.2011р. представник Акціонерного товариства «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA  SPOLKA AKCYJNA) звернувся до суду із клопотанням про призначення у справі №20/265 судової експертизи об'єктів права інтелектуальної власності, проведення якої просить доручити Київському НДІ судових експертиз. У клопотанні містяться питання, які позивач за первісним позовом пропонує поставити перед експертом.

         Представник Закритого акціонерного товариства Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»надав суду відзив на первісний позов, у якому первісні позовні вимоги відхиляє, посилаючись на те, що відповідач-1 за первісним позовом ніколи не порушував прав позивача за первісним позовом на торговельну марку «ібуфен»і не використовує цей знак у своїй діяльності. ЗАТ  Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»вважає дії позивача за первісним позовом недобросовісними та такими, що направлені на підрив іміджу торговельної марки «бофен», шляхом намагання довести у судовому порядку наявність  нецензурного підтексту знаку для товарів і послуг «БОФЕН».

       Представник Закритого акціонерного товариства Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»звернувся до суду із клопотанням про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. У клопотанні запропоновано перелік питань, які відповідач -1 за первісним позовом просить суд поставити перед експертом. Оплату проведення експертизи ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»просить суд покласти порівну на АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) та ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод».

      Представник третьої особи надав суду висновок №09 10 04/001 щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу «БОФЕН»та рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів.

      У судовому засіданні 13.12.2011р. судом задоволено клопотання Акціонерного товариства «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) про відкладення розгляду справи. Судом повідомлено, що вирішення клопотань про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності буде здійснено у наступному судовому засіданні.

         У судовому засіданні 13.12.2011р. судом оголошено перерву до 20.12.2011р.

          15.12.2011р.  судом одержано письмові заперечення від АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) проти клопотання Закритого акціонерного товариства Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності. Так, у поясненні зазначається, що у зустрічному позові не наведено жодного порушеного права або порушення охоронюваного інтересу ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»на знак для товарів і послуг «Бофен»з боку АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA). Відсутність порушеного права ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»на знак «Бофен»свідчить про відсутність предмета спору та є підставою для припинення провадження за зустрічним позовом. Також, у поясненні міститься заперечення щодо поставлених ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»питань на вирішення експертизи та заперечення проти установи, експертів, яким відповідач-1 за первісним позовом просить суд доручити проведення експертизи.

          16.12.2011р. судом одержано від АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) додаткові обґрунтування до клопотання про призначення судової експертизи, у яких позивач за первісним позовом просить суд доручити проведення експертизи Київському НДІ судових експертиз.

           20.12.2011р. судом одержано від відповідача-1 за зустрічним позовом відзив на зустрічний позов, відповідно до якого АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) просить суд припинити провадження у справі №20/265 за зустрічним позовом на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України. Так, у відзиві зазначається, що відсутність у ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»порушеного права інтелектуальної власності на знак «Бофен» з боку АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) свідчить про відсутність предмета спору між сторонами.

         У відзиві на зустрічний позов відповідач-2 за зустрічним позовом просить суд у зустрічному позові відмовити, так як  знак «ІБУФЕН»є фантазійним позначенням, що не має однозначного і чіткого тлумачення, не є словом ненормативної лексики, отже, не може  суперечити принципам моралі; під час проведення експертизи заявки №2000020497 не було встановлено, що позначення «ІБУФЕН»є простим найменуванням товарів 5 класу МКТП або є прямим зазначенням складу вказаних товарів 5 класу МКТП.

           У зв'язку з неявкою у судове засідання представника Міністерства охорони здоров'я України та з метою витребування у відповідача-1 за зустрічним позовом відзиву по суті зустрічного позову, розгляд справи 20.12.2011р. відкладенню.

         03.01.2012р. судом одержано від АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) відзив на зустрічний позов по суті зустрічного позову, у якому відповідач-1 за зустрічним позовом заперечив проти позовних вимог, зазначаючи про відсутність порушеного права у ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»на знак для товарів і послуг «Бофен»; відсутність законних підстав для визнання недійсним свідоцтва України №30130 та задоволення похідних позовних вимог.

       06.01.2012р. судом одержано заяву від АТ «МЕДАНА ФАРМА» (MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) про застосування  позовної давності до вимог за зустрічним позовом, у зв'язку з чим у зустрічному позові просить відмовити повністю.

       У судовому засіданні 10.01.2012р. судом відмовлено у задоволенні  клопотання відповідача-1 за зустрічним позовом, яке міститься у відзиві на зустрічний позов,  про припинення провадження у справі №20/265 за зустрічним позовом на підставі п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України, за відсутності підстав, у зв'язку з чим судом оголошено, що зустрічний позов підлягає розгляду по суті спільно із первісним позовом.

          Представник ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»в усних поясненнях заперечив проти застосування строків позовної давності до вимог за зустрічним позовом.

         У судовому засіданні 10.01.2012р. судом оголошено перерву до 17.01.2012р., з метою ознайомлення із додатково наданими сторонами спору документами.

          10.01.2012р. після закінчення судового засідання через Відділ діловодства суду одержано клопотання ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»про витребування у позивача за первісним позовом  відеозапису реклами лікарського засобу «ІБУФЕН», яка виходила в ефірі українських ТРК в 2008-2011роках. Також, до суду надійшло клопотання від ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»про витребування у позивача за первісним позовом матеріалів заявок, які подавались в Росії, Білорусії та Молдові на реєстрацію товарного знаку «ІБУФЕН»по 05 класу МТКП, так як кирилицею вказаний знак зареєстровано лише в Україні.

         12.01.2012р. судом одержано від АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) додаткові обґрунтування до заперечення проти клопотання ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»про призначення судової експертизи. Так, АТ «МЕДАНА ФАРМА» (MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) просить суд  поставити на вирішення експерта питання, які запропоновані саме АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) та доручити проведення експертизи у справі №20/265 Київському НДІ судових експертиз.

        17.01.2012р. судом одержано від ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»клопотання про призначення у справі судової експертизи із уточненим питанням, яке ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»просить суд поставити перед експертом.  Оплату проведення експертизи ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»просить суд покласти порівну на ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»та АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA).

         17.01.2012р. судом одержано від ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»копію пропозиції, із якою ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»звернулось до АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) щодо укладання мирової угоди.

          17.01.2012р. судом одержано від АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) письмові заперечення проти клопотань ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»про витребування відеозапису реклами лікарського засобу «ІБУФЕН»та матеріалів заявок, які подавались в Росії, Білорусії та Молдові на реєстрацію товарного знаку «ІБУФЕН»по 05 класу МТКП.

         У судовому засіданні 17.01.2012р. клопотання ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»про витребування відеозапису реклами лікарського засобу «ІБУФЕН»та матеріалів заявок, які подавались в Росії, Білорусії та Молдові на реєстрацію товарного знаку «ІБУФЕН»по 05 класу МТКП судом не задоволені, оскільки наведені у клопотанні обставини не входять до предмету доказування у межах даної справи та не впливають на вирішення спору.

        Представник АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) в усних поясненнях зазначив, що на даному етапі розгляду справи Товариство не готово прийняти пропозицію ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»щодо укладання мирової угоди.

          Представник Державної служби інтелектуальної власності України надав суду перелік питань, які просить суд поставити перед експертом. Проведення експертизи представник Державної служби інтелектуальної власності України просить суд доручити Київському НДІ судових експертиз або Науково-дослідному центру  судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

Суд приходить до висновку про наявність підстав для призначення у справі №20/265 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 41 ГПК України, для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Проведення судової експертизи доручається державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про судову експертизу". Особа, яка проводить судову експертизу (далі - судовий експерт) користується правами і несе обов'язки, зазначені у статті 31 ГПК України.

Відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України остаточне коло питань, які мають бути роз'яснені судовим експертом, встановлюється господарським судом в ухвалі.  При цьому, судом ставляться перед експертом питання, які кореспондуються із  положеннями Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Так як для роз'яснення питань, що виникли при вирішенні господарського спору необхідні спеціальні знання, суд задовольнив клопотання представників  АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA), ЗАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод»та  призначив у справі №20/265 судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручив атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів –Петренку Сергію Анатолійовичу, який не є фахівцем державної спеціалізованої установи.

У зв'язку з наведеним, ухвалою  від 17.01.2012р. провадження у справі №20/265 зупинено.

25.01.2012р. судом одержано заяву від АТ «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA) про відвід судового експерта Петренка С.А.

Відповідно до ст. 31 ГПК України сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі, мають право заявити відвід судовому експерту, якщо він особисто, прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду справи, якщо він є родичем осіб, які беруть участь в судовому процесі, а також з мотивів його некомпетентності.

            Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише у випадку, коли про підставу відводу сторона чи прокурор дізналися після початку розгляду справи по суті.

Питання про відвід вирішується суддею, який виносить з цього приводу ухвалу.

Згідно з п. 1.10 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України, від 26.12.2011, № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" статтею 31 ГПК передбачена участь в судовому процесі судового експерта, права, обов'язки і відповідальність якого визначаються цим Кодексом та Законом України "Про судову експертизу".

Сторони, треті особи чи прокурор, який бере участь у процесі, мають право заявити відвід судовому експерту з підстав та у порядку, передбачених частинами шостою і сьомою цієї ж статті ГПК. Питання про відвід судового експерта вирішується судом, який виносить з цього приводу ухвалу. Остання не підлягає оскарженню в апеляційному та у касаційному порядку.

Якщо відвід експерту заявлено після призначення судової експертизи та зупинення провадження у справі у випадку, зазначеному в другому реченні частини сьомої статті 31 ГПК, господарський суд поновлює провадження у справі, витребувавши матеріали справи з експертної установи або у особи, якій доручено проведення експертизи, і вирішує питання про відвід; у разі відхилення останнього матеріали справи надсилаються тій же установі або особі для продовження експертизи, а провадження у справі, за необхідності, зупиняється. Якщо ж заявником не обґрунтовано, що про підставу відводу експерта він дізнався лише після початку розгляду справи по суті, то заява про відвід розглядається після повернення матеріалів справи до суду та поновлення провадження у ній, і про результати розгляду цієї заяви зазначається в рішенні або в ухвалі, якою закінчується розгляд справи.

Враховуючи вищенаведені обставини, провадження у справі №20/265 підлягає поновленню.

Керуючись ст. ст. 79, 86 ГПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

           Поновити провадження у справі №20/265.

Суддя

В.В. Палій

17.01.12  о 11:50.