Рішення

від 12.11.2012 по справі 20/265

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 20/265 12.11.12 Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В. , при секретарі судового засідання Костюченко А.П.

розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 20/265

за позовом акціонерного товариства «МЕДАНА ФАРМА»(MEDANA PHARMA SPOLKA AKCYJNA), Республіка Польща, м. Сєрадз (далі -АТ «МЕДАНА ФАРМА»),

до публічного акціонерного товариства Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ (далі -Завод),

Державної служби інтелектуальної власності України, м. Київ (далі -Служба), та Міністерства охорони здоров'я України (далі -Міністерство), м. Київ,

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Державне підприємство «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України», м. Київ (далі - Центр),

про захист права інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг «ІБУФЕН» за свідоцтвом України № 30130 та

за зустрічним позовом Заводу

до АТ «МЕДАНА ФАРМА»та

Служби

про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 30130 на знак для товарів і послуг «ІБУФЕН»,

Судове засідання проведено за участю представників:

АТ «МЕДАНА ФАРМА»-ОСОБА_1, ОСОБА_2 (довіреність від 15.08.2011 б/н);

Заводу -ОСОБА_3 (довіреність від 17.09.2012 б/н), ОСОБА_4 (довіреність від 29.12.2011 б/н);

Служби -ОСОБА_5 (довіреність від 01.09.2012 №16-8/6282-с);

Міністерства -ОСОБА_6 (довіреність від 26.03.2012 №14.02/04);

Центру -ОСОБА_7 (довіреність від 11.05.2012 б/н).

АТ «МЕДАНА ФАРМА»звернулося до господарського суду міста Києва з позовом до Заводу, Служби та Міністерства, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача -Центр, про:

визнання недійсним повністю свідоцтва України №133183 на знак для товарів і послуг «Бофен»;

зобов'язання Служби внести зміни щодо визнання недійсним повністю свідоцтва України №133183 на знак для товарів і послуг «Бофен»до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

зобов'язання Заводу припинити використання у своїй господарській діяльності позначення «Бофен»(у тому числі у назві лікарського засобу);

скасування наказу Міністерства від 03.11.2009 № 799 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»(далі -Наказ) у частині реєстрації лікарського засобу «БОФЕН»;

зобов'язання Міністерства виключити з Державного реєстру лікарських засобів лікарський засіб «БОФЕН».

Позовні вимоги мотивовані тим, що: знак для товарів і послуг «Бофен»за свідоцтвом України № 133183 є схожим з раніше зареєстрованим знаком «ІБУФЕН»за свідоцтвом України № 30130 настільки, що знак «Бофен»можна сплутати зі знаком «ІБУФЕН», власником якого є позивач; використання Заводом позначення «Бофен»як назви лікарського засобу «БОФЕН»є порушенням прав інтелектуальної власності позивача на знак «ІБУФЕН», який використовується АТ «МЕДАНА ФАРМА»як назва лікарського засобу; оскільки державна реєстрація лікарського засобу «БОФЕН»дозволяє Заводу використовувати як назву лікарського засобу позначення «Бофен», яке є схожим до ступеню змішування з раніше зареєстрованим знаком «ІБУФЕН», та порушує тим самим права власності АТ «МЕДАНА ФАРМА»на знак «ІБУФЕН», відповідно, Наказ підлягає скасуванню в частині державної реєстрації лікарського засобу «БОФЕН».

Заперечуючи проти позову, Міністерство зазначало про те, що згідно із Законом України «Про лікарські засоби»і Порядком державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2005 № 376, Міністерство здійснює реєстрацію лікарського засобу лише на підставі позитивного висновку Центру; крім того, Центр зобов'язаний перевіряти лише те, чи не використано особою, на чиє ім'я реєструється лікарський засіб, винахід за чинним патентом України.

09.12.2011 ухвалою господарського суду міста Києва прийнято для спільного розгляду з первісним позовом зустрічний позов Заводу до АТ «МЕДАНА ФАРМА»та Служби про: визнання недійсним повністю свідоцтва України №30130 на знак для товарів і послуг «ІБУФЕН»; зобов'язання Служби внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Зустрічний позов мотивовано тим, що: позначення «ІБУФЕН»не є фантазійним, вказує на склад лікарського препарату та походить від міжнародної непатентованої назви «ібупрофен», а отже, не могло одержати правову охорону; зареєстрований знак «ІБУФЕН»суперечить принципам моралі (поєднання складових частин у позначенні «ІБУФЕН»сприймається споживачами як реклама непередбаченого інструкцією способу застосування фену).

АТ «МЕДАНА ФАРМА»і Заводом подано відзиви на позовні заяви один одного.

20.12.2011 Службою подано відзив на зустрічну позовну заяву, в якому названий відповідач за первісним позовом зазначає про те, що «ІБУФЕН»є фантазійним позначенням, що не має однозначного й чіткого тлумачення, не є словом ненормативної лексики, отже, не може суперечити принципам моралі.

06.01.2012 АТ «МЕДАНА ФАРМА»заявлено про застосування загальних строків позовної давності до вимог зустрічного позову.

Ухвалою від 17.01.2012 у справі № 20/265 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено атестованому судовому експерту відповідно до витягу з Реєстру атестованих судових експертів -ОСОБА_8; до закінчення проведення судової експертизи провадження у справі № 20/265 зупинено.

25.01.2012 судом одержано заяву від АТ «МЕДАНА ФАРМА»про відвід судового експерта ОСОБА_8

Ухвалою від 26.01.2012 провадження у даній справі поновлено для вирішення питання про відвід судового експерта ОСОБА_8

Ухвалами господарського суду міста Києва від 26.01.2012 відхилено заяву АТ «МЕДАНА ФАРМА»про відвід судового експерта; провадження у справі зупинено до закінчення проведення судової експертизи, а матеріали справи №20/265 скеровано судовому експерту ОСОБА_8

28.08.2012 розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Києва призначено повторний автоматичний розподіл справи № 20/265, за результатами якого матеріали даної справи передано судді Марченко О.В.

02.10.2012 до відділу діловодства суду з Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України надійшли матеріали справи № 20/265 разом з висновком від 28.09.2012 № 816 судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 05.10.2012 поновлено провадження у даній справі, її розгляд призначено на 22.10.2012.

16.10.2012 через відділ діловодства Заводом подано суду висновок лінгвістичної експертизи від 07.02.2012 № 056/07, складений Українським бюро лінгвістичних експертиз.

18.10.2012 також через відділ діловодства Заводом подано пояснення, в яких названий відповідач за первісним позовом підтримує повністю свої доводи, викладені раніше у відзиві на позов.

22.10.2012 суд відклав розгляд даної справи на 12.11.2012.

У судовому засіданні 12.11.2012 усі учасники судового процесу підтримали свої доводи, які містяться в документах у справі.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази, які мають значення для розгляду справи по суті, проаналізувавши встановлені фактичні обставини справи в їх сукупності, заслухавши пояснення представників учасників судового процесу, господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

АТ «МЕДАНА ФАРМА»є власником знака для товарів і послуг «ІБУФЕН»за свідоцтвом України № 30130, зареєстрованого для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі -МКТП) [заявка № НОМЕР_1 від 10.02.2000]; 18.02.2010 дію свідоцтва продовжено до 10.02.2020.

Наказом Міністерства від 23.12.1999 № 298 «Про державну реєстрацію лікарських засобів»здійснено перереєстрацію лікарського засобу «ібуфен»у формі суспензії для внутрішнього застосування (100 мг/5 мл) по 100 г у флаконах № 1, виробником якого зазначено фармацевтичне підприємство акціонерне товариство «Терполь», Польща (реєстраційне посвідчення від 23.12.1999 № П.12.99/01226).

Наказом Міністерства від 22.05.2002 № 184 «Про державну реєстрацію лікарських засобів»здійснено реєстрацію лікарського засобу «ІБУФЕН»у формі суспензії для перорального застосування 100 г(100 мг/5 мл) по 100 г у флаконах № 1, виробником якого зазначено АТ «Медана Фарма ОСОБА_9».

Наказом Міністерства від 24.12.2004 № 643 «Про державну реєстрацію лікарських засобів»здійснено перереєстрацію лікарського засобу «ІБУФЕН»(реєстраційне посвідчення від 28.12.2004 № UA/2485/01/01).

Наказом Міністерства від 03.11.2006 № 726 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»внесено зміни до реєстраційних матеріалів лікарського засобу «ІБУФЕН»у зв'язку зі змінами в інструкції для медичного застосування.

Наказом Міністерства від 22.01.2009 № 31 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»внесено зміни до реєстраційних матеріалів лікарського засобу «ІБУФЕН»у зв'язку зі змінами назви та місцезнаходження заявника (АТ «МЕДАНА ФАРМА») і уточненням штрих-коду та зареєстровано додаткову упаковку лікарського засобу «ІБУФЕН» із старим дизайном та назвами заявника/виробника (зі збереженням попереднього номера реєстраційного посвідчення).

Наказом Міністерства від 07.12.2009 № 924 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»прийнято рішення про державну реєстрацію додаткової упаковки лікарського засобу «ІБУФЕН»у формі суспензії для перорального застосування 100 мг/5 мл по 100 г у флаконах, виробником якого зазначено АТ «Медана Фарма ОСОБА_9»(реєстраційне посвідчення від 07.12.2009 № UA/2485/01/01); цим же наказом затверджено рішення про перереєстрацію лікарського засобу «ІБУФЕН», виробником якого зазначено АТ «МЕДАНА ФАРМА»(реєстраційне посвідчення від 07.12.2009 № UA/9215/01/01, яке діє на території України до 07.12.2014).

Лікарський засіб «ІБУФЕН»у формі суспензії для перорального застосування, 100 мг/5 мл по 100 г у флаконах, внесено до Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства від 06.12.2010 № 1081.

Наказом Міністерства прийнято рішення про державну реєстрацію лікарського засобу «БОФЕН»у формі суспензії оральної, 100 мг/5 мл по 100 мл у банках, у флаконах скляних або полімерних, виробником якого зазначено Завод (реєстраційне посвідчення від 04.11.2009 № UA/10184/01/01, яке діє на території України до 03.11.2014).

13.04.2010 Заводом подано заявку № m201005631 на реєстрацію знака для товарів і послуг «Бофен»для товарів 05 класу МКТП; 27.12.2010 Заводу видано свідоцтво України № 133183 на названий знак для товарів і послуг (є чинним до 13.04.2020).

Відповідно до частин першої та другої статті 494 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з частиною першою статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»(далі -Закон) встановлено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Підпунктом «а»пункту 1 статті 19 Закону передбачено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абзацу п'ятого пункту 3 постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 № 3771-XII "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

У пункті 1 статті 5 Закону (у редакції, чинній на дату подання сторонами заявок на реєстрацію належних їм знаків для товарів і послуг) зазначено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Пунктом 3 статті 6 Закону (у редакції, чинній на дату подання Заводом заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг «Бофен») передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими або заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Відповідно до пункту 2 статті 6 Закону (у редакції, чинній на дату подання АТ «МЕДАНА ФАРМА»заявки на реєстрацію знака для товарів і послуг «ІБУФЕН») згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг.

Згідно з частинами першою та другою статті 41 Господарського процесуального кодексу України (далі -ГПК України) для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

При цьому питання про те, чи:

- є торговельна марка «Бофен»за свідоцтвом України № 133183 схожою настільки, що їх можна сплутати, зі знаком для товарів і послуг «ІБУФЕН»за свідоцтвом України № 30130;

- є товари 05 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «Бофен»за свідоцтвом України № 133183, такими самими або спорідненими з товарами 05 класу МКТП, щодо яких зареєстровано торговельну марку «ІБУФЕН»;

- є торговельна марка «ІБУФЕН»такою, що вказує на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів, місце і час виготовлення чи збуту товарів;

- відноситься позначення «ІБУФЕН»до нецензурних, непристойних, сороміцьких та подібних їм слів (виразів), -

належать до тих, для вирішення яких потрібні спеціальні знання, а тому судом першої інстанції відповідно до статті 41 ГПК України призначено судову експертизу.

З висновку судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 28.12.2012 № 816, складеного судовим експертом ОСОБА_8, вбачається, що:

- товари 05 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «БОФЕН»за свідоцтвом України № 133183, є однорідними з товарами 05 класу МКТП, щодо яких зареєстровано знак для товарів і послуг «ІБУФЕН»за свідоцтвом України № 30130;

- знак для товарів і послуг «БОФЕН»за свідоцтвом України № 133183 не є схожим настільки, що його можна сплутати із раніше зареєстрованим знаком для товарів і послуг «ІБУФЕН»за свідоцтвом України № 30130, власником якого є АТ «МЕДАНА ФАРМА»;

- позначення «ІБУФЕН» за свідоцтвом України № 30130 не є таким, що вказує на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час їх виготовлення чи збуту;

- позначення «ІБУФЕН», зареєстроване як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30130, не відноситься до нецензурних, непристойних, сороміцьких та подібних їм слів. Без цілеспрямованої каламбурної модифікації, яка супроводжується відповідними поясненнями, позначення «ІБУФЕН», зареєстроване як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30130, не сприймається як нецензурний, непристойний, сороміцький або подібний йому вираз.

Відповідно до частини п'ятої статті 42 ГПК України висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Так, в матеріалах справи наявні також:

- висновок від 01.04.2011 № 339 експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності, згідно з яким позначення «бофен»не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «ібуфен» за свідоцтвом України № 30130; позначення «ібуфен»є схожим настільки, що його можна сплутати з назвою активної субстанції (МНН) «ібупрофен»;

- висновок лінгвістичної експертизи від 07.02.2012 № 056/07, відповідно до якого: словотворна структура словесних позначень «Ібуфен»та «Бофен»є для пересічних носіїв української мови немотивованою і непрозорою, значення жодного з цих слів не випливає з його внутрішньої форми; немає підстав вважати названі словесні позначення схожими до ступеню змішування; спільний для обох назв прикінцевий елемент -фен у сприйнятті пересічного користувача української мови не є семантично повнозначною морфемою, що здатна породжувати прогнозовані асоціативні реакції, тому немає лінгвістичних підстав констатувати наявність спільного асоціативного фону словесних позначень «Ібуфен»та «Бофен»; стилістичне використання словесного позначення «Ібуфен»у матеріалах електронних ЗМІ, наданих для дослідження, ґрунтується на штучному виокремленні зі складу цієї назви її початкового компонента [ибу] та його паранімічного зближення з обсценним дієсловом [ебу] в граматичній формі першої особи однини теперішнього часу; через суттєву відмінність звукової форми назв «Ібуфен»та «Бофен»стилістичне використання назви «Бофен»в аналогічному контексті неможливе).

Оцінивши висновок судової експертизи в сукупності з іншими зібраними у справі доказами, у тому числі з наведеними висновками експертного дослідження та лінгвістичної експертизи, господарський суд міста Києва дійшов висновку про відсутність підстав для визнання недійсним свідоцтв як належного Заводу свідоцтва України № 133183 на знак для товарів і послуг «Бофен», так і належного АТ «МЕДАНА ФАРМА» свідоцтва України № 30130 на торговельну марку «ІБУФЕН».

З огляду на наведене, враховуючи у тому числі приписи частини другої статті 19 Закону, відсутні підстави й для зобов'язання Служби вносити зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснювати офіційні публікації в бюлетені «Промислова власність».

При цьому, у прийнятті рішення про відмову в задоволенні зустрічного позову судом взято до уваги також те, що АТ «МЕДАНА ФАРМА»заявлено про застосування строків позовної давності до таких вимог.

Так, відповідно до статей 256 і 257 ЦК України позовна давність -це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу; загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Як зазначалося в даному рішенні, заявку на реєстрацію знака для товарів і послуг «ІБУФЕН»подано 10.02.2000; свідоцтво України № 30130 видано 17.03.2003.

Пунктом 1 статті 12 Закону (станом на дату видачі позивачеві за первісним позовом оспорюваного свідоцтва) на підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку.

У пунктах 1 і 2 статті 13 Закону зазначено, що одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначаються Установою. Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, що визначається Установою.

Отже, оскільки відомості про видачу свідоцтва України № 30130 були опубліковані 17.03.2003, Завод міг з ними ознайомитися, проте зустрічну позовну заяву в даній справі подав 09.12.2011, суд вважає, що позивачем за зустрічним позовом пропущено строк позовної давності, що є додатковою підставою для відмови в задоволенні зустрічного позову.

У первісних позовних вимогах в частині заборони Заводу припинити використання у своїй господарській діяльності позначення «Бофен»(у тому числі у назві лікарського засобу) також слід відмовити з урахуванням того, що: відповідно до пункту 5 статті 16 Закону свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; судом встановлено, що хоча торговельні марки АТ «МЕДАНА ФАРМА» і Заводу зареєстровані для споріднених товарів 05 класу МКТП, проте вони не схожі до ступеню змішування; Заводом використовується (у тому числі й у назві лікарського засобу) позначення «Бофен», зареєстроване як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 133183, яке недійсним у встановленому законодавством України порядку не визнавалося, отже Завод правомірно використовує належну йому торговельну марку.

Що ж до позовних вимог за первісним позовом до Міністерства, то АТ «МЕДАНА ФАРМА»їх обґрунтовує тим, що здійснена Міністерством державна реєстрація лікарського засобу «БОФЕН»дозволяє Заводу використовувати як назву лікарського засобу позначення «Бофен», яке є схожим до ступеню змішування з раніше зареєстрованим знаком «ІБУФЕН»та порушувати тим самим права власності позивача на торговельну марку, яка використовується останнім як назва лікарського засобу «ІБУФЕН».

Разом з тим, оскільки судом встановлено, що Заводом торговельна марка «Бофен»використовується в межах, передбачених чинним законодавством, то відповідно до Закону України «Про лікарські засоби»та Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів відсутні підстави для визнання недійсним Наказу Міністерства в частині державної реєстрації лікарського засобу «БОФЕН».

З огляду на наведене, керуючись статтями 49, 82 - 85 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

У задоволенні первісного і зустрічного позовів відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 16.11.2012.

Суддя О. Марченко