Постанова

від 17.07.2012 по справі 20/226

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01601 м.Київ-1, пров. Рильський, 8 (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2012 № 20/226

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Шипка В.В.

суддів: Ільєнок Т.В.

Скрипка І.М.

розглянувши апеляційну скаргу Компанії «Др. Август Вольф ГмбХ & Ко. КГ Арцнайміттель»

на рішення Господарського суду м. Києва від 15.05.2012р.

у справі № 20/226 (суддя Палій В.В.)

за позовом Компанії «Др. Август Вольф ГмбХ & Ко. КГ Арцнайміттель»

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Компанії «ЯДРАН» Галенскі Лабораторідж д.д.»

про визнання недійсним свідоцтва України № 110568 на знак для товарів і послуг

«Vagisan»

за участю представників:

від позивача: Рудий Т.Г. - дов. № 165 від 08.04.2011р.

від відповідача : 1) Ресенчук В.М. - дов. № 16-8/6277-с від 01.09.2011р.

2) Лавренова Н.О. - дов. № ОV-60/11 від 10.11.2011р.

Постанова приймається 17.07.2012р. у зв»язку з оголошенням в судовому засіданні 03.07.2012р. перерви відповідно до ст. 77 ГПК України.

ВСТАНОВИВ:

Компанія «Др. Август Вольф ГмбХ & Ко. КГ Арцнайміттель» (позивач) звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач 1); Компанії «ЯДРАН» Галенскі Лабораторідж д.д.» (відповідача 2) про визнання недійсним свідоцтва України № 110568 на знак для товарів і послуг «Vagisan».

Рішенням Господарського суду м. Києва від 15.05.2021р. у справі № 20/226 в задоволенні позовних вимог відмовлено повністю.

Не погоджуючись із вказаним рішенням суду, позивач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд рішення Господарського суду м. Києва від 15.05.2012р. скасувати та прийняти нове, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 11.06.2012р. прийнято апеляційну скаргу Компанії «Др. Август Вольф ГмбХ & Ко. КГ Арцнайміттель» до провадження та призначено розгляд справи № 20/226 на 03.07.2012р.

Розпорядженням секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 02.07.2012р. було внесено зміни до складу судової колегії.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.07.2012р. у справі № 20/226 прийнято апеляційну скаргу Компанії «Др. Август Вольф ГмбХ & Ко. КГ Арцнайміттель» до провадження.

Через відділ документального забезпечення 03.07.2012р. представником відповідача-2 було подано відзив на апеляційну скаргу в яком упросить суд рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Встановлено, що в судове засідання 03.07.2012р. представник відповідача -1 не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Хоча про час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.

В судовому засіданні 03.07.2012р. відповідно до ст. 77 ГПК України було оголошено перерву до 17.07.2012р.

Представник відповідача - 1 та 2 в судовому засіданні проти апеляційної скарги заперечували та просили відмовити в її задоволені.

Представник позивача в судовому засіданні апеляційну скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши пояснення представника позивача, відповідача -1, відповідача-2, дослідивши наявні матеріали справи, колегія суддів апеляційного господарського суду встановила наступне.

Доктор Лохманн є автором науково-технічного твору під назвою "(науково - технічної інформації до лікарського засобу ", призначеного для застосування жінками, з метою запобігання вагінальних інфекцій, шляхом використання молочнокислих бактерій або молочної кислоти). У даному творі описано склад лікарського засобу, фармакологічну дію, особливості застосування у різних лікарських формах, тощо.

Згідно тверджень позивача, даний твір було створено Доктором Лохманном у 1994році.

Станом на час створення твору Доктор Лохманн був працівником Компанії "Др. Август Вольф ГмбХ & Ко. КГ Арцнайміттель", відповідно, виключні майнові права на вказаний твір належать Компанії "Др. Август Вольф ГмбХ & Ко. КГ Арцнайміттель". Доказів на спростування належності виключних майнових прав на твір Компанії "Др. Август Вольф ГмбХ & Ко. КГ Арцнайміттель"матеріали справи не містять.

На території Німеччини позивач також є власником знаку для товарів і послуг "щодо товарів 03 та 05 класів МКТП.

Компанія "ЯДРАН"Галенскі Лабораторідж д.д."є власником свідоцтва України №110568 від 10.08.2009р. на знак для товарів і послуг n"щодо товарів та послуг 03, 05 та 35 класів МКТП. Дата подання заявки-25.01.2008р.

Отже, спір виник внаслідок того, що позивач вважає видачу свідоцтва України №110568 від 10.08.2009р. на користь Компанії "ЯДРАН"Галенскі Лабораторідж д.д."такою, що здійснена внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб, а саме, з порушенням прав позивача на оригінальну назву твору «Vagisan», яка може використовуватись самостійно та була відомою в Україні. Так, позивач зазначає, що відповідачем-2 відтворено відому в Україні оригінальну назву твору «Vagisan» без згоди позивача. Також, у додаткових поясненнях позивач зазначив, що реєстрація знаку для товарів і послуг «Vagisan» за відповідачем-2 є такою, що свідчить про вчинення дій у конкуренції, які суперечать торговим та іншим звичаям у господарській діяльності. Позивач також вказує на те, що використання відповідачем-2 оригінальної назви твору «Vagisan», використання раніше зареєстрованого в Німеччині знаку для товарів «Vagisan», є проявом того, що за рахунок доброго і відомого у світі препарату, відповідач-2 вводить в оману споживачів відносно виробника товару, властивостей вказаного товару і повністю нехтує правилами ведення конкурентного бізнесу і чесним звичаям у господарській діяльності.

Об'єктами авторського права є твори (літературні та художні, комп'ютерні програми, компіляції даних, інші твори) незалежно від їх завершеності, призначення, цінності, тощо, а також способу чи форми їх вираження (ч. 2 ст. 433 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права"об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і мистецтва.

Згідно із ч. 2 ст. 8 Закону України "Про авторське право і суміжні права"охороні за Законом підлягають всі твори, зазначені у ч.1 ст. 8 Закону, як оприлюднені, так і не оприлюднені, як завершені, так і не завершені, незалежно від їх призначення, жанр, обсягу, мети.

Частина твору, яка може використовуватися самостійно, у тому числі й оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно до Закону (ст. 9 Закону).

Назва є невід'ємною частиною твору, яка надає йому індивідуального характеру та дає можливість ідентифікувати його. Відповідно до п. 2 ст. 444 ЦК України особа, яка використовує твір, зобов'язана зазначити ім'я автора твору та джерело запозичення.

Науково-технічний твір, виключні майнові права на який належать позивачу, має назву «Vagisan».

Відповідно до п. 21 Рекомендації президії ВГСУ від 10.06.2004р. №04-5/1107 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності"назва твору підлягає охороні як об'єкт авторського права тільки у тому випадку, коли вона є результатом творчої діяльності автора (є оригінальною) і може використовуватися самостійно.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони визначені ст. 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", зокрема, не реєструються як знаки позначення, які відтворюють назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників; не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до ст. 19 Закону, свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 №3771-ХІІ "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяло на дату подання заявки.

З метою всебічного, повного та об'єктивного вирішення спору судом у справі № 20/226 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

В матеріалах справи наявний висновком експертизи №83/11 від 09.04.2012р., яким встановлено, що назва твору «Vagisan» не є оригінальною назвою наукового твору, що може використовуватися самостійно; назва наукового твору «Vagisan» не була відомою в Україні на дату подання заявки на видачу свідоцтва України №110568 на знак для товарів і послуг «Vagisan». Відповідь на третє питання не надана, з урахуванням того, що на друге питання була надана негативна відповідь.

Експертами встановлено, що назва твору «Vagisan» є назвою лікарського засобу та належить до такої лексико-граматичної групи іменників, як власні назви. До власних назв, в тому числі, належать назви художніх творів, назви товарів та торгівельних марок, тощо. Власні назви, на відміну від загальних, служать для виділення названого ними об'єкта з низки подібних, для його індивідуалізації та ідентифікації. Назва «Vagisan» є власною назвою лікарського засобу, що містить кислоту та лактат натрію. Назва наданого на дослідження твору «Vagisan» має маркування, яке застосування для маркування знаків для товарів або послуг. Відповідно, ця назва фактично використовується окремо від твору «Vagisan» як знак для товарів і послуг та виконує функції індивідуалізації та ідентифікації лікарського засобу.

Назва «Vagisan» створена накладанням частин слів vagi (від лат. «vagina») і san (від лат. («sano», «іфтгі»). Так, термін «vagina» у перекладі з латинської мови на українську має значення "піхва", термін «sano»- лікувати, «sanus» -здоровий. Отже, назва «Vagisan» вказує на фармакологічні властивості лікарського засобу, зокрема, що його дія спрямована на підтримку і відновлення здорової піхвової мікрофлори.

Назва «Vagisan» використовувалася для позначення фармацевтичних препаратів з 1914 року, відповідно, назва «Vagisan» не є оригінальною назвою для наукового твору, що містить науково-технічну інформацію щодо лікарського засобу, спрямованого на підтримку і відновлення здорової піхвової мікрофлори, оскільки не є результатом творчої праці автора.

Відомостей про те, що науковий твір «Vagisan» на момент реєстрації свідоцтва України №110568 на знак для товарів і послуг «Vagisan» був відомий в Україні, позивачем не надано.

Даних про те, що певне коло осіб в Україні до моменту реєстрації свідоцтва України №110568 на знак для товарів і послуг «Vagisan» було знайоме з твором «Vagisan» у матеріалах справи не міститься.

Виходячи з вищевикладеного, висновок судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності № 83/11 від 09.04.2012р обґрунтовано підтвердив той факт, що підстави для визнання недійсним свідоцтва України №110568 від 10.08.2009р. на знак для товарів і послуг «Vagisan» , з підстав невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони, відсутні.

Згідно відповіді Державної митної служби України вих. від 21.11.2011р. (арк. справи 11 том ІІ) інформація щодо ввезення на митну територію України лікарського засобу "Vagisan" виробництва Компанії "Др. Август Вольф ГмбХ & Ко. КГ Арцнайміттель"(Німеччина) за період з 01.01.1994р. по 17.11.2011р. в базі даних електронних копій вантажних митних декларацій станом на 18.11.2011р. не виявлено.

Як вбачається із відповіді Державного експертного центру МОЗ України від 22.11.2011р. (арк. справи 12 том ІІ), у період з 1994року по 21.11.2011р. в Україні не були зареєстровані та внесені до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби, заявником (власником реєстраційних посвідчень) для яких є Компанія "Др. Август Вольф ГмбХ & Ко. КГ Арцнайміттель"(Німеччина).

З урахуванням того, що позивачем не надано доказів на підтвердження того, що лікарський засіб «Vagisan» виробництва Компанії "Др. Август Вольф ГмбХ & Ко. КГ Арцнайміттель"(Німеччина) ввозився на територію України, відповідно, пропонувався до продажу на території України, відсутні підставі вважати, що зареєстрований за відповідачем-2 знак для товарів і послуг «Vagisan», яким маркуються товари 03, 05 класів МКТП, є таким, що може ввести в оману щодо товару, який виробляє позивач, або особи -позивача.

Позивач також посилається на те, що використання відповідачем-2 оригінальної назви твору «Vagisan», використання раніше зареєстрованого в Німеччині знаку для товарів «Vagisan», є проявом того, що за рахунок доброго і відомого у світі препарату, відповідач-2 вводить в оману споживачів відносно виробника товару, властивостей вказаного товару і повністю нехтує правилами ведення конкурентного бізнесу і чесним звичаям у господарській діяльності.

Так згідно з положеннями ст. 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції"неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

З урахуванням того, що товар, виробництва позивача, під назвою «Vagisan», відсутній на ринку України, отже, змішування товарів позивача та відповідача-2 є неможливим. Крім того, дана норма закону застосовується до суб'єктів господарювання на ринку України і розповсюджується саме на пріоритет використання.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи усе вищевикладене, колегія суддів не вбачає підстав для скасування чи зміни рішення Господарського суду м. Києва від 15.05.2012р. у справі № 20/226.

Керуючись ст.ст. 99, 101, п.1 ст.103, ст.105 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Компанії «Др. Август Вольф ГмбХ & Ко. КГ Арцнайміттель» залишити без задоволення, а рішення Господарського суду м. Києва від 15.05.2012р. у справі № 20/226 - без змін.

2. Матеріали справи № 20/226 повернути до Господарського суду м. Києва.

3. Постанова може бути оскаржена в касаційному порядку до Вищого господарського суду України протягом двадцяти днів з дня її прийняття.

Дата підписання постанови: 19.07.2012р.

Головуючий суддя Шипко В.В.

Судді Ільєнок Т.В.

Скрипка І.М.